Правовое регулирование интеллектуальной деятельности в Российской Федерации

В-пятых, при наложении ареста на материальные носители объектов интеллектуальной собственности (например, при обращении взыскания на книги, выпускаемые издательством; видео- и аудиопродукцию; товары, маркируемые товарным знаком) в акте ареста должны быть отражены сведения о документах, подтверждающих приобретение прав от авторов, исполнителей, иных правообладателей, или иные правоустанавливающие документы, указанные выше. В последующем возможность их реализации может быть ограничена, если эта продукция окажется контрафактной (т.е. нарушающей авторские и другие исключительные права).

Одновременно с наложением ареста на рассматриваемое имущество должника необходимо объявить запрет на совершение действий, влекущих изменение правового режима объекта. Например, запрет на отчуждение данных прав третьим лицам, запрет на подачу заявления об отказе от товарного знака.

Обращение взыскания возможно также на задолженность дебиторов правообладателя по уплате вознаграждения за использование объектов интеллектуальной собственности (право получить вознаграждение, причитающееся должнику). Например, по авторским договорам о передаче исключительных (неисключительных) прав, патентно-лицензионным и другим. Все эти договоры возмездные и должны предусматривать вознаграждение.

При обращении взыскания следует учитывать, что передача прав на интеллектуальную собственность возможна только с согласия правообладателя. Например, исключительные права на использование программы для ЭВМ принадлежат юридическому лицу. Передача прав на тиражирование и распространение программы возможна только по договору с правообладателем. Никто не может принудить автора-правообладателя заключить договор с другим лицом. Таким образом, даже для заключения договора с лицом, выигравшим торги, необходимо согласие правообладателя на передачу соответствующих прав.

При реализации материальных носителей (книг, видеокассет и др.), которые содержат в себе результаты интеллектуальной деятельности, также необходимо учитывать положения законодательства об интеллектуальной собственности.

Например, при обращении взыскания на книги издательства-должника или фильмы киностудии не следует забывать, что для последующей их реализации необходимо также получить соответствующее разрешение от правообладателя (право на распространение, прокат и др.) Распространение экземпляров произведений без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения возможно только в том случае, если эти экземпляры правомерно опубликованы (с согласия автора) и введены в гражданский оборот посредством их продажи.

Например, издательство уже выпустило книги и продало их магазину-распространителю. В этом случае согласие автора на арест и последующую продажу экземпляров уже не нужно. Но в любом случае автор имеет право на вознаграждение за использование его творческого труда. Исключений из этого правила нет даже для государственных органов, в том числе судебных приставов-исполнителей. Авторы как кредиторы имеют приоритет перед другими лицами. В законодательстве обозначено, что в числе пяти очередей кредиторов они идут во вторую очередь наряду с требованиями работников по выплате заработной платы после лиц, здоровью которых был причинен вред.

Таким образом, к основаниям, по которым исключительные права переходят к третьим лицам без договора, относится:

а) универсальное правопреемство - наследование и реорганизация юридического лица. Реорганизация юридического лица в соответствии со ст. 57 ГК РФ осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Согласно ст. 58 ГК РФ при слиянии, присоединении юридических лиц права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. При разделении и выделении юридического лица его права и обязанности переходят в соответствии с разделительным балансом. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом;

б) обращение взыскания на имущество правообладателя. Обращение взыскания на имущество правообладателя осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве).

Вывод к главе 1

Проанализировав определение и сущность прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирование перехода исключительного права без договора , а так же изучив объект интеллектуальной деятельности как основание видового разделения исключительных прав, можно сделать вывод о следующем, интеллектуальной собственностью являются произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания), изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения.

Исключительное право -- совокупность принадлежащих правообладателю (гражданину или юридическому лицу) исключительных прав на использование по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и на запрещение или разрешение такого использования другими лицами., чтобы надлежащим образом обеспечить интерес субъекта исключительного права в возможности иметь доступ к объекту, считаем возможным в рамках исключительного права выделять особое правомочие обладания как юридически обеспеченную возможность обладать результатом интеллектуальной деятельности (иметь доступ к объекту), а также признать за всеми субъектами исключительных прав особое право доступа к объекту исключительного права, которое заключается в возможности правообладателя требовать от любого лица предоставления доступа к объекту в целях его воспроизведения. Представляется, что такой подход позволил бы юридически обеспечить интересы субъекта исключительного права относительно объекта права на более высоком уровне.

При ликвидации юридического лица, в частности при банкротстве, действие товарных знаков, принадлежащих ему, прекращается (Роспатент аннулирует действие товарного знака) и они не переходят кредиторам обанкротившегося должника. Но никто не запретит им при этом зарегистрировать тот же товарный знак на те же самые товары, работы или услуги при условии, что кредитор является юридическим лицом либо предпринимателем без образования юридического лица.

Глава 2. Анализ гражданско - правовых форм обязательств по использованию интеллектуальной собственности

2.1 Юридическая природа авторского договора и договора о передаче смежных прав

Исключительное авторское право, возникшее у автора с момента создания произведения, может передаваться другим лицам. Основанием, которое среди прочих предусматривает такой переход, является договор.

В ранее действовавшем Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах» применительно к отношениям по передаче исключительного авторского права использовался термин «авторский договор».

Ныне действующее законодательство изменило подход к договорным отношениям, отказавшись от ранее действующей правовой конструкции и кардинально изменив определение договоров.

В настоящее время отношения между авторами произведений или объектов смежных прав и пользователями созданных результатов интеллектуальной деятельности регулируются двумя видами договоров:

договором об отчуждении исключительного авторского (или смежного) права;

договором о предоставлении права пользования исключительным авторским правом (лицензионный договор).

Эти договоры используются не только в авторском праве, но и в отношении других объектов интеллектуальной собственности.

В связи с отменой предыдущего нормативного акта в области охраны авторских прав важное значение имеет вопрос о том, применяются ли положения о договорах, предусмотренные в части четвертой ГК РФ, к договорам, заключенным до его принятия.

Ответ на этот вопрос содержится в ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В ст. 7 названного ФЗ отмечается, что нормы части четвертой ГК РФ о порядке заключения и форме договоров, а также об их государственной регистрации применяются к тем договорам, которые были заключены после введения в действие части четвертой ГК РФ. Таким образом, нормы, касающиеся договорных отношений, в том числе и в авторском праве, не имеют обратной силы.

Нормы, которые касаются оснований, последствий и порядка заключения договоров в авторском праве, которые обязательны для сторон договора, применяются ко всем договорам, продолжающим действовать на момент введения ГК РФ в действие. В данном случае не имеет значения, были ли договоры заключены после введения в действие новых норм или ранее этого срока.

Новые нормы об ответственности за нарушение договорного обязательства применяются к договорам, которые были заключены после 1 января 2008 г., за исключением случаев, когда в договорах, заключенных ранее этого срока, предусматривалась иная ответственность.

Несовершеннолетние авторы могут самостоятельно заключить любой договор, где в качестве предмета выступает авторское произведение или имущественные авторские права. Они могут самостоятельно использовать авторское вознаграждение. За малолетних и недееспособных граждан договор заключают законные представители.

В соответствии со ст. 138 ГК РФ использование результатов интеллектуальной деятельности может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. Поэтому любое использование произведения без заключения с автором договора в отношении произведения является незаконным и порождает правовые последствия в виде гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности.

В качестве предмета обоих названных договоров выделяют то исключительное право на произведение, которое автор хочет передать по договору.

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на авторское произведение в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Статья 1285 ГК РФ, предусматривающая данный вид договора, является новой для авторского права. Ранее действовавший Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» не предусматривал такой разновидности авторских договоров. В большей степени эта разновидность гражданского договора была присуща патентному праву. Однако мнения о возможности применения указанного вида договоров в авторском праве высказывались еще задолго до появления подобных норм в авторском праве.

Данный вид договора может быть как реальным, так и консенсуальным. Консенсуальный договор начинает действовать с момента его заключения, реальный требует еще и совершения со стороны лица, передающего права, определенных действий, например по передаче материального носителя произведения. В качестве правообладателя и приобретателя могут выступать как физические лица, так и юридические лица.

Для данного договора законом предусмотрена письменная форма. В случае несоблюдения этого правила договор считается недействительным и не порождает никаких правовых последствий, а имущественное право, являющееся предметом такого договора, остается у первоначального правообладателя и не считается переданным по договору.

Данный договор предполагается возмездным, если в содержании договора не предусматривается иное. Возмездность означает уплату приобретателем предусмотренного договором вознаграждения. Если имущественное право передается на безвозмездной основе, это должно быть прямо отражено в договоре. Чаще всего подобная ситуация встречается в случае оформления договора между физическими лицами (гражданами), а цель приобретения права не предполагает извлечение прибыли.

Существенными условиями данного вида договора являются предмет (т. е. охраняемое право, которое передается) и размер вознаграждения, если договор возмездный. Эти условия считаются существенными для данного вида договора, поэтому стороны, участвующие в заключении договора, должны прийти в отношении данных условий к взаимному соглашению. В случае, если условия о вознаграждении в договоре отсутствуют, договор считается незаключенным. При этом предусмотренные ст. 420 ГК РФ правила определения цены договора в данном случае не применяются.

Отчуждение исключительного права означает, что имущественные права на авторское произведение передаются в полном объеме приобретателю и у самого автора не сохраняются. Однако автор произведения сохраняет за собой все личные неимущественные права. Приобретатель вправе как пользоваться приобретенным правом самостоятельно, так и передавать это право другим лицам по лицензионному договору.

Абсолютное право приобретателя может быть ограничено лицензионными договорами, которые были ранее выданы другим лицам первоначальным правообладателем или впоследствии самим приобретателем имущественного права.

Содержание договора составляют права и обязанности, которые берут на себя участники договорных отношений. Стороны самостоятельно определяют все условия, которые должны быть включены в договор. В этом случае они являются обязательными для сторон по договору.

В случае, если произведение принадлежит не одному, а нескольким авторам, то согласие на заключение договора об отчуждении имущественного права на произведение должны дать все авторы. Если хотя бы один из них не согласен, то передача исключительного права считается непроизведенной.

В бланке договора об отчуждении исключительного права на произведение науки, искусства и литературы должны быть четко определены характеристики произведения, а именно его название, объем, вид, жанр, сфера применения и другие характеристики произведения, которые позволяют индивидуализировать данное произведение.

Договор об отчуждении исключительного права, который не позволяет определить его предмет, считается незаключенным, следовательно, переход исключительного права на произведение не происходит.

Договор об отчуждении исключительного права на произведение науки, искусства или литературы должен содержать условие, указывающее на то, что исключительное право на произведение передается в полном объеме. Без данного указания договор будет считаться лицензионным. Исключение существует для договоров, заключаемых в отношении произведений, специально создаваемых для включения их в сложный объект.

Сторонами договора являются правообладатель и приобретатель. Правообладателем и приобретателем по договору об отчуждении исключительного права на произведение могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.

По общему правилу, исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора. Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти. Но законодатель устанавливает некоторые особенности срока действия исключительного права:

на произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, срок действия исключительного права истекает через семьдесят лет, считая с 1 января года, следующего за годом его правомерного обнародования. Если в течение указанного срока автор произведения, обнародованного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, исключительное право будет действовать в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

исключительное право на произведение, обнародованное после смерти автора, действует в течение семидесяти лет после обнародования произведения, считая с 1 января года, следующего за годом его обнародования, при условии, что произведение было обнародовано в течение семидесяти лет после смерти автора.

если автор произведения был репрессирован и посмертно реабилитирован, срок действия исключительного права считается продленным и семьдесят лет исчисляются с 1 января года, следующего за годом реабилитации автора произведения.

если автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, срок действия исключительного права увеличивается на четыре года.

По истечении срока действия исключительного права произведение науки, литературы или искусства, как обнародованное, так и необнародованное, переходит в общественное достояние. Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность произведения.

Важно помнить, что кроме исключительного права на произведение существуют и личные неимущественные права на произведение. В соответствии с гражданским законодательством РФ, после создания произведения автор приобретает ряд авторских прав на созданное произведение, которые являются неотчуждаемыми:

право авторства (ст. 1265 ГК РФ);

право автора на имя (ст. 1265 ГК РФ);

право на неприкосновенность произведения (ст. 1266 ГК РФ);

право на обнародование произведения (ст. 1268 ГК РФ);

право авторства на часть произведения (п. 7 ст. 1259 ГК РФ);

право авторства на название произведения (п. 7 ст. 1259 ГК РФ);

право авторства на персонаж произведения (п. 7 ст. 1259 ГК РФ);

иные авторские права в соответствии с законодательством РФ.

По договору об отчуждении исключительного права на объект смежных прав правообладатель передает или обязуется передать свое исключительное право на соответствующий объект смежных прав в полном объеме приобретателю исключительного права.

К договору об отчуждении исключительного права на объект смежных прав применяются общие положения для договоров об отчуждении исключительного права.

По соглашению сторон, договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав может быть возмездным или безвозмездным. При отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

В случае если стороны по договору об отчуждении исключительного права решили, что передача исключительного права на объект смежных прав будет осуществляться без выплаты вознаграждения, то в договоре об отчуждении исключительного права должно быть прописано, что он является безвозмездным.

Предметом договора об отчуждении исключительного права на объект смежных прав является передача правообладателем приобретателю принадлежащего ему исключительного права на объект смежных прав.

В договоре об отчуждении исключительного права на объект смежных прав должны быть четко определены характеристики объекта смежных прав, а именно его название, объем, вид, жанр, сфера применения и другие характеристики объекта смежных прав, которые позволяют индивидуализировать данный объект.

К объектам смежных прав относятся:

исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров-постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;

фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение;

сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией;

базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов;

произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений.

Форма договора об отчуждении исключительного права на объект смежных прав должна быть письменной. Несоблюдение письменной формы влечет его недействительность.

Не требуется соблюдения процедуры государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. Однако из этого правила есть исключение. Если правообладатель зарегистрировал по своему желанию базу данных, то он обязан в соответствии с п.5 ст.1262 ГК РФ зарегистрировать договор об отчуждении исключительного права на базу данных. Переход исключительного права на объект смежных прав происходит в момент заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Сторонами по договору об отчуждении являются правообладатель и приобретатель исключительного права. Правообладателями и приобретателями могут быть любые юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. Как правило, правообладателями исключительного права на объект смежных прав являются следующие лица:

исполнитель - это гражданин, творческим трудом которого создано исполнение;

изготовитель фонограмм - это лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую запись звуков исполнения или других звуков либо отображений этих звуков;

организация эфирного или кабельного вещания - это юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;

изготовитель базы данных - это лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов;

публикатор - это гражданин, который правомерно обнародовал или организовал обнародование произведения науки, литературы или искусства, ранее не обнародованного и перешедшего в общественное достояние либо находящегося в общественном достоянии в силу того, что оно не охранялось авторским правом;

иные лица.

Приобретателем исключительного права является лицо, к которому переходит исключительное право на объект смежных прав по договору об отчуждении исключительного права.

Приобретателями могут быть физические и юридические лица.

Исключительные права на объекты смежных прав действуют в течение сроков определенных гражданским законодательством РФ:

право на исполнение действует в течение жизни исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором осуществлены исполнение, либо запись исполнения, либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю;

право на фонограмму действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена запись;

право на сообщение по радио- или телепередаче действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором имело место сообщение радио- или телепередачи в эфир или по кабелю;

права изготовителя базы данных действуют в течение 15 лет, считая с 1 января года, следующего за годом ее создания.

Таким образом, в настоящее время существует два вида договоров, регулирующих отношения между авторами произведений или объектом смежных прав и пользователей созданных результатов интеллектуальной деятельности, к ним относятся: договор об отчуждении исключительных (смежных) прав и лицензионный договор. Так как вышеперечисленные договоры относятся к гражданско-правовым, на них распространяются общие правила, касающиеся гражданских договоров в целом. Так, в соответствии с принципом свободы договора никто не может заставить автора передать свое исключительное право на произведение. Автор вступает в договорные отношения своей волей и в своем интересе. Он самостоятельно решает, с кем и какой договор будет заключен, какие условия будут в него включены.

2.2 Теоретико-правовые аспекты патентно-лицензионных договоров

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение (договору об отчуждении патента) патентообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на изобретение в полном объеме приобретателю патента.

К договору об отчуждении исключительного права на изобретение применяются общие положения для договоров об отчуждении исключительного права.

По соглашению сторон, договор об отчуждении исключительного права на изобретение может быть возмездным или безвозмездным. При отсутствии в возмездном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

В случае если стороны по договору об отчуждении исключительного права решили, что передача исключительного права на изобретение будет осуществляться без выплаты вознаграждения, то в договоре об отчуждении исключительного права должно быть прописано, что он является безвозмездным.

Изобретение - это техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

В соответствии с Гражданского кодекса РФ изобретения находятся под охраной патентного права. Но не все изобретения охраняются, а лишь те, которые соответствуют следующим требованиям:

изобретение должно быть новым;

изобретение должно иметь изобретательский уровень;

изобретение должно быть промышленно применимо.

Договор об отчуждении исключительного права на изобретение должен быть заключен в письменной форме, а также подлежит государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Несоблюдение письменной формы договора и государственной регистрации договора влечет недействительность договора об отчуждении исключительного права. Переход исключительного права на изобретение осуществляется в момент государственной регистрации договора.

Сторонами по договору об отчуждении исключительного права на изобретение являются патентообладатель и приобретатель патента, которыми могут быть юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Приобретателем патента является лицо, к которому переходит исключительное право на изобретение. Патентообладателем является лицо, которому принадлежит исключительное право на изобретение.

В соответствии со ст. 1366 ГК РФ автор изобретения может публично предложить заключить договор об отчуждении исключительного права на изобретение. Автор изобретения, при подаче заявки на выдачу патента может сразу приложить заявление, в котором содержится обязательство об отчуждении патента любому лицу, который первым обратиться к нему с таким предложением и уведомит об этом Роспатент.

При наличии такого заявления, законодательство РФ предоставляет автору особую привилегию, которая выражается в том, что с автора изобретения патентные пошлины не взымаются, а обязанность оплаты пошлин перекладывается на лицо, заключившее с автором на основании заявления договор об отчуждении исключительного права на изобретение.

Для регистрации договора об отчуждении исключительного права на изобретение понадобится следующий перечень документов:

заявление о регистрации договора об отчуждении исключительного права на изобретение;

договор об отчуждении исключительного права;

копия договора об отчуждении исключительного права;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном порядке;

доверенность, удостоверяющая полномочия представителя в случае ведения дел через представителя.

Сведения об изменении патентообладателя исключительного права на изобретение вносятся в Реестр изобретений на основании зарегистрированного договора об отчуждении исключительного права. Сведения, внесенные в Реестр изобретений, публикуются в официальном бюллетене Роспатента.

Срок действия исключительного права на изобретение исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент и действует в течение 20 лет при условии соблюдения требований, установленных гражданским законодательством.

В соответствии со ст. 1286 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах.

Данный вид договора ранее применялся в авторском праве.

Он существенным образом отличается от договоров на отчуждение имущественных прав и имеет свои особенности.

Сторонами договора являются лицензиар и лицензиат, в роли которых могут выступать как физические, так и юридические лица.

В качестве лицензиара может выступать не только автор, чьим трудом было создано произведение, но и иные правообладатели, владеющие имущественным правом на законном основании (например, наследники, приобретатели права по договору отчуждения и т. п.).

Если договор об отчуждении имущественного права предполагает исключительно письменную форму, то лицензионные договоры заключаются не только в письменной, но и в устной форме. Так как лицензионный договор представляет собой разновидность гражданско-правового договора, на него распространяются общие нормы ГК РФ, касающиеся порядка, формы и условий заключения договора, в частности ст. 160 ГК РФ, в соответствии с которой письменная форма предполагает составление одного документа, подписанного сторонами. Однако стороны могут заключить договор и путем обмена документами, по почте, телеграфу, телетайпу, электронной почте и другим подобным образом, который позволяет установить, что документ исходит от определенного лица.

В пункте 2 ст. 160 ГК РФ сказано, что при заключении договора предполагается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи, если это предусматривается законом или соглашением сторон. В случае отсутствия подписи одной из сторон договор считается незаключенным.

Статья 1236 ГК РФ посвящена видам лицензионных договоров. Согласно названной статье ГК РФ выделяются два вида лицензий:

1) простая лицензия (неисключительная), в соответствии с которой лицензиату предоставляется право на использование произведения на определенный срок, но с сохранением за лицензиаром права выдавать лицензии другим лицам;

2) исключительная лицензия, которая закрепляет за лицензиатом монопольное право на использование произведения. Лицензиар в данном случае теряет право на выдачу лицензий другим лицам.

Вид лицензии должен быть определен сторонами в договоре. В случае, если стороны не включили в договор подобное условие, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Закон не ограничивает стороны указанными в законе вариантами лицензионных договоров и предоставляет возможность в одном лицензионном договоре применительно к различным способам использовать условия, предусмотренные для лицензионных договоров разных видов.

Статья 1238 ГК РФ предусматривает правило, в соответствии с которым лицензиат может заключить сублицензионный договор на право использования произведения.

Рассматриваемый договор будет действительным только при соблюдении следующих условий.

К данному виду договора применяются все те условия, которые предусмотрены для заключения лицензионных договоров.

Для предоставления права использования произведения другому лицу по сублицензионному договору требуется согласие автора произведения (либо правообладателя). Причем это согласие должно быть обязательно выражено в письменной форме, например путем включения соответствующего условия в лицензионный договор. Если договор не содержит такого условия, это не означает, что у лицензиата автоматически возникает право на заключение сублицензионных договоров.

Данное положение подтверждается и практикой. Так, из постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20 июля 2011 г. № А43-4692/02-26-180 это явно следует. Рассмотрим этот случай из арбитражной практики.

Общество с ограниченной ответственностью «Прайм» обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Ореон» о возмещении убытков, понесенных в связи с нарушением ответчиком его исключительных прав на художественный фильм.

В обоснование требования истец представил договор, заключенный между ним и третьим лицом, по которому были приобретены исключительные права на спорный фильм.

Арбитражный суд обоснованно отказал в удовлетворении иска по следующим мотивам.

Судом установлено, что акционерное общество «Ореон» продавало видеокассеты с фильмом, исключительное право на распространение которого, по мнению истца, было приобретено по возмездному договору с третьим лицом. По условиям этого договора предусматривалась передача обществу «Прайм» исключительного права на распространение фильма.

Однако из материалов дела усматривалось, что исключительное право на использование произведения третье лицо само приобрело у изготовителя аудиовизуального произведения по договору, в котором отсутствовало условие о возможности передачи этого права. Дополнительных соглашений к договору также не заключалось.

При таких обстоятельствах третье лицо не вправе было передавать исключительное право на использование произведения истцу. А истец, исходя из этого, не мог быть признан обладателем исключительных прав и требовать их защиты.

В случае получения согласия на выдачу сублицензии необходимо иметь в виду, что предоставление права возможно только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для самого лицензиата.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата возложена на самого лицензиата, если в лицензионном договоре не предусмотрено иное. По общему правилу сублицензии должны выдаваться на период действия основного лицензионного договора, если же сублицензия была выдана на более длительный срок, это не делает ее недействительной.

К такой сублицензии применяются правила, закрепленные в п. 3 ст. 1238 ГК РФ. Согласно названной статье сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

В подтверждение указанных правил можно привести следующий случай из судебной практики. Рассмотрим Определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 12.11.12 № ВАС-12064/10.

ООО «Издательство ДЖЕМ» обратилось с иском к ООО «Ашан» и ООО «Марком» о взыскании в его пользу компенсации за нарушение смежных прав в сумме по 50 тыс. руб. с каждого из ответчиков. В обоснование требований истец указал, что согласно договору о передаче смежных прав от 31 января 2011 г. ЗАО «Компания Джей-Эс-Пи» (правообладатель) передало ООО «Издательство ДЖЕМ» (издатель) исключительные права на использование фонограмм, перечисленных в приложении 1 к данному договору, в том числе право осуществлять, запрещать или разрешать воспроизведение фонограмм на любых типах носителей, распространение фонограмм любым способом, а также право на сбор авторского вознаграждения. Согласно указанному приложению ООО «Издательство ДЖЕМ» были переданы исключительные смежные права на 12 фонограмм, в том числе на фонограмму «Чужие губы». По мнению истца, ответчики нарушали его исключительные права, а именно: ООО «Марком» изготавливало контрафактную продукцию - компакт-диски, содержащие фонограмму «Чужие губы», а ООО «Ашан» эту продукцию распространяло.

Исследовав обстоятельства дела, оценив представленные истцом доказательства нарушения его смежных прав, основанных на договоре от 31 января 2011 г., апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что на момент обращения с иском ООО «Издательство ДЖЕМ» не являлось обладателем исключительных смежных прав на фонограмму «Чужие губы».

Как следует из материалов дела, 12 мая 2006 г. между группой «РУКИ ВВЕРХ» (правообладатель) и ЗАО «Компания Джей-Эс-Пи» был подписан договор № 150/98 о приобретении смежных прав на 12 фонограмм, в том числе на фонограмму «Чужие губы». В соответствии с п 7.1 этого договора он заключен сроком на пять лет с момента подписания акта приема-передачи последнего произведения и вступает в силу после обоюдного подписания. Поскольку последние произведения были переданы по указанному договору 12 мая 2006 г., срок его действия начался 12 мая 2006 г. Таким образом, исключительные смежные права, переданные истцу по договору от 31 января 2011 г., принадлежали ЗАО «Компания Джей-Эс-Пи» лишь до даты окончания срока действия договора № 150/98, т. е. до 12 мая 2011 г. Указанная компания могла передать истцу исключительные права на фонограмму «Чужие губы» лишь на срок до 12 мая 2011 г., а именно на 101 день. Поэтому договор о передаче смежных прав от 31 января 2011 г. в части срока действия, превышающего 101 день, является ничтожным».

Говоря о заключении лицензионных договоров, необходимо иметь в виду и такой важный момент: заключение лицензионных договоров может производиться не только правообладателем лично, но и через специализированные организации.

Так, в соответствии со ст. 1243 ГК РФ организация по управлению правами на коллективной основе может заключать с пользователями лицензионные договоры о предоставлении им прав, переданных ей в управление правообладателями, на соответствующие способы использования объектов авторских и смежных прав на условиях простой (не исключительной) лицензии. Согласно п. 1 ст. 1243 ГК РФ организация по управлению правами на коллективной основе не вправе отказать пользователю в заключении договора без достаточных оснований. Указанное положение закона свидетельствует о том, что в данном случае имеет смысл говорить о наличии элементов публичного договора. Однако не все специалисты в области авторских прав разделяют это мнение.

Некоторые считают, что заключаемые вышеуказанными организациями договоры следует относить к договорам присоединения.

Например, А.Б. Борисов отмечает, что по своей юридической сути лицензионное соглашение является договором присоединения, поскольку организации, управляющие правами на коллективной основе, занимают монопольное положение, заключают договоры с правообладателями и пользователями на профессиональной основе и, вероятно, работают на основе предлагаемых ими форм договоров.

Рассмотрим существенные условия заключения лицензионных договоров.

Предмет договора, из содержания которого должно четко усматриваться, какие права и в каком объеме передаются по договору.

Способы использования произведения. Пользователь должен осуществлять использование произведения теми способами, которые оговорены в соглашении между сторонами. Лицензиат может использовать произведение только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Если право использования произведения прямо не указано в договоре, оно считается непереданным.

Размер вознаграждения (если договор возмездного характера) или порядок исчисления вознаграждения. Лицензионным вознаграждением могут являться роялти или паушальные платежи.

Роялти (от англ. royalty - «королевские привилегии») - вид лицензионного вознаграждения; периодические процентные отчисления (текущие отчисления) продавцу лицензии, устанавливаемые в виде фиксированных ставок исходя из фактического экономического результата ее использования, выплачиваемые через определенные согласованные промежутки времени.

Паушальный платеж (от нем. Pauschall - «взятый в целом, целиком») - вид лицензионного вознаграждения, твердо зафиксированная в соглашении сумма, подлежащая выплате продавцу лицензии. Устанавливается исходя из возможного экономического эффекта и ожидаемых прибылей от ее использования. Может выплачиваться единовременно или в рассрочку. Преимуществом этого вида лицензионного вознаграждения является получение лицензиаром (владельцем лицензии) всей суммы вознаграждения в относительно короткий срок и без какого-либо риска. На практике пользуются и такими формами лицензионного вознаграждения, как первоначальный платеж наличными, передача ценных бумаг и технической документации, участие в прибыли лицензиата.

Стороны в договоре самостоятельно определяют условия, касающиеся вознаграждения. Правительство РФ вправе устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений.

В случае, если в возмездном лицензионном договоре отсутствует условие о вознаграждении, договор считается незаключенным.

Территория, на которой допускается использование произведения. Если данное условие в договоре не определено, считается, что лицензиат вправе осуществлять его использование на всей территории РФ.

Срок, на который заключается договор. Если в договоре срок отсутствует, то договор считается заключенным на пять лет. Однако в любом случае срок действия лицензионного договора не может превышать срока действия исключительного права. В случае прекращения у лица исключительного права лицензионный договор тоже подлежит прекращению.

Таким образом, патентный договор - это договор, который передает права на использование изобретения, принадлежащие одной стороне, другой стороне договора, Лицензионный договор это гражданско-правовой договор, по которому «одна сторона -- обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) -- предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства в предусмотренных образцом лицензионного договора пределах. На территории РФ признаются исключительные права на изобретения лишь удостоверенные патентами, выданными Роспатентом или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами РФ.

2.3 Характеристика договора на выполнение научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ и договора коммерческой концессии (франчайзинга)

Существуют различные точки зрения на правовую природу договоров в сфере НИОКТР. Данная группа договоров относится к классу договоров на выполнение работ. Эти договоры относятся к договорам по оказанию услуг.

Это договоры о передаче ноу-хау, предметом которого могут быть как охраноспособные, так и неохраняемые объекты.

На основе изложенных позиций и анализа норм, регулирующих данный вид договора, можно выделить следующие характерные признаки данных договоров, отличающих их от подрядных и иных договоров:

Предметом договора являются не работы, а результаты творческой работы, что позволяет включить эти договоры в класс договоров об использовании прав на объекты интеллектуальной собственности (договоров заказа). Окончательный результат не может быть четко определен в договоре, указываются лишь предполагаемые параметры либо заданная тема.

Предмет договора включает в себя не только определенный результат интеллектуальной деятельности, но и порядок его достижения.

Риск недостижения соответствующего результата несет заказчик.

По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязан научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика.

Особым условием данных договоров является условие о конфиденциальности. В соответствии с п. 1 ст. 771 Гражданского кодекса РФ стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.

В договорах данного вида достаточно важно определить, кому принадлежит право на использование объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате выполнения договора. Это должно быть четко предусмотрено в самом договоре. В противном случае возможны следующие коллизии.

П.4 ст. 769 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что условия договоров в сфере НИОКТР должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности).

По общему правилу исключительные права на созданный объект принадлежат автору, если речь идет не о служебном изобретении. Однако согласно п. 2 ст. 772 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

Таким образом, п. 4 ст. 769 и п. 2 ст. 772 Гражданского кодекса РФ создают противоречие при определении того, кому будут принадлежать исключительные права на созданные объекты. Для их предотвращения необходимо в договоре четко определить кому и на каких условиях принадлежат права на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате исполнении договора.

Аналогом этих договоров в авторском праве является договор заказа.

Договором авторского заказа признается договор, в котором одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.

По характеристике договор авторского заказа является консенсуальным, двусторонним.

По общему правилу, договор авторского заказа может предусматривать вознаграждение автору за создание произведения, но стороны могут предусмотреть, что автор создает произведение заказчику безвозмездно.

Правовое регулирование договора авторского заказа осуществляется ст.ст. 1288 - 1291 ГК РФ, некоторые его положения также регулируются различными нормами всего 7 раздела ГК РФ.

Договор авторского заказа часто сравнивают с договором подряда. Схожесть данных двух договоров заключается в том, что в том и другом договоре необходимо создать и предоставить результат работы, а также созданное произведение может использоваться, как и в договоре подряда, для удовлетворения собственных нужд (заказ на художественное оформление интерьера, создание памятника, написание портрета и т.п.).

Договор авторского заказа разделяется на три вида:

автор создает произведение, передает его заказчику, а вместе с произведением отчуждает все исключительные права на созданное произведение;

автор создает произведение, передает его заказчику, а вместе с произведением предоставляет те или иные права на использование исключительных прав на созданное произведение;

автор создает произведение, передает его заказчику, но не отчуждает исключительных прав и не предоставляет прав использования исключительных прав на произведение. В данном случае после того, как произведение создано, стороны могут заключить дополнительно лицензионный договор или договор отчуждения исключительных прав.

Таким образом, в первом случае договор авторского заказа является смешанным и содержит в себе не только положения договора авторского заказа, но и положения договора отчуждения исключительных прав на произведение.

Во втором случае, договор авторского заказа также является смешанным и содержит в себе положения договора авторского заказа и положения лицензионного договора.

В договоре авторского заказа (образце) с предоставлением прав на использование исключительных прав на произведение, стороны устанавливают способы, пределы использования исключительных прав в договоре.

Право использования исключительных прав на созданное произведение, прямо не указанное в договоре авторского заказа, не считается предоставленным заказчику.

В образцах договора авторского заказа с предоставлением исключительных прав на использование произведения, по соглашению сторон могут указываться следующие способы использования произведения в соответствии:

воспроизведение произведения;

распространение произведения;

публичный показ произведения;

импорт оригинала или экземпляров произведения;

прокат оригинала или экземпляра произведения;

публичное исполнение произведения;

сообщение в эфир;

сообщение по кабелю;

перевод или другая переработка произведения;

практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта;

доведение произведения до всеобщего сведения.

Гражданский кодекс Российской Федерации впервые закрепил в главе 54 новый для российского законодательства институт договора коммерческой концессии, имеющий много общего с так называемым договором франчайзинга, характерным для англо-саксонской системы права.

В российском дореволюционном праве предусматривался некий аналог данному договору, а именно, сделки с фирмой. Под фирмой понималось название торгового предприятия, как обособленного частного хозяйства, имевшее своей целью индивидуализировать предприятие, и составлявшее его принадлежность. Поскольку фирма составляла принадлежность предприятия, то она не могла быть предметом сделки отдельно от предприятия.
Первые элементы франчайзинга стали практиковаться в США еще в середине прошлого века. В настоящее время в США франчайзинг охватывает 30% розничной торговли, в Австралии - 90%.

Как самостоятельный объект правового регулирования договор франчайзинга рассматривается более, чем в восьмидесяти странах мира.

Ст. 1027 Гражданского кодекса определяет договор коммерческой концессии как договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Предметом данного договора является комплекс исключительных прав, а также коммерческий опыт, знания, коммерческая информация правообладателя.

Не является предметом договора так называемая «деловая репутация», хотя она и учитывается при определении цены договора.

В отличие от лицензионного договора предмет договора коммерческой концессии значительно шире, чем предмет лицензионного договора, и включает в себя комплекс исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, и прежде всего право на фирменное наименование, а также может включать фактическую информацию, не подпадающую под правовую охрану режима исключительных прав. Исходя из этого, договор коммерческой концессии называют «комплексной лицензией».

...