Защита прав прежнего правообладателя, являющегося стороной договора об отчуждении исключительного права: надо ли расторгать договор

Размещено на http://www.allbest.ru/

договор исключительный право ущерб

ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕЖНЕГО ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СТОРОНОЙ ДОГОВОРА ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА: НАДО ЛИ РАСТОРГАТЬ ДОГОВОР?

Т.С. Львова

В последнее время применение законодательства об интеллектуальной собственности неуклонно расширяется в связи с непрерывным развитием тех сфер бизнеса, где наиболее часто используются объекты интеллектуальной собственности. Одновременно растет количество юридических вопросов, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности. В части четвертой ГК РФ поименован новый для российского законодательства договор об отчуждении исключительного права, суть которого заключается в том, что правообладатель отчуждает в полном объеме, а приобретатель приобретает соответствующее исключительное право. Так, в соответствии с пунктом 1 ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Особенностью договора об отчуждении исключительного права является то, что он подлежит государственной регистрации в случае, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с частью четвертой ГК РФ государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством РФ.

Проанализируем, каким должен быть предмет иска, предъявляемого прежним правообладателем новому правообладателю в ситуации, предусмотренной абзацем первым п. 5 ст. 1234 ГК РФ, а именно когда новый правообладатель существенно нарушил обязанность выплатить прежнему правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Нормы части четвертой ГК РФ более подробно регламентируют договор об отчуждении исключительного права, чем были регламентированы договоры о распоряжении исключительным правом в ранее действующем законодательстве об интеллектуальной собственности. На основании пункта 2 ст. 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (ст. ст. 307 - 419 ГК РФ) и о договоре (ст. ст. 420 - 453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами указанного раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права. Тем не менее, применение нормы, предусмотренной абзацем первым п. 5 ст. 1234 ГК РФ, вызывает у практиков вопросы.

Так, в пункте 5 ст. 1234 говорится о двух видах последствий нарушения приобретателем обязанности выплатить вознаграждение в зависимости от того, перешло исключительное право к приобретателю или нет, а также от того, является ли нарушение права существенным. Если исключительное право перешло к приобретателю по договору, то при существенном нарушении его права на вознаграждение прежний правообладатель имеет право в судебном порядке потребовать перевода прав приобретателя на себя и возмещения убытков. Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при простом нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

Применение абзаца второго п. 5 ст. 1234 ГК РФ не вызывает сложных вопросов. Указанная норма представляет собой предусмотренный законом случай одностороннего отказа от исполнения обязательства (ст. 310, п. 3 ст. 450 ГК РФ). Юридическим последствием одностороннего отказа от исполнения договора, осуществленного в соответствии с законом или договором, является расторжение или изменение договора. Причем обращение в суд стороны, реализующей право на такой односторонний отказ, не требуется. В том числе по этому признаку односторонний отказ от исполнения обязательства (ст. 310, п. 3 ст. 450 ГК РФ) отличают от права требования одной из сторон об изменении или расторжении договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ), при реализации которого должен применяться судебный порядок изменения или расторжения договора.

В абзаце первом п. 5 ст. 1234 ГК РФ содержится отсылочная норма, которая для определения существенности нарушения по оплате приобретателем вознаграждения отсылает к подпункту 1 п. 2 ст. 450 Кодекса. В соответствии с ним существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Понятие "существенное нарушение" в любом случае является оценочным. На практике случаи существенного нарушения по оплате приобретателем вознаграждения многовариантны: стопроцентная неоплата, просрочка, неоплата части вознаграждения, сочетание указанных случаев. Представляется, для того чтобы упростить доказывание в суде фактов, свидетельствующих, что нарушение порядка расчетов и сроков оплаты является существенным, срок, порядок расчетов, а также понятие существенности их нарушения должны быть прямо определены сторонами в договоре.

Очевидно, что в случае, предусмотренном абзацем первым п. 5 ст. 1234 ГК РФ, законодатель не имел в виду, как это имеет место быть в абзаце втором п. 5 этой статьи, отказ от договора в одностороннем порядке (ст. 310, п. 3 ст. 450 ГК РФ). Вопрос остается открытым относительно того, подразумевал ли законодатель в случае, предусмотренном абзацем первым п. 5 указанной статьи, одностороннее расторжение договора и обязательность предъявления истцом требования о расторжении договора как необходимое условие для удовлетворения судом двух других требований: о переводе на себя прав приобретателя исключительного права и возмещении убытков (подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ). Отметим, что судебная практика по указанному вопросу пока не сложилась.

Если исходить из того, что в силу абзаца первого п. 5 ст. 1234 ГК РФ договор расторгается и предъявление истцом требования о расторжении договора обязательно как необходимое условие для удовлетворения судом двух других требований: о переводе на себя прав приобретателя исключительного права и возмещении убытков (подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ), то возникают следующие проблемы применения данной нормы:

- необходимо соблюдение досудебного порядка, предусмотренного пунктом 2 ст. 452 ГК РФ, согласно которому требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. При несоблюдении указанного досудебного порядка заявление на основании статьи 222 ГПК РФ, статьи 148 АПК РФ будет оставлено судом без рассмотрения;

- возникает вопрос о необходимости указания в иске о переводе на прежнего правообладателя прав приобретателя исключительного права и возмещении убытков дополнительного требования о расторжении договора. Если такая необходимость есть, то: а) почему такое право прежнего правообладателя прямо не предусмотрено абзацем первым п. 5 ст. 1234 ГК РФ; б) означает ли это, что истцу может быть отказано в иске о переводе на прежнего правообладателя прав приобретателя исключительного права и возмещении убытков на том основании, что он не предъявил одновременно требование о расторжении договора;

- если дополнительно указывать требование о расторжении договора нет необходимости, то будет ли договор об отчуждении исключительного права считаться расторгнутым после вступления в законную силу решения суда о переводе прав приобретателя исключительного права на прежнего правообладателя и возмещении убытков. Представляется, что если после указанных событий договор об отчуждении исключительного права не считается расторгнутым, по замыслу законодателя, то могут продолжать действовать иные обязательства сторон, если таковые предусмотрены договором.

Наконец, возникают вопросы, связанные с регистрацией Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. А именно: неясны положения закона о том, нужно регистрировать расторжение зарегистрированного договора либо исполнять какие-либо иные регистрационные действия. Заметим, что в пункте 7 Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1020 "О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных" указано, что в случае расторжения зарегистрированного договора на основании решения суда к указанным документам дополнительно прилагается соответствующее решение суда. Но в таком случае, если в решении суда не содержится вывода о том, что договор, расторгнут, у регистрирующего органа отсутствуют основания для регистрации расторжения зарегистрированного договора.

Далее. Предположим, что в случае, предусмотренном абзацем первым п. 5 ст. 1234 ГК РФ, законодатель не имел в виду одностороннее расторжение договора (подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ). Возникают следующие проблемы применения данной нормы.

Если в иске о переводе на прежнего правообладателя прав приобретателя исключительного права и возмещении убытков все-таки указать дополнительное требование о расторжении договора, не будет ли это являться основанием для отказа в удовлетворении требования о переводе на прежнего правообладателя прав приобретателя исключительного права на основании пункта 4 ст. 453 ГК РФ, согласно которой стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. Кроме того, если в случае, предусмотренном абзацем первым п. 5 ст. 1234 ГК РФ, законодатель не подразумевал одностороннее расторжение договора (подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ), то не ясны положения закона о том, какие регистрационные действия должна произвести Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в целях регистрации перевода на первоначального правообладателя прав приобретателя исключительного права. Действующее законодательство не регламентирует процедуру такого перевода прав.

Представляется, что законодатель в случае, предусмотренном абзацем первым п. 5 ст. 1234 ГК РФ, говорил об одностороннем расторжении договора и обязательном предъявлении истцом требования о расторжении договора как необходимом условии для удовлетворения судом двух других требований: о переводе на себя прав приобретателя исключительного права и возмещении убытков (подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ). Но такое право не прописано в данной норме, что является пробелом в законодательстве, требующим устранения. Более того, по нашему мнению, абзац первый п. 5 ст. 1234 реализует положения пункта 4 ст. 453 ГК РФ, т.е. является случаем, установленным законом, когда стороны вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора. Вышеизложенную позицию подтверждают результаты анализа аналогичных норм, реализующих положения пункта 4 ст. 453 ГК РФ.

Так, согласно пункту 2 ст. 475 ГК РФ покупатель вправе при продаже ему вещи ненадлежащего качества расторгнуть договор и, возвратив такую вещь продавцу, потребовать от него возврата уплаченной за нее суммы. Есть и другие примеры. Например, согласно пункту 5 ст. 565 ГК РФ покупатель вправе в судебном порядке требовать расторжения или изменения договора продажи предприятия и возвращения того, что исполнено сторонами по договору, если установлено, что предприятие ввиду недостатков, за которые отвечает продавец, непригодно для целей, названных в договоре продажи, и эти недостатки не устранены продавцом на условиях, в порядке и в сроки, которые установлены в соответствии с ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором, либо устранение таких недостатков невозможно.

Итак, очевидно, что абзац первый п. 5 ст. 1234 ГК РФ допускает неоднозначное толкование и содержит пробел. В целях единообразия в толковании и применении данной нормы считаем, что абзац первый п. 5 ст. 1234 ГК РФ надлежит изложить в следующей редакции.

"При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе расторгнуть договор, а также требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю".

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Авалян Р.М., Подольный А.В. Договоры об интеллектуальной собственности (с учетом всех изменений 2008 г.). М.: Бератор-Паблишинг, 2008.

2. Еременко В.И., Евдокимова В.И. Некоторые формы распоряжения исключительным правом на объекты промышленной собственности в части четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. N 4.

3. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (поглавный) / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008.

Размещено на Allbest.ru