Анализ объектов патентного права

Прежде всего, это связано с отсутствием авторской патентной защиты, выражающейся:

- в верховенстве нормы о первенстве подачи заявки во времени;

- в правовой коллизии между принципами обязательности новизны, изобретательского характера изобретения и практической возможностью получения патентов на решения, известные из уровня техники.

При этом право прежде пользователя, представляющее любому лицу, независимо от авторства изобретения, безвозмездно использовать тождественное решение, может применяться только без расширения объема такого использования, что блокирует возможность производственного развития такого пользователя.

В настоящее время отмена более 40 специальных законодательных актов, объединение вопросов регулирования в сфере интеллектуальной собственности, в том числе Патентного закона, в единый универсальный акт - четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации и с ее введение в действие с 1 января 2008 года еще более осложнило ситуацию (и отсутствие примеров ее практического применения).

Все это создало возможность для все большего числа лиц производить тотальный сбор материалов и оформлять патенты о способах производства товаров, промышленных образцов и наукоемких технологий, вступая в сговор с руководителями предприятий, собирая информацию иными способами.

Существенной проблемой эффективного использования и коммерциализации имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности являются недостатки оформления, контроля, прежде всего исполнения государственных (муниципальных) контрактов, недостатки компетентности государственных заказчиков в вопросах учета нематериальных активов и обеспечения отчуждения государственному заказчику прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности.

При этом необходимо отметить, что частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" установлено только право государственного заказчика установить дополнительные требования к поставщику на обладание им исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, а не обязанность.

Так, в соответствии с данной статьей Федерального закона при размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:

- обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма.

Особенно наглядно это проявляется в отношении научно-исследовательских работ, программного обеспечения и создания иных объектов собственности (продукции, механизмов и т.д.).

Судебная практика. Разъяснения высших судебных инстанций

В качестве характерного примера можно привести Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 06.09.2007, 13.09.2007 (дело N КГ-А40/9065-07), когда с привлечением лица к уголовной ответственности за нарушение исключительных прав на программы для ЭВМ, арбитражный суд рассматривал дело, в том числе применяя нормы международного права.

Корпорация Microsoft обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Специализированная компания "Креал" о взыскании компенсации за нарушение ответчиком исключительных авторских прав истца на программы для ЭВМ.

Иск предъявлен и мотивирован незаконностью использования ответчиком копий программ для ЭВМ "Microsoft Windows" и "Microsoft Office", авторские права на которые принадлежат корпорации "Майкрософт".

Решением от 06.03.2007, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2007, иск удовлетворен в полном объеме.

Суды пришли к выводу о доказанности факта использования на принадлежащих ответчику компьютерах контрафактных копий программ для ЭВМ, авторские права на которые принадлежат истцу.

В кассационной жалобе ООО "СК "Креал" просило названные судебные акты отменить и отказать в удовлетворении иска.

Заявитель указал на то, что, ссылаясь в обоснование своих выводов в порядке части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на приговор суда от 27.09.2006 в отношении установившего программы Г., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации, суды не учли, что приговор имеет преюдициальное значение не по всем обстоятельствам арбитражного спора, в частности, не является доказательством того, что именно ответчик нарушил права истца, поскольку вопрос о принадлежности компьютеров, на которые Г. установил контрафактное программное обеспечение, в рамках уголовного дела не исследовался. Также ссылался на то, что суды не применили статью 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу которой ООО "СК "Креал" не могло нести ответственность за противоправные действия своих сотрудников.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержал кассационную жалобу по изложенным в ней доводам.

Представитель истца возражал против доводов кассационной жалобы, просил отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены оспариваемых судебных актов.

Как следовало из материалов дела и установлено судами обеих инстанций, корпорация "Майкрософт" обладала исключительными авторскими правами на программы для ЭВМ "Microsoft Windows" и "Microsoft Office". Регистрация произведений осуществлена согласно Закону США об авторском праве (раздел 17 Свода законов США) в Агентстве по авторским правам США.

В соответствии со статьей 5 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений произведениям, созданным в США, предоставляется такой же режим правовой охраны, как и российским объектам авторского права. Программы для ЭВМ относятся к объектам авторского права и им предоставляется правовая охрана как произведениям литературы.

Под использованием программ для ЭВМ понимается выпуск в свет, воспроизведение, распространение и иные действия по их введению в хозяйственный оборот.

Физическое или юридическое лицо, которое не выполняет требований в отношении исключительных прав правообладателей, является нарушителем авторских прав.

Незаконность использования ответчиком копий программных продуктов корпорации "Майкрософт" подтверждается установленным судами фактом отсутствия у ответчика договора с правообладателем, свидетельствующего о правомерности использования экземпляров спорных программ для ЭВМ, а также приговором от 27.09.2006 в отношении сотрудника ООО "СК "Креал" Г., которым было установлено, что он установил на рабочие компьютеры сотрудников ответчика три контрафактных экземпляра программы "Microsoft Office 2000 Professional (Russian)", пять контрафактных экземпляров программы "Windows 98 Second Edition (Russian)".

Использование программ для ЭВМ осуществляется на основании договора с правообладателем, отсутствующего у ответчика, суды правомерно удовлетворили требования истца о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости нарушенных прав, которую правообладатель вправе требовать от нарушителя авторских прав.

Доводы заявителя о том, что приговор не имеет преюдициального значения по вопросу о нарушении ответчиком прав истца, поскольку в рамках уголовного дела не исследовалась принадлежность компьютеров, на которые Г. установил контрафактные программы, уже были предметом судебного рассмотрения, и им дана соответствующая оценка.

Отклоняя данный довод, апелляционный суд со ссылкой на часть 4 статьи 69 АПК РФ правомерно исходил из обязательности приговора по вопросу о том, что Г., действуя как сотрудник ООО "СК "Креал", установил программное обеспечение на рабочие компьютеры ответчика. Доказательств обратного ответчик в нарушение статьи 65 АПК РФ не представил.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на статью 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации является несостоятельной, так как данная норма применяется в деликтных обязательствах и регламентирует порядок возмещения юридическим лицом вреда, причиненного его работником, в то время как иск заявлен о взыскании компенсации за нарушение авторских прав.

Разрешая дело по существу, Федеральный арбитражный суд Московского округа решение Арбитражного суда города Москвы и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по тому же делу оставил без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Программы для ЭВМ как объект авторского права

Программы для ЭВМ несомненно являются нематериальными активами, не имеющими вещественной формы.

Судебная, особенно арбитражная, практика при использовании нелицензионных программ их установки на ЭВМ обширна.

Программы могут быть внесены и в уставные капиталы организаций, в том числе и отражаться как нематериальные активы и быть объектами рейдерства в сфере нематериальных активов.

Несмотря на то что практика применения нелицензионных программ, как уже было отмечено, большая, могут быть и частные вопросы прекращения уголовных дел и рассмотрения исковых заявлений в арбитражных судах.

Например, сам по себе отказ в привлечении лица к уголовной ответственности за нарушение авторских прав не означает невозможности применения к нему мер гражданско-правовой ответственности.

Характерным примером является Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2008 N А14-8300/2006334/17, в котором суд принял решение о том, что, например, запись в память ЭВМ контрафактной копии спорного программного продукта и использование ее в хозяйственной деятельности нарушает исключительное право истца на воспроизведение и распространение данного программного продукта.

Закрытое акционерное общество "С." (далее - ЗАО "С.", истец) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Р." (далее - ООО "Р.", ответчик) о взыскании компенсации за нарушение авторских прав на использование программного продукта "1С: Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка".

Решением от 28.02.2007, оставленным без изменения Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2007, в иске отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Центрального округа от 20.09.2007 вынесенные по делу судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 14.03.2008 с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение авторских прав.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Р." обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой на данное решение, в которой просило его отменить и принять по делу новый судебный акт.

При этом заявитель жалобы ссылался на то, что в материалах дела не имелось доказательств того, что нарушение авторских прав истца произошло в результате противоправных действий ответчика.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, поскольку в материалах дела нет доказательств предъявления обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 146 УК РФ, конкретному работнику ответчика, обязанность по возмещению вреда в гражданско-правовом порядке возложена на ответчика незаконно.

В связи с этим заявитель апелляционной жалобы просил отменить обжалуемое решение арбитражного суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО "Р." поддержал доводы жалобы, считая обжалуемое решение незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального права и без учета фактических обстоятельств дела, просил суд отменить его полностью и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ЗАО "С." в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении апелляционной жалобы в его отсутствие. В апелляционный суд им представлены возражения на жалобу, где он просит оставить обжалуемое решение без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

Изучив материалы дела, апелляционный суд посчитал, что обжалуемое решение арбитражного суда первой инстанции является законным и обоснованным и отмене либо изменению не подлежит.

При этом суд руководствовался следующим.

Как следовало из материалов дела, в ходе проверки, проведенной по заявлению истца, ОБЭП Центрального РОВД г. Воронежа установлено использование ответчиком программы для ЭВМ "1С: Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка" с признаками контрафактности в помещении, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. К., д. N, кв. 34.

Истцу принадлежали исключительные авторские права на указанные программы для ЭВМ, зарегистрированные Российским агентством по патентам и товарным знакам.

В связи с наличием у используемой программы признаков контрафактности истец обратился в арбитражный суд с данным иском.

Апелляционный суд полагал, что заявленные истцом требования были удовлетворены Арбитражным судом Воронежской области законно и обоснованно.

Согласно статье 16 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" и статье 10 Закона РФ "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных", действовавшим на момент совершения правонарушения, автору принадлежали исключительные права по использованию программы для ЭВМ, в том числе ее воспроизведение и распространение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона РФ "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" и ст. ст. 1225, 1226 части четвертой Гражданского кодекса РФ, вступившей в силу с 1 января 2008 года, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ).

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Распространение программы для ЭВМ или базы данных - это предоставление доступа к воспроизведенной в любой материальной форме программе для ЭВМ или базе данных, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, включая импорт для любой из этих целей.

Факт пользования контрафактным программным продуктом ответчиком подтверждается заключением эксперта К. от 27.02.2006, составленным по поручению Центрального РОВД Воронежской области N 30/2169 от 17.02.2006. Судом установлено, что на жестких дисках в системных блоках, изъятых при проверке 15.02.2006 ООО "Р." по адресу: г. Воронеж, ул. К., д. N, кв. 34, содержится программный продукт "1С: Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка", имеющий признаки контрафактности, а также программы - взломщики защиты.

Все установленные версии "1С: Предприятие" модифицированы и запускаются без требования электронного ключа, модификация производилась сразу после их установки.

На жестких дисках имелись данные о клиентах ООО "Р.", среди перечня услуг указана установка бухгалтерских программ, на них велся бухгалтерский учет ООО "Р.".

Запись в память ЭВМ контрафактной копии программного продукта "1С: Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка" и использование ее в хозяйственной деятельности нарушали исключительное право истца на воспроизведение и распространение программного продукта.

Факт противоправного использования ответчиком программного продукта подтверждался также протоколом проверочной закупки от 15.02.2006, из которого следовало, что установка программных продуктов ЗАО "1С" осуществлялась ответчиком не с дистрибутива заказчика.

Таким образом, в действиях ответчика имелись признаки незаконного использования программного продукта, исключительные права на которые принадлежали ЗАО "1С".

В силу статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Размер компенсации определялся судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Как указано в Постановлении Федерального арбитражного суда Центрального округа от 20.09.2007 по данному делу, факт нарушения авторских прав ЗАО "С." установлен. Системные блоки находились во владении ООО "Р.", договорные отношения между ООО "Р." и ЗАО "С." отсутствовали.

Арбитражный суд округа в своем Постановлении также установил, что суды двух инстанций не проверили обоснованность заявления истца о фальсификации доказательств - актов приемки изделий в ремонт от 14.02.2006, 12.05.2006, 31.01.2006, 10.05.2006, 15.05.2006, 15.02.2006, в связи с чем отменил принятые по делу судебные акты, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Согласно статье 289 АПК РФ указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции исключил из числа доказательств акты от 10.05.2006 N 1000095, от 14.02.2006 N 8, от 12.05.2006 N 10000101, от 14.02.2006 N 3, от 15.05.2006 N 10000109, от 31.01.2006 N 9, от 10.05.2006 N 10000083, от 15.02.2006 N 11, ходатайство о фальсификации которых было заявлено истцом.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд области пришел к правильному выводу об имевшем место факте нарушения авторских прав ЗАО "С.". Подтверждением данного обстоятельства послужило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 26.11.2006, протокол проведения проверочной закупки, справки эксперта.

При этом суд первой инстанции правомерно не принял доводы ответчика об отсутствии оснований для привлечения его к ответственности в связи с тем, что постановлением старшего следователя СО при ОВД Центрального района г. Воронежа К. от 16.12.2007 о переквалификации и приостановлении предварительного следствия уголовное преследование по уголовному делу в отношении неустановленных следствием лиц по части 1 статьи 273 УК РФ прекращено ввиду отсутствия в их действиях квалифицирующих признаков состава преступления, т.е. создания программ для ЭВМ или внесения в существующие программы заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сетей, а равно распространение таких программ или машинных носителей с такими программами.

Постановлением следователя ОВД Центрального района г. Воронежа С. от 27.02.2008 уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. 5 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" сам по себе отказ в привлечении лица к уголовной ответственности за нарушение авторских прав не означает невозможности применения к нему мер гражданско-правовой ответственности.

Постановление о прекращении уголовного дела само по себе не свидетельствовало об отсутствии нарушения лицом авторских прав, поскольку состав гражданско-правового деликта отличается от состава преступления, предусмотренного статьей 146 Уголовного кодекса РФ.

Более того, согласно уведомлению следователя СО при ОВД по Центральному району городского округа г. Воронежа П., представленному в суд апелляционной инстанции, 21.04.2008 вынесено постановление об отмене постановления о прекращении уголовного дела и о возобновлении предварительного следствия.

В силу п. 2 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

Данное уведомление не могло быть представлено в суд первой инстанции, поскольку получено представителем истца после вынесения обжалуемого решения Арбитражным судом Воронежской области, в связи с чем апелляционный суд принял данный документ в качестве относимого и допустимого доказательства по делу.

Апелляционный суд также учел, что нарушителем авторских и смежных прав являлось физическое или юридическое лицо, которое не выполняло требований законодательства об авторском праве и смежных правах.

В связи с этим согласно статье 65 АПК РФ ответчик обязан был доказать выполнение им требований действующего законодательства при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Однако доказательств правомерности использования спорного программного продукта, обнаруженного на жестких дисках компьютеров, установленных в помещении ответчика, ООО "Р." не представлено.

Объективная невозможность использования спорного программного продукта ответчиком также не установлена.

В связи с вышеизложенными установленными по делу обстоятельствами Арбитражный суд Воронежской области пришел к правильному выводу о том, что собранные по делу доказательства позволяли считать установленным факт незаконного воспроизведения ответчиком программного продукта "1С: Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка", права на которые принадлежат ЗАО "С.".

На основании вышесказанного апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции по делу и не нашел оснований для удовлетворения жалобы.

Убедительных доводов, основанных на доказательственной базе, позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит, в связи с чем удовлетворению не подлежала.

При вынесении обжалуемого судебного акта суд первой инстанции всесторонне, полно и объективно исследовал все представленные доказательства, дал им надлежащую правовую оценку и правильно применил нормы материального права. В связи с этим апелляционная инстанция не усматривала оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Суд апелляционной инстанции посчитал, что судом области нормы материального права применены правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах обжалуемое решение следовало оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Воронежской области от 14.03.2008 по делу N А14-8300/2006/334/17 оставил без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Р." - без удовлетворения.

О квалификации преступлений

При применении норм Уголовного кодекса Российской Федерации, квалификации преступлений в сфере интеллектуальной собственности, в том числе за нарушение авторских и смежных прав, за нарушение изобретательских и патентных прав при попытках возможного захвата нематериальных активов, является необходимым знание диспозиций статей 146 и 147 УК РФ, а также разъяснений высших судебных инстанций.

Можно предположить, что при квалификации преступлений, предусмотренных при попытках рейдерства нематериальных активов, применима статья 147 "Нарушение изобретательских и патентных прав" УК РФ.

Деяние, предусмотренное данной статьей, заключается в действиях, а именно:

- незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца;

- разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них;

- присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб.

Необходимо отметить, что при квалификации преступлений в сфере рейдерства нематериальных активов возможна их квалификация по статье 159 УК РФ как мошенничество.

Является важными применение разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.04.2007 N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака".

Кроме того, применение Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 26.04.2007 N 14 для правильной квалификации преступлений дал следующие разъяснения.

При разрешении уголовных дел, предусмотренных статьей 147 УК РФ, следует исходить из того, что являющиеся объектом уголовно-правовой охраны отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, регулируются гражданским законодательством Российской Федерации.

Результаты указанной интеллектуальной деятельности подлежат правовой охране, если они отвечают условиям патентоспособности, которые определяются соответствующими положениями гражданского законодательства.

Под изобретением следует понимать техническое решение в любой области, относящееся к продукту (к устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или к способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Полезная модель представляет собой техническое решение, относящееся к устройству.

Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Охраняемые законом, в том числе статьей 147 УК РФ, права на изобретение, полезную модель, промышленный образец подтверждаются патентом, который удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на указанные объекты.

Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации.

Автором в статье 147 УК РФ признается физическое лицо, творческим трудом которого созданы изобретение, полезная модель, промышленный образец.

Если в создании объекта участвовало несколько граждан, все они считаются авторами. Порядок пользования правами автора определяется соглашением между ними.

Право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или при переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его использования.

Необходимо иметь в виду, что заявителем сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца, указанным в статье 147 УК РФ, помимо автора может являться работодатель, которому в соответствии с федеральным законом принадлежит право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец), если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному контракту, может также принадлежать исполнителю (подрядчику), если государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, от имени которых выступает государственный заказчик.

Нарушение изобретательских и патентных прав, ответственность за которое предусмотрена статьей 147 УК РФ, выразившееся в незаконном использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца, может состоять, в частности, в использовании указанных объектов без согласия патентообладателя (за исключением случаев, когда законом такое использование допускается без согласия патентообладателя), выраженного в авторском или лицензионном договоре, зарегистрированном в установленном порядке, а также при наличии такого договора, но не в соответствии с его условиями либо в целях, которые не определены федеральными законами, иными нормативными актами.

К использованию указанных объектов могут относиться, например, их ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, а также совершение указанных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом; совершение таких же действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение.

В тех случаях, когда установление использования (в продукте, изделии и т.п.) виновным чужого изобретения, полезной модели или промышленного образца требует специальных знаний в той области науки, техники или ремесла, в которой создан каждый из охраняемых объектов, необходимо располагать соответствующим заключением эксперта или мнением специалиста.

При решении вопроса о том, имело ли место незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, следует учитывать, что порядок использования указанных объектов может определяться договором между обладателями патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, если патент принадлежит нескольким лицам.

Исходя из этого незаконным следует считать также использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия хотя бы одного из патентообладателей.

Возможные методы рейдерства и его последствия

Отсутствует практика подтверждения охраноспособности и легальности использования результатов интеллектуальной деятельности в области авторского права, стоимости и возможного учета нематериальных активов в виде имущественных прав на интеллектуальную собственность.

Так, например, вместо прав на интеллектуальную собственность государственный заказчик получает от подрядчиков только результаты выполненных работ, что может создать в дальнейшем невозможность использования создаваемых объектов интеллектуальной собственности и их учета в составе нематериальных активов.

Это может привести к экономическим потерям, превышающим потери, понесенные от деятельности рейдеров в сфере материальных активов.

Для хозяйствующего субъекта реально могут возникнуть, например, следующие угрозы:

- фактическое вымогательство денежных средств у традиционно выпускающих свою продукцию предприятий по претензиям, возникшим у патентообладателей;

- блокирование претензионными методами производственной деятельности предприятий в конкурентных целях;

- захват материальных активов хозяйствующего субъекта в полном объеме, посредством предъявления исков к этим предприятиям по использованию нематериальных активов.

Для государства и его субъектов это:

- недополучение бюджетных средств в виде налогов от хозяйствующих субъектов, получающих прибыль от использования нематериальных активов, а также от внутренних и экспортных лицензионных сделок;

- неконтролируемый процесс продажи патентов иным лицам. При этом источником огромного количества интеллектуального товара, который может быть выброшен на рынок, могут быть просроченные свидетельства и патенты бывшего СССР и России, а также технические решения, которые авторы не удосужились должным образом оформить.

Изменения в действующем законодательстве - как противодействие рейдерству

Экономическое противодействие рейдерству в сфере интеллектуальной собственности требует совершенства действующего законодательства.

Это прежде всего внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации содержатся только 2 единственные статьи (статья 146 "Нарушение авторских и смежных прав" и статья 147 "Нарушение изобретательских и смежных прав"), предусматривающие меры уголовной ответственности.

С целью предупреждения массовых проявлений рейдерства в сфере интеллектуальной собственности, создания преград для использования в дальнейшем незаконно запатентованных способов производства товаров, изделий, промышленных образцов необходимо внесение дополнений в УК РФ в виде статей, предусматривающих ответственность за присвоение авторства (патентование), в случае если данные деяния причинили крупный ущерб государству или иному собственнику (правообладателю), предусматривающих также ответственность в виде конфискации патентов и прежде всего доходов, полученных преступным путем.

Необходимо принятие мер ответственности за легализацию патентов, полученных и оформленных незаконным путем, в том числе оформление патентов на способы производства товаров, полезных моделей, образцов и др., являющиеся общедоступными.

Требует совершенствования и административное законодательство о мерах ответственности за правонарушения в сфере использования интеллектуальной собственности.

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях содержатся 2 единственные статьи, предусматривающие ответственность, - статья 7.28 "Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах" и статья 7.12 "Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав".

Решить проблему защиты прав на объекты интеллектуальной собственности позволит, по мнению специалистов, внесение изменений и дополнений в нормы гражданского законодательства по следующим вопросам.

Принять меры по государственному стимулированию создания и использования, учета объектов интеллектуальной собственности, установления авторам и хозяйствующим субъектам, их использующим, льготные условия налогообложения и кредитования, предоставления им иных льгот.

Исключить возможность выдачи патентов на общеизвестные способы производства товаров и объекты интеллектуальной собственности (производство продуктов питания, строительных конструкций и объектов строительства и другие известные технические решения).

Необходимо установить порядок, предусматривающий обязанность закрепления прав государства на результаты работ (в случаях появления охраноспособных решений) через патентование (установление режима коммерческой тайны через ноу-хау) при проведении торгов на размещение государственных заказов.

Кроме того, требуется ограничение права руководителей хозяйствующих субъектов единолично распоряжаться "служебными" и/или иными патентами, другими объектами интеллектуальной собственности без разрешения собственников (по аналогии с крупными сделками материального характера).

Несомненно и очевидно, что главенствующую роль в сборе информации в отношении рейдеров в сфере интеллектуальной собственности принадлежит Роспатенту.



3.2 Роль государства в противодействии интеллектуальному рейдерству

Защита экономических интересов государства в сфере защиты прав на результаты интеллектуальной собственности является одним из важнейших направлений обеспечения основ национальной безопасности.

Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими данные вопросы, являются Указ Президента Российской Федерации от 10.01.2000 N 24 "О концепции национальной безопасности Российской Федерации" и Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 09.09.2000 N Пр-1895.

Данными актами отмечено, что ослабление научно-технического и технологического потенциала страны, сокращение исследований на стратегически важных направлениях научно-технического развития, отток за рубеж специалистов и интеллектуальной собственности угрожают России утратой передовых позиций в мире, деградацией наукоемких производств, усилением внешней технологической зависимости.

Угрозой развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, удовлетворению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов могут являться:

противодействие доступу Российской Федерации к новейшим информационным технологиям, взаимовыгодному и равноправному участию российских производителей в мировом разделении труда в индустрии информационных услуг, средств информатизации, телекоммуникации и связи, информационных продуктов, а также создание условий для усиления технологической зависимости России в области современных информационных технологий;

увеличение оттока за рубеж специалистов и правообладателей интеллектуальной собственности.

К числу основных объектов обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в сфере духовной жизни относятся:

объекты интеллектуальной собственности.

Внутренней угрозой, представляющей наибольшую опасность для указанных объектов, является:

нерешенность вопросов защиты интеллектуальной собственности предприятий оборонного комплекса, приводящая к утечке за рубеж ценнейших государственных ресурсов.

Знание действующего законодательства и правильное его применение, а также, как было отмечено, применение способов противодействия в сфере нематериальных активов и прав на результаты интеллектуальной собственности позволят избежать попытки захвата предприятий.

3.3 Гражданско-правовой способ защиты прав патентообладателей

В соответствии со ст. 14 Патентного закона РФ любое физическое или юридическое лицо, использующее изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентом, в противоречии с настоящим

Законом, считается нарушителем патента. Конкретные виды нарушений исключительного права патентообладателя указаны в п. 3 ст. 10 Патентного закона и включают в себя несанкционированное изготовление, применение, вывоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. Поскольку содержание перечисленных видов использования запатентованных объектов уже рассматривалось при характеристике прав патентообладателя, нет необходимости еще раз на этом останавливаться. Подчеркнем только, что в Законе названы лишь наиболее типичные виды нарушений прав патентообладателя, которыми не исчерпываются все возможные случаи несанкционированного введения в хозяйственный оборот запатентованных разработок.

С точки зрения принятого во многих странах подразделения нарушений патентных прав на прямые и косвенные все перечисленные выше нарушения относятся к числу прямых нарушений. В российском патентном законодательстве ничего не говорится о том, образует ли косвенное нарушение вторжение в исключительную сферу патентообладателя, например поставка комплектующих изделий или материалов, предназначенных для изготовления или использования запатентованного объекта. Однако исходя из смысла закона, можно сделать вывод, что нарушениями патентных прав должны признаваться любые действия, имеющие прямой или косвенной целью несанкционированное введение в хозяйственный оборот охраняемых объектов.

Права патентообладателей могут быть нарушены как в рамках заключенных ими лицензионных договоров, так и вне договоров. Нарушение лицензионного договора может состоять в выходе лицензиата за пределы предоставленных ему по договору прав либо в невыполнении или ненадлежащем выполнении лежащих на нем обязанностей. Способы защиты, которыми располагает патентообладатель (лицензиар), обычно определяются самим договором или вытекают из общих положений гражданского законодательства. Как правило, лицензионный договор предусматривает возможность применения к нарушителю таких санкций, как взыскание неустойки и возмещение убытков, а также досрочное расторжение договора в одностороннем порядке. Размер и вид неустойки, в частности ее соотношение с убытками устанавливаются самими сторонами. Если особых санкций, применяемых к виновной стороне, лицензионный договор не предусматривает, патентообладатель, опираясь на общегражданские правила, может требовать лишь возмещения причиненных ему убытков.

Внедоговорное нарушение патентных прав имеет место при любом несанкционированном использовании запатентованной разработки третьими лицами, кроме установленных законом случаев свободного использования чужих охраняемых объектов. Обязанность доказывания факта нарушения патента возлагается на патентообладателя. Решающее значение при этом имеют установление четких границ действия патента и доказательство того, что они нарушены конкретным ответчиком. Как уже неоднократно указывалось, объем прав патентообладателя определяется формулой изобретения (полезной модели) или совокупностью существенных признаков промышленного образца, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка). Патентные права на изобретение (полезную модель) будут, в частности, нарушенными, если в изготовленном продукте или примененном способе использован каждый признак изобретения (полезной модели), включенный в независимый пункт формулы, или признак, эквивалентный ему. Наличие в объекте техники или технологии признаков, содержащихся в зависимых пунктах формулы, для установления факта использования разработки значения не имеет.

Нередко нарушители патентных прав, желая замаскировать свои противоправные действия, вносят некоторые внешние изменения в заимствованные объекты, в частности производят замену одних признаков другими. Если такая замена не привносит в объект техники ничего существенно нового, в частности не изменяет достигаемого результата, это не препятствует признанию патентных прав нарушенными. Для уяснения вопроса о том, могут ли замененные признаки считаться эквивалентными, нередко требуется анализ описания как источника для толкования формулы изобретения (полезной модели).

Если факт нарушения патентных прав доказан, патентообладатель вправе применить к нарушителю предусмотренные законом гражданско-правовые санкции или, что то же самое, воспользоваться тем или иным способом защиты своих нарушенных прав. Выбор конкретного способа защиты осуществляется потерпевшим, однако, как правило, он предопределяется видом и последствиями самого нарушения. Предусмотренные законом гражданско-правовые способы защиты патентных прав также неоднородны. В теории гражданского права они подразделяются на меры гражданско-правовой защиты и меры гражданско-правовой ответственности. Если для реализации первых достаточно лишь самого факта нарушения патентных прав, то для использования вторых требуется ряд условий, в частности наличие противоправности, вреда, причинной связи между действиями нарушителя и наступившими последствиями, а также вины нарушителя.

Самым распространенным способом защиты патентных прав является требование патентообладателя о прекращении нарушения. В частности, решением суда нарушителю может быть предписано прекратить незаконное изготовление запатентованного продукта или производства продукта запатентованным способом. Указанные действия признаются контрафактными и являются наиболее грубым нарушением патентных прав. Их совершение без санкции патентообладателя во всех случаях, кроме прямо указанных в законе, образует нарушение патентных прав, хотя бы даже произведенный продукт и не поступил на рынок. По требованию патентообладателя должны быть немедленно прекращены и любые другие действия, представляющие собой несанкционированное вторжение в исключительную сферу патентообладателя, в частности реклама и продажа запатентованных изделий, их ввоз на территорию России и т. д.

С точки зрения юридической сущности рассматриваемая санкция является мерой гражданско-правовой защиты, а не мерой ответственности. Поэтому она в равной мере может быть применена как к виновным, так и к невиновным нарушителям патентных прав. Для ее реализации важен лишь сам факт нарушения патентной монополии. Например, патентообладатель может требовать прекращения применения или продажи продукта, защищенного патентом, и от того лица, который использовал его, не зная, что продукт был введен в хозяйственный оборот с нарушением прав патентообладателя. При этом любое несанкционированное использование запатентованной разработки предполагается незаконным. Лицо, использующее разработку и отрицающее нарушение патентных прав, должно доказать правомерность своих действий. Например, оно может ссылаться на то, что запатентованное средство применялось им при чрезвычайной ситуации либо в личных целях без получения дохода. При недоказанности этих и подобных им обстоятельств лицо признается нарушителем и должно прекратить незаконное использование запатентованной разработки.

Другим способом защиты нарушенных патентных прав является требование о возмещении убытков. В соответствии с гражданским законодательством под убытками разумеются расходы, произведенные лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Закрепленный законом принцип полного возмещения вреда действует и в отношении нарушенных прав патентообладателя. В рассматриваемой области убытки патентообладателя чаще всего выражаются в форме упущенной выгоды, что может быть связано с сокращением объемов производства и реализации запатентованной продукции, вынужденным понижением цен и т. п. В задачу патентообладателя входит обоснование размера неполученных доходов и доказательство причинной связи упущенной выгоды с действиями нарушителя.

Непременным условием присуждения нарушителя к возмещению убытков является его вина. Форма вины нарушителя для гражданско-правовой ответственности значения не имеет и может выражаться как в его умысле на нарушение чужих патентных прав, так и в неосторожном нарушении патента. При этом вина нарушителя презюмируется. Если он сможет доказать свою невиновность, его можно заставить лишь прекратить нарушение, но с него нельзя взыскать какие-либо убытки.

Наряду с возмещением имущественного вреда патентообладатель может заявить требование о возмещении ему морального вреда. Основанием такого иска могут быть нанесение вреда коммерческой репутации патентообладателя, переживания в связи с судебным процессом и т. п. Моральный вред возмещается в денежной или иной материальной форме и в размере, определяемом судом, независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Как уже отмечалось, Патентный закон РФ, к сожалению, прямо не предусматривает возможности ареста, конфискации, уничтожения или передачи потерпевшему контрафактных товаров по требованию патентообладателя или суда. Представляется, однако, что уже сейчас, до внесения соответствующих изменений в Патентный закон, действующее законодательство не исключает применения некоторых из этих мер в рамках реализации других предусмотренных гражданским и патентным законодательством санкций. Так, например, арест контрафактных товаров может быть произведен судом как мера по обеспечению доказательств (ст. 57 ГПК РСФСР). Решение о передаче потерпевшему контрафактных товаров может быть принято в связи с присуждением в его пользу компенсации за причиненный вред и т. д.

...