Понятие и гражданско-правовая характеристика договора об отчуждении исключительных прав

Размещено на http://www.allbest.ru/

Понятие и гражданско-правовая характеристика договора об отчуждении исключительных прав

Согласно положению пункта 1 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ (Далее - ГК РФ), по договору об отчуждении исключительных прав (Далее - Договор) одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащие ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (правообладателю). "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 г. N 230-ФЗ (ред. 31.12.2014 г.).

По своей гражданско-правовой характеристике Договор является консенсуальным, возмездным и двусторонним. Субъектами Договора являются физические и юридические лица, а при уступке права на товарный знак - субъекты предпринимательских отношений, которые выступают в качестве правообладателя и приобретателя соответственно. Предметом Договора является право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Также должны быть перечислены регистрационные номера на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, отчуждаемее по договору. Срок исполнения обязательств и прав по Договору остается на усмотрение сторон, но не превышает разумные сроки. Касаемо цены, Договор должен содержать условие о выплачиваемом правообладателю вознаграждении, в противном случае он будет признан ничтожным. Договор обязательно должен быть заключен в письменной форме с последующей государственной регистрацией.

Особенности договора об отчуждении исключительных прав

Как и полагается подобному виду гражданско-правовых отношений, Договор имеет ряд особенностей, среди которых необходимо выделить:

1. Переход исключительных прав от одного лица к другому по воле правообладателя с возможностью приобретателя как самому использовать охраняемый объект, так и распоряжаться исключительным правом на него в полном объеме в пределах сроков действия исключительного права, установленных законом;

2. У первоначального правообладателя (отчуждателя) исключительное право не сохраняется. У автора, исполнителя, чьим творческим трудом создан объект, сохраняются личные неимущественные права. У автора произведения изобразительного искусства сохраняется также право следования и право доступа;

3. Приобретатель исключительных прав становится легальным монополистом в отношении охраняемого объекта, за исключением "обременения" права лицензиями, а также случаями свободного использования объекта;

4. Отчуждаемое исключительное право может быть ограничено исключительными или неисключительными лицензиями, выданными обладателем исключительного права или предыдущими правообладателями;

5. Приобретатель исключительных прав по общему правилу становится правопреемником правообладателя в имущественных правоотношениях, возникающих по поводу охраняемого объекта;

6. Правоотношения, возникающие между правообладателем и приобретателем исключительных прав, являются обязательственными, а между приобретателем и всеми иными лицами, за исключением лицензиатов по ранее выданным лицензиям - абсолютными.

Государственная регистрация договора об отчуждении исключительных прав

Следует отметить, что Договор должен соблюдать ряд строгих требований для признания его действительным. Согласно пункту Приказа Минобнауки от 29 октября 2008 г. № 321 7.10. регистрация договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, топологию интегральной микросхемы и предоставления права их использования по договору, договора об отчуждении и перехода без договора исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных, перехода без договора исключительного права на наименование места происхождения товара, договора о внесении изменений в зарегистрированный договор, расторжения зарегистрированного договора, принудительной лицензии, прекращения действия принудительной лицензии, открытой лицензии на изобретение, полезную модель, промышленный образец, отзыва заявления об открытой лицензии осуществляется при соблюдении в том числе следующих условий:

1) документы представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, наименования места происхождения товара, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, товарного знака, а также товарного знака, охраняемого на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

2) сведения о правообладателе (патентообладателе) или сторонах по договору, предмете договора (номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных, Международном реестре знаков;

3) с заявлением о регистрации обратилось лицо, обладающее в соответствии с пунктом 5 настоящего Регламента правом подачи такого заявления;

4) документы, представленные на регистрацию, соответствуют требованиям пунктов 7.2, 7.3, 7.4 настоящего Регламента;

5) запрошенные документы или пояснения представлены в установленный в пункте 9.5 настоящего Регламента срок;

6) отчуждение исключительного права на товарный знак не может являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в соответствии с пунктом 2 статьи 1488 ГК РФ;

7) у приобретателя исключительного права на товарный знак, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 ГК РФ), имеется исключительное право на такое наименование в соответствии с пунктом 3 статьи 1488ГК РФ;

8) у лица (лицензиата), которому предоставляется право использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 ГК РФ), имеется исключительное право пользования таким наименованием в соответствии с пунктом 3 статьи 1489 ГК РФ;

9) в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных или предоставлении права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, а также товарного знака, охраняемого на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы имеется условие о вознаграждении или порядке его определения в соответствии с пунктом 3 статьи 1234 ГК РФ и пунктом 5 статьи 1235 ГК РФ;

10) в договоре не содержится внутренних противоречий;

11) права, являющиеся предметом договора, изменения или расторжения зарегистрированного договора, не выходят за пределы имеющихся у стороны договора прав, в том числе в случае:

- предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, а также товарного знака, охраняемого на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы по сублицензионному договору или договору коммерческой субконцессии за пределами прав, предусмотренных лицензионным договором или договором коммерческой концессии;

- расторжения договора в одностороннем порядке при отсутствии в договоре соответствующего положения о возможности такого порядка расторжения договора;

- последующего залога исключительного права при отсутствии соответствующего условия о такой возможности в предшествующих договорах залога исключительного права;

- предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, а также товарного знака, охраняемого на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы по лицензионному договору в пределах прав, переданных по ранее зарегистрированному договору исключительной лицензии;

12) на дату поступления заявления об открытой лицензии отсутствует зарегистрированный в установленном порядке договор предоставления права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях исключительной лицензии;

13) на дату поступления ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии в соответствии пунктом 2 статьи 1368 ГК РФ истек двухлетний срок со дня публикации сведений об открытой лицензии и со дня публикации сведений об открытой лицензии не зарегистрирован в установленном порядке лицензионный договор (договоры) и на рассмотрении в Роспатенте не находится заявление (заявления) о регистрации лицензионного договора. Приказ Минобрнауки от 29 октября 2008 г. "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации"/ Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2009 г.; Регистрационный № 13482; Опубликован: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 22 от 01.06.2009 г. (без приложений).

Особенности договора об отчуждении исключительного права на произведение

По договору об отчуждении исключительного права на произведение автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права (ст. 1285 ГК РФ).

Введение в законодательство об авторском праве возможности полного отчуждения от автора по договору исключительных прав на произведение является одной из наиболее спорных новелл, нашедших закрепление в части четвертой ГК РФ.

В соответствии с ЗоАП передача прав на использование произведений должна была осуществляться путем заключения особых авторских договоров - авторского договора о передаче исключительных прав и авторского договора о передаче неисключительных прав, в отношении основных положений которых действовал ряд презумпций, во многом направленных на защиту интересов авторов, на ограничение бесконтрольной передачи прав с использованием недостаточного уровня их юридической осведомленности.

В основном аналогичный подход содержится в ГК РФ для лицензионных договоров. Однако наряду с заключением лицензионных договоров Кодекс теперь предусматривает возможность передачи исключительных прав в полном объеме (на все виды использования произведений, на весь срок действия исключительных прав, на территорию всего мира, без каких-либо ограничений прав дальнейшей передачи и т.п.) по договору об отчуждении исключительного права на произведение.

Подобный подход, приемлемый для подавляющего большинства иных объектов интеллектуальной собственности, для авторско-правовой сферы представляется спорным по нескольким причинам, в частности в связи с тем, что он исключает применение отмеченных выше гарантий интересов авторов при передаче прав на использование их произведений, а также в связи с тем, что потребность в приобретении прав в полном объеме на практике встречается нечасто, поскольку, как правило, отдельные пользователи осуществляют только отдельные виды использования произведений (книгоиздание, кинопроизводство и т.д.) и вряд ли заинтересованы в выплате вознаграждения с учетом всех возможных видов использования, осуществлять большинство из которых они смогут только путем дальнейшей перепродажи части приобретенных прав.

Вместе с тем договоры об отчуждении исключительного права на произведение стали широко применяться сразу же после вступления в силу части четвертой ГК РФ во многих случаях в связи с желанием приобретателей прав перестраховаться в условиях неясности отдельных положений обновленного законодательства.

В отношении договора об отчуждении исключительного права на произведение применяются положения, предусмотренные ст. 1234 ГК РФ в качестве общих для случаев передачи исключительных прав по договору об отчуждении исключительного права для всех видов результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Так, договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме, несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Государственная регистрация такого договора отчуждения исключительного права не требуется, поскольку данное требование в отношении договоров в сфере авторских и смежных прав не установлено в ГК РФ. Единственным исключением из данного правила является регистрация договоров, заключенных в отношении зарегистрированной программы для ЭВМ или базы данных согласно ст. 1262 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 1234 ГК РФ "по договору об отчуждении исключительного права на произведение приобретатель обязан уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное", причем "при отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным". При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются, т.е. размер вознаграждения не может определяться по аналогии с какими-либо иными сходными случаями.

Таким образом, договор об отчуждении исключительного права на произведение может быть возмездным или безвозмездным, однако в нем обязательно должны содержаться либо условия о размере вознаграждения, либо указание на безвозмездность передачи исключительного права по договору. В противном случае, при отсутствии, как условий вознаграждения, так и указания на безвозмездность договора, он будет считаться незаключенным, т.е. любое использование произведения, осуществляемое на его основании, будет признаваться незаконным.

Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) или в иной форме, ГК РФ не предусматривает строгого перечня требований к порядку выплаты такого вознаграждения.

При этом в п. 3.1. 1234 ГК РФ специально оговаривается недопустимость безвозмездного отчуждения исключительным правом в отношениях между коммерческими организациями, если ГК РФ не будет предусмотрено иное. Данное положение вытекает из общего запрета дарения имущества, в том числе имущественных прав, в отношениях между коммерческими организациями (подп. 4 п. 1ст. 575 ГК РФ).

Если договором не предусмотрено иное, то исключительное право на произведение переходит к его изобретателю в момент заключения договора (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).

Специально в п. 5 ст. 1234 ГК РФ оговариваются последствия, которые наступают в случае существенного нарушения приобретателем своей обязанности по выплате правообладателя вознаграждения, причем такие последствия различны для случаев, когда исключительное право уже перешло к его приобретателю и когда такой переход не произошел.

В первом случае прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, а во втором - при нарушении обязанности выплатить в обусловленный договором срок вознаграждение правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и также потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. При этом договор прекращается по истечении 30-дневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

Согласно с. 1290 ГК РФ ответственность автора по договору об отчуждении исключительного права на произведение ограничена суммой реального ущерба, причиненного приобретателю исключительного права. Договором данный размер ответственности может быть только уменьшен, но не может быть увеличен.

Дополнительно следует обратить внимание, что само по себе приобретение исключительного права не гарантирует приобретателю возможности монопольного использования произведения, так как исключительное право может быть обременено наличием выданных исключительных или неисключительных лицензий. Согласно п. 7 ст. 1235 ГК РФ переход исключительного права к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения ранее заключенных лицензионных договоров. Таким образом, в данном случае имеет место подход, аналогичный признанию действия договоров аренды при переходе прав собственности, насколько подобная аналогия оказывается допустимой применительно к совершенно иной области правовых отношений.

При заключении договоров отчуждения исключительного права на произведение возможно рекомендовать не ограничиваться в них только указанием на отчуждение такого права и (или) ссылкой на соответствующие статьи ГК РФ (ст. 1235 или ст. 1285 ГК РФ), а включать также основные характеристики заключаемого договора отчуждения, например:

"Настоящий Договор является договором об отчуждении исключительного права на Произведение, в соответствии с которым исключительное право на Произведение переходит к Приобретателю в полном объеме, в отношении любых видов использования на территории всего мира и в течение всего срока действия исключительного права, с правом передачи полностью или частично, в том числе с правом выдачи лицензий любым лицам на условиях, определяемых Приобретателем".

Включение подобных положений в заключаемых договор позволит в дальнейшем исключить возможность его оспаривания автором или иным правообладателем со ссылкой на введение его в заблуждение относительно существа заключаемого им договора.

Особенности договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец

Договором об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец является соглашение, по которому одна сторона (патентообладатель) в момент государственной регистрации договора передает принадлежащее ей исключительное право исключительное право на объект патентных прав в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

К особенностям относительно предмета договора следует указать, что идентификация отчуждаемого исключительного права достигается указанием на номер патента и срок действия исключительного права. Приобретатель патента несет все риски, связанные с приобретением исключительного права, в том числе риск признания патента недействительным (ст. 1441 ГК РФ) и риск досрочного прекращения действия патента (ст. 1442 ГК РФ).

Договор заключается в простой письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте. За оказание услуги по регистрации уплачивается соответствующая патентная пошлина.

В силу п. 3 ст. 165 ГК РФ в случае, если такой договор совершен в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от его регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации данного договора, которое является основанием для государственной регистрации. Пункт 13.2 Поставноления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г.

Момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно - моментом государственной регистрации этого договора. Условие подлежащего государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права, устанавливающее иной момент перехода исключительного права, с учетом положений статьи 168 ГК РФ ничтожно. Пункт 13.3 Поставноления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 г.

При существенном нарушении обязанности выплатить вознаграждение отчуждатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков (с. 1234 ГК РФ). правообладатель интеллектуальный отчуждение

Упоминая об особенностях процедуры заключения договора об отчуждении патента (ст. 1366 ГК РФ), необходимо указывать, что если речь идет об изобретении, то автор изобретения (и только он), подающий заявку на выдачу патента, может приложить к документам заявки заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практики, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание. На иных лиц (иностранные граждане и юридические лица, лица без гражданства) данное предложение не распространяется. Данное публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение может быть отозвано не ранее двух лет с момента публикации сведений о выдаче патента.

На срок действия публичного предложения заключить договор об отчуждении патента на изобретение с заявителя не взыскиваются патентные пошлины. Они уплачиваются приобретателем патента, акцептовавшего публичное предложение.

Размещено на Allbest.ru