Право на торговельну марку в Україні

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДРИЄМНИЦТВА

АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

Спеціальність: 12.00.04 - Господарське право;

господарсько-процесуальне право

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Право на торговельну марку в Україні

Іолкін Ярослав Олегович

Київ-2009

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Академії адвокатури України.

Науковий керівник:

доктор юридичних наук, професор

Беляневич Олена Анатоліївна,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

професор кафедри господарського права

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор

Подцерковний Олег Петрович,

Одеська національна юридична академія,

завідувач кафедри господарського права і процесу

кандидат юридичних наук, доцент

Атаманова Юлія Євгенівна,

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого,

доцент кафедри господарського права

Захист відбудеться «12» червня 2009 року о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.500.01 у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва Академії правових наук України за адресою: 01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А.

З дисертацією можна ознайомитися у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва Академії правових наук України за адресою: 01042, м. Київ, вул. М. Раєвського, 23-А.

Автореферат розісланий «___» травня 2009 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В. І. Бобрик

Размещено на http://www.allbest.ru//

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена пріоритетами української зовнішньоекономічної політики, спрямованої на активну роль України у світових та європейських економічних процесах. Участь українських суб'єктів господарювання у міжнародному товарообміні, зокрема, в рамках Світової Організації Торгівлі, зумовлює необхідність гармонізації вітчизняного і міжнародного законодавства в сфері торгових аспектів прав інтелектуальної власності.

У світі сформувалася глобальна система регулювання охорони інтелектуальної власності. Перед Україною постало завдання завершення адаптації національного законодавства до цієї системи, що є необхідною умовою розвитку української економіки як складової частини світового господарства, інтегрованої до світових тенденцій соціально-економічного й технологічного розвитку.

Одним із напрямів розвитку сучасної світової економічної системи є глобалізація, основним проявом якої є інтернаціоналізація торговельно-економічної діяльності в умовах різкого зростання рівня її інтелектуалізації. Наслідком цих об'єктивних процесів є зміна пріоритетів у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік, а саме - орієнтація на інтенсифікацію інноваційного розвитку. Товари та послуги містять в собі все більше складових, які підпадають під дію права інтелектуальної власності. Динамізація світового ринку об'єктів інтелектуальної власності супроводжується і певними негативними явищами, наприклад, зростанням виробництва контрафактних товарів для продажу не лише на внутрішніх, а й на зовнішніх ринках. Отже, необхідною передумовою розвитку міжнародної торгівлі на засадах недискримінації є адекватне дотримання прав інтелектуальної власності, що потребує дослідження сучасних процесів інтернаціоналізації інтелектуальної власності та адаптації механізмів її регулювання до сучасних реалій торговельно-економічних відносин, насамперед, на національному рівні.

Водночас, окремі теоретичні та практичні аспекти трансформації концепції права інтелектуальної власності в умовах глобальної торгової системи залишаються недостатньо розкритими й обґрунтованими. Потребують подальшого вивчення та систематизації тенденції розвитку міжнародної доктрини права інтелектуальної власності та її вплив на розвиток національної системи права інтелектуальної власності. Зокрема, недостатньо дослідженими залишаються механізми підвищення ефективності національного правового регулювання інтелектуальної власності в умовах імплементації багатосторонньої Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС). Таким чином, системне дослідження процесів інтернаціоналізації інтелектуальної власності, за умов глобальних змін світової економіки, з позиції належної правової охорони важливого потенційного ресурсу її суб'єктів - торговельних марок, є актуальним як в теоретичному, так і в практичному аспектах, що й обумовило вибір теми дослідження, його мету та завдання.

Відповідно до ст. 51 Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом), від 16 червня 1994 року Україна взяла на себе зобов'язання гармонізації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу. З набранням чинності Цивільного та Господарського кодексів, українське законодавство в сфері інтелектуальної власності зазнало відповідних змін, але не всі їх положення відповідають міжнародним вимогам і донині.

Верховною Радою України 2004 року було прийнято Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу». Одним із пріоритетних напрямів такої адаптації є сфера права інтелектуальної власності і, зокрема, правова охорона торговельних марок як частина національного законодавства. На сучасному етапі склалися всі передумови для проведення комплексного дослідження права на торговельну марку шляхом переосмислення його положень крізь призму сучасних реалій.

Науково-теоретичну основу дослідження склали положення, висновки, наукові результати, що містяться в працях вітчизняних та зарубіжних правознавців, а саме: А. М. Адуєва, Г. О. Андрощука, Ю. Є. Атаманової, Р. Бауера, О. А. Беляневич, О. В. Безуха, Г. Боденхаузена, Ю. Л. Бошицького, О. М. Вінник, В. Влодарчика, М. К. Галянтича, В. А. Дозорцева, О. Ф. Дорошенка, Г. В. Дручок, Г. Л. Знаменського, І. І. Дахна, Дж. Верман Каспера, М. Кемпінського, О. В. Кохановської, І. М Кучеренко, В. В. Луця, І. Е. Маміофи, Н. М. Мироненко, О. П. Орлюк, О. А. Підопригори, О. О. Підопригори, О. П. Подцерковного, Г. В. Пронської, З. В. Ромовської, Р. Скубіша, Л. Де Чернатоні, Г. Ф. Шершеневича, Р. Б. Шишки, В. С. Щербини та ін.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до планів наукових досліджень Академії адвокатури України і є складовою тематичного плану науково-дослідних робіт «Розробка проблем прав людини. Сприяння забезпеченню прав і свобод людини, забезпечення їх правового захисту. Дослідження питань професійного захисту порушених, невизнаних, оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи», затвердженого рішенням Вченої Ради Академії адвокатури України від 11 лютого 2002 р., протокол № 5.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні та розв'язанні комплексу теоретичних і практичних проблем правової охорони торговельних марок, а також у розробці науково-теоретичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення та адаптації вітчизняного законодавства, яке визначає правовий режим торговельних марок як вітчизняних, так й іноземних суб'єктів господарювання в Україні.

Для досягнення цієї мети в процесі дослідження поставлено такі завдання:

визначити й уніфікувати термінологічні неузгодженості вітчизняного законодавства щодо поняття «торговельна марка (знак для товарів і послуг)»;

виявити й окреслити особливості правової природи торговельної марки та її функцій у сфері господарювання;

визначити поняття «правовий режим торговельної марки»;

проаналізувати правові аспекти свободи вибору торговельної марки суб'єктом господарювання; право торговельний марка

дослідити сутність господарсько-правових способів передачі прав на торговельну марку;

виявити особливості правового статусу суб'єктів права на торговельну марку;

дослідити й узагальнити практику захисту права на торговельну марку в Україні.

Об'єктом дослідження є правовідносини, що виникають у зв'язку з охороною права на торговельну марку в Україні.

Предметом дослідження є правове регулювання відносин у сфері охорони права на торговельну марку, положення юридичної науки, адміністративна та судова практика в сфері захисту права на торговельну марку.

Методи дослідження. У дисертації використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. В основу дослідження покладено діалектичний метод із системно-структурним підходом до вивчення матеріалу та одержаних внаслідок цього висновків. Порівняльно-правовий метод використовувався при аналізі міжнародного, національного законодавства та законодавства Європейського Союзу в сфері правової охорони торговельних марок. На основі поєднання дедуктивного та індуктивного методів, послідовно з'ясовано закономірності тенденцій розвитку законодавства в сфері правової охорони торговельних марок та обґрунтовано відповідні висновки. Методи аналізу та синтезу використовувалися при формулюванні пропозицій щодо удосконалення правової охорони торговельної марки в Україні.

Наукова новизна одержаних результатів. У межах здійсненого дослідження господарсько-правових аспектів правової охорони торговельних марок в Україні, крізь призму адаптації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, автором розроблено та сформульовано низку нових положень.

Вперше:

На основі теорії про інтенціальну природу торговельної марки, яка полягає у відсутності її предметної екзистенції поза свідомістю споживача, а також в наявності у торговельної марки матеріальних та віртуальних елементів, визначено особливості змісту права на торговельну марку, в якому слід виділити: 1) матеріальне володіння (панування над об'єктом у формі відповідної об'єктивізації) і 2) психічне володіння (виникнення ідеї використання відповідної марки і усвідомлення власником своїх правомочностей на неї).

Розмежовано колективні та спільні знаки за моментом виникнення права та суб'єктним складом такого права. Необхідність розмежування зумовлена одночасним існуванням на ринку інтелектуальної власності в Україні торговельних марок, які спільно використовувалися до 1992 р. на території колишнього СРСР різними підприємствами й отримали в законі визначення «колективні знаки», а також колективних знаків у розумінні міжнародного законодавства та законодавства Європейського Союзу.

Обґрунтовано класифікацію учасників правовідносин щодо торговельних марок, яку викладено з позиції публічних господарських інтересів та приватних господарських інтересів таких учасників. До кола учасників правовідносин в сфері правової охорони торговельних марок, які є носіями публічних інтересів, у тому числі в сфері господарювання, відносяться: міжнародні та державні інституції, до компетенції яких належить рішення щодо правової охорони торговельних марок; фізичні та юридичні особи, які, відповідно до законодавства, можуть впливати на рішення відповідних компетентних органів щодо надання правової охорони торговельним маркам. До кола учасників правовідносин щодо торговельних марок, які є носіями приватних інтересів в сфері господарювання, віднесено суб'єктів права на торговельну марку, які мають безпосереднє право на торговельну марку на визначених законом підставах.

Сформульовано визначення та сутність правових меж свободи вибору торговельної марки суб'єктами господарювання через виокремлення об'єктивних правових засад свободи вибору торговельної марки (дефініція торговельної марки, відповідність нормам моралі обраного позначення) та суб'єктивних правових засад (приналежність іншому суб'єкту господарювання на підставі реєстрації, приналежність іншому суб'єкту господарювання на підставі першовикористання).

Обґрунтовано взаємозв'язок між правовим режимом і правовими межами свободи вибору торговельної марки суб'єктами господарювання. Зокрема, закріплена в міжнародному законодавстві вимога «графічності» позначення торговельної марки не повинна бути обмеженням свободи вибору торговельної марки суб'єктом господарювання, тобто не повинна тягнути за собою вимоги обов'язкового нанесення торговельної марки на товар.

Запропоновано визначення поняття «територія дії ліцензійного договору» як адміністративно визначеної територіальної одиниці чи їх сукупності, в якій, відповідно до норм законодавства і договору, передаються майнові права на торговельну марку.

Виділено такі види території дії ліцензійного договору, як «преюдиційна територія ліцензійного договору» - це територія, на якій, відповідно до норм міжнародного і національного законодавства, торговельна марка може отримати правову охорону як об'єкт промислової власності і бути предметом договірних відносин і «фактична територія ліцензійного договору» - це територія реалізації права, на якій існує правова охорона торговельної марки на момент укладання договору про передачу права на торговельну марку. Також надано визначення «сфери дії» ліцензійного договору про передачу права на торговельну марку як обсягу правовідносин, які виникають в результаті укладання такого договору та обмежуються фактичною територією його дії та обсягом правомочностей, що передаються.

Удосконалено:

Правову дефініцію торговельної марки через категорію однорідності як її кваліфікуючої ознаки та сформульовано таке визначення: торговельна марка - це адекватне графічне зображення, за яким товари і послуги одних осіб, відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Визначення поняття правового режиму торговельної марки як комплексу правових засобів (взаємодіючих дозволів, заборон, позитивних зобов'язувань і фактичних уповноважень), що створюють особливу спрямованість правового регулювання і функціонування торговельної марки в сфері господарювання.

Визначення обсягу правової охорони зареєстрованої і незареєстрованої торговельної марки. Доведено, що обсяг правової охорони зареєстрованої торговельної марки складається з таких елементів: 1) зображення торговельної марки чи іншого відповідного графічного відображення; 2) переліку товарів і послуг, зазначених у свідоцтві; 3) території країн реєстрації. При визначенні обсягу правової охорони незареєстрованої торговельної марки, зазначені вище елементи, слід застосовувати факультативно, відповідно до конкретних обставин справи, а третім обов'язковим елементом, слід вважати територію країни першовикористання.

Класифікацію колективних суб'єктів права на торговельну марку крізь призму вимог європейського законодавства, до якої запропоновано включити: суб'єктів права на спільну торговельну марку, суб'єктів права на колективний знак, суб'єктів права на ліцензійну торговельну марку.

Положення щодо строку чинності виключних майнових прав, який визначається: строком дії охоронного документу, можливістю отримання правової охорони торговельної марки в результаті її використання, торговими та іншими чесними звичаями ведення конкуренції при здійсненні підприємницької діяльності.

Дістало подальшого розвитку:

Обґрунтування положення, що торговельна марка виконує визначені законом функції лише у сфері господарських відносин, оскільки правовідносини, які виникають між суб'єктами права на торговельну марку та іншими учасниками правовідносин в сфері охорони прав на торговельну марку, мають ознаки як приватноправових, так і публічно-правових відносин.

Положення про класифікацію функцій торговельної марки в сфері господарювання (за критерієм моменту виникнення таких функцій) на первинну - те завдання, яке торговельна марка покликана виконувати при позначенні нею продукції, тобто індивідуалізація однорідних товарів і послуг, та похідні - ті, що виконує торговельна марка при використанні її в рекламі та впливі на свідомість споживача.

Положення про дуалізм правових підстав визнання права на торговельну марку, якими є реєстрація торговельної марки та першовикористання торговельної марки.

Положення щодо використання у позначенні торговельної марки імені чи зображення публічної особи (особи, яка відома широкому загалу суспільства, наприклад, політичний чи громадський діяч, відомий вчений, історична постать) через визначення асоціативного зв'язку торговельної марки з конкретною публічною особою та закріплення в законі положення, яке б зобов'язувало отримувати письмову згоду саме від особи, з якою в суспільстві можливе виникнення відповідного асоціативного зв'язку у споживача.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання висновків та пропозицій дисертації у:

- правотворчій діяльності - наукові висновки та пропозиції, отримані в результаті даного дослідження, націлені на гармонізацію українського законодавства із законодавством Європейського Союзу в галузі правової охорони торговельних марок. За результатами проведеного наукового дослідження розроблено аргументовані пропозиції щодо внесення змін до статей 1, 5, 6, 7 Закону Україну «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

- науково-дослідній сфері - теоретичні та практичні положення та висновки ґрунтуються як на висхідних положеннях вітчизняної науки і практики, так і на аналізі теоретичних та практичних положень європейської правової науки та практики, результатах досліджень на базі Інституту Інтелектуальної Власності Ягеллонського Університету (Краків, Польща), Університету ім. Коменського (Братислава, Словаччина), Інституту правових досліджень Угорської Академії Наук (Будапешт, Угорщина). Матеріали дослідження дають комплексне уявлення про правове регулювання відносин, що виникають при реалізації права на торговельну марку в господарській діяльності та можуть використовуватись у подальшій науковій розробці проблем інтелектуальної власності в господарській діяльності;

- правозастосовчій діяльності - шляхом застосування наданих рекомендацій і пропозицій в практичній діяльності господарських судів при розгляді та вирішенні справ у сфері інтелектуальної власності, Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України при розгляді заявок про реєстрацію торговельних марок, Антимонопольним Комітетом України в сфері захисту об'єктів інтелектуальної власності та недопущення актів недобросовісної конкуренції в сфері інтелектуальної власності;

- навчальному процесі - під час викладання дисциплін «Господарське право», «Право інтелектуальної власності», «Право промислової власності» та для підготовки відповідних навчальних і методичних посібників, навчально-методичних комплексів та підручників.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження оприлюднювалися на міжнародній конференції «Інтелектуальна власність: захист прав, стратегія розвитку бізнесу» (м. Київ, 2003 р.); на міжнародній конференції «Досвід гармонізації польського законодавства до законодавства Європейського Союзу» (м. Люблін, Польща, 2004 р., Університет ім. М. Кюрі-Склодовської), на науково-практичному семінарі «Проблеми права торговельних марок» (м. Краків, Польща, 2005 р., Інститут Інтелектуальної власності Ягеллонського Університету), на науково-практичний конференції «Україна - шлях до Європейського Союзу» секція «Гармонізація законодавства» (м. Варшава, Польща, 2008 р., Польсько-Американська комісія Фулбрайта).

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження викладено у восьми публікаціях, опублікованих у наукових фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого ВАК України.

Структура дисертації зумовлена метою та предметом дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, які охоплюють одинадцять підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 185 сторінок. Список використаних джерел включає 225 найменування та становить 20 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються мета та завдання роботи, методологічна основа дослідження, його об'єкт і предмет, сформульовані положення, що відображають наукову новизну одержаних результатів, висвітлено практичне значення результатів дослідження, подаються відомості про їх апробацію та публікації.

Розділ 1. «Торговельна марка як об'єкт інтелектуальної власності» складається з чотирьох підрозділів.

Підрозділ 1.1. «Сутність права на торговельну марку та правова природа торговельної марки». Сутність права на торговельну марку розкривається через такі зовнішні її прояви: 1) специфіку вітчизняної правової термінології, що складає дефініцію торговельної марки і яка використовується для позначення торговельної марки як явища; 2) інтенціальну природу торговельної марки; 3) функції торговельної марки в господарській діяльності. Засадничі принципи правового регулювання відносин щодо існування та функціонування торговельної марки, зумовлені особливостями її правової та економічної природи. До зазначених принципів належать: 1) принцип графічності зображення; 2) принцип цілісності і самодостатності позначення; 3) принцип telle-quelle; 4) принцип моральності торговельної марки; 5) принцип інтенціальності торговельної марки; 6) принцип реального використання торговельної марки.

В результаті семантичного аналізу поняття «торговельна марка (знак для товарів і послуг)» робиться висновок, що термінологічне об'єднання двох об'єктів промислової власності (товарного знака і знака обслуговування) має суттєві правові наслідки для юридичного визначення поняття «обсягу правової охорони торговельної марки», а також змісту поняття «використання торговельної марки».

Онтологічний аналіз торговельної марки, як об'єкта права інтелектуальної власності, ґрунтується на теорії інтенціальності торговельної марки. Квінтесенцією теорії інтенціальності торговельної марки є те, що торговельна марка не має іншого змісту свого вираження, крім того, який вкладає в неї споживач в результаті певної психічної діяльності, торговельна марка не існує поза свідомістю споживача. Економічне та юридичне значення має не торговельна марка у формі відповідного вираження, а той характер зв'язку, який формує у своїй свідомості споживач між товаром і відповідною формою (наприклад, словесною, зображувальною, музичною). Інформаційна складова торговельної марки розрахована на формування відповідної інтенції у споживача, що і дає їй можливість виконувати свої функції на ринку. Ґрунтуючись на інтенціальній теорії торговельної марки, у роботі виділяються її матеріальні та віртуальні елементи. До матеріальних елементів марки належать: влучність, оригінальність позначення, здатність протистояти тенденції перетворитися з торговельної марки в видове позначення. Віртуальними елементами марки є: емоції споживачів, асоціації, які викликає торговельна марка у їх свідомості, демонстрація належності до певного соціального прошарку, демонстрація політичних чи релігійних переконань.

Зроблено висновок, що значущість інтенціальної природи торговельної марки підтверджується тим, що при визначенні її ринкової ціни, як об'єкта інтелектуальної власності, основну роль відіграють саме віртуальні елементи. Обгрунтовується доцільність виокремлення поняття «торговельної марки» і «знаку обслуговування» на законодавчому рівні, оскільки вони є різними у правовому режимі використання. Робиться висновок, що відсутність у легальній дефініції торговельної марки (в редакції Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 10.04.2008 р.), поняття «однорідності» товарів і послуг, що індивідуалізуються за допомогою торговельної марки, на відміну від попередніх редакцій закону, є помилковою.

У підрозділі 1.2. «Види торговельних марок» для розкриття правової природи торговельної марки саме як об'єкта права інтелектуальної власності, здійснюється правовий аналіз її видів за такими критеріями: 1) за природою позначення; 2) за онтологією позначення; 3) за ступенем відомості споживачу і характером уживання назви торговельної марки; 4) за ступенем розрізняльної здатності; 5) за суб'єктами, що користуються позначенням; 6) за юридичною підставою виникнення права.

Пропонується врахувати міжнародний досвід оформлення заявки на торговельну марку, в основі якої є кольорове позначення, а також досвід реєстрації звукових торговельних марок з позиції вимог міжнародного законодавства щодо «адекватного графічного» зображення позначення.

На підставі аналізу міжнародної практики вперше в вітчизняній правовій літературі виділяється ще одна група - реномовані знаки. Виділення і закріплення на рівні національного законодавства такого виду торговельних марок має суттєве значення для проведення експертизи і доведення наявності розрізняльної здатності у торговельних марок, які не визнані добре відомими, відповідно до законодавства, і не належать до групи знаків «telle-quelle».

За суб'єктним складом права на торговельну марку виділено: індивідуальні торговельні марки, колективні торговельні марки (колективні знаки) та спільні торговельні марки (спільні знаки).

У підрозділі 1.3. «Функції торговельної марки», останні, вперше в правовій літературі аналізуються за моментом їх виникнення: первинна функція торговельної марки виконується нею від початку використання торговельної марки - це функція індивідуалізації; похідна функція торговельної марки виникає вже безпосередньо в процесі використання торговельної марки в рекламі та її впливі на свідомість споживача. Такий поділ та правовий аналіз функцій, які виконує торговельна марка, за моментом їх виникнення у сфері господарювання має практичне значення при вирішенні питань оцінки вартості торговельної марки та кваліфікації правопорушень в сфері прав на торговельну марку як актів недобросовісної конкуренції.

У підрозділі 1.4. «Правовий режим торговельної марки» розкривається поняття «правового режиму торговельної марки». Зроблено висновок, що правовий режим торговельної марки як порядок регулювання, який уособлюється в комплексі правових засобів, що формують особливе поєднання дозволів, заборон, позитивних зобов'язань і фактичних уповноважень, має безпосередній вплив, зокрема, на свободу вибору тієї чи іншої торговельної марки господарюючим суб'єктом, з урахуванням інтересів інших учасників правовідносин щодо торговельних марок.

Розділ 2. «Учасники правовідносин щодо торговельних марок» складається з двох підрозділів.

У підрозділі 2.1. «Види учасників правовідносин щодо торговельних марок», за ознаками сфери правовідносин виділяються дві основні групи. Так, в сфері приватноправових відносин - це господарські організації та індивідуальні підприємці, між якими виникають правовідносини щодо використання торговельної марки в господарській діяльності. В сфері публічно-правових відносин - це органи державної влади (в особі уповноважених міністерств та відомств), фізичні та юридичні особи, між якими виникають правовідносини щодо надання відповідним позначенням режиму торговельної марки. До кола учасників правовідносин в сфері правової охорони торговельних марок, які є носіями публічних інтересів, у тому числі в сфері господарювання, відносяться: міжнародні та державні інституції, до компетенції яких належить рішення щодо правової охорони торговельних марок; фізичні та юридичні особи, які, відповідно до законодавства, можуть впливати на рішення відповідних компетентних органів щодо надання правової охорони торговельним маркам. Остання підгрупа учасників характеризується тим, що з її складу можна виділити осіб, які мають особисту заінтересованість та осіб, які мають юридичну заінтересованість у виникненні правової охорони певної торговельної марки. Особисту заінтересованість в належній правовій охороні торговельних марок мають особи, чиї особисті немайнові права пов'язані з існуванням на ринку відповідної торговельної марки (відомі в Україні особи, прізвища, імена, псевдоніми, факсиміле і портрети яких є складовою торговельної марки, а також спадкоємці цих осіб). Юридичну заінтересованість у сфері надання правової охорони торговельним маркам мають особи, які, в силу покладених на них законом обов'язків, відповідають за відповідність такої охорони нормам національного та міжнародного права (експерти Укрпатенту, які проводять формальну і кваліфікаційну експертизу заявлених до реєстрації позначень; судові експерти, які, у разі потреби, повинні бути залучені до розгляду справи в сфері інтелектуальної власності, зокрема, торговельних марок; патентні повірені - особи, які надають фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності).

До кола учасників правовідносин щодо торговельних марок, які є носіями приватних інтересів в сфері господарювання, віднесено суб'єктів права на торговельну марку, які мають безпосереднє право на торговельну марку на визначених законом підставах.

У підрозділі 2.2. «Правові межі свободи вибору торговельної марки суб'єктом господарювання» визначаються правові межі свободи вибору торговельної марки суб'єктами господарювання через аналіз засад такого вибору, які класифікуються за такими ознаками:

об'єктивні правові засади свободи вибору торговельної марки, тобто ті умови надання правової охорони торговельним маркам, які повинні виконуватися суб'єктом господарювання, якщо він розраховує на правову охорону своєї торговельної марки (дефініція торговельної марки - поняття торговельної марки, закріплене законодавчо та відповідність вимогам моральності обраного позначення);

суб'єктивні правові засади свободи вибору торговельної марки, до яких відносяться умови відповідності торговим та іншим чесним звичаям ведення конкуренції при здійсненні підприємницької діяльності, обов'язковість дотримання яких також створює обмеження свободи вибору торговельної марки господарюючим суб'єктом (приналежність торговельної марки іншому господарюючому суб'єкту на підставі реєстрації або першовикористання).

Межі свободи вибору торговельної марки крізь призму її дефініції визначаються, зокрема, відкритістю каталогу позначень, які можуть бути основою торговельної марки. Правові межі свободи вибору торговельних марок суб'єктами господарювання зумовлюються також законодавчо визначеними умовами надання їм правової охорони. Серед умов реєстраційної системи виділяються та аналізуються такі групи: 1) вимоги, які ґрунтуються на основній функції торговельної марки - здатності розрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб; 2) вимоги, пов'язані з певною шкодою, яку може спричинити торговельна марка шляхом дезорієнтації споживача на ринку товарів і послуг чи через невідповідність знака вимогам моралі; 3) вимоги, які стосуються використання геральдичних символів у торговельній марці; 4) вимоги щодо дотримання засад непорушення немайнових прав третіх осіб.

Розділ 3. «Зміст права на торговельну марку» складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 3.1. «Підстави та порядок набуття права на торговельну марку» зазначається, що наявність господарської правосуб'єктності повинна бути передумовою виникнення права на торговельну марку як об'єкта господарських правовідносин, а умовою виникнення такого права є державна реєстрація торговельної марки чи пріоритет у її використанні, залежно від системи набуття правової охорони. Виникнення, зміна і припинення права на торговельну марку пов'язані з юридичними фактами, передбаченими нормами права. Оскільки правовідносини з приводу торговельної марки мають вольовий характер, здійснено правовий аналіз фактів-дій: акт державної реєстрації, використання в експонаті офіційно визнаних міжнародних виставках тощо.

У підрозділі 3.2. «Обсяг правомочностей в межах права на торговельну марку» зазначається, що механізм правового забезпечення обігу об'єктів інтелектуальної власності на ринку докорінно відрізняється від права власності, яке є основою товарообігу матеріальних речей. Обґрунтовується, що володіння, з його особливим змістом, зберігається і відіграє свою роль також серед правомочностей виключних прав. Специфіка володіння духовними благами полягає у первинності психічного володіння над матеріальним. Відповідно до інтенціальної природи торговельної марки слід виділити: 1) матеріальне володіння (фізичне панування над духовним благом у формі відповідної об'єктивізації) і 2) психічне володіння (виникнення ідеї використання відповідної марки й усвідомлення власником своїх правомочностей на неї). Враховуючи інтенціальну природу торговельної марки, об'єктом обох видів володіння є не торговельна марка як відповідне графічне відображення, а міра можливої поведінки.

Обсяг правової охорони зареєстрованої торговельної марки складається з таких елементів: 1) зображення торговельної марки чи іншого відповідного графічного відображення; 2) переліку товарів і послуг, зазначених у свідоцтві; 3) території країн реєстрації. Щодо визначення обсягу правової охорони незареєстрованої торговельної марки, то зазначені вище елементи слід застосовувати факультативно, відповідно до конкретних обставин справи, а третім, обов'язковим елементом, вважати територію країни першовикористання.

У підрозділі 3.3. «Способи розпорядження правом на торговельну марку» аналізується правова природа договорів, якими опосередковується розпорядження правом на торговельну марку. Обґрунтовується господарсько-правова природа договорів про передачу права на торговельну марку. По-перше, як й інші види господарських договорів, договори про передачу права на торговельну марку укладаються з господарською метою, під якою розуміється досягнення суб'єктом господарювання стабільного положення на ринку за такими напрямками: здобуття і підтримання ділової репутації у сфері господарювання; розширення ділових зв'язків із партнерами шляхом охоплення нових ринків для збуту своєї продукції і надання послуг, встановлення стабільних довгострокових відносин; розробка та підтримання належної організаційно-правової основи своєї господарської діяльності, яка б сприяла максимальному задоволенню господарської мети з найменшими виробничими затратами. По-друге, стосовно господарських договорів в цілому, і договорів про передачу права на торговельну марку зокрема, діють окремі правила щодо змісту, порядку та підстав їх укладання.

Відповідно до вітчизняного законодавства, національної та міжнародної практики укладання ліцензійних договорів, серед істотних умов останніх виділяються: предмет, гарантія якості товару, територія дії ліцензійного договору, строк дії ліцензійного договору. Зазначені умови можна охарактеризувати також як спеціальні (кваліфікаційні) умови ліцензійних договорів, оскільки саме вони виокремлюють ліцензійні договори в окремий вид господарських договорів. На основі аналізу норм міжнародного права та національного законодавства запропоновано визначення території дії ліцензійного договору і виділено такі її види як преюдиційна територія ліцензійного договору і фактична територія ліцензійного договору. Територія дії договору про передачу права на торговельну марку - це адміністративно визначена територіальна одиниця чи їх сукупність, в якій, відповідно до норм законодавства і договору передаються майнові права на торговельну марку. Преюдиційна територія ліцензійного договору - це територія, на якій, відповідно до норм міжнародного і національного законодавства торговельна марка може отримати правову охорону як об'єкт промислової власності і бути предметом договірних відносин. Фактична територія ліцензійного договору - це територія реалізації права, на якій існує правова охорона торговельної марки на момент укладання договору про передачу права на торговельну марку.

Щодо особливостей визначення строку дії ліцензійного договору, то у роботі робиться висновок, що строк дії ліцензійного договору не обмежується строком дії охоронного документу, оскільки не слід ототожнювати поняття «строк чинності виключних майнових прав» і «термін дії свідоцтва». Так, строк чинності виключних майнових прав визначається в сукупності: строком дії охоронного документу; можливістю отримання правової охорони торговельної марки в результаті її використання; правилами ведення добросовісної конкуренції.

Аналізуючи правову природу договорів про передачу прав на торговельну марку за критерієм обсягу правомочностей які передаються, було зроблено висновок про необхідність законодавчого визначення поняття «сфера ліцензійного договору», оскільки законодавець використовує останній, не розкриваючи змісту. Поняття сфери ліцензійного договору про передачу права на торговельну марку визначається через територію дії ліцензійного договору та перелік класів товарів і послуг, за якими право користування торговельною маркою передається ліцензіаром ліцензіату. Отже, сфера ліцензійного договору про розпорядження правами на торговельну марку - це обсяг правовідносин, який виникає в результаті укладання такого договору, обмежується фактичною територією його дії та обсягом правомочностей, які передаються.

Розділ 4. «Захист прав на торговельну марку» складається з двох підрозділів.

У підрозділі 4.1. «Підстави захисту прав на торговельну марку» аналізується співвідношення поняття «правова охорона» та «правовий захист» крізь призму особливостей інституту права інтелектуальної власності. Порушення права на торговельну марку за галузевими ознаками є господарськими правопорушеннями. Останні аналізуються в роботі у двох аспектах: 1) порушення права на отримання свідоцтва; 2) порушення прав, що випливають зі свідоцтва.

У роботі дається визначення господарського правопорушення щодо права на торговельну марку як протиправної дії учасника правовідносин щодо торговельної марки, яка не відповідає вимогам законодавства у галузі права інтелектуальної власності і конкурентного законодавства. Господарські правопорушення щодо торговельної марки поділяються на договірні та позадоговірні (господарський делікт). У свою чергу, договірні правопорушення поділяються на: 1) правопорушення на стадії укладання договорів: порушення строків укладання договорів, процедури врегулювання розбіжностей, що виникають при їх укладанні; 2) порушення господарських зобов'язань: неналежне чи несвоєчасне відрахування роялті та інших платежів за використання торговельної марки, ненадання чи несвоєчасне надання консультаційних послуг, необхідних для виробництва товарів належної якості, порушення строків виконання договірних зобов'язань, недотримання належної якості товарів і послуг, неінформування і невжиття заходів проти актів недобросовісної конкуренції особою, на яку такий обов'язок було покладено договором. У дисертаційному дослідженні також аналізуються позадоговірні правопорушення у формі недобросовісної конкуренції в сфері господарювання, які проявляються в несанкціонованому використанні торговельної марки і які мають низку особливостей. У роботі робиться висновок, що країни-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності мають право поширювати поняття «недобросовісної конкуренції» не лише на дії, що є недобросовісною конкуренцією в конвенційному розумінні цього поняття, але й на дії, що спричиняють отримання вигоди від репутації іншої особи, але які не передбачені текстом конвенції. На підставі аналізу міжнародного та національного законодавства, робиться висновок, що, враховуючи інтеграційні процеси України з ЄС, гармонізація вітчизняного законодавства в зазначеній сфері повинна базуватися саме на підставах положень Зеленої Книги Європейської Комісії. Вітчизняна та міжнародна судова практика аналізується з позиції матеріальних та моральних аспектів контрафакції.

У підрозділі дістали подальшого розвитку положення щодо правомірності чи протиправності паралельного імпорту та поняття «сірого ринку».

У підрозділі 4.2. «Порядок захисту прав на торговельну марку» аналізується адміністративний та судовий порядок захисту прав на торговельну марку. Як правило, за захистом порушеного виключного права звертається правоволоділець. Саме він, відповідно до ст. 20 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» має найширші можливості по захисту порушеного права. Водночас, якщо торговельна марка передається для використання третій особі, то остання, зазвичай, за договором наділяється самостійними можливостями по захисту порушеного виключного права, оскільки порушення цього права може суттєво зачіпати інтереси такої особи. Обсяг таких можливостей визначається угодою з правоволодільцем (ліцензійним договором про використання торговельної марки). Відповідно до законодавства України, захист надається не лише порушеному праву, але й охоронюваному законом інтересу. Проаналізовано співвідношення суб'єктивного права та інтересу при захисті прав на торговельну марку на підставі практики захисту охоронюваного законом інтересу правоволодільця Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової господарсько-правової проблеми особливостей права на торговельну марку в сфері господарювання, в результаті чого автором вироблені наукові положення та практичні пропозиції.

На законодавчому рівні слід виокремити поняття «торговельна марка» і «знак обслуговування», оскільки це має суттєві правові наслідки як для визначення обсягу правової охорони цих об'єктів, так і для встановлення факту їх використання. Пропонується сформулювати визначення обсягу правової охорони у п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у такій редакції: «Обсяг правової охорони, що надається зареєстрованій торговельній марці, визначається наведеним у свідоцтві зображенням торговельної марки або іншим адекватним графічним відображенням. Обсяг правової охорони незареєстрованої торговельної марки визначається адекватним графічним відображенням, яке використовувалося для позначення товарів чи послуг відповідного класу на відповідній території».

Торговельна марка не має власної предметної екзистенції. Неможливість предметної екзистенції торговельної марки поза свідомістю споживача зумовлена її інтенціальною природою. Встановлено, що економічне та юридичне значення має не торговельна марка у формі відповідного вираження, а той характер зв'язку між товаром і відповідною формою, який моделює у своїй свідомості споживач.

Виходячи з інтенціальності торговельної марки виділено її матеріальні та віртуальні елементи. До матеріальних елементів марки відносять: влучність, оригінальність позначення, здатність протистояти тенденції перетворення з торговельної марки в видове позначення. До віртуальних елементів марки відносять: емоції споживачів, асоціації, які викликає торговельна марка у їх свідомості, демонстрація належності до певного соціального прошарку, демонстрація політичних чи релігійних переконань.

Відсутність у дефініції торговельної марки в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції 2008 р. поняття «однорідності» товарів і послуг, що індивідуалізуються за допомогою торговельної марки, на відміну від попередніх редакцій закону, є помилковою. Стаття 1 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» пропонується викласти в такій редакції: «...торговельна марка - це адекватне графічне зображення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб».

Розмежовано поняття «розрізняльна здатність торговельної марки» та «ідентифікаційна здатність торговельної марки». Необхідним є закріплення принципу «telle-quelle» Паризької конвенції в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Пункт 2 ст. 6 Закону пропонується доповнити такою нормою: «Згідно з цим законом не можуть одержати правову охорону позначення, які не мають розрізняльної здатності та не набули її внаслідок їх використання. Відсутність розрізняльної здатності не може бути підставою для відмови у наданні правової охорони знакам, які належать до знаків telle-quelle».

В ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» пропонується дати наступне визначення колективного знака: «Колективний знак - це графічне зображення, яке ідентифікує товари чи послуги певного господарського об'єднання».

За критерієм публічності інтересу серед учасників правовідносин в сфері правової охорони торговельних марок виділено:

міжнародні та державні інституції, до компетенції яких належить прийняття рішення щодо правової охорони торговельних марок та які є носіями публічного господарського інтересу;

фізичні та юридичні особи, які, відповідно до законодавства, можуть впливати на рішення відповідних компетентних органів щодо надання правової охорони торговельним маркам. До цих осіб віднесено таких, що мають певну «особисту заінтересованість» та осіб, які мають «юридичну заінтересованість» у виникненні правової охорони певної торговельної марки.

Правові межі свободи вибору торговельної марки визначаються через об'єктивні правові засади свободи вибору торговельної марки (умови надання правової охорони торговельним маркам) та суб'єктивні правові засади свободи вибору торговельної марки, до яких відносяться умови відповідності торговим та іншим чесним звичаям ведення конкуренції при здійсненні підприємницької діяльності.

Пропонується ст. 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» доповнити п. 9, який викласти у такій редакції: «Торговельна марка, що заявляється до реєстрації, повинна подаватися в адекватній графічній формі», що зробить можливим надання належної правової охорони нетрадиційним видам торговельних марок.

Встановлено, що територія дії договору про передачу права на торговельну марку - це адміністративно визначена територіальна одиниця чи їх сукупність, в якій, відповідно до норм законодавства і договору, передаються майнові права на торговельну марку. Преюдиційна територія ліцензійного договору - це територія, на якій, відповідно до норм міжнародного і національного законодавства, торговельна марка може отримати правову охорону як об'єкт промислової власності і бути предметом договірних відносин. Фактична територія ліцензійного договору - це територія реалізації права, на якій існує правова охорона торговельної марки на момент укладання договору про передачу права на торговельну марку.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Іолкін Я. О. Деякі аспекти правового регулювання договору франшизи / Я. О. Іолкін // Підприємництво, господарство і право. - 2000. - № 10. - С. 27-30.

Іолкін Я. О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів і послуг: порівняльна характеристика / Я. О. Іолкін // Підприємництво, господарство і право. - 2000. - № 12. - С. 36-39.

Іолкін Я. О. Два підходи в наданні правової охорони знакам для товарів і послуг / Я. О. Іолкін // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 3. - С. 35-42.

Іолкін Я. О. Юридичні підстави виникнення права на знак: колізії між українським і міжнародним законодавством / Я. О. Іолкін // Право України. - 2002. - № 5. - С. 76-80.

Іолкін Я. О. Оманливі товарні знаки за законодавством Європейського Союзу / Я. О. Іолкін // Право України. - 2003. - № 12. - С. 115-117.

Іолкін Я. О. Міжнародні процедури реєстрації товарних знаків за Мадридською Угодою про міжнародну реєстрацію знаків і Регламентом Ради (ЄС) про товарний знак співтовариства / Я. О. Іолкін // Вісник Академії Адвокатури України. - 2006. - № 1 (5). - С. 71-76.

Іолкін Я. О. Інтенціальна природа та функції торговельної марки / Я. О. Іолкін // Вісник Академії Адвокатури України. - 2006. - № 2 (6). - С. 52-55.

Іолкін Я. О. Правові засади свободи вибору торговельної марки / Я. О. Іолкін // Вісник Академії Адвокатури України. - 2007. - № 1 (8). - С. 69-72.

АНОТАЦІЇ

Іолкін Я.О. Право на торговельну марку в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право; господарський процес. - Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - Київ, 2009.

Дисертацію присвячено питанням права на торговельну марку в Україні.

В дисертації аналізується торговельна марка як об'єкт правовідносин, розкривається інтенціальна природа торговельної марки, яка зумовлює особливості її правової охорони. В роботі визначається коло учасників права на торговельну марку крізь призму приватноправових та публічно-правових відносин в сфері господарювання. Розкриваються особливості змісту права на торговельну марку, визначаються правові межі свободи вибору торговельної марки суб'єктом господарювання. Дається аналіз договірних відносин в сфері права на торговельну марку.

Правовий аналіз зазначених положень надається крізь призму адаптації законодавства України в сфері права на торговельну марку до законодавства Європейського Союзу.

Ключові слова: торговельна марка, інтенціальна природа, колективні знаки, добре відомі знаки.

Иолкин Я.О. Право на торговую марку в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 - хозяйственное право; хозяйственный процесс. - Научно-исследовательский институт частного права и предпринимательства Академии правовых наук Украины. - Киев, 2009.

Диссертация посвящена вопросам права на торговую марку в Украине.

В диссертации анализируется торговая марка как объект правоотношений, раскрывается интенциальная природа торговой марки, которая обуславливает особенности ее правовой охраны. В работе определяется круг участников права на торговую марку сквозь призму частноправовых и публично-правовых отношений в сфере хозяйствования. Раскрываются особенности содержания права на торговую марку, определяются правовые пределы свободы выбора торговой марки субъектом хозяйствования. Проводится анализ договорных отношений в сфере права на торговую марку.

Правовой анализ упомянутых выше положений проводится сквозь призму адаптации законодательства Украины в сфере права на торговую марку к законодательству Европейского Союза.

Ключевые слова: торговая марка, интенциальная природа, коллективные знаки, общеизвестные знаки.

Iolkin J. O. The Rights to a Trade Mark in Ukraine. - Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law), in speciality 12.00.04 - commercial law; arbitration litigation law. - Private Law and Business Undertakings Research Institute of the Academy of Law Sciences of Ukraine. - Kyiv, 2009.

...