Специфіка форм використання об’єктів права інтелектуальної власності

Размещено на http://www.allbest.ru/

Специфіка форм використання об'єктів права інтелектуальної власності

Боровський Олександр Олегович

Pозвиток ринкових відносин вимагає забезпечення можливості допуску на ринок знаків, які є схожими з раніше зареєстрованими і відносно яких є згода правовласника. Відповідно, необхідно забезпечити внесення змін до чинного законодавства України.

Ключові слова: ліцензія, розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійний договір, листи-згоди.

Pазвитие рыночных отношений требует обеспечения возможности допуска на рынок знаков, которые являются похожими с зарегистрированными и относительно которых есть согласие правообладателя. Соответственно, необходимо обеспечить внесение изменений в действующее законодательство Украины.

Ключевые слова: лицензия, распоряжение имущественными правами интеллектуальной собственности, лицензионный договор, письма-согласия.

Development of market relations requires providing of possibility of admittance to the market of signs that are alike with registered and in relation to that there is a consent of legal owner. Accordingly, it is necessary to provide making alteration in the current legislation of Ukraine.

Key words: license, disposing of property intellectual ownership rights, licence contract, letter-consent.

Постановка проблеми. В практиці розпоряджання майновими правами на об'єкт інтелектуальної власності, поряд з класичними договорами про надання права на використання таких об'єктів (ліцензійними договорами), досить часто виникають ситуації, коли застосовуються нестандарті форми надання таких ліцензій. Правова природа таких дозволів є дискусійною та не достатньо дослідженою юридичною наукою. Метою цієї статті є подальша теоретична розробка договірних форм розпоряджання майновими авторськими правами, аналіз декількох видів нетрадиційних договірних конструкцій ліцензійних угод щодо об'єктів інтелектуальної власності та надання рекомендацій щодо внесення змін до чинного законодавства України. договірний інтелектуальна власність ліцензійний

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні питання використання об'єктів права інтелектуальної власності досліджуються значною кількістю фахівців, серед них Р. О. Мерзликіна, О.А. Моргунов, О.О. Нестеренко, О.А. Підопригора, О.О. Підопригора, О.А. Рузакова, А.П. Сергеєв, В.І. Серебровський, Я.О. Сидоров, А.А. Скворцов, Л.Є. Слутска, М.Н. Солощук, К.А. Флейшиць,

Г.Н. Черничкіна, Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, І.Я. Хейфець, Г.Ф. Шершеневич, Д.Ю. Шестаков, Р.Б. Шишка, Л.Г. Шестак, І.Є. Якубівський та ін.

Невирішені раніше проблеми. З метою розроблення пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення правового регулювання та підвищення ефективності практичної реалізації та специфіки форм використання об'єктів права інтелектуальної власності, автор намагається дослідити та охарактеризувати сутність, зміст та структуру форм використання об'єктів права інтелектуальної власності, як спосіб реалізації об'єктів права інтелектуальної власності.

Мета статті. Метою статті є дослідження специфіки форм використання об'єктів права інтелектуальної власності, як способу реалізації об'єктів права інтелектуальної власності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наразі вже ні для кого не буде новиною той факт, що технічна та наукова творчість, результатом якої досить часто стає створення об'єктів права інтелектуальної власності, не є самоціллю для творців таких об'єктів. І яким би цікавим та захопливим не був сам процес творення та наукового пошуку, все- таки результат, отриманий у підсумку, є не тільки здобутком нового знання, а й цілком реальним та досить часто цінним економічним об'єктом. І коли усі муки творчості вже позаду, коли успішно пройдені вже усі непрості державні процедури отримання прав інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності, постає цілком резонне, але часто досить непросте питання: «Як в правовому сенсі безпечно та в економічному сенсі вигідно розпорядитись цим об'єктом?».

Не поглиблюючись у економічні аспекти цього захопливого процесу, звернемося до правових засад розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Чинним законодавством передбачається цілий комплекс нормативно-правового регулювання таких суспільних відносин. Це, звичайно, насамперед Цивільний кодекс України (далі - ЦК України) [1], стаття 1107 якого надає невиключний перелік договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Це ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності (що саме по собі є дискусійним), ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та «інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності».

В класичному варіанті, який, власне, і відображений в ЦК України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може надати іншій особі ліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності, тобто письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Відповідно, ліцензійний договір - це угода, за якою одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених за взаємною згодою сторін.

Пункт 8 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі Закон) [2] закріплює за власником свідоцтва право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Зазначається лише, що є певне «але». А саме: ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва, і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

В сучасній практиці використання на ринку об'єктів інтелектуальної власності трапляються випадки, коли, згідно державних реєстрів прав на об'єкти інтелектуальної власності, права на об'єкт належать одній особі, будь- яких дозволів на використання прав цією особою не надавалось, а об'єкти використовуються зовсім іншою особою. В минулому деякими напрямками цивілістики надання ліцензії розглядалось в якості відмови правоволодільця від його права забороняти саме ліцензіату використовувати даний об'єкт інтелектуальної власності, зберігаючи цю заборону для усіх інших суб'єктів. В сучасних доктринах і в судовій практиці надання виключної або невиключної ліцензії означає надання ліцензіату позитивного права на використання такого об'єкта. Насправді вирішення цього питання визначає певні практичні наслідки. Якщо розглядати ліцензію як відмову від права заборони, то сутність цього зобов'язання буде полягати в бездіяльності. Якщо ж розглядати ліцензію як передачу ліцензіаром позитивного права, то з його боку буде недостатньо утримуватись від якихось дій, спрямованих на запобігання використанню ліцензіатом цього об'єкту, на ліцензіара покладається також обов'язок зробити усе можливе для забезпечення ліцензіату можливості такого використання. Тільки позитивне право використання обумовлює зобов'язання ліцензіара та можливу його відповідальність за недоліки наданої ліцензії.

В римському праві згода на укладення договору могла затверджуватись або expressis verbis (словесний вираз згоди сторін), або конклюдентними діями. Згода виражалась конклюдентними діями тоді, коли сторони будь- яким чином чи будь-яким знаком виказували свою загальну думку. Були відомі випадки досягнення згоди «nutu», тобто якимось матеріальним знаком, і навіть «tacite», тобто мовчанням. Згода виражена «tacite», була правомочна як тоді, коли хто-небудь з контрагентів висказував свою думку, а інший - ні, так і тоді, коли один з них, без збитку для себе, виражав свою дійсну волю, а інший відповідав мовчанням [3]. В сучасному цивільному праві, під конклюдентними діями (лат. concludo - роблю висновок) розуміють дії особи, що виявляють її волю встановити правовідношення, але не у формі усного чи письмового волевиявлення, а своєю поведінкою, щодо якої можна зробити певний висновок про конкретний намір [4]. У випадку з наданням конклюдентної згоди правовласника на використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, особа, яка використовує об'єкт, таким використанням виражає свою дійсну волю на таке користування правами, а правовласник відповідає мовчанням. Наразі виникає ситуація, коли мовчазна відповідь - це також позитивна відповідь, виражена в пасивному неперешкоджанні використанню іншою особою прав на об'єкт інтелектуальної власності.

Зрозуміло, що з формально юридичної точки зору, де-юре, такий договір є нікчемним. Проте, враховуючи положення законодавства, згідно яких право інтелектуальної власності є приватним правом, власник майнових прав може володіти, користуватись та розпоряджатись ними на власний розсуд [5], а справи про порушення прав порушуються провадженням лише за позовом правовласника, можна констатувати, що де-факто така мовчазна згода є ліцензією на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Ще одним випадком «нетрадиційних» договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності можна вважати надсилання так званих «листів-згоди» на реєстрацію торговельної марки. Такі листи мають місце, коли особа подає на реєстрацію в якості знака для товарів та послуг позначення, яке є для споріднених товарів та/чи послуг схожим до ступеню змішування з позначенням, яке має більш ранній пріоритет, а особа, яка володіє правами на такий більш ранній знак, надсилає до закладу експертизи «лист-згоду» на таку реєстрацію.

Така згода може мати місце, коли між особами немає спору щодо можливості використання ними обома таких знаків. Частіше за все це буває між пов'язаними особами, які працюють на ринку одних і тих же товарів та/чи послуг узгоджено або сторони досягли домовленостей щодо розподілу ринку, і такі домовленості є не безоплатними. І з формально- юридичної точки зору такий лист, який по суті своїй є дозволом, також не викликає заперечень, враховуючи, що ліцензія згідно законодавства - це письмовий дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Загалом, на нормативному рівні питання врахування в процесі кваліфікаційної експертизи листів-згоди прямо не регламентоване. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [6] лише опосередковано кажуть, що в процесі експертизи заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг (пункт 4), Установа може запропонувати Заявнику надати лист-згоду власника зареєстрованого або раніше заявленого на реєстрацію знака щодо реєстрації знака, відносно якого проводиться експертиза (підпункт 4.5.2.).

Стаття 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Власне, в цьому сенсі як основна функція і ознака знака виступає ознака дистинктивності, тобто розрізняльної здатності знака, властивості, що дає змогу відрізняти одного учасника комерційної діяльності від іншого, незалежно від того, які товари чи послуги вони реалізують чи пропонують на ринку [7].

Частина друга статті 6 Закону визначає, що не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. А частина третя цієї ж статті каже, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Практика проведення кваліфікаційної експертизи позначень в процесі їх державної реєстрації в якості знаків для товарів та послуг користується саме цими базовими та принциповими положеннями законодавства, та відмовляє в реєстрації позначенням, які подані пізніше та можуть вводити в оману споживачів щодо товару та/чи послуги або особи відносно раніше поданих позначень. Хоча думки стосовно обґрунтованості такого підходу є різні. Деякі фахівці вважають, що, оскільки володілець торгівельної марки має право видати будь-якій особі ліцензію на використання свого знака (в тому числі, і знака, який відрізняється від зареєстрованого окремими елементами - а це і є схожі до ступеню змішування знаки), а лист- згода є своєрідною формою такої ліцензії, необхідно вважати, що по загальному правилу Відомство зобов'язане зареєструвати торговельну марку, відносно якої отримано лист-згода [8].

Виникає також досить суттєве питання, пов'язане з терміном чинності наданих прав. Як випливає з природи ліцензійного договору та регламентується статтею 1110 ЦК України, термін дії ліцензійного договору не може перевищувати термін дії виключних майнових прав на зареєстрований об'єкт інтелектуальної власності. Крім того, як законом обумовлені, так і можуть бути зафіксовані в самому ліцензійному договорі випадки дострокового розірвання договору. Що ж стосується листа- згоди, то можливість його відкликання чи, тим більш, встановлення терміну чинності викладеного в ньому дозволу є досить сумнівною, так як випливає з самої природи згоди. Дозвіл за своєю суттю є обмеженим в терміні вольовим актом, а одного разу надана згода має необмежений в часі характер. При «згоді», по-суті, правовласник раніше зареєстрованого знака висловлює відмову від подальших претензій особі, яка буде використовувати знак, схожий з його знаком до ступеню змішування. А така відмова є закінченим, безповоротнім вольовим актом.

Проте практика деяких європейських країн йде саме шляхом врахування таких листів- згод. Так, патентне відомство Великобританії (в якій лист-згода власника старшого знака є безумовною підставою для реєстрації молодшого знака) вважає, що положення про введення в оману не може використовуватись для відмови в реєстрації через схожість знака з раніше зареєстрованим. Такі питання регулюються виключно відносними підставами для відмови. Тому не існує будь-яких обставин, при яких торгівельній марці може бути відмовлено за абсолютними підставами внаслідок протиріччя з яким-небудь раніше зареєстрованим знаком [9]. Російські фахівці також вважають, що на етапі реєстрації знака, коли ще немає ринкового використання знака, та, відповідно, про введення в оману споживачів мови бути не може, у випадку, коли власник старшого знака дає згоду на реєстрацію, необхідно йти шляхом його безумовної реєстрації [10].

Висновки. Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що позиція вітчизняного закладу експертизи заявок на об'єкти промислової власності, яка полягає в «неврахуванні» в процесі кваліфікаційної експертизи позначень «листів-згоди», в рамках чинного законодавства України є правовою. Проте розвиток ринкових відносин вимагає забезпечення можливості допуску на ринок знаків, які є схожими з раніше зареєстрованими і відносно яких є згода правовласника. Відповідно, необхідно забезпечити внесення змін до чинного законодавства України, якими передбачити, що: 1. Згода власника більш старшої реєстрації може бути підставою для реєстрації більш пізнього знака, за умови, що така реєстрація не може спричинити введення в оману споживачів; 2. Лист-згода не може застосовуватись у випадках, коли більш ранній знак визнаний у встановленому порядку добре відомим в Україні; 3. Лист-згода не може бути відкликана правовласником.

Список використаних джерел

1. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-ІУ // Відомості Верховної Ради України 2014. - № 43. - Ст. 2037.

2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України 2014. - № 3. - Ст. 41

3. Пухан И. Римское право : учеб. пособие / И. Пухан, М. Поленак-Акимовская. - М. : Велес, - 2003. - 222 с.

4. Конклюдентні дії. Головний правовий портал України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua.

5. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар / за загальною редакцією Я. М. Шевченко. - К. : ІнЮре, 2004. - 599 с.

6. Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг : Наказ Держпатенту України № 116 від 28.07.95 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95.

2012. Крайнєва П. П. Енциклопедія інтелектуальної власності / П. П. Крайнєва - К. : Старт-98.,- 160 с.

7. Гаврилов Е. П. Що зміниться в статті 1483 ЦК РФ? / Е. П. Гаврилов // «Патенты и лицензии». - № 11. - 2012. - С. 10-15.

8. Корчагін А. Д. Товарний знак: підстави для відмови в реєстрації / А. Д. Корчагі, С. А. Горленко // «Патенты и лицензии». - № 8. - 2012. - С. 3-8.

Размещено на Allbest.ru