Теоретико-правові аспекти охорони та захисту ноу-хау та комерційної таємниці як об’єктів права інтелектуальної власності при інноваційному векторі розвитку економіки

Summary

The article is devoted to theoretical-legal analysis and basically directions of improvement Ukrainian legislation in the sphere of use knowhow and commercial secret as unlicensed object of intellectual property in the terms of the development of economic innovation in Ukraine.

Постановка проблеми у загальному вигляді

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується зміною пріоритетів національного прогресу. Так, світове співтовариство в умовах глобалізації суспільних та соціально-економічних процесів визначає відправним фактором суспільного прогресу саме розвиток людини та якісні внески в людський потенціал, по відношенню до яких культура виробництва, продуктивність праці та інші пріоритети вважаються вторинними. Приєднання до Світової організації торгівлі (далі - СОТ) та обраний Україною шлях інтеграції до Євросоюзу вимагає запровадження дієвих засобів захисту прав інтелектуальної власності, зближення та інтеграцію національної економічної системи до систем країн ЄС. Це ставить Україну перед вибором запровадження моделі інноваційного розвитку.

Важливу роль у поширенні інновацій сьогодні відіграє трансфер новітніх технологій. Його невід'ємною складовою є передача ноу-хау та захист комерційної таємниці. Втім, протиріччя, що виникають у сфері зазначених суспільних відносин, мають специфічні форми, а відтак потребують своєрідних умов правового регулювання. Так, проблема комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності є однією з найважливіших у процесі формування інноваційної моделі розвитку економіки України.

Формування цивілізованого суспільства, перебудова України як правової, демократичної, соціальної держави пов'язані з активним впровадженням інститутів ринкової економіки, серед яких важливе місце займає інститут комерційної таємниці. На сучасному етапі розвитку суспільства та активізації міжнародної торгівлі питання, пов'язані із комерціалізацією та використанням результатів інтелектуальної творчої праці людини, стають все більш актуальними.

Зв'язок вказаної проблеми із важливими науковими та практичними завданнями

Чинне законодавство України не передбачає спеціальних заходів захисту від конкурентної розвідки, не визначає конкретного механізму реалізації прав володарів комерційної таємниці. Зазначені недоліки чинного законодавства створюють певні проблеми для суб'єктів господарювання, що володіють комерційною таємницею, обмежують можливості реалізації та захисту їх права на таку інформацію. Відсутність правових механізмів захисту ноу-хау та комерційної таємниці в Україні ставить вітчизняних учасників міжнародних товарних ринків у нерівні умови з іноземними партнерами, в країнах яких ці питання врегульовані на рівні законодавчих актів. Звідси виникає потреба не тільки гармонізації вітчизняного законодавства з нормами і стандартами СОТ, які вже перевірені практикою співпраці країн-членів цієї світової організації, а й опрацювання механізму належного правового захисту прав інтелектуальної власності. Це, у свою чергу, вимагає великої уваги до проблем, пов'язаних з державним регулюванням у зазначеній сфері, впровадженням і удосконаленням чітких механізмів такого регулювання. А відтак, особливої уваги набувають механізми оцінки та використання ноу-хау та комерційної таємниці не тільки в процесі діяльності підприємств, але й на первинних етапах організації підприємства.

Формулювання цілі статті (завдання)

Вимогами до характеру та темпів розвитку національної економіки постають завдання забезпечення її відтворювального інноваційного циклу на новій технологічній основі в умовах ринкової економіки, а також забезпечення соціальної спрямованості цього відтворювального циклу з максимально ефективним використанням інноваційного потенціалу країни, внутрішніх та зовнішніх ресурсів.

Метою представленої статті є визначення шляхів удосконалення системи правового забезпечення охорони та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності і дослідження формування законодавства України у сфері охорони та захисту комерційної таємниці та її складових, простежити певний генезис комерційної таємниці, а саме: становлення, шляхи розвитку у майбутньому, що надасть змогу закласти у чинне законодавство такі норми правової охорони комерційної таємниці, які створювали б більш сприятливі умови для розвитку підприємництва і добросовісної конкуренції на ринку. Відповідно до цього має бути реалізована розробка нових положень, які сприятимуть створенню цілісного уявлення про комерційну таємницю як об'єкту промислової власності та дійової правової охорони.

Об'єктом дослідження є сукупність наукових поглядів, ідей, уявлень та понять щодо існуючої системи правових норм, юридичних та організаційних відносин, які виникають, розвиваються і припиняються в процесі правовідносин між суб'єктами щодо ноу-хау та комерційної таємниці, їх відокремлення, правової охорони, а також конфлікти, що виникають між господарюючими суб'єктами з приводу недосконалості існуючої системи правових норм, що регулюють вищезазначені відносини.

Предметом дослідження є теоретико-правові аспекти охорони та захисту ноу-хау та комерційної таємниці як об'єктів права інтелектуальної власності при інноваційному векторі розвитку економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми

В Україні протягом останніх десятиліть формується власна школа інтелектуальної власності, що націлена саме на забезпечення інноваційного розвиту держави. Зазначене розкривається у працях вітчизняних та зарубіжних учених, які зробили вагомий внесок у дослідження питань правової охорони та захисту об'єктів промислової власності: Ю. Л. Бошицького, М. К. Галянтича, І. І. Дахна, О. В. Дзери, Ю. М. Капіци, А. М. Колодія, О. А. Підопригори, О. О. Підопригори, А. Д. Святоцького, Р. Б. Шишки, втім більшість досліджень, пов'язаних з ідентифікацією комерційної таємниці, остаточно не визначили питання співвідношення комерційної таємниці з такими поняттями, як конфіденційна інформація та «ноу-хау». У свою чергу, питання щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності та їх комерціалізації в процесі розвитку та вдосконалення національного законодавства України, окрім вже згаданих вчених, досліджували Г. Андрощук, І. Дахно, В. Кунцевич, О. Ноговіцин, Є. Онисько. Однак низка питань зазначеної проблематики потребує більшої уваги.

Виклад основного матеріалу і обґрунтування отриманих наукових результатів

Система правових приписів, які утворюють юридичну основу охорони прав інтелектуальної власності, являє собою доволі складну сукупність міжнародних угод, законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів різного рівня, прийнятих різними компетентними органами та закріплених у різні періоди часу, що зумовлює певні труднощі в практиці протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності. З одного боку, система правових приписів утворювалася на рівні міжнародних угод та конвенцій у різних промислово розвинутих країнах протягом декількох століть. З іншого боку національне законодавство формувалось у радянських умовах ігнорування прав на інтелектуальну власність з визнанням пріоритету держави над іншими інтересами окремих суб'єктів правових відносин. У той же час світова практика використання терміну «ноу-хау», як правило, пов'язується з технічними рішеннями, методами та способами виробництва і використання технологічних процесів й приладів, що не можуть бути забезпечені патентним захистом згідно з чинним законодавством країни або за рішенням власника ноу-хау.

На жаль, доводиться констатувати, що вітчизняне правове поле не визначає особливості поводження з ноу-хау. Ще у 2002 році Міністерство освіти і науки України офіційно визнало: «відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права на ноу-хау не регулюються законодавством України» [1]. На разі маємо констатувати, що кардинально ситуація не змінилася.

У процесі комерційної реалізації ноу-хау її власники зазвичай рекламують ефект від застосування ноу-хау. Зрозуміло, демонстрація з залученням сторонніх експертів створює ризик втрати його конфіденційності.

Особливості правового використання ноу-хау обумовлюються різними поглядами на його зміст. Зокрема, використання ноу-хау стало альтернативою патентній охороні результатів інтелектуальній діяльності. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні, як і в більшості цивілізованих країн, започатковане на основі міжнародно-правових актів, які виступають еталоном для побудови національних систем авторського та патентного права. Інтелектуальна власність виділена у ст. 199 нового Цивільного кодексу України як самостійний об'єкт цивільних прав. Разом з тим рівень розвитку країни, наявність достатніх коштів для забезпечення високоефективного правового механізму безпосередньо впливає на вибір його конкретної системи та форм реалізації цих прав, особливо патентування та охорони інтелектуальних прав. Як відомо, нині Україна є учасником майже двох десятків багатосторонніх міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності [12; с. 11]. У державі триває законотворча робота з приведення національного законодавства у повну відповідність з нормами Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоди Trips). На це був спрямований, зокрема, проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності”, яким передбачалося внесення поправок до Цивільного процесуального, Господарського процесуального, Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України, а також до шістдесяти спеціальних законів, які діють в Україні у цій сфері.

Визначення ноу-хау міститься у законодавстві Європейського Союзу (ЄС). Регламентом Комісії ЄС № 772/2004 від 27 квітня 2004 року щодо застосування частини третьої статті 81 Договору про заснування ЄС до категорій угод про передачу технологій ноу-хау визначається як сукупність незапатентованої практичної інформації, що є результатом досвіду або випробувань і яка є секретною, тобто не загальновідомою або легко доступною, значимою, тобто важливою та корисною для виробництва товарів за угодою, визначеною, тобто описаною у достатньо повний спосіб так, що можна підтвердити, що вона відповідає критеріям секретності та значимості.

Міжнародна асоціація з охорони промислової власності запропонувала наступне визначення ноу-хау: це знання і практичний досвід технічного, комерційного, управлінського та іншого характеру, які мають практичне застосування у виробництві та професійній практиці [2; с.71-72].

Спеціалісти в галузі приватного права Свядоч Ю.І., Богуславський М.М. зазначали, що ноу-хау належить свій специфічний режим, зміст якого полягає в захисті прав її власника. Ноу-хау є інформаційним об'єктом, який не охороняється, на який не має виключного права його творця, а існує лише фактична монополія [3; с.111].

Термін «ноу-хау» походить від англійського вислову «know how», як «знаю як зробити». Вперше термін «know-how» з'явився в США (1916 р.) у рішенні по судовій справі «Дізенд проти Брауна». З того часу цей термін почав широко застосовуватись у світовій практиці. У 1997 році Державна податкова адміністрація також офіційно зазначала, що «законодавчо поняття «ноу-хоу» («know- how») чітко не визначено, але практично під ним розуміють сукупність технічних, комерційних та інших знань, що оформлені у вигляді технічної документації, навичок та виробничого досвіду, необхідних для організації того або іншого виду виробництва, але не запатентованих» [4]. Таке «практичне розуміння» використовувалось і використовується в різних законах України. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» ще у першій редакції 1991 року до видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності, відносить: «підприємницьку діяльність на території України, пов'язану з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок ...» [5]. Закон України «Про інвестиційну діяльність», (у редакції 1991 року), до видів майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект відносить: «сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»)» [6]. Відповідно до наказу Мінпаливенерго України від 15 серпня 2006 року № 288 до Переліку конфіденційної інформації, що є власністю держави, перебуває у володінні, користуванні та розпорядженні Мінпаливенерго України і якій надається гриф обмеженого доступу «Для службового користування» віднесено технічні завдання на використання науково-дослідних робіт (ТЗ НДДКР), технічні завдання на продукцію (виріб), результати НДДКР (звіти про НДДКР, уся напрацьована під час виконання науково-технічна, конструкторська, технологічна, проектна та нормативна документація) до опублікування їх у відкритому друці у разі наявності в них інформації, яка може бути предметом патентування чи містить ознаки ноу-хау [7]. Фонд Державного майна України відносить ноу-хау до комерційної таємниці. Згідно з наказом цього відомства від 19.05.2004 року № 969, до тематичних планів та програм курсів базової підготовки оцінювачів за напрямами та спеціалізаціями оцінки майна введено Тему № 5 «Особливості оцінки окремих видів прав на об'єкти інтелектуальної власності», яка включає: особливості оцінки прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності (права на сорти рослин, породи тварин, топографії інтегральних мікросхем, комерційні таємниці (ноу-хау), наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції) [8].

Залежно від призначення, ноу-хау поділяють на декілька видів: науково-технічні, комерційні, управлінські, фінансові та інші, що знаходять своє практичне використання у виробництві та професійній праці.

Об'єктами майнових прав на ноу-хау можуть бути матеріальні носії інформації про ноу-хау, у тому числі оригінальні (виготовлені авторами) носії, що можуть мати вигляд документів і (або) натуральних зразків яких-небудь виробів, що буває рідко і вважається досить небажаним, і копій (тиражу) оригінальних носіїв інформації; матеріальні продукти, виготовлені відповідно до конкретного ноу-хау [9; с. 34]. Так, можна зазначити, що об'єкти майнових прав на ноу-хау можуть бути подібними як до об'єктів авторського права, так і до об'єктів патентного права.

До ноу-хау не можуть бути віднесені «торговельні секрети», що стосуються собівартості довільних товарів, плато - або кредитоспроможності підприємств, даних поточного бухгалтерського обліку, умов конкретних торговельних угод, змісту реклами до її обнародування тощо.

Угода щодо передачі ноу-хау визначається зазвичай як надання безоплатної ліцензії і характеризується деякими особливостями, пов'язаними зі специфікою ноу-хау.

На відміну від винаходів, ноу-хау в більшості країн не має прямого правового захисту, не реєструється і не публікується. Однак для його охорони можуть бути використані загальні закони, застосовні до угод про захист репутації та чесного імені виготовлювача, санкції проти нечесної конкуренції тощо.

За формами передачі та умовами використання прав ноу-хау ліцензії можуть бути чисті, змішані, опціонні, субліцензійні тощо [10; с. 31].

Опанас Підопригора, розглядаючи питання захисту ноу-хау, зокрема, зазначав, що спеціального захисту для інформації на зразок ноу-хау не існує. Для цього використовуються загальні норми зобов'язального права [11; с. 195].

Слабкість правового захисту інформації на зразок ноу-хау обумовлена її характером, тому передана за договором інформація стає необоротною, оскільки одержувач може користуватися нею на власний розсуд, у той час коли передавач ноу-хау позбавлений можливості застосувати будь-які санкції до одержувача. Так, варто зауважити, що в Україні давно виникла потреба у розробці спеціального закону, яким би здійснювалось нормативне закріплення основних положень та регулювання правовідносин, пов'язаних з ноу-хау та його комерціалізацією.

Не можна залишити поза увагою і той факт, що в літературі нерідко вважають ідентичними поняття комерційної таємниці і ноу-хау. Так, зокрема вказується, що відомості, що складають комерційну таємницю, в усьому світі звичайно іменуються ноу-хау [12; с. 574] або розглядаються з позицій синонімічності поняття «комерційна таємниця» і «ноу-хау» [13; с.20].

Але існує і протилежна точка зору. Комерційна та інші види таємниць, які охороняються спеціальними законодавчими актами, а також авторським або патентним правом, секретом виробництва (ноу-хау) не визнаються [14; с.432].

Досить часто ноу-хау вважають аналогом службової або комерційної таємниці, однак у законодавстві різних країн „trade secret” і “know-how” можуть мати і різне наповнення. Так, зазначається, що ноу-хау може включати і несекретну інформацію, яка, зазвичай є своєрідним передавачем інформації, а не її зберігачем тощо. Але єдиного підходу не вироблено [15; с. 411].

Для детального визначення співвідношення комерційної таємниці і ноу-хау розглянемо загальні та відмінні риси цих двох понять.

Як вказує Ю. М. Капіца, відомості, які становлять комерційну таємницю та „ноу-хау”, є тотожними. До них не застосовується вимога абсолютної секретності інформації. Особливість комерційної таємниці полягає в обов'язку її володільця вживати заходів щодо її захисту, до неї не може бути доступу на законних підставах, у той час як умови збереження конфіденційності щодо „ноу-хау” встановлюються в договорі між цедентом та набувачем за угодою сторін. Крім того, і досить відомі відомості можуть передаватися як „ноу-хау”. Особливість „ноу-хау”, з урахуванням визначення Комісії ЄС, полягає в тому, що воно має бути корисним, а також зафіксоване відповідним чином [15; с. 411].

Таким чином, не можна не погодитись з точкою зору Ю.М. Капіци щодо неможливості ототожнювання комерційної таємниці та ноу-хау.

Зазначимо, що одним із важливих аспектів аналізу комерційної таємниці є її вивчення як об'єкта інтелектуальної власності.

Поряд з тим, що інформація розглядається як об'єкт інтелектуальної власності, загальноприйнятим є віднесення до об'єктів інтелектуальної власності, зокрема, комерційної таємниці, ноу-хау, що охороняються законодавством без якої-небудь реєстрації [16; с. 51].

У ролі об'єкта інтелектуальної власності комерційна таємниця має ряд специфічних особливостей, одна з яких є її універсальність. Комерційною таємницею може бути будь-яка інформація, що має відношення до особливостей виробництва, технології, управління, фінансів, інноваційної й іншої діяльності підприємства і що дозволяє підприємству мати переваги перед конкурентами. При цьому комерційною таємницею можуть бути й охороноздатні рішення, одержання патентних прав на які, з тих або інших приводів, визнано недоцільним [17; с. 41].

Однак, бачення інтелектуальної та промислової власності, як підґрунтя конфіденційної інформації та інформації, що містить комерційну таємницю підприємства, є недостатньо об'єктивним з погляду на те, що значна частина інформації, що складає предмет охорони, не підпадає під юридичне визначення як інтелектуальної, так і промислової власності за встановленими ознаками і критеріями [18; с. 212].

Таким чином, можна зазначити, що поняття комерційної таємниці як об'єкту інтелектуальної власності є лише одним з її аспектів.

Іншим аспектом аналізу комерційної таємниці є її оцінка в системі інформаційної або економічної безпеки суб'єкта господарювання.

Інформаційну безпеку підприємства визначають як стан захищеності його інтересів в інформаційному середовищі від внутрішніх і зовнішніх загроз, наслідками яких може бути завдання підприємству матеріальних збитків [19; с. 25]. Економічна безпека підприємства - це стан захищеності життєво важливих його інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз (джерел небезпеки), що формується адміністрацією та колективом підприємства шляхом реалізації системи заходів правового, економічного, організаційного, інженерно-технічного і соціально-психологічного характеру [20; с. 91].

На думку Б.А. Кормича, питання захисту комерційної таємниці не є питанням захисту інформаційної безпеки, оскільки сам по собі інститут комерційної таємниці ґрунтується не на прямих вказівках закону, а на праві власності на ті чи інші відомості. Доступ до цієї інформації означає набуття певних матеріальних благ. Таким чином, мова йде про захист права власності і пов'язаних з ним прав [21; с. 315-316].

Так, на підставі проведеного аналізу можна дійти до висновку про те, що юридично значимими ознаками, необхідними та достатніми для визнання інформації комерційною таємницею суб'єкта господарювання, є:

- дійсна або потенційна комерційна цінність для певної особи внаслідок її невідомості іншим особам;

- відсутність (на законних підставах) вільного доступу до інформації;

- наявність запобіжних заходів суб'єктом господарювання щодо охорони її таємності.

Комерційну таємницю слід відмежовувати від службової та банківської таємниці. Комерційна таємниця, як предмет правового регулювання, може розглядатися як багатофункціональна правова конструкція, що має наступні прояви:

1) вид інформації;

2) вид таємниці;

3) об'єкт інтелектуальної власності;

4) елемент системи економічної та інформаційної безпеки суб'єктів господарювання;

5) тощо.

Можна зазначити, що недоліком національного законодавства є відсутність спеціальних законів щодо комплексного підходу до питань врегулювання правовідносин, які виникають у зв'язку зі створенням, використанням і комерціалізацією ноу-хау та комерційної таємниці. Першим кроком вирішенням даного питання може стати встановлення певних меж, що повинні надати змогу визначати ноу-хау як інформаційний об'єкт. При цьому до характерних ознак ноу-хау доцільно віднести:

- науково-технічну та економічну цінність;

- можливість практичного застосування;

- відсутність прямого захисту у вигляді промислового захисту;

- повну або часткову конфіденційність.

У залежності від виду роботи, що виконується і в результаті якої отримана інформація ноу-хау, її можна поділяти на наступні підвиди:

- науково-дослідну;

- дослідно-конструкторську;

- розрахункову, що отримана внаслідок створення системи розрахунків;

- технологічну і виробничу;

- проектну;

- будівельну;

- монтажну;

- експлуатаційну;

- тощо.

Крім того, з урахуванням світового досвіду, основними принципами захисту ноу-хау в Україні мають стати такі:

- ноу-хау має економічну цінність і належить тому, хто його створив або придбав законним шляхом;

- передача ноу-хау здійснюється на договірній основі або іншим способом відповідно до національного законодавства;

- ноу-хау захищається від незаконного присвоєння і розголошення. При цьому власник ноу-хау повинен вжити всіх заходів для збереження таємниці ноу-хау. Окремо слід враховувати інтереси суб'єктів, що придбають ноу-хау.

Процес формування та вдосконалення нормативно-правової бази в країні особливо активним є в останні роки. Для запровадження дієвіших механізмів протидії виробництву та розповсюдженню підробок внесено зміни до Закону України “Про авторське право та суміжні права”. З цією ж метою прийнято й низку постанов Кабінету Міністрів України. Ці та інші заходи Уряду України позитивно оцінені зарубіжними, у тому числі й американськими, експертами. Таким чином, вдосконалення правових засад у цій важливій сфері триває системно, послідовно й поетапно. Національні пріоритети України у цій справі відомі - вони зумовлені не лише прагненням України приєднатися до Світової організації торгівлі й необхідністю гармонізації національного законодавства до норм і правил СОТ. Одним із найважливіших аспектів цього завдання є гармонізація у сфері відносин інтелектуальної власності.

комерційний таємниця непатентований власність

Література