Проблемы оценки размера ущерба при нарушении патентных прав

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проблемы оценки размера ущерба при нарушении патентных прав

Л. Хван

В статье рассмотрены факторы, влияющие на стоимость ущерба при нарушении патентных прав, которые необходимо систематизировать и довести до сведения заинтересованных лиц.

Одним из важнейших показателей эффективности патентного законодательства является обеспечение гарантий защищенности прав и интересов создателей объектов промышленной собственности и патентообладателей. Поэтому изучение взаимосвязей между нарушением патентных прав и оценкой размера ущерба патентообладателю имеет актуальное значение.

В мировой патентной практике хорошо известны подходы при продаже товаров, позволяющие достаточно полно оценить объем обоснованных материальных претензий владельца нарушенного патента (мешающий патент), т.е. ту сумму, которая, в конечном счете, может быть определена судом и рассчитана оценщиком в качестве возмещения ущерба, понесенного патентовладельцем [1]. Необходимо определить степень риска, связанного с реализацией данного товара - продукции либо технологии, подпадающих под действие, выданного в данной стране и не утратившего силу патента исключительного права на изобретение (устройство, способ или вещество), т.е. не обладающих в этой стране «патентной чистотой». Патентная чистота, юридический термин, обозначающий возможность использования объекта техники (машины, прибора, оборудования, материалов, технологических процессов и т.д.) в данном государстве без нарушения прав по ранее выданным действующим патентам на изобретения или прав на др. объекты промышленной собственности (например, промышленные образцы), закрепленных в этом государстве за каким-либо третьим лицом. Патентная чистота - необходимое условие выдачи патента на изобретение [2].

Назначение патента на промышленную собственность - запрещать применение запатентованного технического решения. Использованием считается производство, продажа, предложение к продаже и любое введение в коммерческий оборот продукта или аналогичные действия по отношению к технике и технологиям.

Любой патент имеет не только территориальный, но и срочный характер, т.е. действует (при условии своевременной уплаты пошлины за его охрану) только в течение строго ограниченного патентным законом срока, который в настоящее время составляет в различных странах от 15 до 20 лет и может быть продлен по заявлению патентовладельца.

В соответствии с этими определениями Патентной чистотой обладают такие объекты, которые не подпадают под действующие в данной стране патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и свидетельства на товарные знаки или знаки обслуживания, а также не нарушают фирменные наименования и указания места происхождения товаров.

Понятие «нарушение патента»

Для расчета размера ущерба при нарушении патентных прав оценщик должен владеть таким понятием, как «нарушение патента».

В настоящее время на практике и в литературе существует некоторая терминологическая неопределенность в трактовке самого понятия о нарушении патента. Наиболее распространены две его формулировки:

· При сопоставительном анализе патента с проверяемым объектом, под нарушением патента понимается использование всех без исключения признаков хотя бы одного из пунктов формулы этого патента, и если это так, то делается вывод об отсутствии патентной чистоты проверяемого объекта в отношении страны, на территории которой действует данный патент. Однако самого факта уже состоявшегося нарушения еще нет - оно носит как бы потенциальный характер, потому что реальное нарушение произойдет только в том случае, если не обладающий патентной чистотой объект будет фактически реализован в этой стране: изготовлен, поступит в продажу, будет предложен к продаже и т.п.

· Под нарушением патента понимают конкретные действия, направленные на ту или иную форму использования (реализации) контрафактного объекта, которые уже влекут за собой ответственность за нарушение прав патентовладельца, определяют для него право требовать (по суду или иным образом) применения соответствующих санкций.

Действия, которые в этом смысле считаются нарушением патентов, определяются патентным законом РК (Патентный закон Республики Казахстан от 16 июня 1999 г. № 427-1). К этим действиям можно отнести: изготовление, коммерческая реализация, ввоз, предложение к продаже, применение в коммерческих целях запатентованных объектов и т.д.

Наиболее большой ущерб патентовладельцу может быть нанесен в случаях, когда нарушение патента состоит в производстве и реализации объекта, а также в использовании при этом запатентованной технологии. В существенно меньшем объеме претензии могут быть предъявлены при ввозе в страну или хранении продукции на складе, поскольку реализация еще не состоялась и большой ущерб патентовладелец еще не понес. Объем ущерба в случае экспонирования объекта также будет небольшим (если не заключены контракты на поставку или лицензионные соглашения на базе экспонатов), равно как и при использовании изобретения в транспортных средствах. Если такие контракты или соглашения были на выставках заключены, то объем упущенной выгоды патентовладельца будет исчисляться из общей суммы этих контрактов или соглашений.

К косвенным нарушениям относятся соучастие в нарушении патента, подстрекательство к этому нарушению, ремонт или реконструкция объекта, если это предполагал делать сам патентовладелец, а иногда и поставка запасных частей и деталей к объекту. Однако суммы возмещения за косвенное нарушение обычно невелики, причем заранее оценить их очень трудно. По этим причинам и также учитывая, что подобные случаи в практике наших организаций достаточно редки, оценивать ущерб при косвенном нарушении патента обычно нет необходимости.

Факторы, влияющие на размер имущественного ущерба при нарушении патентных прав

Оценку размера ущерба, связанного с нарушением патентных прав целесообразно проводить в тех случаях, когда будет установлен факт подпадания проверяемого объекта (полностью или отдельных его агрегатов, узлов, элементов и т.п.) под действие того или иного патента (патентов) в одной или нескольких странах. На оценку стоимости ущерба влияет вид работ и задачи, с целью которой проводится экспертиза объекта на патентную чистоту, а именно:

· если не обладает патентной чистотой результат НИР, необходимо определить, в какой мере это отражается на объекте техники (устройство, вещество, способ), создаваемом на основе данной НИР, и каковы объемы реализации этого объекта в стране и за границей;

· при разработке проектов стандартов оценивают объемы применения стандартизуемого объекта, а также возможности его самостоятельных поставок;

· для лицензий, услуг типа инжиниринг, выставочных экспонатов и объектов экспорта руководствуются оценкой объемов их реализации и с учетом всех факторов, определяющих обоснованный объем возможных претензий.

Следует иметь в виду, что сроком нарушения патентных прав может быть не только срок действия патента, а в ряде случаев и срока действия нарушенного патента после его истечения. На это влияют срок исковой давности в данной стране и другие обстоятельства, в том числе и время, когда владельцу стало известно о его нарушении.

Влияние степени патентной защиты на размер ущерба при нарушении патентных прав на контрафактный товар

Наиболее распространенным способом защиты патентных прав является требование патентообладателя о прекращении нарушения. В частности, решением суда нарушителю может быть предписано прекратить незаконное изготовление запатентованного продукта или производства продукта запатентованным способом. Указанные действия признаются контрафактными и являются наиболее грубым нарушением патентных прав. Их совершение без разрешения патентообладателя во всех случаях, кроме прямо указанных в законе, является нарушением патентных прав, даже если произведенный продукт и не поступил на рынок. По требованию патентообладателя должны быть немедленно прекращены любые действия, представляющие собой несанкционированное вторжение в исключительную сферу патентообладателя, в частности реклама и продажа запатентованных изделий, их ввоз на территорию Казахстана и т. д.

Поэтому для расчета размера ущерба при нарушении патентных прав необходимо определить, в какой мере нарушенный патент распространяется на контрафактный объект.

Если он распространяется на объект в целом, то объем ущерба определяется, как правило, на основе общей стоимости и продаж (или иных форм реализации) всей партии контрафактного товара (или стоимости лицензии на него).

К числу патентов, распространяющихся на объект в целом можно отнести следующие патенты на изобретения: общую компоновку; общую кинематическую схему механического устройства; общую электрическую (принципиальная или функциональная) схему электрического устройства (но не отдельные элементы этой схемы); технологический процесс (способ) в целом (но не отдельные его стадии, операции и т.п.); состав вещества (материала) - количественный или качественный показатель.

Если же патент выдан только на определенный узел или часть устройства (составная часть, комплектующее изделие и т.п.), то сумма понесенного ущерба обычно исчисляется на основе стоимости (предмета нарушенного патента) конкретных агрегатов, узлов, комплектующих изделий в реализованной продукции. Ущерб не может быть рассчитан на основе стоимости устройства в целом, независимо от значимости этих составных частей. В данном случае в сумму ущерба входит только реально полученная нарушителем прибыль от этих продаж (т.е. упущенная выгода владельца нарушенного патента).

Если нарушенный патент выдан на определенную часть технологического процесса (способа), но не способ в целом, сумма ущерба рассчитывают на основе соразмерного его возмещения в пределах лицензионного вознаграждения, которое мог бы получить владелец патента за эту стадию или операцию технологического процесса, на которую выдан патент. ущерб патентный право собственность

Если нарушенный патент выдан на один или несколько исходных продуктов, используемых для получения вещества химическим или иным путем, то обычно объем ущерба определяют на основе общей стоимости только того исходного продукта, который является предметом патента, и был, наряду с другими использован при изготовлении данного вещества.

При реализации (поставках) контрафактной продукции в крупных размерах и в течение длительного времени сумма возмещения ущерба владельца нарушенного патента может быть очень большой, и даже разорительной для нарушителя.

Если окажется, что первые поставки были осуществлены ранее приоритетной даты мешающего патента (с учетом конвенционного приоритета), то, прежде всего, необходимо позаботиться о возможном получении права преждепользования, чтобы снять вопрос о нарушении этого патента и возмещении ущерба его владельцу.

Важным фактором при оценке ущерба патентовладельца является изучение конъюнктуры соответствующего рынка стран, где предполагается реализация товара. При этом следует принять во внимание следующие обстоятельства:

· степень насыщения рынка аналогичным товаром;

· конкурентоспособность нашего товара на этом рынке;

· степень удовлетворения спроса потребителей данного товара;

· наличие на данном рынке конкурентов;

· уровень средних цен на аналогичный товар.

Кроме того, с учетом уровня цен, следует определить, превышает ли прибыль от продажи контрафактного товара ту прибыль, которую можно получить от продажи незапатентованного товара (это поможет определить величину упущенной выгоды патентовладельца).

Анализ методов оценки размера ущерба при нарушении исключительных прав

Как мы убедились, оценить имущественный ущерб их владельцев от нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности не так просто и основной задачей оценщика (часто с адвокатом и правообладателем) в подобных делах является анализ и выявление факторов, влияющих на объем и сумму понесенного ущерба. Существует достаточно разработанная методика оценки интеллектуальной собственности, которая составляет часть уже действующей или продолжающей развиваться общей культуры использования интеллектуальной собственности и определения их стоимостных показателей.

К числу таких методов, с помощью которых оценивается интеллектуальная собственность, относятся:

· методы определения стоимостных показателей, основанные на интуиции и опыте экспертов, при которых целью является, например, получение вывода, основанного на процедурах и правилах обработки индивидуальных решений экспертами поставленной задачи (к таким методам относятся ранжирование альтернатив по методике Борда, последовательные сравнения по методике Янга, процедура парных сравнений, процедура Кемени);

· методы расчета лимитных цен научно-технической и серийной продукции (альтернативный метод, предельно-результативный метод, интегральный метод, аналоговый метод, динамический, регрессионный метод, компенсационный метод;

· прогнозирование стоимости прикладных научно-исследовательских работ (аналоговый метод, метод расчета предельных затрат);

· методики оценки прогнозируемой стоимости опытно-конструкторских работ (метод расчета по совокупным затратам, аналоговый метод, косвенный, агрегатный, нормативно-калькуляционный метод;

· методики оценки стоимостной оценки научно-технической продукции с учетом влияния инфляции; методики прогнозирования стоимости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с учетом вероятности их успешного завершения;

· существуют и методики, которые предусматривают оценки определения показателей объектов интеллектуальной собственности [3].

Статья 9 ГК РК определяет размер имущественного ущерба сумму затрат, необходимых для восстановления (приведения его в первоначальное состояние) нарушенного объекта (в данном случае прав), стоимости утраченного объекта и убытков, вызванных неполучением ожидаемых доходов. На этой же формуле основан и порядок исчисления размера потерь и убытков различных субъектов права (государства, субъекта, физического лица, отрасли народного хозяйства и т.д.), а также вреда, причиненного тем или иным природным объектам, закрепленный различного рода законодательными и иными правовыми актами. К ним относятся расходы по восстановлению нарушенного права, расходы по восстановлению нарушенного права, реальный ущерб, косвенный ущерб. В соответствии Временной методикой определения размера ущерба (убытков) [4], причиненного нарушениями хозяйственных договоров 1990 года, под ущербом (убытками) понимаются понесенные расходы, утрата или повреждение имущества, упущенная выгода или недополученные доходы.

Известен алгоритм убытков по оценке убытков правообладателей товарных знаков, предложенный А.В. Костиным. Основу предлагаемого алгоритма и концепцию методики по оценке убытков правообладателей можно применить и к оценке ущерба патентных прав, так как в большинстве случаев товарные знаки являются принадлежностью товаров или целой группы товаров, защищенных патентами. Необходимо изучить: во-первых, положения нормативно-правовых актов, раскрывающих понятия вред, убытки, ущерб и порядок их исчисления; во-вторых, законодательства об оценочной деятельности и методологии оценки; в-третьих, практика лицензионной торговли, когда размер убытков может определяться как условия принудительного лицензирования.

Так как отчет об оценке является документом, содержащим сведения доказательственного значения, участие профессиональных оценщиков в судебном процессе в качестве экспертов по обоснованию размера убытков или (или компенсации) чаще всего является самым эффективным и экономически оправданным способом сбора доказательств, а в отдельных случаях - единственно возможным.

С учетом сближения национальных стандартов оценки с международными стандартами оценки (МСО) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) целесообразно рассмотреть возможность использования в нормативно-правовых актах и методических рекомендациях к ним (для целей определения убытков) термин «Справедливая стоимость» [3].

Вместе с тем очевидно, что расходы, связанные с необходимостью проведения работ восстановления нарушенных прав, в полной мере обладают способностью к участию в рыночном обороте.

Проектом «Инструкции по применению методов оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов» в Казахстане, разработанным Казахстанской палатой оценщиков и который находится на рассмотрении в Уполномоченном органе, предусмотрена оценка размера убытков, понесенных в связи с неправомерным использованием объектов интеллектуальной собственности (п. 15).

Под убытками от неправомерного использования объектов ИС (п. 15.1) подразумеваются:

· расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, право которого нарушено;

· недополученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

К расходам правообладателя (п. 15.2) относятся издержки, связанные со сбором доказательств, расходы на проведение различного рода экспертиз (в т.ч. по оценке ущерба и упущенной выгоды), судебные, административные издержки (в том числе нотариальные услуги) и прочие. Суммарная величина расходов определяется на основании платежных документов. В случае невозможности документального подтверждения понесенных расходов их величина принимается равной 200 МРП.

Следует заметить, что в инструкции не раскрыты способы определения сроков нарушения прав правообладателей. Как было сказано п. 2, сроком нарушения патентных прав может быть не только срок действия патента, а в ряде случаев и срок действия нарушенного патента после его истечения. На это влияют срок исковой давности в данной стране и другие обстоятельства, в том числе и время, когда владельцу стало известно о его нарушении. Оценщику необходимо иметь дополнительные знания, чтобы правильно определить этот срок.

Анализ вышеуказанных методов определения размера убытков, связанных с нарушением патентных прав, показал, что на практике их применение обычно вызывает значительные трудности, чему в немалой степени способствуют:

· особенности рынка исключительных прав на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, объекты авторских и смежных прав;

· отсутствие методик по сбору информации о нарушениях прав на объекты интеллектуальной собственности (затрат, территории нарушений, отраслевая и корпоративная специфика);

· низкая эффективность деятельности государства по предупреждению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности;

· низкий уровень правосознания и инициативности правообладателей;

· различие понятий ущерба и убытков в гражданском и уголовном праве;

· отсутствие единых требований к проведению оценки ущерба, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности.

В настоящее время, к сожалению, существующие источники правового регулирования не могут оказать действенной помощи в деле возмещения убытков. Они не решают проблемы надлежащей организации данной работ, не предлагают приемов и способов ее получения. С этой точки зрения однозначное описание убытков как объекта оценки вносит существенный вклад в методическое обеспечение процесса оценки и возмещения убытков правообладателей интеллектуальной собственности.

Таким образом, оценка размера убытков не мыслима без соответствующего методического обеспечения, например:

· необходимы экономико-правовые методики, создаваемые на общегосударственном и на отраслевых уровнях (уровне конкретного предприятия), для расчета и документального обоснования убытков;

· необходима разработка методик, преимущественно на уровне конкретных фирм, организационно - правовых методик, которые обеспечат организацию сбора информации, необходимых для расчета возмещения убытков службами и специалистами компаний.

Литература

1. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. -- 2-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 479 с.

2. Алаева Т. Судебная экспертиза нематериальных активов: Учебно-методическое пособие для студентов юридических факультетов: правовые и методологические основы. - Алматы: ?аза? университеті, 2002. - С. 10-11 .

3. Временная методика определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных договоров (одобрена Государственной комиссией Совета Министров СССР по экономической реформе 21 декабря 1990 г.) / СП СССР. - 1988. - № 28. - Ст.

4. Финансовые инструменты: признание и измерение // ББ МСФО. - Алматы. - 2006. - № 5. - С.

Размещено на Allbest.ru