Проблеми визначення та відшкодування шкоди у цивільних справах про порушення прав інтелектуальної власності в країнах ЄС

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Відділ узагальнення експертної та судової практики

Анотація

Розглядаються питання законодавства та судової практики країн ЄС щодо відшкодування шкоди у справах про порушення прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, законодавство країн ЄС, судова практика, відшкодування шкоди

Аннотация

Рассматриваются вопросы законодательства и судебной практики стран ЕС касательно возмещения вреда по делам о нарушении прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, законодательство стран ЕС, судебная практика, возмещение ущерба

Annotation

This article is dedicated to questions of legislation and judicial practice of the EU countries about the compensation of damages in cases of infringement of intellectual property rights. The article deals with issues related to implementation of the EU's Directive on the Civil Enforcement of Intellectual Property Rights in legislations and courts' practice of Member States. In this respect, great importance is the definition of the principles and purposes of compensation for damage caused by violations of intellectual property rights. In this connection, great importance is the definition of the principles and purposes of compensation for damage caused by the infringement of intellectual property rights as well as approaches to the determination of the extents of damages and compensations.

Great practical importance has the position that the state should ensure that all elements of direct, indirect and consequential economic consequences to the right holder that result from an infringement are compensated by damages in civil cases, regardless of whether the infringement has taken place on a commercial scale. Also the state should provide that lump-sum damages, reflecting all negative economic consequences that the right holder has been reasonably found to have suffered, are available at the right holder's discretion at least as an alternative to any lost profits that can be proved.

Legislative and judicial practice of the EU countries in matters of compensation for damage caused by the violation of intellectual property rights, without any doubt, should be used to improve the legislation and judicial practice of Ukraine.

Key words: intellectual property, the EU legislation, litigation, damages

Інші підходи до визначення шкоди. Деякі країни мають положення, згідно з якими правовласник може просити про передачу права власності на контрафактні товари (або матеріали/інвентар, які були використані для створення контрафактних товарів), і такі заходи не є предметом вимоги, що порушник діяв недобросовісно. Вартість цих товарів не може, однак, перевищувати реальну шкоду, спричинену порушником.

В Естонії може вимагатися відшкодування як розумних витрат, які будуть понесені в майбутньому через шкоду, так і витрат, пов'язаних з відверненням або зменшенням шкоди.

Питання про одноразове відшкодування шкоди вирішується у країнах ЄС по-різному. У більшості країн, оскільки суди обмежені позовними вимогами правовласників, одноразова компенсація повинна бути спеціально визначена правовласником у складі позовних вимог. Чимало також країн, у яких суди можуть присудити одноразову компенсацію за власною ініціативою, навіть якщо правовласник не заявив конкретну вимогу щодо такого засобу відшкодування шкоди.

Більшість країн також дотримується підходу, що одноразова компенсація є лише вторинним варіантом, і може бути заявлена тільки тоді, коли фактична шкода не може бути обчислена. У Бельгії суди звичайно дозволяють вимагати одноразову компенсацію тільки в тих випадках, коли не видається можливим оцінити шкоду іншими способами. На практиці одноразова компенсація та сума шкоди часто присуджуються без додаткових (докладних) пояснень.

У Греції одноразові компенсації не можуть бути отримані, наприклад, для порушень прав на товарні знаки, навіть якщо вони затребувані. У Великобританії одноразові компенсації не дозволені, а тому й не присуджуються у справах про порушення прав інтелектуальної власності, хоча у відповідних випадках дозволені альтернативні розрахунки шкоди на основі роялті чи зборів, які були би отримані, якщо б підсудний отримав ліцензію, як це передбачено Директивою ЄС [1].

У більшості країн саме порушення права інтелектуальної власності є цивільним правопорушенням і добросовісність або недобросовісність порушника не мають значення та не впливають на визначення рівня шкоди. У деяких країнах (їх меншість), компенсація не присуджується, якщо порушник не знав про порушення (тобто був безневинним порушником). Компенсація присуджується тільки за умисні або недбалі порушення. У деяких країнах (наприклад, Чеська Республіка) уявлення порушника не має значення у справах про порушення авторських прав. В Угорщині, якщо порушник не знав, що він був залучений до протиправної діяльності, ніяка шкода не відшкодовується, але можлива компенсація за рахунок неправомірно отриманого доходу порушника.

Іноді, якщо порушення було вчинене добросовісно (чи є інші особливі обставини), розмір шкоди може бути знижений судом.

У Швеції існує досить важкий обов'язок, який покладається на порушників і полягає в дослідженні ринку, перш ніж вивести потенційно контрафактну продукцію на ринок.

Цікавим є питання про те, чи може бути відшкодована шкода, коли контрафактні товари були вилучені, перш ніж вони потрапили на ринок. У більшості країн у таких випадках можливе відшкодування шкоди. У деяких країнах відшкодування матеріальної шкоди не вимагається в тих випадках, коли її важко обґрунтувати (присуджені можуть бути тільки розумні витрати та пов'язані з ними судові витрати). В Угорщині в таких випадках може бути присуджено відшкодування тільки тих витрат, які пов'язані зі зберіганням і знищенням контрафактних товарів.

У випадках, коли після порушення порушнику надається ліцензія, звичайно це не розглядається як підстава для зменшення відшкодування шкоди. Проте й у цьому питанні у країнах ЄС немає повної єдності. Наприклад, у Чехії у таких випадках розмір шкодиможе бути зменшений, якщо придбання ліцензії дійсно зменшує шкоду. Аналогічний підхід поширений і в судовій практиці Люксембургу. Якщо майбутнє використання прав інтелектуальної власності за ліцензією є сумнівним, шкода може бути відшкодована подібно до відшкодуванню у випадку, коли ніякої ліцензійної угоди не було укладено у зв'язку з порушенням. У Великобританії сьогодні можна придбати ліцензії для додатків до комп'ютерних програм після виявлення порушення без накладення будь-яких штрафних санкцій.

Відшкодування витрат. Звичайно, всі витрати правовласника, необхідні для ефективного захисту та забезпечення дотримання будь-чиїх прав інтелектуальної власності, можуть бути відшкодовані на користь успішної сторони процесу, хоча вони можуть бути зменшені чи не взяті до уваги в разі часткового задоволення позов - них вимог. На практиці суди, зазвичай, схильні відшкодовувати тільки ті витрати, котрі чітко доведені та є явно необхідними. Якщо витрати непропорційні чи непотрібні, суддя може постановити рішення про відшкодування тільки частини витрат.

Національні суди, як правило, схильні розрізняти витрати, пов'язані з власним адвокатом або експертом сторони та витрати на адвокатів чи експертів, призначених за рішенням суду, причому гонорари експертів, призначених судом, звичайно відшкодовуються в повному обсязі. У деяких країнах гонорари власних експертів сторін (не призначених судом) не можуть бути відшкодовані (наприклад, в Болгарії).

Гонорари адвокатів часто визначаються на основі нормативних тарифів (максимальні суми). Досвід показує, що ці тарифи часто набагато нижчі, ніж фактичні витрати правовласників.

Що стосується судових витрат для позовних вимог, які не можуть бути оцінені в грошовому вираженні (на приклад, судової заборони), то такі витрати часто є фіксованою платою. Для вимог, які можуть бути визначені в грошовому вираженні, судові витрати залежать від вартості претензій.

Варто зазначити, що узгодженість вищезгаданих нормативних тарифних режимів зі ст. 14 Директиви може бути сумнівною. Такий режим передбачений, зокрема, в Бельгії згідно із Законом від 21.04.2007 р. (нова ст. 1022 Судового кодексу). У рішенні від 15.06.2009 р. (справа № 2008/AR/1087), Апеляційний суд Антверпена постановив, що цей закон був прийнятий з порушенням ст. 14 Директиви ЄС тому, що в більшості випадків нормативні перепони не дають превалюючій стороні права вимагати повного відшкодування витрат на адвоката.

Загалом компенсація в багатьох країнах набагато нижча від фактичних юридичних витрат і становить (орієнтовно): Австрія -- 50-70 %, Данія -- 10-50 %, Італія -- 30 %, Ірландія -- 80 %, Кіпр -- 50%, Люксембург -- 10-30 %, Румунія -- 66-100%, Швеція -- 75 %. Дуже низьке відшкодування таких витрат в Іспанії та Греції. Тоді як в Литві, Угорщині, Словаччині чи Австрії для простих випадків можна отримати 100 % відшкодування судових витрат. Витрати, понесені державою, у більшості випадків відшкодовуються на 100 %. У Словаччині гонорари адвокатів значно обмежені, коли претензії не можуть бути оцінені в грошовому вираженні.

У багатьох країнах ЄС (окрім Мальти та Румунії) можуть бути відшкодовані й інші позасудові витрати, якщо вони є досить доведеними, зокрема, витрати, пов'язані з моніторингом протизаконної діяльності, контрольними закупівлями, витрати на зберігання, витрати на висновки експертів, збори за переклади та ін.

Незважаючи на те, що законодавство країн ЄС передбачає різні правові інструменти визначення розмірів шкоди, адвокати більшості країн вважають, що відшкодування шкоди у формі одноразової суми є найкращим варіантом, оскільки надає можливість правовласникам вимагати від порушника відшкодування в повному обсязі відповідного ліцензійного збору чи роздрібної ціни контрафактної продукції. Проте національні суди часто приймають рішення про одноразове відшкодування шкоди без диференціації між різними її складовими. Ці рішення часто не досить явні або прозорі стосовно того, як була розрахована шкода. Кримінальні суди зазвичай дотримуються такої же схеми, що й цивільні суди. В обох системах судочинства й досі однозначно не вирішено питання щодо того, яка правова теорія має використовуватися при висуванні грошових позовних вимог до порушника: чи призначена вони для компенсації збитків, понесених правовласником, чи вони є безпідставним збагаченням порушника, на яке має бути звернено стягнення.

Хоча в деяких країнах отримання компенсації за фактичні судові витрати пов'язане зі значними труднощами, наявні й протилежні приклади. Так, в Австрії, положення, що стосуються шкоди та судових витрат у справах про порушення прав інтелектуальної власності, працює досить ефективно. В Італії судових витрат можна уникнути, тому що законодавство передбачає можливість позасудового врегулювання спорів шляхом укладення відповідних угод, отже, рішення щодо відшкодування шкоди приймаються в цій країні не дуже часто. судовий порушення інтелектуальний шкода

Інший підхід використовується в Нідерландах, де були запроваджені індикативні стандарти, покликані краще оцінити потенційний ризик витрат на ранній стадії судового розгляду.

Відшкодування угорськими судами шкоди у формі упущеної вигоди в розмірі недобросовісного доходу порушника, як видається, є радше винятком, ніж правилом.

Якщо справу порушено після прикордонного арешту, суд може присудити нагороду адвокату між 1000 і 2000 евро, а також витрати на зберігання та знищення, що розглядаються як збитки.

Змістовного та правового наповнення набуває проблема доведення шкоди та їх забезпечення.

Доведення шкоди. За загальним правилом тягар доведедння факту спричинення шкоди та її розміру лежить на власникові прав (позивачеві). Стосовно доказів, які можуть бути використані при доведенні шкоди, зазвичай застосовуються правила цивільного судочинства. Цивільна процедура у справах про порушення прав інтелектуальної власності, істотно не відрізняється від інших процедури в інших цивільних справах. Якщо сукупність доказів, необхідних для встановлення повного обсягу шкоди, не може бути зібрана (чи зібрана з великими зусиллями), суди іноді проводять оцінку для визначення розумної суми шкоди відповідно до правила, що дозволяє зменшення тягаря доказування. Доведення зв'язку між шкодою економічного характеру та моральною шкодою (розмивання товарного знака, ерозія цін та ін.) на практиці досить складне завдання. Труднощі у доведенні розмірів шкоди обумовило те, що помітною тенденцією у країнах ЄС стало призначення судових експертів для оцінки шкоди в питаннях інтелектуальної власності.

У деяких судових рішеннях (наприклад, у Бельгії) зазначається, що через різницю в цінах, контрафактні товари й оригінальні бренд-товари, навіть якщо вони ідентичні, не обов'язково є частиною одного й того самого ринку, тому продаж підроблених товарів автоматично не викликає втрати яких-небудь доходів правовласника.

Забезпечення доказів. Майже в усіх країнах ЄС є можливість для забезпечення доказів шляхом отримання необхідних доказів від порушника чи посередників згідно з правом на інформацію (ст. 8 Директиви 2004/48/EC). Законодавство цих країн звичайно також передбачає можливість отримання ордерів на обшуки та вилучення у приміщеннях порушника. У деяких випадках предметом досудового чи судового розгляду можуть бути банківські рахунки й інша фінансова інформація.

Винятком є Греція, в якій правомочність позивача в отриманні таких доказів вельми проблематична. Щоб отримати такі відомості, позивач повинен точно визначити характер, місце, довідкові номери та зміст запитуваних документів (навіть точний номер сторінки комерційних записів відповідача). Наслідком такої надзвичайної деталізації відомостей є те, що майже 90 % всіх таких заяв про забезпечення доказів відхиляються судами як неконкретні.

Доведення інших факторів. Стандартні вимоги, що стосується виду, обсягу та якості доказів, необхідних для доведення цього виду шкоди, відсутні. Вони часто визначаються в індивідуальному порядку. Та є деякі загальні уявлення про докази, які звичайно потрібні для доказування шкоди щодо певних її видів. Так, для доказування шкоди, спричиненої репутації торговельної марки, зокрема, необхідні: огляди ринку або опитування, документи, що підтверджують наявність товарного знака в конкретному секторі, оголошення, копії останнього звіту бренд-консалтингової агенції Interbrand, обсяги продажів, опубліковані статті, рекламні кампанії. Для доведення змішування/розмивання -- ринкові пошуки, скарги, що свідчать про введення споживачів у оману, покази свідків. Для доведення шкоди, спричиненої ерозією цін і втратою інвестицій для просування товарів використовуються рахунки-фактури, рекламні кампанії, документи, що підтверджують зниження цін (наприклад, бухгалтерські, контракти з дистриб'юторами), експертні аналізи (оцінки). Доведення втрати продажів здійснюється з використанням порівнянь між обігом до і після порушення, фактів припинення угод в результаті кращих пропозицій, отриманих від сторін-порушників.

У відповідних випадках можуть використовуватися копії ліцензій, що встановлюють розмір роялті та заяви відповідних торгових асоціацій, від економічних/технічних експертів і бухгалтерів (аудиторів).

За відсутності будь-якого документа, що засвідчує шкоду, суди можуть відмовити у відшкодування збитків у зв'язку з відсутністю доказів. Однак той факт, що шкода не може бути точно доведена, не означає, що немає жодної преюдиції щодо її спричинення. У таких випадках суди, зазвичай, готові розглядати відшкодування шкоди у вигляді одноразової виплати.

Загальна оцінка судової практики країн ЄС. Оцінюючи судову практику країн ЄС загалом, потрібно зазначити, що немає добре визначеного прецедентного права щодо оцінки шкоди відповідно до Директиви ЄС [1]. Закони щодо імплементації Директиви ЄС були прийняті порівняно недавно й тому зараз ще важко окреслити повне коло правових і практичних проблем з визначення положень щодо відшкодування шкоди та судових та інших витрат правовласників. Як зазначалося, судові рішення, часто не є досить явними чи прозорими у питанні про те, як фактично розраховується шкода. Деякі суди відшкодовують тільки ту шкоду, що охоплює втрачений дохід, не беручи до уваги інші компоненти шкоди, понесеної правовласниками. Більш того, суди часто присуджують одноразове відшкодування без урахування будь-яких інших підстав для відшкодування.

Деякі суди дозволяють відшкодовувати шкоду, спричинену витратами на виявлення та моніторинг порушень, у той час як інші вважають, що такі витрати не є частиною шкоди. Моральна шкода та шкода, спричинена репутації, часто недооцінюються.

Оскільки є загальна заборона на присудження шкоди в порядку покарання (штрафні збитки), діяльність, пов'язана з порушенням прав інтелектуальної власності, часто видається привабливою, бо ризик сплати значної шкоди обмежений, а тому багато порушників виходять з того, що їхні потенційні збитки та юридичні витрати просто враховуються до вартості ведення бізнесу.

Доведення розміру шкоди може бути досить важким. Іноді суди навіть вимагають доказів того, що було б важко або навіть неможливо визначити дійсний розмір шкоди. У Польщі, наприклад, відшкодування шкоди звичайно може бути присуджене тільки на підставі кількості вилучених контрафактних товарів, що приводить до ігнорування реальної кількості вироблених контрафактних товарів.

У багатьох країнах ЄС цивільне судочинство може бути тривалим, дорогим і складним.

Стосовно оцінки стримувального ефекту відшкодування шкоди у країнах ЄС єдність відсутня. У чималій кількості країн відшкодування шкоди не розглядається як фактор стримувальний. У деяких країнах шкода розглядається навіть як економічний стимул для порушників. У меншості країн цивільна шкода має серйозний стримувальний ефект (в Італії), або невеликий стримуючий ефект (у Румунії). Стримувальний ефект відшкодування шкоди досить ефективно підтримується у Швеції, у якій відбулися ряд судових рішень, в яких шкода була відшкодована у значних розмірах. В Австрії, цивільна шкода зазвичай, має стримувальний ефект, адже мінімальна шкода для неправомірної поведінки дорівнює подвійному розміру розумного роялті. Та в деяких країнах (наприклад, Польща) кримінальне засудження розглядається як набагато більш сильний фактор стримування, ніж засоби цивільного судочинства.

Основні проблеми законодавства у країнах ЄС. Основні проблеми правозастосовної практики у країнах ЄС у справах, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, спричиненої правам інтелектуальної власності, такі:

• відсутність ефективних засобів стримування шкоди;

• складність доведення розмірів шкоди (доказування);

• велика тривалість розгляду справ;

• складність законодавства та процедур;

• відсутність гармонізованих правових засобів;

• відсутність чітких правових рекомендацій про те, яким чином можуть бути присуджені відшкодування матеріальної та моральної шкоди у справах про порушення прав інтелектуальної власності;

• відсутність експертизи;

• відсутність чітко визначених методичних підходів до розрахунків шкоди.

Парламенти й уряди країн ЄС не приділяють уваги, чи приділяють явно недостатньо уваги таким проблемам, як:

• відсутність визначення статутної шкоди;

• відповідальність посередників;

• транзит;

• інтернет-анонімність;

• недостатня кількість кадрів митниці;

• відсутність інтересу з боку поліції, прокуратури та інших органів щодо порушень прав інтелектуальної власності;

• спеціалізовані суди у дійсності не є спеціалізованими;

• засоби кримінального судочинства використовуються тільки як останні засоби (переважно, коли існує загроза для здоров'я населення, наприклад, контрафактні лікарські препарати);

• кримінальні санкції часто існують тільки в теорії, небажання застосовувати кримінальні санкції у випадках порушення праві інтелектуальної власності;

• відсутність в деяких країнах арбітражу для спорів щодо доменних імен, реєстрація доменних імен не регулюється державою;

• висока плинність підприємців;

• зловживання кримінальним судочинством, коли доступне цивільне судочинство;

• піратство в Інтернеті (зокремай посередників, які отримують доходи від реклами та незаконного використання файлообмінників або від порушення авторських прав); це найвідсталіша галузь у сенсі правового регулювання;

• помилкове припущення, що завантаження незаконного контенту з незаконних джерел потрапляє під виняток «для приватного копіювання»;

• небажання судів повністю відшкодовувати судові витрати, де позивач не отримав повного відшкодування шкоди, якого він вимагав, чи в більш загальному сенсі;

• недоступність відшкодування коштів, витрачених на зберігання та знищення контрафактних товарів, як частини судових витрат, а тільки як складової шкоди;

• більшість населення не вважає порушення прав інтелектуальної власності незаконною діяльністю.

Пропозиції щодо вдосконалення законодавства в Україні. Здійснений огляд судової практики про відшкодування шкоди у справах про порушення прав інтелектуальної власності у країнах ЄС дозволяє сформулювати такі пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання та судової практики України з питань відшкодування шкоди в зазначеній категорії справ.

Насамперед потрібно запровадити та забезпечити, з позиції автора цього дослідження, неухильне дотримання принципу, згідно з яким жодна економічна вигода від порушення не повинна лишається порушникові.

У спеціальне законодавство України мають бути запроваджені єдині підходи до відшкодування шкоди та судових витрат правовласників у справах про порушення прав інтелектуальної власності, а саме таке відшкодування має забезпечувати достатній стримувальний ефект.

Отже видається необхідним статті «Порушення прав власника патенту (свідоцтва)» та «Способи захисту прав» викласти у редакціях такого загального змісту (з відповідними уточненнями, що враховують специфіку охоронюваних об'єктів):

«Стаття ... Порушення прав власника патенту (свідоцтва)

1. Будь-яке посягання на права власника патенту (свідоцтва), передбачені статтею (статтями) ... цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника патенту (свідоцтва) дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника патенту (свідоцтва), що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України Залежно від виду об'єкта права інтелектуальної власності ця частина статті може бути доповнена. Доповнюється відповідно до особливостей об'єкта охорони..

2. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власникові патенту (свідоцтва) заподіяну шкоду.

Власник патенту (свідоцтва)може також вимагати ...”

Вимагати поновлення порушених прав власника патенту (свідоцтва) може за його згодою також особа, що придбала ліцензію.

«Стаття ... Способи захисту прав

1. Захист прав на ... здійснюється в судовому й іншому встановленому законом порядку.

2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку із застосуванням цього Закону.

Суди відповідно до їхньої компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

авторство на ... Крім торговельних марок;

встановлення факту використання .;

встановлення власника патенту (свідоцтва);

встановлення факту порушення прав власника патенту (свідоцтва);

право попереднього користування;

відшкодування шкоди та пов'язаних з порушенням витрат власника патенту (свідоцтва).

3. Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:

1) відшкодування фактичної матеріальної шкоди, завданої порушенням прав власника патенту (свідоцтва);

2) виплату компенсації,що визначається судом, в розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування фактичної матеріальної шкоди;

3) одноразового відшкодування у розмірі подвійного роялті замість відшкодування фактичної матеріальної шкоди або компенсації;

4) відшкодування документально підтверджених судових витрат власника патенту (свідоцтва);

5) відшкодування в розумному розмірі документально підтверджених витрат власника патенту (свідоцтва) на правову допомогу;

6) відшкодування документально підтверджених витрат власника патенту (свідоцтва), пов'язаних зі зберіганням контрафактної продукції;

7) відшкодування шкоди діловій репутації та іншої немайнової шкоди.

Список використаних джерел

1. Directive on the Civil Enforcement of Intellectual Property Rights 2004/48/EC [Electronic resource]. -- Access mode : http://eur-lex.europa.eu/legal-con- tent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-32004L0048R%2801%29&from=EN].

2. Application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29/04/2004 on the enforcement of intellectual property rights // Report from the commission to The European Parliament, The Counsil, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions. Brussels, 22.12.2010 [Electronic resource]. -- Access mode : http://eur-lex.europa.eu/legal-con- tent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX52010DC0779&from=EN].

3. Damages in Intellectual Property Rights. European observatory on Counterfeiting and Piracy, 2009.114 р. [Electronic resource]. -- Access mode : http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf].

Размещено на Allbest.ru