Некоторые особенности лицензионных договоров

Размещено на http://www.allbest.ru/

Некоторые особенности лицензионных договоров

Габараева Диана Дмитриевна, магистрант Северо-Кавказского горно-металлургического института (ГТУ)

Современный этап мирового социально-экономического развития характеризуется тем, что в большинстве стран главным двигателем развития становятся знания, идеи, технологии. Мировое сообщество строит свою экономику по законам и правилам мирового рынка, на котором складывается такая ситуация, что технические разработки и технологии составляют в мировой торговле больший удельный вес, чем торговля готовой продукцией. Все большее внимание уделяется производству не сырьевых ресурсов, а ресурсов интеллектуальных. В настоящее время государства, оставшиеся по тем или иным причинам без доступа к новым технологиям, значительнее отстают в развитии от своих соседей.

С учетом этого, государства стали самостоятельно определять концепцию развития интеллектуальных ресурсов. Многие делают ставку на экспорт интеллектуальных ресурсов, приглашая специалистов из-за рубежа, приобретая либо заимствуя готовые продукты и технологии. Другие государства, такие, как Россия, идут в основном по пути развития и накопления собственных интеллектуальных ресурсов.

В условиях сложившейся санкционной политики по отношению к нашей стране, назрела необходимость формирования полноценной и эффективной инновационной экономики. Немаловажную роль в этом играет активное участие России в формировании рынка высокотехнологичных товаров. интеллектуальный собственность лицензионный договор

Нельзя не отметить, что даже на уровне Европейского союза технологические разработки были названы институтом, «обеспечивающим постоянный экономический рост и… решение глобальных проблем континента». Ворожевич А.С. Признание патента недействительным: российский и зарубежный опыт / Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013 №2 с.16.

С учетом этого, проблема охраны любой интеллектуальной собственности становится особенно важной. Производство знаний, идей и технологий просто невозможно без их эффективной правовой охраны и реализации. И именно лицензионные договоры являются правовым инструментом, позволяющим вовлечь результаты интеллектуальной деятельности в гражданский оборот, использовать их в экономике в качестве ресурсов. Лицензионные договоры это обязательный элемент механизма предоставления прав на объекты интеллектуальной собственности.

Темпы торговли патентами, лицензиями, правами на товарные знаки стремительно растут. Надо полагать, что результаты интеллектуальной деятельности, имеющие творческий характер и представляющие собой блага нематериальные, зачастую представляют собой большую коммерческую ценность. Это подтверждается и российской статистикой, в соответствии с которой заметен рост обращений с заявками на оформление патентов со стороны граждан и юридических лиц на изобретения, промышленные образцы, рост числа регистрации лицензионных договоров.

Согласно последнему опубликованному отчету за 2013 г. в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) было рассмотрено 1754 обращения, из которых поступило от граждан 1432, от юридических лиц 322. Общее количество обращений значительно увеличилось по сравнению с 2012 г., на 29 %.

В соответствии с этим же отчетом, опубликованном на официальном сайте Роспатента, прослеживается тенденция увеличения количества регистрируемых лицензионных договоров, а значит, существенней становится влияние этого правового института на общество. Так, за 2013 год зарегистрировано 303 договора исключительной лицензии, 1546 -- неисключительной лицензии, поступило 280 заявлений о предоставлении открытой лицензии.

В данной статье мы попытаемся рассмотреть те особенности, которые необходимы при заключении лицензионных договоров, и некоторые отличия их от других торговых сделок.

Во внешнеторговой энциклопедии дается следующее понятие лицензионного договора: «Лицензионный договор - договор, по которому одна сторона - обладатель ноу-хау и (или) исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, защищенными принадлежащими ей патентами или свидетельствами, (лицензиар) представляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) часть своих прав для научного, промышленного или коммерческого использования в объеме, обусловленном договором, и на определенный срок, а лицензиат обязуется оплачивать за их использование лицензиару и выполнять другие условия, предусмотренные договором. При этом исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности остаются у лицензиара и к лицензиату не переходят». Лицензионный договор / Внешнеторговая энциклопедия. М.: Экономика, 2011 стр.189.

Сопоставляя данное определение с определением, изложенным в ст. 1235 Гражданского Кодекса РФ, под лицензионным договором следует понимать соглашение, в соответствии с которым владелец научно-технических достижений, изобретений, «ноу-хау», товарных знаков и иных знаний (лицензиар) передает и дает право использовать их другому лицу (лицензиату) в обусловленных соглашением пределах, на определенный временной промежуток времени и в обмен на обязательства лицензиата осуществлять в пользу лицензиара предусмотренные договором платежи и (или) иные действия.

В некоторых лицензионных договорах в качестве лицензиара может выступать не собственник результатов интеллектуальной деятельности, а лицо, имеющее в надлежащем виде оформленное право на распоряжение этими результатами (например, посредник). В этом случае, как правило, в преамбуле договора указывается, что соответствующие патенты, «ноу-хау» принадлежат патентообладателю (автору, владельцу). В таком договоре необходимо указать его полное наименование и местонахождение, а также отметить, что патентообладателем (автором, владельцем) лицензиару предоставлено право на ведение от своего имени переговоров о продаже лицензий и заключение соответствующих договоров.

Также зачастую патентообладателями выступают несколько авторов, которые являются физическими лицами. Ввиду того, что в качестве лицензиара должно выступать одно лицо, в преамбуле договора необходимо перечислить всех патентообладателей и указать, что они предоставили одному из них право на ведение переговоров и заключение лицензионного договора от имени всех патентообладетелей.

Содержание лицензионного договора как сделки составляют его условия. Основными условиями лицензионного договора являются: предмет договора (точная характеристика объекта патентных прав); территория, на которой действует договор; указание конкретных способов использования объекта патентных прав; срок действия договора; условие о размере вознаграждения лицензиару.

Международная практика торговли лицензиями показывает, что предметами лицензионных соглашений в большинстве случаев являются:

1) научно-технические достижения, содержащие изобретения и (или) техническое «ноу-хау»;

2) право промышленного и (или) коммерческого использования изобретений;

3) организационные, управленческие, экономические, финансовые, конъюктурные и другие правовые и иные сведения, являющиеся «ноу-хау»;

4) промышленные образцы и (или) право их промышленного и коммерческого использования;

5) право коммерческого использования товарных знаков;

6) право использования другой промышленной собственности. Волынец-Руссет Э.Я. Особенности лицензионных договоров./ Российский внешнеэкономический вестник, 2014 год. №12, с.70-71.

Указанные предметы могут предусматриваться в лицензионных договорах как самостоятельно, так и в совокупности. Кроме того, предметами лицензионного договора единовременно могут являться и права на изобретения и сами изобретения, а также другие объекты.

Лицензионные соглашения существенно отличаются от других видов внешнеторговых договоров следующими особенностями: сохранение права собственности на предмет соглашения за лицензиаром; срочный характер лицензионного соглашения; территориальный характер действия лицензионного соглашения; специфика расчетов между лицензиаром и лицензиатом; взаимообмен научно-техническими достижениями по усовершенствованию предметов лицензионных соглашений.

Право собственности на изобретение закрепляется выдачей на него патента. Выданный на изобретение патент в течение срока его действия закрепляет за его собственником монопольное право изготовлять, применять и продавать изделия с использованием изобретения, либо применять определенные методы и способы производства изделий в странах, выдавших патенты.

Право собственности на изобретения позволяет владельцу патента не допускать использования принадлежащих ему изобретений без его разрешения. А в случае нарушения его права собственности на изобретение он вправе обратиться в суд и взыскать с виновной стороны убытки.

При заключении лицензионных договоров особое внимание необходимо уделить территориальным границам его использования лицензиатом. При осуществлении традиционных экспортных (импортных) сделок продавец не имеет права ограничивать покупателя распоряжаться купленным товаром. Как собственник товара покупатель имеет право его уничтожить, или даже перепродать в другую страну (если эти действия не запрещены договором). Но лицензиат, купивший лицензию, в свою очередь строго ограничен территориальными рамками, включаемыми в большинство лицензионных договоров.

В зависимости от объема предоставляемых по договору прав различают:

1) территорию исключительного права - перечень стран (регионов), где лицензиату предоставлены монопольные права на использование предмета лицензии;

2) территорию неисключительного права - перечень стран (регионов), где лицензиаром сохраняются права на использование предмета лицензии и передачу их третьим лицам;

3) зону экспорта - перечень стран (регионов), на территории которых лицензиат вправе экспортировать продукцию по лицензии.

Лицензионный договор имеет силу только в пределах тех территорий, которые в них указаны. Так, например, 73% лицензий, проданных фирмами США фирмам Японии, запрещали японским лицензиатам экспорт продукции за пределы Юго-Восточной Азии, а в 16% и вовсе не позволяли экспортировать продукцию. Иванов И.Д., Сергеев Ю.А. Цит.Соч., 1966, с.58

И лицензиар, и лицензиат стремятся свести к минимуму или не допустить конкуренцию между ними, в виду чего они включают в лицензионный договор условие, по которому лицензиату предоставляется право производства лицензионной продукции и ее сбыта только на рынках тех стран, указанных в договоре. Производство и сбыт продукции в странах, не предусмотренных в договоре, лицензиату запрещается. Если же территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, не указана в лицензионном договоре, согласно п. 3 ст. 1235 ГК РФ лицензиат имеет право осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

Это условие - принципиальное различие лицензионных договоров от обычных торговых сделок с точки зрения территориальных ограничений.

В лицензионном договоре необходимо четкое определение пределов использования изобретения лицензиатом. Нередко встречаются случаи, когда патентообладатель предоставляет принимающей стороне только право на предложение к продаже и продажу продукта, изготовленного с применением охраняемого патентом изобретения им самим или лицензиатом ранее заключенного договора.

В п.4 ст. 1235 ГК РФ установлено, что срок лицензионного договора не может превышать срока действия исключительного права на соответствующий объект. В случае если срок действия не определен лицензионным договором, такой договор считается заключенным на пять лет. Из этого следует, что конкретный срок действия лицензионного договора устанавливается сторонами, при этом сторонам необходимо учитывать сроки действия исключительного права.

Если при покупке (продаже) товаров на обычных коммерческих условиях все отношения между сторонами заканчиваются в сравнительно короткий срок, то при продаже лицензии взаимоотношения между ними осуществляются, как правило, в течение длительного времени - срока, на который заключен договор (срок так называемого морального старения предметов лицензионных договоров).

Учитывая тот факт, что определение точного срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации практически невозможно, при заключении лицензионного договора определяется тот срок, предположительно в течение которого предмет договора не устареет и будет сохранять спрос на рынке (рынках), указанного (указанных) в лицензионном договоре. Поэтому во многих лицензионных договорах указывают условие о возможности продления договора до фактического срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Условие о размере вознаграждения лицензиару является существенным и самым сложным условием лицензионного договора. В соответствии с п. 5 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор предполагается возмездным. В соответствии с тем же пунктом при отсутствии условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Международная практика торговли лицензиями до сих пор не выработала единого инструмента расчета цены лицензии. Каждый контрагент определяет цену лицензии своими методами, которые сохраняются в тайне.

В отличие от цен на обычные товары, где цена складывается на базе необходимых затрат на их производство, цены на предметы лицензионных соглашений не определяются их стоимостью. Обусловлено это нематериальным характером предметов лицензионных соглашений, цены на которые формируются на базе результатов - прибыли, получаемой от их использования по лицензии.

Обе стороны лицензионного договора идут на переговоры, предварительно рассчитав предполагаемую цену лицензии. Лицензиар стремится продать лицензию по максимально определенной им цене, в то время как лицензиат стремится купить ее по минимально рассчитанной им цене.

Стороны лицензионного договора могут включать в договор любые иные условия, которые они считают необходимыми для достижения цели договора, в том числе о взаимном обмене научно-техническими достижениями по усовершенствованию предметов лицензионных договоров, технической помощи в освоении производства продукции по лицензии, соблюдении режима конфиденциальности, обязательстве лицензиата не оспаривать действительность патента лицензиара, возможности контроля со стороны лицензиара за объемом использования, обязательство лицензиара поддерживать действие патента в течение срока действия лицензии, преследовать самостоятельно или совместно с лицензиатом нарушителей патента и т.д.

Подводя некий итог вышесказанному, можно сделать следующие практические выводы/предположения:

- когда лицензионный договор сформулирован как обязанность по передаче права использования, тогда при наступлении определенных в нем условий (уплата роялти, наступление обстоятельств, истечение срока), если иного прямо не предусмотрено (например, подписание лицензиаром специального акта), отдельного волеизъявления на передачу права лицензиата не требуется - такое согласие уже выражено в договоре и охарактеризовано определенными обстоятельствами;

- лицензионный договор считается исполненным со стороны лицензиара с момента его заключения, если только прямо не указано, что лицензиар должен специально выразить согласие в дальнейшем после его заключения;

- если действия, которые лицензиар должен совершить для выражения своего согласия после заключения договора (подписание акта, передача вещи и т.д.), специально не предусмотрены, то такое согласие может следовать и из поведения лицензиара: поскольку для согласия как такового не установлено специальной формы, значит, волеизъявление может выражаться в любой форме;

- согласие само по себе может быть выражено вне рамок договора. Однако лицо, пользующееся таким согласием, несет риск того, что согласие может быть отозвано правообладателем;

- недействительные лицензионные договоры, например договоры, в которых не было прописано условие о вознаграждении, могут рассматриваться как форма согласия, вследствие которого лицензиат не будет нести ответственность до тех пор, пока правообладатель не запретит ему использование объекта интеллектуальной собственности.

Лицензионные договоры испытывают на себе значительное воздействие со стороны права интеллектуальной собственности, что приводит к изменению традиционных правил регулирования договорных обязательств, его «смещению» в сторону действия законодательства государства, в котором испрашивается защита соответствующих интеллектуальных прав. И, несмотря на существенные изменения в российском законодательстве по защите интеллектуальной собственности, произошедшие в связи с введением части четвертой Гражданского кодекса РФ, отечественное «интеллектуальное» право менее развито, чем западноевропейские и североамериканские аналоги, что требует дальнейшей проработки и развития.

Литература

1. Волынец-Руссет Э.Я. Особенности лицензионных договоров // Российский внешнеэкономический вестник, 2014 год. №12, с.70-71.

2. Ворожевич А.С. Признание патента недействительным: российский и зарубежный опыт // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013 № 2 с.16.

3. Гражданский Кодекс РФ.

4. Иванов И.Д., Сергеев Ю.А. Цит.Соч., 1966, с.58.

5. Лицензионный договор./ Внешнеторговая энциклопедия. М.: Экономика, 2011 стр.189.

6. Отчет о деятельности Роспатента за 2013 год. // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). Электронный ресурс http://www.rupto.ru.

Размещено на Allbest.ru