Размещено на http://www.allbest.ru/

Классификация лицензионных договоров и ее значение для договора коммерческой концессии

Корлякова Наталья Валерьевна

Рассматриваются виды лицензий, оценивается применимость норм о разных видах лицензий к договору коммерческой концессии, анализируются случаи нарушения условий об исключительности лицензионного договора и договора коммерческой концессии. Исследуется порядок установления обязанностей сторон лицензионного договора и договора коммерческой концессии в зависимости от вида договора. Предлагается усовершенствование норм о видах лицензий и рассматривается порядок применения указанных норм к договору коммерческой концессии.

Ключевые слова и фразы: исключительная лицензия; неисключительная лицензия; договор коммерческой концессии; права и обязанности лицензиата и пользователя.

В соответствии с нормами ст. 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии применяются правила ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям главы 54 ГК РФ и существу договора коммерческой концессии. В связи с указанной нормой возникают соответствующие проблемы в правоприменительной практике, требующие уяснения того, какие из норм права, относящиеся к регулированию лицензионного договора, в частности, норм о видах лицензионных договоров, не противоречат существу договора коммерческой концессии и могут применяться к нему в субсидиарном порядке.

В статье 1236 ГК РФ перечислены виды лицензионных договоров:

– простая (неисключительная) лицензия, то есть предоставление лицензиату права использования ре-зультатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;

– исключительная лицензия, то есть предоставление лицензиату права использования результатов ин-теллектуальной деятельности или средств индивидуализации без сохранения за лицензиатом права выдачи лицензий другим лицам.

Несмотря на то, что глава 54 ГК РФ не содержит норм о различных видах договора коммерческой концессии, представляется, что наличие условия, содержащегося в ст. 1033 ГК РФ, а именно: «обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории…», - в случае его установления в договоре влечет те же ограничения для сторон, что и выдача исключительной лицензии. Поэтому к договору коммерческой концессии при наличии в договоре подобного условия могут применяться нормы об исключительной лицензии, в частности, в отношении объема прав лицензиата и обязанностей лицензиара по исключительной лицензии, предоставляющие «исключительному» лицензиату возможность защиты своих прав, а при его отсутствии - нормы о неисключительной лицензии. В соответствии с принципом диспозитивности гражданского законодательства, представляется возможным применение презумпции неисключительности договора коммерческой концессии.

Применение указанной классификации к договору коммерческой концессии вполне соответствует его сущности и позволит более детально регламентировать отношения сторон договора в целях соблюдения их интересов. лицензия договор коммерческий концессия

Редакция п. 1 ст. 1236 ГК РФ является не совсем удачной в силу того, что слова «лицензионный договор может предусматривать» с наличием последующего перечисления, исходя из толкования, могут указывать на открытость данного перечня. Соответственно, недостатком статьи является то, что она не называет видов лицензионных договоров, а лишь дает их определение. Тем не менее, отсутствие в приводимом перечне указания на его открытый характер, а также норма, содержащаяся в п. 2 указанной статьи, позволяют сделать вывод о том, что никаких иных лицензионных договоров существовать не может. Поэтому слова: «может предусматривать» следует заменить словами: «может быть исключительно следующих видов».

В соответствии с п. 2 ст. 1236 ГК РФ, лицензия предполагается простой (неисключительной), если лицензионным договором не предусмотрено иное. При этом если применять данное положение и к договору коммерческой концессии, в силу п. 4 ст. 1027 ГК РФ, то получается, что презюмируется «неисключительность» и договора коммерческой концессии. Нормы о договоре коммерческой концессии не содержат положений, свидетельствующих о презумпции исключительности договора при отсутствии указанного ранее условия, содержащегося в ст. 1033 ГК РФ. Кроме того, представляется, что правообладатель заинтересован в максимальном расширении собственной сети и формировании соответствующей деловой репутации, следовательно, и в заключении договора на наибольшей территории и с наибольшим количеством пользователей. Соответственно, представляется возможным применение презумпции неисключительности договора коммерческой концессии.

Кроме того, условия, влекущие ограничение свободного заключения договоров на использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в том числе ограничивают конкуренцию. Несмотря на то, что ст. 11 Закона о защите конкуренции не распространяется на данные договоры, представляется, что установление презумпции исключительности лицензии будет значительно ограничивать предоставление прав на РИД и средства индивидуализации и, соответственно, ограничивать свободу сторон в распоряжении данными правами.

При выдаче исключительной лицензии, согласно подпункту 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ, за лицензиаром не сохраняется право выдачи лицензий другим лицам. Лицензиат же, согласно ст. 1254 ГК РФ, получает право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации всеми способами, предусмотренными законом (позитивная функция права), а также защищать свое право в соответствии со ст. 1250, 1252,1253 ГК РФ (негативная функция права).

Последнее не предоставляется пользователю по неисключительной лицензии, что подчеркивается судебными органами. Таким образом, в указанном виде лицензионного договора мы наблюдаем элементы абсолютного права - обязанность лицензиата соотносится с обязанностью неопределенного круга лиц не нарушать право, предоставленное по лицензионному договору, - в обязательственном праве лицензиата, которое носит относительный характер, так как лицензиату противопоставлено конкретное лицо - сторона по договору. Характер защиты в данном случае не может использоваться для определения природы прав лицензиата [4, c. 134]. Исключительное право не переходит лицензиату от лицензиара, соответственно, право исключительного лицензиата представляет собой лишь право требования, обращенное к лицензиару. Соответственно, лицензиар, предоставив лицензиату монопольное право использовать РИД или средство индивидуализации, сохраняет возможность отчуждать исключительное право третьим лицам, а также осуществлять защиту своего права, включая защиту от действий третьих лиц, нарушающих право лицензиата [8, c. 122].

В главе 54 ГК РФ отсутствует указание на возможность для пользователя защищать свои права. Соответственно, пользователь в случае отсутствия в договоре указания на право защиты предоставленных объектов, не может осуществлять данные действия. Это мнение подтверждается судебной практикой. В частности, в деле по иску ООО «МАКдрайв» о защите исключительного права на товарный знак «Баскин 31 Роббинс» ФАС пояснил, что по договору коммерческой концессии в число переданных пользователю прав не входит право на запрет использования третьими лицами товарного знака «Баскин 31 Роббинс» (то есть, договор коммерческой концессии не носит исключительного характера), так как сторонами коммерческой концессии лицензионное соглашение к договору не заключено и не зарегистрировано. При этом, согласно ст. 4 Закона о товарных знаках, только сам владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам [6]. Следовательно, законодательством предоставляется защита от нарушений прав и интересов, от несанкционированного использования товарного знака, исключительно его владельцу. Пользователь же не обладает правом запрещать использование третьими лицами товарного знака «Баскин 31 Роббинс», а потому у него отсутствует право на предъявление иска о запрещении использования третьими лицами указанного товарного знака.

В настоящее время вопросы, ранее урегулированные в Законе о товарных знаках, утратившем силу, регулируются ГК РФ. В соответствии со ст. 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). В ст. 1515 ГК РФ об ответственности за незаконное использование товарного знака, также идет речь лишь о возможностях правообладателя. Таким образом, следуя логике суда в указанном решении, в соответствии с ГК РФ пользователь также не имеет права защищать предоставленные в пользование объекты.

Представляется, что в данном случае объяснение неисключительной природы договора коммерческой концессии через отсутствие заключенного договора не вполне корректно. Заключение договора коммерческой концессии не требует параллельного заключения лицензионного договора на каждый предоставляемый объект. Если все же из толкования договора возможно было сделать вывод о неисключительности договора, то вывод суда в целом являлся верным.

Вероятно, в случае исключительности прав на использование РИД и средств индивидуализации по договору коммерческой концессии пользователь должен по аналогии с лицензиатом иметь право защищать указанные объекты от посягательств со стороны третьих лиц. Введение этого положения для договоров исключительной лицензии свидетельствует о признании особенного характера права пользователя, в некоторой мере близкого к владению материальным объектом, охраняемым в соответствии со ст. 305 ГК РФ, гарантирующей защиту прав владельца, не являющегося собственником. В силу того, что пользователь по исключительному договору является единственным лицом, помимо правообладателя, которое использует результат интеллектуальной деятельности и/или средство индивидуализации, обеспечивает его надлежащее использование и при этом заинтересовано в его защите, как в гарантии своей деловой репутации, представляется необходимым предоставить пользователю указанное право.

Сопоставление пунктов 1 и 3 ст. 1236 ГК РФ приводит к выводу о том, что отличие исключительной лицензии от неисключительной выражается в невозможности исключительного лицензиара выдачи разным лицензиатам права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации одними и теми же способами. При этом, однако, территория и срок использования не включаются в понятие способа использования, исходя из трактовки ст. 1235 ГК РФ, то есть не требуется обязательное совпадение сроков и территории использования объектов по договору. Получается, что предоставление другому лицензиату права использования объекта аналогичным способом на абсолютно иной территории будет являться нарушением условий исключительной лицензии.

Исходя из статьи 1236 ГК РФ, установление условий, предусмотренных для лицензионных договоров разных видов, в одном лицензионном договоре возможно лишь в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но не в отношении разных территорий. В целях предоставления сторонам лицензионного договора большего количества возможностей для распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации целесообразно, по аналогии с нормами о договоре коммерческой концессии, предоставить лицензиару возможность выдачи исключительной лицензии двумя путями: с установлением определенной территории действия условий об ограничении права выдачи лицензий иным лицензиатам, что будет подразумевать возможность лицензиара выдавать лицензии на иной территории, либо без установления территории, что будет подразумевать действие обязанностей сторон в соответствии с выбранным видом лицензии на всей территории, указанной в договоре или определенной в соответствии со ст. 1235 ГК РФ.

Указанные условия о территориальности действия требований в отношении исключительности или неисключительности выданной лицензии корреспондируют ст. 1235 ГК РФ и могут применяться как к лицензионным договорам, так и к договорам коммерческой концессии. Таким образом, исключительность лицензии в пределах определенной территории по воле сторон не будет автоматически исключать возможность выдачи лицензиаром лицензий на другой территории, как это происходит в случае с договором коммерческой концессии.

Согласно ст. 1033 ГК РФ договором коммерческой концессии может быть предусмотрено обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории. Представляется, что использование объектов договора на различных территориях по общему правилу не может создать конкуренцию для «исключительного» лицензиата, соответственно, не повлияет на его права и полученную выгоду от использования. При этом расширение территории использования объектов интеллектуальной собственности будет способствовать развитию рынка и, возможно, новых технологий.

Кроме того, исходя из толкования статьи, в случае предоставления лицензиаром различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации разным лицензиатам, данное действие не влияет на исключительность либо неисключительность лицензии [7, c. 472]. В статье 1033 ГК РФ применительно к договору коммерческой концессии способы использования, наоборот, не оговариваются, значение имеет сам факт предоставления объектов для использования. Однако представляется, что в данном случае следует учитывать исключительно предпринимательские цели использования объектов по договору коммерческой концессии, которые при доведении товаров/работ/услуг до потребителя повлекут создание конкуренции пользователю на рынке, а также в любом случае повлияют на деловую репутацию сторон. При этом если рассматривать лицензионные договоры в отношении таких объектов, как товарный знак, знак обслуживания или ноу-хау, то следует согласиться, что любое использование данных объектов при доведении товаров, работ или услуг до потребителя также не может не создавать конкуренции лицензиату. Данная ситуация еще раз подтверждает мнение о необходимости заключения в отношении данных объектов именно договоров коммерческой концессии, предоставляющих более широкие возможности для урегулирования взаимоотношений сторон, а не лицензионных договоров.

Таким образом, представляется целесообразным предоставить сторонам лицензионного договора возможность указания либо не указания в нем на территорию использования объекта лицензионного договора, включить данное условие в статью 1236 ГК РФ и применять данные нормы как к лицензионному договору, так и к договору коммерческой концессии.

Несмотря на исключительность лицензии, закрепленную в договоре, существует вероятность предоставления лицензиаром лицензий другим лицензиатам еще до заключения данного договора, о чем лицензиар должен уведомить лицензиата. Представляется, что в данном случае исключительная лицензия уже не будет создавать возможность достижения необходимого результата - ведь будет иметь место реализация прав на объект другим лицом. Таким образом, вероятно, следует оговорить в законодательстве необходимое условие отсутствия прав иных лицензиатов на объект договора по использованию теми же способами на момент выдачи исключительной лицензии и обязанность сообщения лицензиату об указанных фактах, а в случае уклонения от уведомления лицензиата установить возможность одностороннего расторжения договора и/или взыскания убытков, либо соразмерного уменьшения платы по договору.

Следует обратить внимание на то, что обязанность лицензиара по исключительной лицензии не выдавать лицензии третьим лицам не ограничивает его исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, которое носит обязательственный характер. Лицензиар может выдать лицензию третьим лицам, и этот факт не повлечет недействительность заключенного договора, однако при этом лицензиаром будут нарушены его обязательства по ранее заключенному договору, что, соответственно, даст основания для применения к нему мер ответственности по обязательственному иску.

Возникает вопрос о том, возможно ли заключение лицензиаром по договору исключительной лицензии договора коммерческой концессии в отношении объекта, право использования которого предоставлено по лицензионному договору. Представляется, что, исходя из толкования ст. 1236 ГК РФ, заключение лицензиаром по договору исключительной лицензии договора коммерческой концессии в отношении объекта, право использования которого предоставлено по лицензионному договору, невозможно. Однако в случае включения в ГК РФ нормы о праве указания на территорию действия исключительной лицензии, данный вопрос будет решаться, исходя из территориального действия договоров, что исключит разногласия и неясность в определении правовых последствий.

Выдача неисключительной лицензии не приводит к переходу исключительного права к лицензиату, а влечет лишь определенное обременение этого права. При этом суть данного обременения заключается в следующем: позитивное содержание исключительного права не изменяется (лицензиар вправе использовать объект теми же способами и в том же порядке, что и до выдачи лицензии), однако ограничивается негативная составляющая содержания исключительного права, то есть, возможность запрещать третьим лицам использование объекта интеллектуальной собственности. Путем вступления в договорные отношения лицензиар ограничивает действие своего запрета, адресованного неопределенному кругу лиц, в отношении «неисключительного» лицензиата [5, c. 450, 460]. При этом сущность данного договора все же остается позитивной, так как обязанности лицензиата не ограничиваются лишь отказом от запрещения лицензиату использовать объект договора.

Право «неисключительного» лицензиата (как и пользователя по неисключительному договору коммерческой концессии) неразрывно связано с обязанностью лицензиара по договору, которая состоит в воздержании от действий, затрудняющих осуществление прав лицензиата и в допущении подобного использования объекта договора. Лицензиат при этом соглашается с выдачей лицензиаром аналогичных лицензий, таким образом допуская вероятность нарушения своих прав и интересов третьими лицами. Этим объясняется лишение «неисключительного» лицензиата абсолютно-правовой защиты и предоставление ему лишь права предъявления требований, вытекающих из договорного обязательства. По сути, право «неисключительного» лицензиата в значительной степени сводится к праву требовать от лицензиара не препятствовать использованию им интеллектуального продукта, лишено в большей мере права защиты от иных лиц, а потому обладает чисто обязательственной природой.

Согласно п. 3 ст. 1236 ГК РФ, в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности могут содержаться условия для лицензионных договоров разных видов.

Возникает также вопрос, возможно ли применение норм об ответственности за нарушение условий исключительной лицензии, если, несмотря на наличие указанного ограничительного условия в договоре коммерческой концессии, имело место заключение правообладателем аналогичного договора коммерческой концессии с иным пользователем, но на иной территории. По сути, применение ответственности по договору коммерческой концессии на основании ст. 1033 ГК РФ в данном случае будет невозможно, так как комплексности предоставления в данном случае не будет. Однако из толкования указанного договора коммерческой концессии можно сделать вывод о заключении «исключительного лицензионного договора» в отношении данного объекта (при соблюдении формы договора и условий о государственной регистрации). В указанном случае применение ответственности за нарушение лицензионного договора представляется возможным. Вероятно, в данном случае решение должно быть выработано судебной практикой. Тем не менее, для исключения спорных ситуаций сторонам следует оговаривать в договоре коммерческой концессии последствия заключения правообладателем аналогичных договоров на иной территории.

При этом если в ст. 1236 ГК РФ будет включено рассмотренное выше условие о возможности указания территории, на которую распространяется действие исключительности лицензии, то при указании данной территории в договоре коммерческой концессии будет необходимо применить нормы об исключительной лицензии, ограничивающей право выдачи лицензий на определенной территории. Таким образом, ответственность по лицензионному договору также будет применяться только в границах данной территории.

Таким образом, представляется необходимым сделать следующие выводы.

Значение классификации лицензий на исключительные и неисключительные для договора коммерческой концессии заключается в том, что при наличии в договоре коммерческой концессии условия, содержащегося в ст. 1033 ГК РФ, а именно: «обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории…», - к нему могут применяться нормы ст. 1254 ГК РФ об исключительной лицензии, предоставляющие «исключительному» лицензиату возможность защиты своих прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, право использования которых ему предоставлено по договору.

Целесообразно по аналогии с нормами о договоре коммерческой концессии предоставить лицензиару возможность выдачи исключительной лицензии двумя путями: с установлением определенной территории действия условий об ограничении права выдачи лицензий иным лицензиатам, что будет подразумевать возможность лицензиара выдавать лицензии на иной территории, либо без установления территории, что будет подразумевать действие обязанностей сторон в соответствии с выбранным видом лицензии на всей территории, указанной в договоре или определенной в соответствии со ст. 1235 ГК РФ.

В случае заключения правообладателем, в нарушение условия договора коммерческой концессии о его исключительности, аналогичного договора коммерческой концессии с иным пользователем, но на иной территории, представляется возможным из толкования договора сделать вывод о выдаче исключительной лицензии договора в отношении данного объекта (при соблюдении формы договора и условий о государственной регистрации).

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. 23.07.2013 г.) // Российская газета. 1996. 6 февраля; 1996. 7 февраля; 1996. 8 февраля; 1996. 10 февраля.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) // Парламентская газета. 2006. 21 декабря.

3. Грунина О. А. К вопросу о правовой природе договора коммерческой концессии // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2007. № 7. Ч. 1. С. 47-49.

4. Корчагина Н. П., Моргунова Е. А., Погуляев В. В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008. 640 с.

5. Пиленко А. А. Право изобретателя. М.: Статут, 2001. 688 c.

6. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15.04.2003 № Ф04/1572-293/А03-2003 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

7. Трахтенгерц Л. А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой. М.: ИНФРА-М; КОНТРАКТ, 2009. 472 c.

8. Чупрунов И. С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. 2008. № 1. С. 116-127.

Размещено на Allbest.ru