Принцип исчерпания прав как ограничение исключительных прав

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Принцип исчерпания прав как ограничение исключительных прав

Ни одно субъективное гражданское право не может быть безграничным, тем более данное справедливо для института «интеллектуальной собственности», сам ход исторического развития которого был продиктован стремлением обеспечить компромисс между интересами автора (правообладателя) и интересами общества, заинтересованного в свободном доступе к результатам интеллектуального труда в целях культурного и технического развития. Столь явное проявление необходимости обеспечения баланса частных и публичных интересов в праве интеллектуальной собственности позволяет многим авторам относить его к одному из принципов данного института ^{[1, с. 22]}; ^{[2, с. 40]}; ^{[3, с. 13]}; ^{[4, с. 18]}; ^{[5, с. 15]}. С нашей точки зрения, принцип баланса (сочетания) частных и публичных интересов правильнее относить в целом к общеотраслевым принципам. Одним из последствий соблюдения данного баланса в праве интеллектуальной собственности являлось постоянное расширение различных ограничений и обременений прежде всего имущественных прав авторов (правообладателей), в том числе применение принципа исчерпания прав.

Страны вправе самостоятельно на национальном уровне определять режим исчерпания прав применительно к различным объектам исключительных прав. Международные конвенции в сфере интеллектуальной собственности, а также Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) от 15.04.1994 г. (далее - Соглашение ТРИПС) в статье 6 не предписывают странам участницам какого-либо решения по данному вопросу - «ничто в настоящем Соглашении не должно использоваться для решения вопроса об исчерпании прав интеллектуальной собственности». С принципом исчерпания прав тесно связана проблема параллельного импорта (реимпорта), когда правомерно изготовленные товары импортируются в страну происхождения.

Принято выделяют три разновидности принципа исчерпания прав: национальный, международный и региональный:

(а) Национальный принцип исчерпания исключительных прав предусматривает исчерпание исключительных прав правообладателя только при условии введения экземпляра (товара) в оборот внутри страны. Несмотря на неоднократную реализацию правомерно введенного экземпляра (товара) за рубежом, для его ввоза в страну с действующим национальным принципом исчерпания прав требуется согласие правообладателя. Например, действующее законодательство таких стран, как РФ и США предусматривает национальный принцип исчерпания прав.

(б) При международном принципе исчерпания прбва правб признаются исчерпанными независимо от территории, на которой было первое введение материального носителя в оборот. В Китае и Японии закреплен международный принцип исчерпания исключительных прав ^[6].

(с) Выделяется также региональный принцип исчерпания прав, действующий для территории какого-либо региона, например, страны Европейского Союза (ЕС) или ЕАЭС ^[7]. Региональный принцип отличается от международного по признаку территориальности, так как авторизованная (правомерная) продажа на территории одной страны из соответствующего региона влечет исчерпание исключительного права и в других странах этого региона ^[8].

ГК РФ предусматривает национальный принцип исчерпания прав, в соответствии с которым, если оригинал или экземпляры произведения (ст. 1272 ГК РФ) или фонограммы (ст. 1325 ГК РФ) правомерно введены в гражданский оборот на территории РФ путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения. До принятия ГК РФ пункты 3 статей 16 и 38 Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», закрепляя принцип исчерпания прав в отношении введенных в гражданский оборот соответственно экземпляров правомерно опубликованного произведения и фонограммы, оговорку «на территории РФ» не содержали.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством РФ принцип исчерпания прав применяется:

- только в отношении оригинала или экземпляров, т.е. материальных носителей, в которых выражены объекты исключительных прав, соответственно, не наделяет участников гражданского оборота правом по своему усмотрению использовать сам результат интеллектуальной деятельности (^[9]; ^[10]);

- только в отношении такого способа использования как распространение, под которым в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 1270 ГК РФ понимается продажа или иное отчуждение, исключая, например, прокат произведений или фонограмм;

- только при условии первого введения в гражданский оборот, который предлагается толковать узко, понимая, прежде всего, отчуждение материальных носителей по договорам купли-продажи;

- только при условии, если введение в гражданский оборот было произведено правомерно, т.е. правообладателем или с его согласия, например, лицензиатом (сублицензиатом) правообладателя (^[11]; ^[12]), исключая контрафактные экземпляры, созданные самим нарушителем или приобретенные у третьих лиц (^[13]; ^[14]; ^[15]);

- только при условии, если введение в гражданский оборот было произведено на территории РФ, т.е. не охватывает случаи распространения оригиналов или экземпляров, введенных на территории иностранного государства (^[13]).

В этом отношении представляет интерес дело по иску ООО «Издательство «Пан пресс» к ООО «Акцент» и ООО «Продюссерский центр «АН-фильм» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение дизайна (А40-233779/2015). В соответствии с материалами дела истцу (ООО «Издательство «Пан пресс») на основании исключительной лицензии были предоставлены право использовать и разрешать использовать созданные авторами (Евстратовой Ю.Ф. и Томилиным А.С.) лично произведения изобразительного искусства (иллюстративный материал), а также художественный дизайн (внешнее и внутреннее оформление) к книге Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Истцу стало известно, что спорное произведение дизайна было использовано ответчиками в 2013 г. в аудиовизуальном произведении «Солдаты. Снова в строю». Ответчик полагал, что демонстрация в одной из сцен 18-ой серии 17-го сезона книги Л.Н. Толстого «Анна Каренина» не является нарушением исключительного права истца на дизайн обложки данной книги, так как демонстрируемая в кадре книга является вещью (реквизитом), принадлежащей ответчику (ООО «ПЦ «АН-фильм») на праве собственности, и использована им в качестве вещи, правомерно введенной в гражданский оборот, а не в качестве самостоятельного использования дизайна книги. Ответчик также полагал, что, учитывая правомерное введение в гражданский оборот экземпляра книги, следует применить принцип исчерпания исключительного права, установленный ст. 1272 ГК РФ. Суд не согласился с доводами ответчика, указав, следующее:

- Принцип исчерпания права на произведение, установленный ст. 1272 ГК РФ, не применим к рассматриваемой ситуации, так как данный принцип предусматривает возможность участия в гражданском обороте самого экземпляра произведения, правомерно введенного правообладателем в гражданский оборот, без его дальнейшего согласия. В данном же случае действия ответчиков нельзя квалифицировать как распространение экземпляра произведения, поскольку ответчики использовали его в аудиовизуальном произведения путем доведения до всеобщего сведения.

- Согласно ст. 209 ГК РФ действия по использованию собственником вещи не могут нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц, а в силу п. 1 ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражен соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

- В рассматриваемом случае, исходя из анализа характера и построения сцены фильма, построения диалогов актеров и происходящих действий, при создании данной сцены акцентировалось внимание не на литературном произведении Л.Н. Толстого «Анна Каренина», а на конкретном объекте материального мира - коллекционном издании данного произведения, при создании которого был использован авторский дизайн обложки произведения и иллюстраций к нему: главным объектом сцены является книга, используемая в качестве подарка; согласно сценарию - оба участвующих в сцене героя неоднократно обращают внимание на внешние характеристики книги: «коллекционное издание», «очень дорогая книга».

Таким образом, несмотря на отсутствие в гражданском законодательстве запрета на съемку и показ в аудиовизуальных произведениях предметов материального мира, в том числе созданных творческим трудом, использование объекта, внешнее оформление которого составляет произведение дизайна и формирует сюжет сцены, в связи с чем внимание зрителя акцентировано на произведении, а не на объекте материального мира как таковом, может быть признано в определенных случаях нарушением исключительного права на произведение ^[16].

Принцип исчерпания прав будучи ограничением исключительного права сам ограничивается применительно к произведениям изобразительного искусства, в отношении которых автор обладает правом следования. В соответствии с п.1 ст. 1293 ГК РФ в случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного искусства при каждой перепродаже соответствующего оригинала, в которой в качестве посредника участвует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в частности, аукционный дом, галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин), автор имеет право на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи (право следования). Аналогичный правовой режим установлен в соответствии с п. 2 ст. 1293 ГК РФ в отношении авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений.

В отношении прав публикатора принцип исчерпания прав предусмотрен ст. 1344 ГК РФ: «если оригинал или экземпляры произведения… правомерно введены в гражданский оборот путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров допускается без согласия публикатора и без выплаты ему вознаграждения». Статья 1344 ГК РФ не содержит упоминания «на территории РФ», в связи с чем можно предполагать установление законодателем международного принципа исчерпания прав в отношении прав публикатора.

Принцип исчерпания прав действует и в патентном праве, хотя глава 72 ГК РФ не содержит термин «исчерпание», используя «действия, не являющиеся нарушением исключительного права». Однако судебная практика признает, что содержащееся в приведенной норме концептуальное положение является реализацией принципа исчерпания прав ^[17].

В соответствии со ст. 1359 ГК РФ не является нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных ГК РФ, например, лицом, обладающим правом послепользования ^[18]. Действовавший до принятия ГК РФ Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 в абзаце 7 ст. 11 изначально не содержал оговорки «на территории РФ», однако с принятием изменений, внесенных Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ, норма была уточнена.

Конституционный Суд РФ, давая оценку конституционности ст. 11 Патентного закона РФ и ст. 1359 ГК РФ, отмечал, что нормы указанные направлены на обеспечение баланса между монопольными правами патентообладателя и правами и законными интересами других лиц, что само по себе не может рассматриваться как нарушение прав, закрепленных в ст. 44 Конституции Российской Федерации ^[19].

Использование товарного знака в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем исключительного права на товарный знак или с его согласия также не является нарушением исключительного права на товарный знак (ст. 1487 ГК РФ). Аналогично объектам патентного права статья 23 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действовавшего до принятия ГК РФ, изначально не содержала оговорки «на территории РФ». Норма была уточнена с принятием изменений, внесенных Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ.

В литературе отмечается неправомерность столь широкой формулировки принципа исчерпания прав в отношении товарных знаков. Применение в ст. 1487 ГК РФ как и в прежнем законодательстве о товарных знаках понятия «использование товарного знака» с учетом его содержания согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ, по мнению В.В. Пироговой, «допускает неоправданно расширительное толкование возможного действия (бездействия) со стороны других лиц, тогда как ограничения права сводятся к отсутствию контроля со стороны правообладателя за дальнейшим пребыванием введенных в оборот товаров» ^{[20, c. 147]}.

Главы 73-74 ГК РФ, посвященные соответственно селекционным достижениям и топологии интегральной микросхемы, не содержат термина исчерпание права. Законодатель в данном случае использует подход, примененный в патентном праве (глава 72 ГК РФ). В соответствии с п. 6 ст. 1422 ГК РФ не являются нарушением исключительного права на селекционное любые действия с семенами, растительным материалом, племенным материалом и товарными животными, которые были введены в гражданский оборот патентообладателем или с его согласия другим лицом, кроме: последующего размножения сорта растений и породы животных;

вывоза с территории Российской Федерации растительного материала или товарных животных, позволяющих размножить сорт растений или породу животных, в страну, в которой не охраняются данные род или вид, за исключением вывоза в целях переработки для последующего потребления.

Пункт 3 ст. 1456 ГК РФ к действиям, не являющимся нарушением исключительного права на топологию, относит распространение интегральных микросхем с топологией, ранее введенных в гражданский оборот лицом, обладающим исключительным правом на топологию, или иным лицом с разрешения правообладателя.

Действующее гражданское законодательство как и специальные законы, принятые в данной области до введения IV части ГК РФ (абзац е) ст. 14 Закона РФ от 06.08.1993 № 5605-1 «О селекционных достижениях» и абзац 4 п. 1 ст. 8 Закон РФ от 23.09.1992 № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем»), не содержат оговорки «на территории РФ» для введения в гражданский оборот селекционных достижений и топологий, позволяя говорить о применении международного принципа исчерпания прав в отношении данных объектов.

Обращаясь к национальному опыту зарубежных стран, можно отметить, что в авторском праве США распространение получила так называемая доктрина «первой продажи» (англ. - «the First Sale Doctrine»), по существу аналогичная исчерпанию прав, которая является законодательно закрепленным средством правовой защиты от обвинений в нарушении прав автора ^[6]. Доктрина «первой продажи» законодательно закреплена в статье 109 раздела 17 Кодекса законов США, в соответствии с которой допускается использование защищенной авторским правом работы «без разрешения правообладателя в целях преследования прямого или косвенного коммерческого интереса (преимущества) только в течение 12-месячного периода на дату:

(1) публикации в Федеральном реестре уведомления о намерениях (https://www.copyright.gov/fedreg/), поданного в Бюро по защите авторских прав (англ. - «the Copyright Office») в соответствии с разделом 104A (d) (2) (A), или

(2) получения фактического уведомления, поданного в соответствии с разделом 104A (d) (2) (B), в зависимости от того, что произойдет раньше» ^[21].

Судебная практика США фактически применяет доктрину «первой продажи» на практике с 1908 года в деле Bobbs -Merrill Co. v. Straus, когда правообладатели печатной продукции создавали барьеры для перепродажи через третьих лиц экземпляров данной продукции. Bobbs-Merrill добавил в своих книгах пометку о том, что любая розничная продажа по цене менее 1,00 долларов США будет представлять собой нарушение авторских прав. В универмаге Macy's такое уведомление игнорировалось и книги продавали по 89 центов каждая, очевидно, без согласия издателя. Верховный суд США не обнаружил нарушения авторских прав, считая, что исключительное право на распространение (англ. - «right of distribution») применимо только на первую продажу произведения, защищенного авторским правом ^[22].

Судебная практика в США наглядно иллюстрирует столкновение условий лицензионного соглашения с принципом исчерпания прав. В законодательстве США изначально не было нормативно закреплено исчерпание прав в отношении программ для ЭВМ. Правообладатели утверждали, что само программное обеспечение не подлежит продаже, а предоставляется по лицензионному соглашению. Соответственно, в этом случае должны действовать ограничения в соответствии с лицензионным соглашением, а принцип исчерпания прав - не применим. Однако суды признавали факт продажи экземпляра программы ЭВМ основанием для исчерпания прав, а ограничения, налагаемые лицензионным соглашением на распространение экземпляров произведений, - ничтожными. Например, в деле Novell Inc. v CPU Distrib Inc (2000) и SoftMan Products Co. v Adobe Systems Inc. (2001) ^[23] суд постановил, что принцип исчерпания прав применим при продаже компьютерной программы, а лицензионное соглашение не может ограничивать права третьих лиц при применении принципа исчерпания права. Отметим также дело Davidson and Associates v Internet Gateway Inc.(2004) ^[24], в котором суд признал за лицензионным соглашением способ отчуждения имущества ^[25]. В настоящее время ограничения в отношении программного обеспечения закреплены в ст. 117 раздела 17 Кодекса законов США.

Правообладатели стремятся избежать последствий доктрины «первой продажи» путем не продажи программы ЭВМ, а «номинального» лицензирования, которое, как правило, содержит ограничения на использование, часто включающие ограничения последующей перепродажи. Однако в случае, когда «номинальное» лицензионное соглашение интерпретируется судами как соглашение о продаже копии программного обеспечения для целей исчерпания прав, лишая правообладателя возможности применения ограничений на перепродажу копий программного обеспечения ^[26]. Апелляционный суд девятого округа США (англ. - «United States Court of Appeals for the Ninth Circuit») в деле Vernor v. Autodesk, Inc. (2010) сформулировал подход, в соответствии с которым «номинальная» лицензия программного обеспечения может рассматриваться как «программное обеспечения для целей исчерпания авторских прав». Суд выработал трехступенчатый тест для определения является ли программное обеспечение лицензированным или проданным (с последующим применением доктрины «первой продажи»). Суд постановил, что «пользователь программного обеспечения является лицензиатом, а не владельцем копии, в случае если владелец авторских прав:

(1) указывает, что пользователю предоставляется лицензия;

(2) существенно ограничивает возможности пользователя для передачи программного обеспечения; и

(3) накладывает заметные ограничения на использование» ^[27].

В патентном праве США принцип «исчерпания исключительных прав» (англ. - «the principles of Exhaustion») сложился и развивался посредством судебной практики ^[6]. Впервые он был применен Верховным судом США в деле Adams v. Burke от 1873 г. Истец (Адамс) приобрел патентные права на улучшенную крышку гроба за пределами круговой 10-мильной зоны от города Бостон, в пределах которой патентные права были сохранены за компанией Lockhart & Seelye. Ответчик (Берк) приобрел запатентованные крышки гробов в компании Lockhart & Seelye для своего бизнеса в городе Натик, расположенном в 17 милях от Бостона. Адамс предъявил иск о нарушении патентных прав. Верховный суд США отклонил иск и постановил, что, купив гробы в компании Lockhart & Seelye в Бостоне, Берк был вправе перевезти их в Натик и использовать их для своих целей, так как патентообладатель, продавая запатентованный товар, исчерпывает патентную монополию. Верховный суд США отметил, что когда патентообладатель продает объект интеллектуальной собственности, ценность которого состоит именно в его использовании, то патентообладатель, получая вознаграждение за его использование, отказывается от права ограничивать или каким-либо образом контролировать последующее использование. В свою очередь, товар переходит покупателю без монопольного ограничения, установленного патентным правом, и покупатель свободен использовать этот товар безо всяких ограничений (со стороны патентной монополии правообладателя) и по своему усмотрению ^[28]; ^[29].

В мае 2017 года Верховный суд США вынес решение по делу Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.(2017) ^[30], в котором Суд постановил, что после продажи запатентованного объекта патентообладатель не может обратиться в суд с требованием о нарушении патентных прав, касающегося дальнейшего использование этого объекта, даже если присутствует нарушение договора продажи. Данное решение Верховного суда США отменило прецедент, созданный в 1993 г. Апелляционным судом США по федеральному округу (англ. - «the US Court of Appeals for the Federal Circuit») в деле Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. ^[31], который позволял патентообладателям ограничить объем прав, переданных покупателям при продаже запатентованной продукции, при условии, что такие ограничения были «четко сформулированы» ^[32]. Таким образом, решение по делу Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. (2017) восстановило веками сложившееся право, что принцип исчерпания исключительных прав (после продажи запатентованного объекта) не позволяет патентообладателю использовать патентное законодательство для цели ограничения (контроля) последующих продаж ^[33].

Кроме того, Суд отметил, что принцип исчерпания распространяется на запатентованные продукты, проданные за рубежом. Таким образом, Верховный суд США расширил сферу применения принципа исчерпания прав, распространив применение данного принципа на продажи, произведенные за пределами США, которые ранее были исключены Апелляционным судом США по федеральному округу в деле Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001). Данное решение по делу является кульминацией Верховного суда США в определении и установлении обширной сферы применения принципа исчерпания прав (см. также дела Quanta Computer, Inc. v. LGElectronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008) ^[34] и Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519 (2013) ^[35].

В рамках Европейского Союза (ЕС) закреплен региональный (внутриевропейский) принцип исчерпания исключительных прав (англ. - «doctrine of regional exhaustion», также в зарубежной литературе известный как - «the principle of community-wide exhaustion»), первоначально закрепленный в Директиве ЕЭС №89/104 о гармонизации национальных законодательств о товарных знаках от 21 декабря 1988 г. и в последствии сохранен в Директиве 2008/95/EC от 2008 г. и Директиве (ЕС) 2015/2436 от 2015 г. (далее - Директива о товарных знаках).

Изначально статья 7 Директивы о товарных знаках, а в настоящее время статья 15 Директивы о товарных знаках в редакции 2015 г. устанавливает, что (1) Право пользования товарным знаком не позволяет его владельцу запретить использование указанного знака на продукцию, которая была направлена в торговую сеть Сообщества под этим знаком его владельцем или с его согласия. (2) Пункт 1 не применяется, когда владелец возражает против дальнейшей реализации продукции, выдвигая при этом узаконенную мотивировку, в особенности, когда состояние продукции подверглось изменениям или ухудшению качества после ее поступления в торговую сеть. Соглашение о EEA (англ. - «the Agreement on the European Economic Area (EEA)») от 1 января 1994 г. расширило применение данного принципа на страны-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) (англ. - «the European Free Trade Agreement (EFTA)»), которая была создана в 1960 г. с целью создания зоны свободной торговли, включая такие страны как Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Первое решение Европейского суда (англ. - «the European Court of Justice»), направленное на защиту добросовестного приобретателя и запрет на ограничение экономической свободы было вынесено в 1974 г. по делу Centrafarm BV et Adriaan de Peijper v. Sterling Drug Inc. ^[36], в котором Суд сделал вывод, что требование правообладателя контролировать дальнейшую судьбу товара после первого правомерного введения его в гражданский оборот нарушает принцип беспрепятственного перемещения товаров по территории ЕС.

В деле Silhouette International Schmied v. Hartlauer Handelsgesellschaf (1998) ^[37]и в последующем деле Sebago Inc. et. al. v. GB-Unic SA (1999) ^[38]. Европейский суд подчеркнул, что Статья 7(1) Директивы о товарных знаках исключает национальные правила, предусматривающие международный принцип исчерпания прав на товарные знаки. Тем не менее, учитывая интересы некоторых государств-членов (выступающих в поддержку международного принципа исчерпания исключительных прав) Европейский суд предположил, что возможным средством защиты данных интересов может быть «расширенное толкование принципа исчерпания исключительных прав, предусмотренный ст. 7 Директивы о товарных знаках, на продукцию, поставляемую на рынок стран, не являющихся членами ЕС, посредством присоединения к международным соглашения в этой области» ^[39], как было сделано в контексте Соглашения ЕЕА.

Соответственно, после многолетних дебатов и последовательных решений Европейского суда (Silhouette,Sebago,Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd (C-292/00, 2003) ^[40]) была сформирована позиция, что все страны ЕС должны принять исключительно региональный принцип исчерпания прав. При этом ни один из членов ЕС не может продолжать применять международный принцип исчерпания прав, потому что это создаст барьер для торговли на рынке ЕС или навяжет данный принцип исчерпания странам-членам, выступающих против него.

Как ранее было отмечено, международный принцип исчерпания предполагается в отношении объекта исключительных прав, который был введен в оборот как в стране производства, так и в любой другой стране мира. Другими словами, если страна применяет принцип международного исчерпания, права интеллектуальной собственности считаются исчерпанными, как только продукция была продана правообладателем или с его согласия в любой части мира. В этом случае параллельный импорт в любую страну разрешен.

Отметим, что сегодня Япония в целом признает международное исчерпание исключительных прав, однако изначально в соответствии со ст. 21 Закона Японии о тарифах и таможенной службе 1910 г. ^[41] не разрешался ввоз в страну товаров, которые бы нарушали права на патенты, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и иные аналогичные права интеллектуальной собственности. В деле BBS Kraftfahrzeugtechnik, A.G v. K.K. Racimex Japan and K.K. JapAuto Prods (1995) ^[42] Высший суд Токио (англ. - «Japan Tokyo High Court») применил на практике международный принцип исчерпания прав. Данное решение отменило прецедент 1969 г. (дело Brunswick 1969, Osaka District Court), в котором параллельный импорт был незаконным, если товар уже был запатентован в Японии.

Представляет интерес дело Canon Inc. v. Recycle Assist Co., в котором компания Recycle Assist Co. производила заправку использованных картриджей фирмы Canon и осуществляла продажу заправленных картридже в Японии. Canon Inc., международная японская компания, специализирующаяся на производстве оптических изделий, включая камеры, компьютерные принтеры и копировальные аппараты, обратилась в Окружной суд Токио (англ - «the Tokyo District Court») с иском о наложении запрета на ввоз и продажу вновь заправленных картриджей, ссылаясь на свое исключительное право по патенту. Окружной суд Токио 8 декабря 2004 г. отказал в иске, применив принцип международного исчерпания прав, и постановив, что репродукция продукта путем заполнения использованных картриджей чернилами подпадает под определение ремонта и, следовательно, не может рассматриваться в качестве новой продукции.

Однако Высший суд по интеллектуальной собственности (англ - «the Intellectual Property High Court»), действующий с 2005 г., отменил решение Окружного суда Токио, установив 2 (два) исключения из принципа международного исчерпания прав:

(1) когда продукт, в котором использовано изобретение по патенту, используется после того, как истек его срок службы, и его полезные «эффекты» уже исчерпаны;

(2) когда третье лицо изменяет или заменяет те компоненты продукта, в котором использовано изобретение по патенту, которые составляют существенную часть изобретения.

Соответственно, заправка картриджей новыми чернилами была расценена Судом как замена такого компонента запатентованного продукта, без которого его применение на практике невозможно, следовательно, доктрина исчерпания прав в данном случае не могла быть применена Судом. Данные исключения, установленные Высшим судом по интеллектуальной собственности в Японии, мотивировались тем, что и при использовании продукта третьими лицами после истечения его срока службы или при замене его существенных компонентов патентообладатель не может получить преимуществ от патента, так как не сможет вводить в оборот новые продукты, в которых использовано изобретение по патенту ^[43].

Принцип исчерпания прав является ограничением исключительного права ^[44]. Однако не все специалисты склонны рассматривать данный институт как ограничение, обнаруживая его бульшую относимость к материальных носителям, чем к собственно объектам исключительных прав ^{[45, с. 226]}. Возможности, предоставляемые институтом исчерпания прав в отношении последующего использования объектов, на наш взгляд, позволяют рассматривать его как ограничение наподобие случаям свободного использования.

Библиография

право исчерпание международный импорт

1. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: ТК Велби, 2004.

2. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М.: Госюриздат, 1957. 279 с.

3. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1956. 282 с.

4. Чернышева С.А. Художественное творчество и закон. М., 1980. 96 с.

5. Михайлов С.Г. Патентное право. Пермь, 2003. 119 с.

6. Michael V. Sardina, Exhaustion and First Sale in Intellectual Property, Santa Clara Law Review, Volume 51, Number 04, Article 1, 2011. URL: http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=lawreview (дата обращения: 29.08.2017). 9 с.

7. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. // СПС «Консультант Плюс».

8. Irene Calboli, Market Integration and the (Limits of) the First Sale Rule in North America and European Trademark Law, 51 SANTA CLARA L. REV. 1241 (2011). URL: http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 1196&context=facpub (дата обращения: 29.08.2017). 43 с.

9. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015 (пункт 13) // СПС «Консультант Плюс».

10. Определение ВАС РФ от 01.10.2010 № ВАС-12723/10 по делу № А65-26421/2009 // СПС «Консультант Плюс».

11. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.05.2017 № С01-384/2017 по делу № А40-165085/2015 // СПС «Консультант Плюс».

12. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.11.2016 № С01-800/2016 по делу № А67-6484/2015.

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункт 33) // СПС «Консультант Плюс».

14. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2015 № С01-186/2014 по делу № А60-10411/2013 // СПС «Консультант Плюс».

15. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2014 № С01-710/2014 по делу № А41-23205/2013 // СПС «Консультант Плюс».

16. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2017 № С01-39/2017 по делу № А40-233779/2015.

17. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2014 № С01-903/2014 по делу № А60-42273/2013.

18. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2017 № С01-169/2017 по делу № А50-24767/2015.

19. Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 № 613-О-О // СПС «Консультант Плюс».

20. Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. М.: Статут, 2008. с. 147.

21. Закон Соединенных Штатов Америки об авторском праве от 19 октября 1976 г. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/chapter-1 (дата обращения: 29.08.2017).

22. Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908). URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/210/339/case.html (дата обращения: 29.08.2017).

23. SoftMan Products Co. v Adobe Systems Inc. (2001). URL: http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1411&context=btlj (дата обращения: 29.08.2017). 23 с.

24. Davidson & Associates, Inc. v. Internet Gateway Inc., 334 F. Supp. 2d 1164 (E.D. Mo. 2004). URL: http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/334/1164/2520607/ (дата обращения: 29.08.2017)

25. A.H. Rajani, Davidson & Associates v. Jung: (Re) Interpreting Access Control, Volume 21, Issue 01, Berkeley Technology Law Journal, 2006. URL: http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1617&context=btlj(дата обращения: 29.08.2017). 31 с.

26. L. Donald Prutzman and Eric Stenshoel, The Exhaustion Doctrine in the United States (2013). URL: http://www.nysba.org/Sections/International/Seasonal_Meetings/Vietnam/Program_3/Eric_Stenshoel_and_L__Donald_Prutzman_materials.html (дата обращения: 04.09.2017). 23 с.

27. Vernor v. Autodesk, Inc., 621 F.3d 1102 (9th Cir. 2010), cert. denied, 132 S. Ct. 105 (2011). URL: http://www.ipinbrief.com/wp-content/uploads/2011/06/vernor-v-autodesk.pdf (дата обращения: 29.08.2017). 15 с.

28. Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873). URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/84/453/case.html (дата обращения: 29.08.2017).

29. John F. Duffy and Richard Hynes, Statutory Domain and the Commercial Law of Intellectual Property, Volume 102, Number 4, Virginia Law Review, 2016. URL:http://www.virginialawreview.org/sites/virginialawreview.org/files/DuffyHynes_Online.pdf. (дата обращения: 29.08.2017). 77 с.

30. Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. Case No. 15-1189, slip op. (U.S. May 30, 2017). URL: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/15-1189 (дата обращения: 29.08.2017).

31. Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir.1992). URL: http://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2017/03/CAFC-Mallinckrodt-Inc.-v.-Medipart-Inc.-Federal-Circuit-1992.pdf (дата обращения: 29.08.2017). 9 с.

32. Richard H. Stern, The Unobserved Demise of the Exhaustion Doctrine in US Patent Law. European Intellectual Property Review (Vol. 15, No. 12, 1993). URL: http://docs.law.gwu.edu/facweb/claw/DemiseExh.htm (дата обращения: 29.08.2017).

33. John F. Duffy and Richard Hynes, Common Law vs. Statutory Bases of Patent Exhaustion, Volume 103, Virginia Law Review, 2017. URL: http://www.virginialawreview.org/sites/virginialawreview.org/files/Duffy%20%26%20Hynes_Revised%20Final%20%28Macro%29%20%282%29.pdf (дата обращения: 29.08.2017). 17 с.

34. Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 553 U.S. 617 (2008). URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/553/617/opinion.html (дата обращения: 29.08.2017).

35. Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. 568 US (2013). URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/568/11-697/ (дата обращения: 29.08.2017).

36. Centrafarm BV and Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc. 31 October 1974 (Case 15/74. ECR 1974-01147). URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61974CJ0015 (дата обращения: 29.08.2017).

37. Silhouette International Schmied GmbH and Co KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH: ECJ 16 Jul 1998 (Case C-355/96, 1998 E.T.M.R. 539). URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1998/C35596.html (дата обращения: 29.08.2017).

38. Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois et Fils SA v. GB-Unic SA (Case C-173/98, 2 C.M.L.R. 1317 (1999). URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/C17398.html (дата обращения: 04.09.2017).

39. Irene Calboli, Trademark Exhaustion in the European Union: Community-Wide or International? The Saga Continues (2002), Intellectual Property L. Rev. 47, Volume 6, Issue 01, Article 3. URL: http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=iplr (дата обращения: 29.08.2017). 41 с.

40. Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd (C-292/00, 2003). URL: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-292/00 (дата обращения: 29.08.2017). 16 с.

41. Customs Tariff Act (Law No. 54 of April 15, 1910, as last amended by Law No. 15 of March 31, 2004). URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=338099 (дата обращения: 29.08.2017). 58 с.

42. BBS Kraftfahrzeugtechnik, A. G. v. K. K. Jap Auto Products. (The Third Petty Bench of the Supreme Court opinion of July 1, 1997). URL: http://www.softic.or.jp/en/cases/BBS.html (дата обращения: 29.08.2017).

43. Canon Inc. v. Recycle Assist Co. 2005 (Ne) 10021 Appeal Case of Seeking Injunction Against Patent Infringement (Court of prior instance: Tokyo District Court; 2004 (Wa) 8557) (Date of conclusion of oral argument: November 4, 2005) URL: http://www.ip.courts.go.jp/eng/vcms_lf/2005-10021.pdf (дата обращения: 04.09.2017). 66 c.

44. Трахтенгерц Л. Новое в Патентном законе РФ // Хозяйство и право. 2003. № 12. с. 3-12.

45. Микрюков В.А. Ограничения и обременения гражданских прав. М.: Статут. 2007. с. 226.

Размещено на Allbest.ru