Розрізняльна здатність торговельної марки: до питання визначення поняття

Размещено на http://www.allbest.ru/

Розрізняльна здатність торговельної марки: до питання визначення поняття

С. Савич

У статті розглядається поняття розрізняльної здатності торговельної марки, яка відноситься до визначальних властивостей цього об'єкта інтелектуальної власності. Автор звертає увагу на невідповідність вітчизняного підходу розуміння розрізняльної здатності підходам Європейського Союзу та юрисдикційних органів його держав-членів. Запропоновано, виходячи з природи торговельної марки, поділяти розрізняльну здатність торговельної марки на абстрактну (властивість торговельної марки власне як позначення (знака, символу) вирізнятися на фоні будь-якого товару та сприйматися будь-якими особами) та конкретну (властивість торговельної марки вирізнятися на фоні конкретного позначеного нею товару (послуги) та сприйматися зацікавленими цим товаром (послугою) особами).

Ключові слова: торговельна марка, пересічний споживач, абстрактна розрізняльна здатність, конкретна розрізняльна здатність.

торговельна марка інтелектуальний власність

Савич С. Различительная способность торговой марки: к вопросу об определении понятия. В статье рассматривается понятие различительной способности торговой марки, которая относится к определяющим свойствам этого объекта интеллектуальной собственности. Автор обращает внимание на несоответствие отечественного подхода понимания различительной способности подходам Европейского Союза и юрисдикционных органов его государств-членов. Предложено различительную способность торговой марки, исходя из природы этого объекта интеллектуальной собственности, разделять на абстрактную или конкретную. Абстрактная различительная способность - это пригодность заявленной для регистрации торговой марки именно как обозначения (знака, символа) отличаться и восприниматься любыми лицами, отвечая при этом требованиям однозначности (способности восприниматься и запоминаться в сознании неопределенного круга лиц через единый акт познания) и самодостаточности (быть функционально независимой от товара). Конкретная различительная способность - это свойство торговой марки отличаться уже в составе корпуса (обозначение и обозначенный им конкретный товар, услуга) и восприниматься заинтересованными этим товаром (услугой) лицами (рядовыми потребителями).

Ключевые слова: торговая марка, рядовой потребитель, абстрактная различительная способность, конкретная различительная способность.

Savych S. Trade Mark's Distinctiveness: the Issue of the Definition. The article deals with the concept of trademark's distinctiveness, which refers to determining properties of this object of intellectual property. The author draws attention to the discrepancy between domestic understanding of the distinctive character of trade mark and approaches of the European Union. Based on the nature of trademark it has been proposed to divide the distinctiveness ability of this object of intellectual property into abstract and specific. Abstract distinctiveness has declared as suitability of the trade mark namely as sign (symbol) differ and perceived by anyone and satisfy the requirements of uniqueness (the ability to perceive and remember in the minds of unspecified persons through a single act of cognition) and self-sufficiency (be functionally independent from the goods). The specific distinctiveness is ability of trade mark to differ in the composition of the body (designation and designated by it a particular product (service) and perceived by concerned these goods (services) persons (average consumers).

Key words: trade mark, the average consumer, abstract distinctiveness, the specific distinctiveness.

Постановка наукової проблеми та її значення

Розрізняльна здатність відноситься до однієї з найголовніших властивостей торговельної марки. На її визначальний характер вказує згадка про неї у визначенні цього об'єкта інтелектуальної власності (ст. 492 ЦК України), відповідно до якого

торговельною маркою може бути будь-яке позначення, що здатне розрізняти товари (послуги) одних виробників від товарів (послуг) інших.

В Україні поняття розрізняльної здатності на законодавчому рівні є невизначеним, що призводить до різних підходів у її розумінні у доктрині. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не наводить ані визначення цієї властивості, ані її ознак, зазначаючи лише у п. 1 ч. 2 ст. 6, що правова охорона не надається позначенням, які не мають достатньої розрізняльної здатності. «Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» дещо конкретизують це положення, відносячи до позбавлених розрізняльної здатності позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак; загальновживані скорочення [1].

Суть наукової проблеми полягає у тому, що як на практиці, так і на доктринальному рівні розуміння розрізняльної здатності не відповідає підходу Європейського Союзу та містить значні розбіжності з ним, а також створює проблеми для суб'єктів прав на торговельні марки в Україні.

По-перше, на відміну від ЄС, в Україні ця ознака торговельної марки та її виявлення при реєстрації не є правовим питанням, а предметом експертного дослідження. Таким чином зацікавлені особи позбавлені можливості подавати свої докази, що підтверджують наявність/відсутність у торговельної марки розрізняльної здатності у реєстраційному провадженні чи у судових спорах про визнання реєстрації недійсною (у інших спорах). Думка експерта, необтяженого, на відміну від суду, обов'язком приймати та враховувати ті чи інші засоби доказування, залишається часто останньою істиною, з якою змушені миритися суб'єкти господарювання.

По-друге, процитовані положення українського законодавства у текстуальному плані буквально відтворюють положення Директиви № 89/104/ЄЕС про торговельні марки (далі - Директива), гармонізація з якою є основним джерелом нормотворення у сфері охорони торговельних марок в нашій державі. Проте фактично питання розрізняльної здатності «винесене з орбіти права», обмежене лише згадкою у законодавстві без відповідного розвитку його положень у юридичній практиці з описаних вище причин. У зв'язку з цим постає необхідність детального вивчення європейського досвіду у цьому питанні та формулюванні пропозицій з удосконалення діючої системи охорони торговельних марок в Україні.

Аналіз досліджень цієї проблеми. Питанню розрізняльної здатності торговельної марки приділялася увага низки як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, серед яких у першу чергу необхідно назвати Т. С. Демченко, І. А. Кириченко, Н. В. Мінченко, Ю. Мордвілко-Осайду, А. Кур, К. Крупу та інших. Проте загалом у вітчизняній юридичній науці питанню розрізняльної здатності приділяється недостатньо уваги, а окремо аспект співвідношення понять розрізняльної здатності в українському праві та праві Європейського Союзу достатньо не розглядався.

Формулювання мети та завдань статті. Мета статті полягає у розробці визначення розрізняльної здатності з урахування підходів Європейською Союзу.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження

Насамперед необхідно навести позицію німецької дослідниці А. Кур, професора Інституту інтелектуальної власності та конкурентного права Макса Планка (м. Мюнхен), яка зауважує, що у Директиві згадується про розрізняльну здатність торговельної марки двічі та кожного разу їй надається різного значення. Про розрізняльну здатність, як про її абстрактну властивість, говориться у визначенні торговельної марки (ст. 2), а як про конкретну, у відношенні до конкретних товарів (послуг), - у ст. 3 [2, с. 177]. Це розмежування в Україні не проводиться, хоча його необхідність має не тільки теоретичне, але й важливе прикладне значення (про що йтиметься далі з демонстрацією конкретних прикладів).

Позиція поділу розрізняльної здатності торговельної марки на абстрактну та конкретну неодноразово знаходила прояв у судовій практиці країн ЄС. Так у рішенні Вищого адміністративного суду Польщі у справі товарного знака «Supermarket» ці дві категорії було чітко розмежовано. У рішенні було наголошено, що абстрактна розрізняльна здатність має встановлюватися у відриві від товарів та послуг, які позначає торговельна марка, лише стосовно позначення як такого. Наявність абстрактної розрізняльної здатності зокрема означає, що торговельна марка має бути наділеною можливістю легко та доступно, без зайвих інтелектуальних зусиль, сприйматись та запам'ятовуватись споживачами. Іншими словами вона повинна мати здатність виступати носієм інформації, вказівкою на виробника, а тому сприйматись ними однозначно (цілісно) та не виступати при цьому складовою частиною товару (мати самодостатність). Лише наявність цих ознак дозволить пересічним споживачам в подальшому сприймати позначений такою маркою конкретний товар та правильно асоціювати його з виробником, лише тоді можна буде визначити, чи знак не вказує виключно на вид товару, його якість, призначення, тобто чи він має розрізняльну здатність, тільки, правда, уже конкретну [3].

Однозначність торговельної марки дозволяє сприймати та запам'ятовувати її через «єдиний акт пізнання». Причому таке сприйняття має відбуватися через власне саму марку, незалежно від товару (послуги), які вона позначає. Позначення як таке має бути наділене достатніми властивостями, аби відбитися в пам'яті споживача, сприйматися ним однозначно, без додаткових розмірковувань, аналізу, іншими словами закарбуватися в його свідомості. На практиці такої властивості часто позбавлені надто складні, комбіновані, або надто прості, «примітивні», позначення. В європейських країнах набула поширення практика подання на реєстрацію в якості торговельних марок китайських ієрогліфів, що призводило до відмов патентних відомств з тих підстав, що заявлене позначення в подальшому буде складно сприйняти споживачам, а тому відсутня гарантія, що за необхідності повторно віднайти це позначення, вони його безпомилково розпізнають [4, с. 131]. Трапляються також інші «крайнощі», як-от подання на реєстрацію одиничної літери, що навпаки, значно спрощує сприйняття позначення, створюючи внаслідок цього проблему його ідентифікації швидше як елемента з напису упаковки товару, а не власне торговельної марки. Відомство гармонізації внутрішнього ринку ЄС виробило свою практику з цього питання, здійснюючи реєстрацію торговельних марок Європейського Союзу. Так, часто відмовлялося у реєстрації позначенням, представлених одиничними літерами, виконаних звичайним шрифтом, незалежно навіть від їх кольору (наприклад, літера «I» блакитного кольору, буква «К» в окружності) [4, с. 132]. Водночас наявність оригінального написання літери, використання стилізованого шрифту, проблем у реєстрації не створює.

Самодостатність торговельної марки, яку також відносять до ознак абстрактної розрізняльної здатності, означає, що позначення не може бути самим товаром, тобто складатись винятково з його форми, яка має функціональне призначення. Так, можуть траплятися, зокрема, ситуації, коли на реєстрацію як торговельні марки заявляються функціональні форми винаходів, на які припинено дію патентних прав [5, с. 75]. Існування вимоги самодостатності має виключати можливість надання їм правової охорони. Самодостатність розуміється не як відокремленість товару від торговельної марки, а як їхня функціональна незалежність одне від одного: виріб повинен виконувати ті завдання, які передбачались під час його створення, а знак повинен інформувати про виробника. Будь-якому потенційному покупцю або іншій особі ці відмінності мають бути помітні.

Говорячи про конкретну розрізняльну здатність, то як і наголошувалося на початку, вона стосується кожного конкретного товару та конкретної ситуації контакту з ним споживачів. При її встановленні у країнах ЄС вирішальною є позиція так званого пересічного споживача. Модель пересічного споживача, по суті, й виступає основною лінією розмежування абстрактної розрізняльної здатності, де знак як такий, сам по собі, має сприйматись невизначеним колом адресатів і конкретної розрізняльної здатності, за якої знак у поєднанні з конкретним товаром (послугою) сприймається спеціальною категорією споживачів - пересічними споживачами. Ця теза знаходить, зокрема, підтвердження у глосарії термінів Європейського патентного відомства, де така розрізняльна здатність визначається як умова охороноздатності торговельної марки, що надає можливість споживачам розпізнати конкретний товар серед однорідних [6, с. 54]. У цьому контексті справедливим є висновок Т. С. Демченко, що «розрізняльна здатність знака (...) завжди повинна визначатись виходячи із зв'язку: знак - позначуваний товар - зацікавлене товаром населення. Мова йде про те, що не можна зробити висновок про наявність чи відсутність розрізняльної здатності знака, розглядаючи останній незалежно від позначуваних ним товарів» [7, с. 50-51].

Як і згадувалося на початку, у судовій та адміністративній практиці країн Співтовариства, що наслідували позицію Суду Справедливості ЄС, оцінка наявності у торговельної марки розрізняльної здатності, на відміну від України, є питанням права, а не предметом експертного дослідження, тому посилання на позицію пересічного споживача як «добре поінформованої, уважної та спостережливої особи», що розуміється в ринку тих чи інших товарів, підготовленою добросовісною рекламою, є юридичною фікцією, від якої відштовхується Патентне відомство чи суд, приймаючи рішення. Такий споживач є уявним, його образ у поєднанні із низкою факторів щодо ознак товарного знака, ринку товарів та послуг, які він позначає, їх ціни, дозволяє оцінювати обставини справи у максимальній наближеності до ринкових реалій. Водночас безпосереднє опитування споживачів чи висновки експертів не розглядаються як позиція пересічного споживача, а мають допоміжне значення при її встановленні. Отже, характеристика цієї умовної особи як «уважної, розсудливої та спостережної, що є споживачем конкретного виду товарів або послуг», разом з наявним ринковим інформаційним контентом дають можливість зробити відповідні висновки щодо наявності у торговельної марки розрізняльної здатності.

Яскравим прикладом ролі пересічного споживача у розмежуванні абстрактної та конкретної розрізняльної здатності є рішення Відомства гармонізації внутрішнього ринку ЄС у справі об'ємного товарного знака електричної гітари для виконання хард-року, виготовленої у характерному стилі (з елементами зображення дракона чи якоїсь подібної міфічної тварини). У Відомстві вдалися до аналізу ринку цих гітар та встановили, що кожна з них має свій характерний дизайн, який є поширеним для цього типу музичних інструментів, наявність якого зовсім не може свідчити про певний оригінальний підхід стосовно форми. Пересічний споживач, котрий має стосунок до тієї сфери, поціновувач тяжкого року, знає, що подібні елементи дизайну гітар є поширеними, а тому в його очах вказаний об'ємний товарний знак не матиме відмітних ознак [8]. Проте це об'ємне позначення може бути помітним усім іншим особам, явно виділяючись на фоні звичайних електрогітар, маючи ознаки абстрактної розрізняльної здатності: запам'ятовуватися, сприйматися як щось окреме від товару, не як його функціональна форма. Отже, бачимо, що це позначення не було простою тривимірною формою товару, а характеризувалося привнесенням певних елементів декору, здатність якого забезпечувати розрізнення товару на фоні інших однотипних оцінювалась не абстрактно, а з позиції ринку та пересічних (зацікавлених) споживачів.

Також важливим питанням є з'ясування змісту конкретної розрізняльної здатності. Т. С. Демченко зауважує, що вітчизняний законодавець використовує термін «позначення, які не мають розрізняльної здатності» лише стосовно однієї групи - позначень без відмітних ознак. Згадана автор зазначає, що загалом можна виділяти два підходи у розумінні розрізняльної здатності - вузький, відповідно до якого розрізняльна здатність відсутня у позначення без відмітних ознак та широкий - коли сюди відносять ще й описові позначення, загальновживані позначення товарів певного виду, а також загальновживані символи і терміни [7, с. 52-53]. Відповідно до вузького розуміння розрізняльної здатності, нею наділені лише ті позначення, що характеризуються певними відмітними рисами, оригінальністю. Їх розміщення на товарі повинне бути помітним споживачеві. Наприклад, не може отримати правової охорони позначення, яке виконано у формі борозни на підошві кросівки або певного візерунку, який не може бути сприйнятий як торговельна марка, а скоріше як елемент декору [4, с. 161].

Те, що в законодавстві України існує лише вузький підхід до визначення розрізняльної здатності, може підтверджувати факт наявності у переліку умов охороноздатності знаків для товарів і послуг у ст. 6 згаданого вище Закону поряд з власне розрізняльною здатністю, ще цілої низки близьких за своєю суттю передумов. Так, не надається охорона позначенням, які:

а) є загальновживаними як позначення товарів певного виду;

б) є загальновживаними символами і термінами;

в) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;

г) складаються лише з позначень, які є загальновживаними символами і термінами.

Цікавою є позиція І. А. Кириченко, яка розглядає розрізняльну здатність у широкому

розумінні. Згадана автор вважає, що всі перелічені вище підстави є нічим іншим, як випадками відсутності у позначення саме розрізняльної здатності, а тому пропонує об'єднати їх в один пункт - відсутність достатньої розрізняльної здатності [9, с. 51]. Ми не погоджуємося з цією думкою, оскільки наведений підхід вітчизняного законодавця - не результат власної законотворчості, а відтворення положень ст. 3 Директиви № 89/104/ЄЕС. Названий акт вторинного права ЄС у п. «Ь» ч. 1 ст. 3 говорить про позначення, що позбавлені розрізняльного характеру, а у п. «с» окремо згадує описові позначення та загальновживані назви, які не можуть бути зареєстровані як торговельні марки.

З'ясування співвідношення розрізняльної здатності з цими двома перешкодами, а також пояснення наведеного підходу європейського законодавця потрібно шукати, насамперед, у особливому характері двох останніх, який випливає з того, що їх основним завданням є забезпечення інтересів діючих та потенційних конкурентів у рамках доктрини «need to keep free», яка покликана унеможливити монополізацію видових назв товарів та описових позначень окремими виробниками. Водночас розрізняльна здатність слугує виключно інтересам споживачів, забезпечуючи їм можливість розпізнати бажаний товар [2, с. 160-161]. Ми вважаємо, що якщо допустити ситуацію, коли видова назва товару (наприклад, «квас») буде зареєстрована як торговельна марка, тоді власник свідоцтва отримає усі можливі правові (!) засоби забороняти конкурентам використовувати це словесне позначення на етикетаках або упаковках товарів, що з часом призведе до стабільної асоціації позначення саме з його товарами, всупереч усім допустимим правилам ринкової конкуренції. Натомість реєстрація позначення без розрізняльного характеру (без відмітних ознак) жодним чином не вплине на конкурентів, а лише призведе до ситуації, коли воно не зможе виконувати функції власне торговельної марки.

Доречним тут видається підхід польського законодавця, що відніс описові та загальновживані позначення до позначень, які не мають розрізняльної здатності, але в якості окремих пунктів. Відповідно до ч. 2. арт. 129 польського закону «право промислової власності», охоронне право не надається товарним знакам, які не мають достатніх розрізняльних ознак, а саме ті, що:

не дозволяють розрізняти в обороті товари, для яких вони були зареєстровані;

складаються винятково з елементів, що вказують на вид товару, його походження, якість, кількість, вартість, призначення, спосіб виготовлення, склад, функції або придатність;

увійшли до звичайної мови або є звичайно вживаними у визнаних і тривалих торговельних практиках.

У арт. 130 вказаного закону зазначається, що усі ці позначення можуть бути зареєстровані у випадку набуття ними вторинної розрізняльної здатності. Цей момент відрізняє польське законодавство від загальноєвропейського, однак засадничо не вступає у суперечність з ним, оскільки усі ці випадки виділені в окремих пунктах ч. 2 арт. 129, а тому мають автономне значення, що відповідає ч. 1 ст. 3 Директиви про торговельні марки [5, с. 77].

На наш погляд, такий підхід може бути використаний вітчизняним законодавцем. Він дозволяє краще структурувати передумови набуття правової охорони торговельними марками, що, зважаючи на їхню «розпорошеність» у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», вбачається необхідним у першу чергу з точки зору законодавчої техніки.

Висновки й перспективи подальших досліджень

З урахуванням вищевикладеного, відштовхуючись від того, що розрізняльна здатність торговельної марки зумовлюється як характером самого позначення, так і особливостями ринку конкретних товарів (послуг), що цим позначенням маркуються, її необхідно розглядати в абстрактному та конкретному проявах. У зв'язку з цим ми вважаємо, що абстрактна розрізняльна здатність - це властивість торговельної марки власне як позначення (знака, символу) вирізнятися на фоні будь-якого товару та сприйматися будь-якими особами. Конкретна розрізняльна здатність - це властивість торговельної марки вирізнятися на фоні конкретного позначеного нею товару (послуги) та сприйматися зацікавленими цим товаром (послугою) особами.

Джерела та література

Про затвердження правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг : Наказ Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95.

Kur A. Fundamental concerns in the harmonization of trademark law / Annette Kur // Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary research - Edward Elgar Publishing Ltd, 2008. - P. 151-177.

Wyrok Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2005 r № II GSK 65/05 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query].

Mordwilko-Osajda J. Znak towarowy. Bezwzglqdne przeszkody rejestracji / Joanna Mordwilko-Osajda. - Warszawa : Lexis Nexis, 2009. - 413 s.

Krupa K. Zdolnosc odrozniania a zdolnosc odrozniajqca znaku towarowego w swietlie prawa polskiego i europejskiego / Katarzyna Krupa // Studia Iuridica. - L/2009. - S. 71-83.

Мінченко Н. В. Розрізняльна здатність позначення, заявленого на реєстрацію в якості знака для товарів і послуг / Н. В. Мінченко // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2009. - № 2. - С. 52-62.

Демченко Т. С. Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Демченко Тетяна Сергіївна. - К., 2002. - 214 с.

Judgment of the Court of First instance (Third Chamber) in Case T-317/05 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/pdf/JT050317.pdf.

Кириченко І. Зміни в законодавстві про знаки для товарів і послуг: ієрархія пріоритетів / І. Кириченко // Юридичний журнал. - 2004. - № 1. - С. 50-59.

Размещено на Allbest.ru