Лицензионный договор как способ распоряжения исключительным правом на товарный знак

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР КАК СПОСОБ РАСПОРЯЖЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

Текутова Д.С., магистрант,

Аннотация: В современном гражданском обороте в условиях высокой конкуренции значимость товарного знака является важнейшим средством индивидуализации продукции, что отличает его от такого объекта, как фирменное наименование, чьей задачей является индивидуализация юридических лиц, или от коммерческих обозначений, призванных индивидуализировать разного рода предприятия. Процессы вовлечения в оборот такого объекта гражданских прав обеспечиваются многообразными гражданско-правовыми формами распоряжения исключительными правами, в ряду которых первостепенное значение имеет лицензионный договор.

Ключевые слова: товарный знак, лицензионный договор, лицензиат, исключительное право, лицензиар.

знак товарный договор лицензионный

Annotation: In the modern civil turnover in the highly competitive environment of trademark significance is an important means of individualization of production, which distinguishes it from an object such as a brand name, whose task it is an individualization of legal entities, or commercial designations, designed to personalize all sorts of businesses. processes involved in the turnover of the object of civil rights provided by diverse civil law.

Keywords: trademark, license agreement, licensee, sole right, licensor.

Закон не содержит исчерпывающего перечня способов распоряжения исключительным правом на товарный знак, перечисляя основные из них.

Правообладатель может распорядиться исключительным правом на товарный знак посредством отчуждения его по договору иному лицу (договор об отчуждении исключительного права), путем предоставления другому лицу права использования знака в установленных пределах (лицензионный договор, договор коммерческой концессии), посредством заключения договора о залоге.

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах (п. 1 ст. 1489 ГК РФ)«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 12. 03. 2014) // «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (ч. 1), ст. 5496..

Согласно ст. 21 ТРИПС государства-члены могут определять условия предоставления лицензий на использование товарных знаков и передачи права на товарные знаки. Соглашение специально указывает на невозможность выдачи принудительной лицензии на использование товарных знаков. Владелец зарегистрированного товарного знака имеет право передавать права на товарный знак с передачей предприятия, которому принадлежит товарный знак, или без такой передачи.Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности" (ТРИПСЛЛ^) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005) // Консультант плюс [Электронный ресурс]ЦЛЪ:

http://www.consultantra/cons/cgi/onlmexgi?req=doc&base=INT&n=5160#05936281082501316 (дата обращения:

15.01.2019).

К существенным условиям лицензионного договора на использование товарного знака относятся:

- предмет договора. Он определяется путем указания на товарный знак, право использования которого предоставляется по договору, с указанием номера свидетельства на регистрацию такого товарного знака;

- способы использования товарного знака. Способы использования товарного знака должны быть обозначены предельно четко и полно. В ином случае существует риск признания договора незаключенным. Нельзя забывать, что использование товарного знака способом, не предусмотренным лицензионным договором, влечет ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак, даже при условии существования между сторонами договорных правоотношений.

- перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

К существенным условиям необходимо также отнести цену договора. ГК РФ допускает возможность заключения как возмездных, так и безвозмездных лицензионных договоров. Вознаграждение по лицензионному договору выплачивается в форме периодических, фиксированных разовых платежей, процентных отчислений от дохода либо в иной форме.

При несогласовании сторонами обозначенных условий лицензионный договор должен является незаключенным. Между тем следует отметить, что стороны своими совместными действиями по исполнению лицензионного договора и отсутствием претензий друг к другу могут подтвердить заключенность договора, даже если в нем не была прописана конкретная цена.'^Постановление СИП от 8 февраля 2017 г. N С01-1132/2016 по делу N А04-312/2016 // Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]ШЬ: https://kad.arbitr.ru/Card/1abc 11 a7-bb3a-4865-b42e-33c5ba7b9804 (дата обращения: 15.01.2019).

Лицензионный договор предусматривает письменную форму его заключения с последующей обязательной государственной регистрацией Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Различают следующие виды лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака:

- простая (неисключительная лицензия) лицензия: предоставление лицензиату права использования товарного знака с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;

- исключительная лицензия: предоставление лицензиату права

использования товарного знака без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

При предоставлении правообладателем исключительной лицензии, если иное не предусмотрено договором, сам он также лишается возможности использовать товарный знак в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору. Таким образом, при выдаче исключительной лицензии у правообладателя могут быть ограничены все три правомочия, входящие в содержание исключительного права: 1) запрещать иным лицам использовать товарный знак: в отношении лицензиара данное правомочие не действует; 2) использовать самому товарный знак; 3) распоряжаться исключительным правом: он не может предоставлять лицензии иным лицам.

Обладатель исключительной лицензии в то же время приобретает подобно правообладателю правомочие запрета иным лицам использовать товарный знак. Если нарушение третьими лицами исключительного права на товарный знак, на использование которого выдана исключительная лицензия, затрагивает его права, он может наряду с другими способами защищать свои права способами, предусмотренными ст. ст. 1250, 1252, 1253 и 1515 ГК РФ. Важно учитывать, что если нарушитель использовал товарный знак в объеме, не предоставленном лицензиату, последний не сможет воспользоваться предусмотренными ст. 1252 ГК РФ способами защиты.

Так Постановлением СИП от 19 сентября 2013 г. N С01-1/2013 по делу N А40- 95929/2011 между сторонами заключен лицензионный договор на условиях исключительной лицензии, по которой лицензиар по лицензионному договору предоставил лицензиату право использования товарных знаков для маркировки пива, производимого лицензиатом.

Позже лицензиат узнал о том, что третье лицо ввезло на территорию России пиво с размещенным на нем товарным знаком, который был указан в лицензионном договоре. Прав на использование товарного знака у третьего лица не было.

Позже лицензиат узнал, что третье лицо ввозило пиво на территорию России с нанесенным на него товарным знаком, который указан в лицензионном соглашении.

Лицензиат, посчитав, что его права нарушены, обратился в суд с требованием о нарушении исключительного права на товарный знак, запрете третьему лицу совершать действия по использованию товарного знака, в том числе посредством ввоза на территорию России товаров, маркированных товарным знаком, взыскании компенсации.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. В частности, он признал, что третье лицо нарушило право лицензиата использовать товарный знак. Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами. Он сослался на ст. 1254 Гражданского кодекса РФ, которая, в частности, позволяет лицензиату предъявить к нарушителю требование о взыскании компенсации (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Суд по интеллектуальным правам отменил данные акты, посчитав, что у истца отсутствует субъективное право, подлежащее защите. Так, лицензиат получил право использовать товарные знаки конкретным способом - путем маркировки производимого пива. Следовательно, действия ответчика не затрагивают права, которые возникли у истца на основании лицензионного договора. В результате Суд по интеллектуальным правам отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал истцу в удовлетворении требования.Постановление СИП от 19 сентября 2013 г. N С01-1/2013 по делу N А40-95929/2011 Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс] ШВ: https://kad.arbitr.ru/Card/352631ff-ea84-48af-bc3b-a9de49dd2b16 (дата обращения: 15.01.2019).

Несмотря на существенные ограничения правомочий лицензиара по договору исключительной лицензии, перехода исключительного права к лицензиату не происходит. Права лицензиата в любом случае зависимы от правообладателя. Существование у исключительного лицензиата права использования обусловлено наличием на стороне лицензиара договорной обязанности не совершать действий, способных затруднить осуществление права лицензиата, - претерпевать использование интеллектуального продукта лицензиатом. Между лицензиаром и исключительным лицензиатом складываются в чистом виде обязательственные правоотношения. Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. -- 2008. -- № 1. С 6

Лицензиар вправе распорядиться исключительным правом на товарный знак посредством его отчуждения иному лицу. Переход исключительного права на товарный знак к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ). Таким образом, лицензии обременяют исключительные права.

По содержанию договора в обязанности лицензиата по лицензионному договору входит выплата вознаграждения за использование товарного знака. Лицензионный договор является возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства.

Лицензиат также обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром (ст. 1489 ГК РФ).

Данное правило обусловлено в первую очередь интересами потребителя. Лицензиат выступает "за ширмой", под брендом лицензиара. Сталкиваясь с нанесенным на товары (услуги) товарным знаком, потребители относят такие товары лицензиару (при условии, что он сам использовал товарный знак). Если при этом товары (услуги) не соответствуют по своим характеристикам товарам (услугам) правообладателя, то можно говорить о введении потребителей в заблуждение.

Кроме того, установление на законодательном уровне соответствующей обязанности обеспечивает и интересы лицензиара. По мере использования товарного знака в обороте вокруг него формируются представления о качестве и иных свойствах маркируемого им товара. Правообладатель заинтересован в том, что подобные представления носили положительный характер.

Лицензиар, в свою очередь, наделен правом осуществлять контроль за соблюдением этого условия.

В интересах потребителей предусмотрено, что по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 01.01.2019) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301.

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (ч.1), ст. 5496.

3. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности" (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005) // Консультант плюс [Электронный ресурс].URL:http://www.consultant.m/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n =5160#05936281082501316(дата обращения: 15.01.2019).

Постановление СИП от 19 сентября 2013 г. N С01-1/2013 по делу N А40-95929/2011 Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. И^: https://kad.arbitr.ru/Card/352631ff-ea84-48af-bc3b-a9de49dd2b16 (дата

обращения: 15.01.2019).

4. Постановление СИП от 8 февраля 2017 г. N С01 -1132/2016 по делу

N А04-312/2016 // Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс]. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/1abc11a7-bb3a-4865-b42e-33c5ba7b9804 (дата

обращения: 15.01.2019).

5. Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора М.: Статут, 2011. -- 301 с.

6. Витко В. Лицензионный договор: правовая природа,

существенные условия, конструкция, форма // Приложение к ежемесячному журналу «Хозяйство и право». -- 2009. -- № 2. -С. 1-47.

7. Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: автореф. дис. ... д-р юрид - М, 2007.

8. Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения исключительным правом // Вестник гражданского права. -- 2008. -- № 1. - С. 1-6.

Размещено на Allbest.ru