Правові аспекти та порядок проведення правового аудиту ліцензійних договорів за законодавством України

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Інститут держави і права В.М. Корецького Національної академії наук України

Правові аспекти та порядок проведення правового аудиту ліцензійних договорів за законодавством України

Смородина А.Є.,

аспірант відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права

Анотація

Стаття присвячена розгляду питання про проведення правового аудиту (legal due diligence) відповідно до норм цивільного законодавства України. Крім загальної інформації щодо порядку замовлення, проведення та оформлення результатів правового аудиту (що описується на основі практичного досвіду автора), як приклад наведено проведення правового аудиту ліцензійного договору про надання права на використання знаку для товарів і послуг (торговельної марки). Стаття починається з опису всіх етапів правового аудиту, які згруповані в чотири етапи. Перший - це початковий етап, необхідний для визначення порядку та необхідності укладення між сторонами договору на проведення правового аудиту. Другий етап - це детальний опис щодо формування запиту на документи та інформацію, які необхідні для проведення правового аудиту. Визначається, які документи є належними доказами та які вимоги є для доказів. Далі, на третьому етапі, на вказаному прикладі продемонстровано порядок дій зі постатейного правового аудиту ліцензійного договору на використання знаку для товарів і послуг. Аналізується ліцензійний договір, підпорядкований законодавству України, об'єктом якого є торговельна марка, на яку отримано свідоцтво на знак для товарів і послуг в Україні. Виключно для цілей статті з проведення правового аудиту цей договір умовно поділено на розділи та розглядається кожний: щодо вимог чинного законодавства України та усталеної практики, зокрема судові рішення. Завершується правовий аудит (четвертий етап) підготовкою звіту за результатами правового аудиту і письмових рекомендацій щодо усунення виявлених ризиків. Стаття містить практичні поради, та особливістю цього дослідження є те, що всі зацікавлені особи можуть керуватися викладеним у статті порядком проведення правового аудиту під час його проведення.

Ключові слова: правовий аудит, due diligence, ліцензійний договір, ліцензійний договір на використання знаку для товарів і послуг.

Abstract

Legal aspects and process of legal due diligence of license agreements under laws of Ukraine

This article analyses issue on a legal audit (a legal due diligence) conducted in accordance with the provisions of Ukrainian civil legislation. It contains both general and practical information on the procedure for requesting, conducting and resulting the legal audit (which is based on the practical experience of the author), as well as the procedure for legal audit of a trademark license agreement, which is given as an example of conducting a legal audit. Article begins with a description of all the stages of a legal audit, which are grouped into four stages. The first is the initial stage which determines the order and necessity of concluding agreement on a legal audit between the parties. The second stage is a detailed description on the request for documents and information required for a legal audit. It determines which documents are proper evidence and what requirements exist for document to be treated as an evidence. Then, on the third stage, the procedure for a legal audit of the trademark license agreement is illustrated. The mentioned license agreement is governed by the legislation of Ukraine and is subject to the trademark under the Trademark Certificate registered in Ukraine. For the sole purpose of this article on legal audit, this agreement is divided into sections and considered by each: regarding Ukrainian legislation requirements and according to the best practice, including court decisions. Stage four is completion of the legal audit and preparation of a Report on the results of the legal audit along with recommendations on elimination of the identified risks. The article contains practical tips, and the peculiarity of this study is that all interested parties can follow the legal audit procedure outlined in the article.

Key words: due diligence, legal audit, license agreement, trademark license agreement.

Основна частина

Постановка проблеми. Дослідження нормативно-правового регулювання договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності застосовується як для складання таких договорів, так і перевірки (аудиту) вже укладених договорів. На практиці необхідність аудиту договорів виникає з різних підстав (найчастіше це - due diligence підприємства-правоволодільця, або для наступної передачі прав на об'єкти права інтелектуальної власності) та потребує системного підходу. Законодавство України не містить визначення «правового аудиту». Утім, його можна вважати різновидом аудиту в широкому розумінні, оскільки ці дві категорії мають певні спільні риси. Якщо законодавство України регламентує аудит фінансової звітності, то правовий аудит повністю віддано на розсуд сторін - замовника та виконавця аудиту та виконується відповідно до усталених на практиці порядків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового регулювання розпорядження правами інтелектуальної власності досліджували В.О. Бажанов, В.С. Дмитришин, О.В. Жилінкова, А.О. Кодинець, А.В. Кирилюк, О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов та інші. Нині відсутні публікації одночасно як з описом теорії питання, так і з практичним аналізом предмета дослідження.

Метою статті є викладення загальної та практичної інформації щодо порядку замовлення, проведення та оформлення результатів правового аудиту.

Предметом дослідження є система норм цивільного законодавства України, які регулюють укладення та виконання ліцензійних договорів на використання знаку для товарів і послуг.

Виклад основного матеріалу. Чинне законодавство України не оперує таким терміном, як «правовий аудит». Утім, через наявність попиту та відповідної пропозиції на сучасному ринку на цю послугу постає питання: звідки з'явилось це поняття? Не буде новиною, що цей термін має своє походження із США, а більш відома назва правового аудиту - це Legal Due Diligence.

Оскільки обов'язковий правовий аудит не передбачений законодавством України, на відміну від аудиту фінансової звітності, основною підставою його проведення є звернення замовника для його проведення та укладення договору про надання послуг. Залежно від обсягу перевірки виділяють повний або вибірковий правовий аудит. Тобто якщо повний аудит - це перевірка всієї господарської діяльності підприємства, то перевірка виключно портфелю об'єктів інтелектуальної власності чи лише ліцензійних договорів буде кваліфікована як вибірковий аудит.

На практиці алгоритм взаємодії замовника та виконавця правового аудиту має таку послідовність:

1) Укладення договору про нерозголошення (англ. «Non-Disclosure Agreement») та договору про надання послуг із наступним формуванням завдання на правовий аудит із боку замовника. Завдання на перевірку може мати вигляд конкретного переліку питань, на які через правовий аудит необхідно відповісти. На цьому етапі важливо чітко сформулювати мету правового аудиту, рекомендується встановити пріоритет ризиків і граничну вартісну межу об'єктів перевірки;

2) Формування виконавцем запиту на документи та інформацію, які необхідні для проведення правового аудиту. За необхідності якщо в процесі перевірки будуть виявлені нові факти, запит може уточнятися або надсилатися додаткові запити. їх кількість або граничні строки обговорюються сторонами;

3) Проведення правового аудиту;

4) Підготовка звіту за результатами правового аудиту та письмових рекомендацій щодо усунення виявлених ризиків.

Формування завдання на перевірку та запит документів для здійснення правового аудиту.

Формування завдання на правовий аудит є одним із найважливіших етапів у всій процедурі правового аудиту, оскільки від того, наскільки сторони знайдуть розуміння одна з одною щодо мети, яку має замовник під час ініціювання проведення правового аудиту, залежить, чи знайде замовник у звіті за результатами правового аудиту відповідь на свої запитання.

Як правило, завдання на правовий аудит має на меті встановити таке:

1) Об'єкт перевірки. Зокрема, під час перевірки одних й тих самих договорів можна зробити акцент на перевірку виключно предмета договору для аналізу портфелю об'єктів інтелектуальної власності, а можна на аналізі відповідальності чи перспектив розгляду судових спорів тощо.

2) Обсяг і деталізацію перевірки, тобто визначити, чи необхідно перевіряти всі наявні ліцензійні договори, або лише значні (за вартісним складником або щодо вагомості для господарської діяльності компанії на її вибір), або з певними контрагентами тощо;

3) Пріоритет ризиків, якими мають керуватися під час перевірки, наприклад:

- встановити критерій «великого» ризику (наявність якого ставить під загрозу виконання угоди, передачу прав на об'єкти перевірки тощо);

- визначити граничну вартісну межу перевірки (англ. - «material threshold»). Наприклад, встановлюється, що не перевіряються об'єкти/договори, з наперед визначеною вартістю (наприклад, коли ціна договору менше 100 тисяч гривень).

Загалом, правовий аудит об'єктів права інтелектуальної власності може включати не лише перевірку ліцензійних договорів, а й інші питання/ договори. Наприклад, договори про передачу прав; трудові договори з працівниками з погляду розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на результати їхньої творчої, інтелектуальної діяльності; договори про створення за замовленням і використання об'єктів права інтелектуальної власності; договори комерційної концесії (франчайзингу); інші договори, відповідно до яких сторони, серед іншого, регулюють питання прав на об'єкти права інтелектуальної власності, наприклад, спонсорські договори, договори на надання маркетингових послуг тощо. Окремо підлягають розгляду документи, що стосуються доменних імен.

Після того, як погоджено завдання, готується запит на документи. На цьому етапі необхідно враховувати такі загальні вимоги до документів, які запитують:

1) Документи, перераховані в запиті, запитуються одночасно з усіма додатками. У тому разі, якщо в запитаний документ вносилися зміни та/або доповнення, необхідно надати документ в його первісному вигляді і з усіма подальшими змінами;

2) Документи можуть бути представлені у вигляді копій у паперовій або електронній формі;

3) Посилання на договори також включають посилання на будь-які інші договори (зокрема, рамкові), листи, меморандуми, електронну кореспонденцію чи інші документи, що містять будь-які домовленості чи зобов'язання;

4) У разі неможливості надання певних документів чи інформації або відсутності в компанії документів чи інформації за конкретним пунктом запиту необхідно підтвердити це в письмовому вигляді (наприклад, письмовою довідкою).

На практиці запит на документи отримує представник компанії замовника, який збирає документи, щоб передати їх для правового аудиту. Такою особою може виступати не лише юрист або бухгалтер, але й менеджер, який відповідає за операційну діяльність компанії. Саме тому у разі, якщо у запиті не наведено конкретного найменування документа, який необхідно надати, від компанії поступає відповідь про відсутність у компанії таких документів, або таких правочинів тощо. З огляду на це актуальним є питання щодо належності доказів, які мають вивчатись під час аудиту та вивчення наявної практики. Наприклад, згідно з Міжнародним стандартом аудиту J №500 «Аудиторські докази» («МСА 500») [1], аудиторські докази - це інформація, отримана під час формулювання висновків, на яких ґрунтується думка аудитора. До них належать первинні документи, бухгалтерські записи, інша підтверджувальна інформація. Аудиторські докази повинні бути достатніми для формулювання розумних висновків, на яких ґрунтується думка аудитора. Докази збираються за кожним твердженням, нерідко один доказ може підтвердити кілька тверджень.

Отже, достатність і доречність доказів є основними критеріями до доказів, що використовуються під час перевірки.

Методика збору інформації і первинних документів та здійснення їх аналізу.

Відповідно до МСА 500 за джерелами отримання докази діляться на: внутрішні (отримані від підприємства, що перевіряється) та зовнішні (отримані з інших джерел).

За характером доказів розрізняють такі аудиторські докази: візуальні (результати огляду, спостереження); документальні (інформація, отримана з паперових, електронних і інших носіїв); усні (отримані під час опитувань персоналу або у формі заяв уповноважених осіб).

З огляду на особливості правового аудиту та його відмінність від аудиту фінансової звітності, залежно від джерел отримання доказів, можна виділити такі варіанти: аналіз наданих документів (з можливістю запиту додаткових та уточнювальних документів до тих, що передані); аналіз наданої інформації, без підтверджуючих документів; аналіз інформації з відкритих джерел.

За доступом до документів виділяють два варіанти: виїзд на підприємство та вивчення оригіналів документів на місці; або віддалений доступ до документів, які збережені в електронному вигляді в «кімнаті даних» (англ. «data room»). Термін «кімната даних» умовний, однак під ним легко уявити «простір», розміщений в Інтернеті, де є можливість завантажувати та зберігати документи підприємства, яке перевіряється, та мати доступ до таких документів авторизованим користувачам. На відміну від реального сховища, в якому нераціонально та іноді небезпечно зберігати одночасно всі документи, є багато спеціальних інтернет-сервісів, які надають такі послуги, гарантуючи збереження даних і повну конфіденційність даних і користувачів (наприклад, Intralinks, RR Donnelley).

Як правило, передбачається цільовий (завантаження документів для цілей правового аудиту) та авторизований (компанією та спеціалістами, які проводять перевірку) доступ до «кімнати даних» та обмежене використання інформації (наприклад, без права копіювання та/або зберігання, без права друку; з нанесенням водяних знаків на кожний аркуш документа, що завантажено, тощо).

Отже, всю інформацію та документи зобов'язаний надати замовник правового аудиту. Однак рекомендовано також проводити перевірку наданих документів із інформацією з відкритих джерел. Залежно від мети пошуку можна використовувати такі джерела: наприклад, пошук за об'єктами на сайті «Укрпатенту», пошук у митному реєстрі щодо реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності та в базах даних (сайти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), Європейського патентного офісу (Espacenet), Роспатенту тощо), пошук інформації у Єдиному державному реєстрі судових рішень та інших джерелах.

Проведення правового аудиту ліцензійного договору.

Аналіз ліцензійного договору буде здійснено на прикладі ліцензійного договору про надання права на використання знаку для товарів і послуг (далі - «ліцензійний договір»), який укладений між резидентами України (якщо про інше не зазначено окремо, юридичні особи не є ані державної, ані комунальної форми власності, в яких відсутня державна частка та які не фінансуються за кошти державного та місцевого бюджетів), що регулюється законодавством України.

На практиці шляхом неодноразового повторення автор дослідження дійшов простого висновку, що правовий аудит ліцензійного договору можна проводити базуючись на структурі договору, йдучи постатейно, якщо при цьому знати, як чинне законодавство України регламентує кожну норму.

Розділ 1. Назва договору, місце та дата його укладення.

Договір може мати назву «ліцензійний договір на використання знаку для товарів і послуг» або містити будь-яку назву («Договір про ліцензію», «Ліцензійний договір» тощо).

Місця укладення договору може мати значення, якщо сторони в договорі не визначили матеріальне право, яким має регулюватись договір, в цьому разі будуть застосовуватись норми законодавства місця укладення договору залежно від юрисдикції сторін та інших ознак.

Обов'язково зазначається дата укладення договору, оскільки від неї залежить строк договору та інші норми, які пов'язані з початком дії договору (наприклад, строки виплати винагороди тощо). Крім того, під час аудиту договору іноді виникає необхідність підтвердити певні юридичні факти на дату укладення договору (або до дати його укладення).

Розділ 2. Сторони договору.

Згідно з пунктом 1 статті 1108 Цивільного кодексу (ЦК) України [2] «особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності)». Тобто сторонами є ліцензіар і ліцензіат. Іншого визначення сторін законодавство не містить.

Законодавство України не містить обмежень щодо суб'єктного складу, тому права на торговельну марку можуть належати фізичній чи юридичній особі, яка може виступати ліцензіаром, або належати декільком особам одночасно.

Щодо перевірки ліцензіара фізичної особи як сторони договору, то необхідно пересвідчитись у її дієздатності. Не можна виключати випадків неповної дієздатності [3, с. 73], в цьому разі правочини вчиняються за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Якщо ліцензіар - юридична особа, від її імені виступає уповноважена особа, яка діє на підставі повноважень, визначених у статутних документах або на підставі довіреності. її повноваження також можуть підлягати перевірці в межах правового аудиту. Для цього запитуються і перевіряються документи, що підтверджують повноваження представників на укладення договору (статут, довіреність), та перевіряють ці дані у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, щодо осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, зокрема підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи. Далі ці дані підлягають перевірці щодо відповідності особи ліцензіара як власника охоронного документа - свідоцтва про знак для товарів і послуг.

А у разі, коли власником є більше ніж одна особа, однак стороною договору зазначено лише одну з них, необхідно перевірити документи, що свідчать про надання іншими співвласниками повноважень на укладення цього договору. Закон встановлює, якщо право за свідоцтвом належить кільком особам, їхні відносини мають визначатися угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден із них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знаку та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва. Якщо співвласників декілька, та якщо один або більше, але не всі, співвласники свідоцтва на знак бажають передати своє право власності на знак на користь інших співвласників, то договір укладається між співвласниками, які передають право власності, та іншими співвласниками.

Розділ 3. Предмет договору.

Очевидно, що об'єктом ліцензійного договору є торговельна марка. Предметом є право на використання торговельної марки. Характеристика предмета та об'єкта договору повинна містити опис торговельної марки (слово, зображення тощо), номер свідоцтва, а також перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, на які поширюється передача права [4, с. 33].

Розділ 4. Вид ліцензії.

ЦК України визначає три види обмежених ліцензій: виключна, одинична, невиключна, а також іншого виду, що не суперечить закону. Якщо в договорі чітко не встановлено вид ліцензії, за правилом пункту 4 статті 1109 ЦК України, вважається, що надана невиключна ліцензія, якщо інше не випливає з умов договору.

Розділ 5. Сфера використання.

Цивільний кодекс України не надає визначення поняттю «сфера використання», лише пункт 3 статті 1109 ЦК України визначає, що у ліцензійному договорі визначається «сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо)». В цьому розділі договору сторони визначають конкретні права, що передаються за договором, способи використання, територію та строк.

5.1. Права, що передаються за договором.

У цьому розділі міститься перелік прав, відповідно до виду ліцензії, які передаються від ліцензіара ліцензіату. Аналіз цього пункту є найважливішим, оскільки, за правилом пункту 6 статті 1109 ЦК України, права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

5.2. Способи використання зазначеного об'єкта.

Способи використання залежать від конкретного об'єкта. Сторони мають право домовитись поміж собою та встановити такі способи. Це конкретизація прав залежно від способів використання об'єкта, зокрема, право на нанесення торговельної марки на товар, право на застосування її в документації, рекламі тощо, тобто залежно від способів використання. Тобто способи використання є похідними та залежать від прав, що передаються за договором. Є позиція, що недоцільно окремо виділяти «права, що надаються за договором» (досить визначити «право на використання») та «способи використання торговельної марки» [4, с. 35]. Утім, з договору повинно бути однозначно зрозуміло, які права отримав ліцензіат для використання торговельної марки.

5.3. Територія, на яку надаються права.

Якщо в договорі відсутня домовленість сторін щодо території, на яку надаються права, за правилом пункту 7 статті 1109 ЦК України, у разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

5.4. Строк, на який надаються права.

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності (пункт 1 статті 1110 ЦК України). Відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [5] строк дії свідоцтва становить десять років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на десять років, за умови сплати збору.

Під час аналізу положень договору щодо строків необхідно враховувати положення пункту 3 статті 1110 ЦК України, який встановлює, що у разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років.

Істотною умовою ліцензійного договору є положення про якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, які не будуть нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва, і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. З цієї норми випливає, що власнику свідоцтва необхідно для початку самому використовувати свій знак для товарів і послуг, маркуючи ним свої товари [6, с. 17].

Розділ 6. Дострокове припинення / розірвання / відмова.

Сторони договору мають право встановити можливість та умови дострокового припинення договору. Пункт 2 статті 1110 ЦК України встановлює, що ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору. «Інші» умови тут з'явились як продовження права ліцензіара відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Під час аналізу цього розділу доцільно також перевірити, чи встановлюються відповідальність для сторони, яка ініціює припинення.

Розділ 7. Право субліцензії.

Право ліцензіата на субліцензію можливе не на всі види ліцензій. Однак у договорі повинно бути чітко зазначено, чи надається ліцензіату таке право. Пункт 4 статті 1108 ЦК України встановлює, що за згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

Якщо договір, що перевіряється, передбачає право ліцензіата на видачу субліцензії, запитуються і перевіряються субліцензійні договори (які, по суті, аналізуються аналогічно до ліцензійних договорів). В цьому контексті важливо перевірити, щоб за субліцензією передавались права в обсязі не більше, ніж за ліцензією.

Розділ 8. Розмір, порядок і строки виплати винагороди.

Пункт 3 статті 1109 ЦК України визначає, що у ліцензійному договорі визначаються «розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності».

У цьому пункті встановлюється вид плати (роялті, паушальний або комбінований платіж), встановлюються його розмір (конкретний розмір та/або порядок розрахунку) та строки виплати.

На практиці найпоширеніший вид платежу - це роялті. Роялті визначають як винагороду ліцензіару у вигляді фіксованих сум або ставок від вартості реалізованої продукції, виготовленої за ліцензією, які сплачуються періодично [7, с. 78]. При цьому пункт 14.1.225. Податкового кодексу України містить інше визначення, а саме як - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування правами <…>, не визнає його ознакою періодичність.

Законодавство не встановлює мінімальний розмір винагороди за використання торговельної марки, а також не містить методики визначення сторонами такої винагороди. У кожному конкретному випадку сторони самостійно визначають і погоджують розмір винагороди в договорі.

На практиці часто сторони пов'язують розмір роялті з доходом від обсягу реалізації товару [8] або від кожної одиниці реалізованої продукції, позначеної товарним знаком [9]. У такому разі розрахунок роялті здійснюється на підставі бухгалтерських документів ліцензіата.

Якщо винагорода не передбачається, договір вважається безоплатним і про таке має бути відповідно зазначено у договорі.

Якщо сторони не погодили порядок та строки виплати, застосовується правило положення статті 530 ЦК України.

Відповідно, запитуються і перевіряються платіжні документи, які підтверджують виплату ліцензійного платежу, як зазначено у договорі; підтвердження відсутності заборгованості з оплати за договором; підтвердження, що ліцензіат дійсно використовує у своїй господарській діяльності права на об'єкти інтелектуальної власності, які він отримує за договором.

Розділ 9. Відповідальність.

Враховуючи цивільно-правову природу ліцензійних договорів, за їх порушення переважно настає цивільно-правова відповідальність, яка передбачена чинним законодавством, так і встановлена сторонами договору безпосередньо в договорі [4, с. 172].

Розділ 10. Право, що застосовується.

Сторони мають право визначити в договорі, яке матеріальне право застосовується до договору. Ця норма має аналізуватись залежно від юрисдикції сторін та обмежень законодавства з міжнародного приватного права. Зауважимо, що за загальним правилом дозволяється підпорядкування договорів такого виду іноземному праву.

Розділ 11. Місце вирішення спорів.

Залежно від сторін договору місцем вирішення спору можуть бути як господарські суди України, так й арбітражні суди (відповідно до арбітражного застереження).

Розділ 12. Державна реєстрація договору.

Нині державна реєстрація ліцензійного договору на використання об'єктів права інтелектуальної власності необов'язкова, однак може бути проведена на вимогу ліцензіара або ліцензіата. В такому разі у договорі може зазначатися, що сторони домовились, що реєстрація не вимагається.

Утім, через неоднозначне формулювання положень ЦК України є практика з реєстрації ліцензійних договорів на надання виключної ліцензії [10, с. 69].

Розділ 13. Документ, що підтверджують приймання-передачу прав.

Незважаючи на положення частин 2, 3 статті 11 ЦК України, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори, для цілей бухгалтерського та податкового обліку для підтвердження господарської операції сторони можуть укладати акт про передачу прав за договором і надалі щомісячно (чи з іншою періодичністю) акти про нарахування роялті. Необхідно проаналізувати договір, чи поставлено в залежність підписання актів сторонами та сплата роялті [11].

Наведене є алгоритмом правового аудиту «наявних» положень ліцензійного договору. Однак окремо слід приділити увагу документам, які відсутні або не були надані, та наслідкам цього для сторін.

Формування звіту за результатами проведення правового аудиту.

Звіт є документом, яким оформлюються результати проведеного правового аудиту на дату його здійснення, на практиці він може готуватися в таких формах:

1. Повний та деталізований звіт із викладенням опису документів, що перевіряються, їх аналізом та посиланням на правові норми, яким вони відповідають або не відповідають;

2. Основні висновки (англ. «Executive Summary») - це коротке резюме, яке містить лише основні результати правового аудиту. Як правило, надається перелік недоліків, помилок тощо, виявлених унаслідок правового аудиту, надаються опис ризику та оцінки його впливу відповідно до мети проведення правового аудиту.

На практиці для замовника готується звіт одночасно у двох вказаних формах. Це зумовлено тим, що замовник хоче бачити лише головні висновки, що необхідні йому для прийняття управлінських рішень, водночас повний звіт можуть читати, наприклад, юристи та бухгалтери, яким буде надано вказівки прийняти до уваги висновки правового аудиту.

Згідно з домовленістю, до звіту можуть готуватися рекомендації з виправлення помилок та усунення недоліків, а після усуненням недоліків може бути проведено додаткову перевірку із внесенням відповідних змін до звіту. Якщо є необхідність (наприклад, якщо звіт готується для отримання фінансування), готується новий звіт з урахуванням виправлених помилок.

Додатком до звіту надається таблиця з переліком документів, що перевірялись. Звіт із додатками оформлюється в єдиний документ (який називається «Closing Binder») та є результатом проведеного правового аудиту.

Висновки. Дослідження є спробою автора систематизувати та надати в єдиному викладені узагальнену інформацію про порядок проведення правового аудиту ліцензійного договору на право використання знаку для товарів і послуг. Договір умовно поділено на розділи та запропоновано застосовувати постатейний аналіз договору, а також надано опис загальних вимог щодо кожного з розділів.

Список використаних джерел

право аудит цивільний законодавство

1. Міжнародні стандарти аудиту №500 «Аудиторські докази» («МСА 500»). URL: http://proaudit.com.ua/audit/mijnarodni_ standarti_auditu/ponyattya-i-vidi-auditoгskix-dokaziv.html (дата звернення: 07.08.2019).

2. Цивільний кодекс України. Кодекс; Закон від 16 січня 2003 р. №435-У URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 435-15 (дата звернення: 07.08.2019).

3. Смородина А.Є. Часткова та неповна цивільна дієздатність фізичної особи: розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Підприємництво, господарство і право. 2019. №4. С. 70-75.

4. Коваль І.А., Ткачук ГВ. Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки. Теорія і практика інтелектуальної власності: науково-практичний журнал. 2019. №2 (106). С. 31-37.

5. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. №3689-ХІІ, у редакції Закону від 9 квітня 2015 р. №317^Ш. uRL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення: 07.08.2019).

6. Савич С.С. Суб'єктний склад та особливості використання торговельної марки за законодавством України та Республіки Польщі. Університетські наукові записки. 2017. №62. С. 14-22.

7. Бондаренко І.М. Актуальні проблеми оподаткування роялті. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2014. Вип. 17. №1106. С. 78-80.

8. Рішення Господарського суду Чернігівської області у справі №15/135 від 5 жовтня 2010 р. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/11820321 (дата звернення: 07.08.2019).

9. Постанова Київського апеляційного господарського суду у справі №20/95-58/599 від 28 травня 2012 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/24376823 (дата звернення: 07.08.2019).

10. Іваницька Н.А. Державна реєстрація ліцензійного договору на використання торговельної марки. Теорія і практика інтелектуальної власності: науково-практичний журнал. 2010. №1 (51). С. 68-73.

11. Рішення Господарського суду Запорізької області у справі №28/106/10 від 24 червня 2010 р. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/10242636 (дата звернення: 07.08.2019).

Размещено на Allbest.ru