Охорона прав на корисні моделі: тенденції у Європейському Союзі та виклики для України

Размещено на http://www.allbest.ru/

Охорона прав на корисні моделі: тенденції у Європейському Союзі та виклики для України

Юрій Капіца, директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, доктор юридичних наук

Розглянуто проблематику охорони прав на корисну модель в Україні у 1993-2020 роках, досвід урегулювання в державах-членах ЄС. Вказано на проблему тролінгу та перевищення кількості заявок в Україні на корисні моделі порівняно з винаходами; щодо розширення об'єкта корисної моделі та зниження вимог до патентоздатності, що не відповідає практиці провідних держав-членів Євросоюзу. Обґрунтовано напрями змін законодавства, що пов'язано з введенням для корисної моделі критерію винахідницького рівня та виключенням з охорони способу, речовин, біологічного матеріалу.

Ключові слова: корисна модель, винахід, адаптація законодавства, захист прав інтелектуальної власності

Охрана прав на полезные модели: тенденции в Европейском Союзе и вызовы для Украины

Капица Ю.

Рассматривается проблематика охраны прав на полезную модель в Украине в 1993-2020 годы, опыт регулирования в ЕС. Отмечается, что проблема троллинга и превышение количества заявок в Украине на полезные модели по сравнению с изобретениями связано с расширением объекта полезной модели и снижением требований к патентоспособности, что не соответствует практике ведущих государств-членов ЕС. Обосновываются изменения законодательства, что связано с введением для полезной модели критерия изобретательского уровня и исключением из охраны способа, веществ, биологического материала.

Ключевые слова: полезная модель, изобретение, адаптация законодательства, защита прав интеллектуальной собственности

Utility model protection - trends in the European Union and challenges for Ukraine

Kapitsa Y.

The issue of utility model (UM) protection in Ukraine in 1993-2020 and the practice of the EU Member-States is considered. It is noted the problem of UM trolling and exceeding the number of applications in Ukraine for UM in comparison with inventions. It is associated with the expansion in 2003 of the UM object in addition to the device also to a process, substance, microorganism strain, plant or animal cells culture and limiting the criterion of patentability only to the requirement novelty and industrial applicability.

It is concluded that the adoption of the Law of 21.07.2020 № 816-IX is an important step to limit patent trolling. The Law provides for exclusion from the protection of the substance and the introduction of post grant opposition in the Appellate Chamber. However the Law does not solve the problem of patent trolling at the customs border and did not exclude process from the protection. Also there will still be the problem at the courts as well Appellate Chamber to declare a utility model invalid if the UM is a new but obvious technical solution due to the lack of inventive step requirement or lower requirements for inventive step.

The peculiarities of the protection of the utility model in the 15 old EU member states and the United Kingdom are analyzed. It is shown the tendency to increase level of protection of UM in the EU. In 6 EU countries there is no UM protection. In 5 there is an inventive step requirement. In 2 countries protection is possible only for three-dimensional objects (Italy, Greece). In 2 countries (Finland, Spain) - lower requirements for the inventive step.

The directions of change of UM legislation in Ukraine are substantiated, including: Option 1: cancellation of protection of UM taking into account experience of Luxembourg, Sweden, Great Britain, Belgium, the Netherlands. Option 2: introduction of protection only for three-dimensional UM (protection is not provided to the method, substances, biotechnological inventions). Establishment of the criterion of inventive step the same as for inventions. Determination of mandatory examination of compliance with the criteria of patentability (novelty, inventive step, industrial applicability) before the enforcement of UM in the courts, customs, Antimonopoly Committee. Option 3. Definition of protection of utility model as a form of protection of the invention with similar requirements as in option 2.

Key words: utility model, invention, approximation of legislation, enfircement of intellectual property rights

Практика видачі охоронних документів на корисні моделі в Україні свідчить про невластиве у порівнянні з державами--членами ЄС перевищення кількості охоронних документів на корисну модель відносно винаходів, а також про неприйняття багатьма фахівцями інституту корисної моделі, що успадкував суттєві негативні риси деклараційних патентів.

Вирішення проблеми удосконаленої правової охорони корисних моделей в Україні набуло у 2004-2020 роках економічного і політичного значення у зв'язку з розвитком патентного тролінгу, обходу через корисну модель запатентованих винаходів, широке запровадження патентування відомих процесів, пристроїв та інших продуктів, зниження у зв'язку з цим рівня патентної охорони винаходів у нашій країні та, відповідно, можливостей інвестування у використання ОІВ; складність або неможливість визнання патенту на корисну модель недійсним у судовому порядку у зв'язку з відсутністю критерію винахідницького рівня або іншого критерію неочевидності технічного рішення.

Намагання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у 2017-2020 роках змінити таке становище та прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства» від 21 липня 2020 року № 816-ІХ (незважаючи на лобіювання залишення старої моделі охорони) є, безумовно, важливим кроком з удосконалення охорони прав на корисну модель в Україні.

Водночас, варто з'ясувати, чи зупиняє прийняття закону патентний тролінг в Україні; якими є сучасні тенденції держав-членів ЄС з охорони прав на корисні моделі та якою мірою існуюча модель в Україні відповідає їм; чи відповідає практиці Європейського Союзу збільшення у 2019 році зборів на реєстрацію корисної моделі та підтримання охоронних документів у чинності з витратами більшими, ніж для винаходів.

У чому причина, що маючи очевидну негативну суспільну практику використання зміненого у 2003 році законодавства щодо корисних моделей та визначення цієї проблеми неодноразово на державному рівні Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та ДП «Український інститут промислової власності» (далі -- Укрпатент) фактично усунулися від вирішення цієї проблеми? Зауважимо, що знадобилося 14 років (до 2017 р.), щоб Мінекономіки України розпочало вирішувати вказану проблему.

Питання охорони корисних моделей в Україні, патентного тролінгу розглядається у працях таких авторів як Г. Андрощук, В. Воробйов, Ю. Капіца, І. Коваленко, Ю. Охромєєв, С. Петренко, Л. Работягова, Т. Романюк та інші, а також у документах та публікаціях державних органів [1].

Метою цієї статті є на підставі розгляду проблематики охорони прав на корисну модель в Україні у 1993-2020 роках та порівняння з практикою держав-членів ЄС вироблення пропозицій з удосконалення інституту охорони прав на корисну модель.

1. Передісторія корисної моделі 2003 року: 5-річний патент та деклараційний патент

Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 року № 479/92, не містило норм щодо корисних моделей. Охорону прав на винаходи і корисні моделі в Україні було введено Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-XII.

Постановою Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року № 3769-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»» встановлювалося, що до створення необхідної патентно-інформаційної бази патенти України на винаходи можуть видаватися без проведення експертизи заявок по суті на строк до 5 років від дати подання заявки під відповідальність його власника. До постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 року № 3769-XII постановою від 18 липня 1997 року № 488/97-ВР були внесені зміни з визначенням, що 5-річні патенти можуть видаватися лише до 31 жовтня 1998 року.

Однак, незважаючи на формування в Україні бази для проведення кваліфікаційної експертизи на винаходи, практика видачі 5-річних патентів Держпатентом та Держдепартаментом інтелектуальної власності МОН України продовжувалася та у новій редакції Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 1 липня 2000 року № 1771-III було передбачено видачу деклараційних патентів зі строком дії 6 років. Такий патент мав видаватися за результатами формальної експертизи та експертизи щодо локальної новизни заявки на винахід.

Практика видачі 5-річних патентів після 31 жовтня 1998 року та запровадження видачі деклараційних патентів неодноразово оцінювалась як така, що стримує інноваційну діяльність у країні та перешкоджає інвестиціям у нові технології. Наведемо результати спільного розгляду Президією НАН України та Колегії Міністерства освіти і науки України питання про стан та проблеми правової охорони винаходів та інших об'єктів промислової власності в Україні від 13 червня 2001 року. У прийнятій спільній постанові № 171 вказувалося, що існуючий порядок видачі деклараційних («коротких») патентів без проведення кваліфікаційної експертизи зі строком дії 6 років не забезпечує належного захисту винаходів, під такі патенти неможливо залучити інвестиції, що також суперечить вимогам Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, якою передбачено строк дії патенту на винахід не менше 20 років.

Постановою були схвалені Першочергові заходи з охорони в Україні прав на винаходи, інші об'єкти промислової власності, які передбачали необхідність внесення змін до законодавства з відмовою від деклараційного патенту.

Вказаний підхід було реалізовано робочою групою з підготовки у 2001 році Книги 4 «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України. У проекті Книги 4 передбачалася можливість видачі лише 20-річного патенту на винахід із забезпеченням прийнятих у світі критеріїв патентоздатності, включаючи новизну, винахідницький рівень і придатність для промислового використання. Зауважимо, що до робочої групи входили представники наукових установ, Державного департаменту інтелектуальної власності, Укрпатенту, інших організацій [2].

З набранням чинності ЦК України 1 січня 2004 року видача деклараційних патентів у країні припиняється, проте надзвичайно швидко збільшуються показники подання заявок та отримання охоронних документів на корисні моделі (рис. 1).

Рис. 1. Заявки на винаходи і корисні моделі в Україні від національних заявників1

Так, якщо кількість заявок на корисні моделі у 1995-2000 роках становила 115-369 та у 2002-631, то у 2004-5741, а в наступні роки більше 8 тис. заявок.

Фактично з 2004 року корисна модель займає місце деклараційного патенту, продовжуючи динаміку подання заявок на деклараційні патенти в Україні.

Причина -- розширення за ініціативою Державного департаменту інтелектуальної власності об'єкта корисної моделі у проекті ЦК України (прийнятому 16.01.2003 р.) і змінах до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (прийнятому 25.06.2003 р.), тривалий строк видачі 20-річних патентів на винаходи, що створювало умови подання заявок на отримання деклараційного патенту та пізніше патенту на корисну модель.

Саме вказане рішення заклало засади патентного тролінгу в Україні, обходу винаходів через корисну модель та неможливість або складність визнання судами патенту на корисну модель недійсним.

2. Зміна об'єкта корисної моделі: еволюція 1993-2020 років

Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі -- Закон) від 15 грудня 1993 року визначалося, що «об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою». Таким чином Закон не передбачав охорони прав на корисну модель, що є способом або речовиною або штамом мікроорганізму, культурою клітин рослини і тварини, що поряд з пристроєм становило об'єкт винаходу.

При розробці Книги 4 «Право інтелектуальної власності» ЦК України з урахуванням очікуваної відмови від деклараційних патентів для корисної моделі закладається однаковий з винаходом об'єкт корисної моделі. Так, відповідно до ст. 459 Кодексу «об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології». Згідно зі ст. 460 «об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології». «Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання».

Кодекс було прийнято 16 січня 2003 року, та 22 травня 2003 року приймається Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» № 850-IV, яким передбачаються аналогічні зміни об'єкта корисної моделі. Встановлювалося, що «об'єктом винаходу (корисної моделі)... може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу» (ст. 6 Закону).

Зміна об'єкта корисної моделі спричинила різке збільшення подачі заявок на корисні моделі та, відповідно, видачі патентів на них. Цьому сприяв і термін розгляду заявок та видачі патентів на корисну модель, який становив від 5 до 12 місяців.

Водночас, як засвідчила практика, рішення з розширення об'єкта корисної моделі було помилковим, призвело до ослаблення патентної охорони винаходів в Україні в цілому, до розвитку патентного тролінгу та обходу винаходів за допомогою корисної моделі, широкого патентування відомих процесів, пристроїв, складнощів або неможливості визнання патенту на корисні моделі на очевидні технічні рішення не чинними у судовому порядку; до високих ризиків щодо інвестицій, а також до невластивої державам-членам ЄС, іншим країнам кількості поданих заявок на корисну модель у порівнянні з заявками на винаходи; до заяв певних іноземних компаній про вихід з ринку України у зв'язку з неможливістю забезпечити захист промислової власності на належному рівні.

Недоліки інституту корисної моделі в Україні неодноразово відзначалися під час слухань у Верховній Раді України (зокрема, 05.10.2010, 15.10.2014) та у публікаціях фахівців [3-6]. Так, ще у 2008 році у Рішенні Комітету Верховної Ради України «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні» від 16 квітня 2008 року № 14 зазначалося, що набуло поширення отримання охоронних документів на корисні моделі для патентування відомих технічних рішень з метою обмеження діяльності інших осіб на застосування таких об'єктів.

Під час слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання» від 5 жовтня 2009 року вказувалося, що «патентне право сьогодні в Україні перетворилася в інструмент, за допомогою якого можна усунути з ринку небажаного конкурента, скоротити обсяги виробництва, заблокувати або зупинити діяльність будь-якого підприємства, довести його до банкрутства. Департаментом інтелектуальної власності видаються патенти (на корисні моделі) на технічні рішення, які відомі вже століттями» [3].

Одним з болючих наслідків, до яких призвела пропозиція Державного департаменту інтелектуальної власності, була неможливість у багатьох випадках у судовому розгляді визнати патент на корисну модель нечинним, якщо технічне відповідає критерію новизни, проте не містить ані винахідницького рівня (або кроку).

Незважаючи на негативні наслідки з 2004 по 2016 рік (протягом 12 років) виправлення ситуації не було пріоритетом у діяльності Держдепартаменту інтелектуальної власності МОН України, його правонаступників та Укрпатенту і відповідні проекти змін до законодавства до Верховної Ради України не подавалися. Для України стало властивим подання значно більшої кількості заявок на корисні моделі, ніж на винаходи, що створювало видимість істотного зростання, проте з нульовою привабливістю патенту на корисну модель для залучення інвестицій та відмінністю з практикою Євросоюзу (таблиця 1).

Таблиця 1 Охорона прав на корисну модель у старих державах-членах ЄС та Україні (2018 р.) Підготовлено за даними ВОІВ

Аналіз законодавства та практики охорони прав на корисну модель у таких провідних в технологічному розвитку державах-членах ЄС як ФРН і Австрія свідчить про введення в цих країнах відмінного від чинного в Україні правового режиму охорони корисних моделей із забезпеченням значно вищого рівня охорони. Лише у 2017 році у зв'язку з наполяганням іноземних інвесторів вказане питання було взято до уваги. Мінекономрозвитку України. Із залученням фахівців НДІ інтелектуальної власності НАПрН України розробляється проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей», внесений до Верховної Ради України 1 лютого 2018 року № 7538, де об'єкт корисної моделі було звужено до пристрою. У проекті визначається процедура визнання недійсними прав інтелектуальної власності на корисну модель Апеляційною палатою.

У Пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що «корисна модель, правова охорона якій надається відповідно до чинного законодавства України, дискредитує систему правової охорони інтелектуальної власності, сприяючи зменшенню активності науково-технічної творчості. Власники патентів на слабкі, а найчастіше очевидні рішення, отримують переваги порівняно з власниками патентів на дійсно значні та творчі рішення в різних галузях технологій».

Слід вказати, що при обговоренні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо удосконалення правової охорони винаходів), що відбулося в Мінекономрозвитку України 19 червня 2016 року, досить дивною була позиція деяких патентних повірених стосовно того, що не слід змінювати законодавство щодо корисної моделі, оскільки це скорочує подання заявок. Однак, якщо є зловживання правами на корисну модель, то суперечки мають розглядатися судами. Таким чином за основу бралося збереження надання послуг з подання заявок на корисні моделі, незважаючи на негативні наслідки застосування існуючої охорони корисних моделей у цілому для патентної системи.

Положення законопроекту від 1 лютого 2018 року № 7538 були повторені також у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)» від 11 жовтня 2019 року № 2259. Зазначений проект 21 липня 2020 року було прийнято законом від 21 липня 2020 року № 816-IX. Останній є безумовно важливим кроком з обмеження патентного тролінгу.

Однак, у ході прийняття закону від 21 липня 2020 року № 816-IX усупереч раніше поданому Кабінетом Міністрів України проекту закону № 7538 від 1 лютого 2018 року та проекту № 2258 від 11 жовтня 2019 року, поданому депутатами, при підготовці законопроекту до другого читання за пропозицією одного депутата об'єкт корисної моделі було розширено з включенням, крім пристрою, також і способу, що розширює ризики використання корисної моделі недобросовісно¹ Підготовлено на підставі звіту: Study on the economic , impact of the utility model legislation in selected Member States. Final report. European Commission. February. 2015 та законів країн порталу WIPO Lex. .

Якою мірою зазначене рішення обмежує патентний тролінг? На жаль, адміністративна процедура визнання недійсними прав на корисну модель, зареєстрований промисловий зразок Апеляційною платою не вирішує проблему патентного тролінгу на митному кордоні з можливістю зупинення вантажів та очікування рішення Апеляційної палати або суду.

До того ж, навіть в умовах виключення з об'єкта корисної моделі речовини та розширення компетенції Апеляційної палати, як і раніше буде виникати проблема неможливості визнання судом, Апеляційною палатою прав на корисну модель недійсними у випадку, якщо корисна модель є новим, проте очевидним технічним рішенням у зв'язку з невста- новленням для корисної моделі вимоги винахідницького рівня (як для винаходів) або іншого критерію неочевидності технічного рішення.

3. Досвід держав-членів ЄС з охорони прав на корисні моделі

Зміни до законодавства України, з огляду на підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повинні враховувати досвід Європейського Союзу з урегулювання відповідних відносин.

Основною тенденцією останніх двадцяти років у державах-членах Євросоюзу є або відмова від охорони прав на корисні моделі, або запровадження для корисних моделей вимог винахідницького рівня [7], або охорона через корисну модель лише тривимірних об'єктів. Характерним є також виключення з охорони способу, лікарських речовин та композицій, хімічних речовин. Вказане матиме на меті посилення надійності охорони винаходів з 20-річним терміном охорони, а також запобігання використання корисної моделі для обходу винаходу.

При збереженні в деяких країнах з нижчим розвитком промисловості нижчих вимог до винахідницького рівня корисної моделі важливим є досвід Іспанії, де в результаті змін 2015 року введено обов'язковість підготовки для корисної моделі звіту про патентний пошук, якщо патент на корисну модель передбачається використовувати для захисту прав.

Інформацію з охорони прав на корисні моделі у 14 старих державах-членах ЄС та Великій Британії наведено у (таблиці 2).

Таблиця 2. Охорона прав на корисну модель у державах-членах ЄС та Великій Британії¹