Види порушень майнових прав на торговельні марки. Аналіз судової практики

Размещено на http://www.allbest.ru/

Центр експертних досліджень

НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Види порушень майнових прав на торговельні марки. Аналіз судової практики

Наталія Мінченко, науковий співробітник

У статті досліджено теоретичні положення майнових прав на торговельні марки, а також практичні питання порушень зазначених прав. Особливу увагу приділено аналізу судової практики щодо захисту прав на торговельні марки. Виділено та детально розглянуто категорії зазначених справ, наведено статистичні дані та прийняті рішення. Встановлено, що переважна кількість досліджених справ стосується визнання свідоцтва України на торговельну марку недійсним.

Ключові слова: майнові права на торговельну марку, види порушень майнових прав, судова практика, справи про захист прав на торговельні марки, визнання свідоцтва на торговельну марку недійним, дострокове припинення дії свідоцтва

Вступ

Актуальність цієї статті полягає в тому, що найбільша кількість судових спорів у сфері інтелектуальної власності -- це спори щодо порушення майнових прав на торговельні марки. І це не дивно, оскільки практично жоден бізнес не обходиться без використання позначень, які давали б змогу індивідуалізуватися у своїй сфері діяльності. На жаль, при цьому такий важливий інструмент просування, як торговельна марка, постійно спонукає порушити права на неї, наприклад, щоб скористатися вже напрацьованою іншими репутацією.

Головна функція торговельної марки визначена в самому терміні. Згідно зі статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі -- Закон) [1] «торговельна марка -- позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб». Тобто головною функцією торговельної марки є вирізнення товарів і послуг одних осіб серед таких самих та споріднених товарів і послуг інших осіб.

Торговельна марка несе на собі репутацію товару та його виробника. У ній закладено частину вартості, затраченої виробником для просування товарів на ринку. Відомо, що товари, марковані престижними торговельними марками, які відомі споживачам та заслуговують на довіру, мають збільшений попит та вищу ціну. І споживач згоден заплатити більше саме за визначену якість, гарантовану торговельною маркою, якій він довіряє.

Однак, на жаль, разом зі зростанням відомості та престижності торговельної марки підвищується й ризик порушення прав на цю торговельну марку.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку перелічені у статті 495 Цивільного кодексу Украї- ни [2]. Відповідно до зазначеної статті майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, у тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

У науково-методичних рекомендаціях Всесвітньої організації інтелектуальної власності зазначається: «9.146. Зареєстрований власник має виключне право користування товарним знаком. Це коротке визначення специфічного предмета прав на товарні знаки охоплює два моменти: право користування товарним знаком і право не допускати інших до користування ним» [3].

Майнові права на торговельну марку належать власнику відповідного свідоцтва, власнику міжнародної реєстрації, особі, торговельна марка якої визнана у встановленому законом порядку добре відомою.

Права, які випливають зі свідоцтва, діють від дати подання заявки на реєстрацію позначення у якості торговельної марки.

Закон містить перелік прав, що випливають зі свідоцтва, а також розкриває їх зміст. Так, відповідно до п. 2 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені Законом. Пункт 4 статті 16 Закону розкриває більш детально це право і визначає, які саме дії належать до використання торговельної марки.

Використанням торговельної марки визнається:

* нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

• застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

• застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Ін- тернет [1].

Окрім того зазначено, що торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. торговельний марка судовий

Використання торговельної марки обмежується переліком товарів і послуг, щодо яких її зареєстровано.

У п. 5 статті 16 Закону зазначено право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати позначення, перелік яких надається далі у статті. Так, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

• позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, а також товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

• позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, а також товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Тобто власник свідоцтва має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди як позначення, яке є тотожним із зареєстрованою торговельною маркою стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, або споріднених з ними товарів і послуг, так і позначення, яке є схожим із зареєстрованою торговельною маркою стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, або споріднених з ними товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати.

Наступне право власника свідоцтва -- виключне право дозволяти використання торговельної марки, зазначено в п. 7, 8 статті 16 Закону.

Виключним майновим правом інтелектуальної власності на торговельну марку є право дозволяти використання торговельної марки іншим особам шляхом надання належних власникові торговельної марки прав на підставі ліцензійного договору (дозволу, ліцензії, договору щодо розпорядження майновими правами) або шляхом укладання договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (відчуження майнових прав).

Відповідно до статті 20 Закону порушенням прав власника свідоцтва є будь- яке посягання на права, передбачені статтею 16 Закону, які ми розглянули вище, у тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій. Окрім того, порушенням прав власника свідоцтва на торговельну марку вважається також використання без його згоди торговельної марки в доменному імені.

Торговельна марка визнається використаною з порушенням прав, якщо її застосовано без дозволу власника майнових прав на торговельну марку у формі зареєстрованої марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності марки.

Порушенням прав на торговельну марку, зокрема, визнається використання позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

• торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

• торговельними марками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції;

• фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні та належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

• кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Згідно з п. 2 статті 20 Закону на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки [1]. Власник свідоцтва також має право вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати.

Захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Формами захисту майнових прав на торговельну марку є юрисдикційна та не- юрисдикційна.

Неюрисдикційна форма захисту передбачає самостійні дії власника або його представника, без звернення до державних органів захисту. Часто дії власника або його представника, наприклад, лист-попередження із зазначенням шкоди, бувають достатніми для врегулювання ситуації.

Юрисдикційна форма захисту майнових прав на торговельну марку здійснюється за зверненням до судових органів і є найбільш результативною.

У разі захисту майнових прав на торговельну марку юрисдикційним шляхом до суду можуть подаватися позови, зокрема, про:

• визнання свідоцтва України на торговельну марку недійсним;

• припинення несанкціонованого використання торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, для таких самих або споріднених товарів;

• дострокове припинення дії свідоцтва через невикористання торговельної марки;

• усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати;

• вилучення відповідного товару з цивільного обороту;

• укладання та виконання ліцензійних договорів; визнання недійсними договорів про передачу прав на торговельну марку;

• відшкодування збитків.

У справах про припинення порушення прав на торговельну марку слід встановлювати фактичні обставини, пов'язані з використанням або невикористанням такого позначення, тобто чи використовує відповідач спірне позначення, і якщо використовує, то яким чином та для яких саме товарів (послуг) тощо. Відповідні позовні вимоги не будуть задоволені судом, якщо позивач не доведе факт несанкціонованого використання торговельної марки.

Власник відповідного свідоцтва на торговельну марку має право звернутися до суду з позовом про захист своїх майнових прав на торговельну марку шляхом заборони неправомірного використання цієї торговельної марки (або заборони використання позначень, схожих з нею настільки, що їх можна сплутати) у мережі Інтернет, зокрема на сторінках веб-сайта та у відповідному доменному імені.

Аналіз судової практики за останні п'ять років, а саме за період з 2016 року до 2021 року, про захист прав на торговельні марки дає такі результати.

Зазначені судові справи можна розділити на кілька категорій за позовними вимогами:

1) про визнання свідоцтва України на торговельну марку недійсним повністю або частково (щодо всіх або частини товарів і/або послуг);

2) про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку та зобов'язання вчинити певні дії;

3) про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку повністю або частково (щодо всіх або частини товарів і/або послуг);

4) інші судові справи (наприклад, про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок через порушення прав на зареєстровану торговельну марку).

Розглянемо детальніше наведені вище категорії судових спорів, встановимо, яке місце кожна з них займає в загальній кількості спорів про захист прав на торговельні марки, а також наведемо статистику прийнятих за ними рішень.

Спори про визнання свідоцтва України на торговельну марку недійсним повністю або частково (щодо всіх або частини товарів і/або послуг)

Спори про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку становлять близько 47 % загальної кількості спорів про захист прав на торговельні марки.

Відповідно до статті 19 Закону свідоцтво може бути визнане у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони. Справи про визнання свідоцтв на торговельні марки недійсними базуються на нормах, викладених у п. 2, 3 статті 6 Закону, у яких саме і встановлено невідповідність торговельних марок умовам надання правової охорони.

За результатами проведеного аналізу судової практики зауважимо, що найчастіше підставою для визнання свідоцтва недійсним є невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам, викладеним в абз. 2, 3 п. 3 статті 6 Закону, а саме: «Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

*торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

*торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг» [1].

Здебільшого у зазначених справах в сукупності з наведеною вище нормою невідповідності торговельної марки умовам надання правової охорони виступає також умова, викладена в абз. 6 п. 2 статті 6 Закону: «не можуть одержати правову охорону також позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу» [1]. У деяких випадках ця умова виступає як самостійна.

Невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони, встановленим у абз. 6 п. 2 статті 6 Закону та абз. 2, 3 п. 3 статті 6 Закону, виступає підставою для подання до суду позову про визнання відповідного свідоцтва на торговельну марку недійсним у 80 % випадків загальної кількості справ у цій категорії (визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним).

При цьому за результатами судового розгляду позитивне рішення щодо визнання свідоцтва недійсним має місце у 75-80 % судових спорів. Окрім того, приблизно у 25 % цих справ розглядаються позовні вимоги щодо визнання недійсним не одного, а двох свідоцтв, у поодиноких випадках і більшої кількості. Так, рекордною за досліджувані п'ять років була справа щодо визнання недійсними одночасно 15 свідоцтв на торговельні марки. Позов було задоволено.

В інших 20 % судових справ підставою для подання до суду позову про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку здебільшого є такі випадки невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони:

• зареєстрована торговельна марка звичайно не має розрізняльної здатності та не набула такої внаслідок її використання;

• зареєстрована торговельна марка складається лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг;

• зареєстрована торговельна марка складається лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними.

У зазначених спорах за результатами судового розгляду позитивне рішення щодо визнання свідоцтва недійсним приймається у 50-55 % спорів.

У ці 20 % також входять такі справи, наприклад, як визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку на підставі того, що торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати, з комерційним (фірмовим) найменуванням, що відоме в Україні та належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання заявки на торговельну марку щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку та зобов'язання вчинити певні дії

Згідно з даними проведеного аналізу судової практики спори про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку становлять близько 25 % загальної кількості спорів про захист прав на торговельну марку.

Зазначені спори виникають, якщо на ринку з'являються товари (або надаються послуги), марковані позначеннями, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками, визнаними добре відомими в Україні, права на які належать іншим особами. При цьому зазначені товари і послуги є такими самим або спорідненими з товарами і послугами, для яких торговельні марки зареєстровані. Стосовно торговельних марок, визнаних добре відомими, спорідненість товарів і послуг відповідно до Закону не є обов'язковим критерієм.

У цій категорії справ найчастіше зустрічаються такі види порушень прав на торговельну марку:

• використання позначення, тотожного або схожого настільки, що його можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою, у доменному імені та на веб-сайті, на якому пропонуються до продажу товари і/або послуги, які є такими самими або спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровано торговельну марку, особою, яка не має на це дозволу;

• використання позначення, тотожного або схожого настільки, що його можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою, у доменному імені та на веб-сайті особою, яка не має на це дозволу.

Значна кількість спорів припадає саме на використання чужої торговельної марки без дозволу в мережі Інтернет:

• використання позначення, тотожного або схожого настільки, що його можна сплутати із зареєстрованою або добре відомою в Україні торговельною маркою, на таких самих або споріднених товарах, їх упаковці, етикетці, зберігання таких товарів з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт товарів із зазначеним позначенням, застосування в діловій документації, у рекламі чи при наданні послуг;

• використання позначення, тотожного або схожого настільки, що його можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою, як для споріднених, так і для неспорід- нених товарів і/або послуг;

• використання позначення, тотожного або схожого настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням, що відоме в Україні та належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання заявки на торговельну марку щодо таких самих або споріднених з ними товарів і/або послуг.

Отже, зазначена категорія спорів базується на тому, що особа, яка не має відповідного дозволу, використовує позначення, яке є тотожним або схожим настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованою або визнаною добре відомою торговельною маркою, одним зі способів, зазначених у п. 4 статті 16 Закону, щодо товарів і/або послуг, які є такими самими або спорідненими з товарами і/або послугами, для яких зареєстровано відповідну торговельну марку.

Часто у таких спорах особа, яка захищає свої права на торговельну марку, посилається на те, що використовує її вже тривалий час або проводить активні дії щодо просування та рекламування торговельної марки, за рахунок чого вона набуває певної відомості серед споживачів. Тому поява на ринку таких самих або споріднених товарів, маркованих тотожним або схожим настільки, що їх можна сплутати, позначенням (або надання послуг з використанням такого позначення), може призвести до введення споживачів в оману щодо дійсного джерела походження товару (послуги), тобто щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Про дострокове припинення дії свідоцтва України на торговельну марку повністю або частково (щодо всіх або частини товарів і/або послуг)

Приблизно 25 % судових спорів щодо захисту прав на торговельні марки стосуються дострокового припинення дії свідоцтва України на торговельну марку повністю або частково (щодо всіх або частини товарів і/або послуг).

Як на підставу для задоволення позовних вимог позивачі посилаються на п. 4 статті 18 Закону, згідно з яким «якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п'ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково» [1].

Отже, підставою для дострокового припинення свідоцтва на торговельну марку є невикористання торговельної марки власником на території України щодо всіх або частини товарів і послуг більше п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва. Датою, з якої повинно розпочинатися використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією, є дата публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні.

Аналіз судової практики показує, що такі справи виникають зазвичай у ситуації, коли заявник подає заявку до Національного органу інтелектуальної власності у сфері охорони прав на торговельні марки на реєстрацію торговельної марки і отримує повідомлення про можливу відмову в реєстрації торговельної марки через те, що заявлене позначення є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою.

Тобто, як вбачається з досліджених матеріалів справ, позови про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку до суду подають особи, що мають певний охоронюваний законом інтерес, який полягає в тому, що дія в Україні свідоцтва або міжнародної реєстрації на торговельну марку є перешкодою для надання правової охорони позначенню, яке подається на реєстрацію.

При виникненні такого спору власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації повинен надати суду докази використання торговельної марки, а позивач -- докази невикористання торговельної марки. Окрім того, власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації може навести поважні причини невикористання зареєстрованої торговельної марки, до яких належать обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації.

У ході розгляду таких справ необхідно враховувати, що використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою.

У зазначених спорах за результатами судового розгляду позитивне рішення про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку повністю або частково (для частини товарів і послуг) приймається у 70-75 % спорів.

Інші види справ

До інших категорій судових справ щодо захисту прав на торговельні марки, на які припадає приблизно 3 % загальної кількості, належать, наприклад, такі види спорів:

• про визнання недійсним повністю або частково патенту України на промисловий зразок унаслідок порушення прав на зареєстровану торговельну марку;

• про визнання права інтелектуальної власності на торговельну марку;

• про визнання договору про передачу права власності та виключних майнових прав на торговельну марку недійсним.

Отже, згідно з проведеним аналізом судової практики за останні п'ять років найчастішим видом порушення прав на торговельні марки, за захистом яких звертаються до суду, є реєстрація іншою особою торговельної марки, яка є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою, яка раніше зареєстрована в Україні, або має міжнародну реєстрацію з поширенням охорони на територію України, або яка визнана добре відомою в Україні, для таких самих або споріднених товарів і/або послуг.

Окрім того, аналіз судової практики дав змогу встановити, що у 75 % судових справ щодо захисту прав на торговельні марки судом приймається рішення про задоволення позову повністю або частково. ¦

Список використаних джерел / List of references

1. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 7. Ст. 36 (зі змінами). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.

2. Цивільний кодекс України станом на 14 жовтня 2008 р. Голос України. 2008. № 195. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

3. Науково-методичні рекомендації Всесвітньої організації інтелектуальної власності «Основи інтелектуальної власності» / [наук.-метод. вид-ня / ред. Г. І. Якіменко]. Київ: Ін Юре, 1999. 578 с.

4. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/.Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh: Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 r. № 3689-KhII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1999. № 7. St. 36 (zi zminamy). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.

5. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy stanom na 14 zhovtnia 2008 r. Holos Ukrainy. 2008. № 195. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

6. Naukovo-metodychni rekomendatsii Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti «Osnovy intelektualnoi vlasnosti» / [nauk.-metod. vyd-nia / red. H. I. Yakimenko]. Kyiv: In Yure, 1999. 578 s.

7. Iedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: https://reyestr.court.gov.ua/.

Размещено на Allbest.ru