Поняття контрафакції у сфері промислової власності

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Поняття контрафакції у сфері промислової власності

Ткачук С.Г.,

аспірант

Анотація

Статтю присвячено дослідженню контрафакції в сфері промислової власності. Метою статті є визначення змісту поняття контрафакції в сфері промислової власності. В статті уточнено, що відмінністю контрафактної продукції від неконтрафактної є саме порушення прав інтелектуальної (промислової) власності. Робиться висновок, що питання контрафактності товарів є юридичним і не відноситься щодо якості товару, що є притаманним для фальсифікації (підробці, імітації). В дослідженні проаналізовано, які ознаки притаманні для контрафакції у сфері промислової власності. Обґрунтовано висновок, що контрафакція є відповідним правопорушенням в сфері промислової власності, що має свій склад: об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона. Проведено характеристику зазначених елементів. Уточнено визначення поняття «контрафактний товар у сфері промислової власності». Внаслідок проведеної роботи обґрунтовано визначення поняття «контрафакція у сфері промислової власності».

Abstract

The article is devoted to the research of counterfeiting in industrial property. The article's objective is to determine the content of the concept of counterfeiting in the field of industrial property and its delimitation with related concepts. The article explains that the difference between counterfeit and non-counterfeit products is the violation of intellectual (industrial) property rights. The article analyzes the relationship between such concepts as «counterfeiting» and «falsification.» As a result, it is concluded that the issue of counterfeiting of goods is legal and does not apply to the quality of goods that are inherent in counterfeiting (copying, imitation). The study analyzed that counterfeiting in the field of industrial property has the following characteristics: intentional actions of the offender; commercial (selfish) purpose; illegal entry into circulation of material goods manufactured using an industrial property object; external similarity of the product with the original; lack of consent of the right holder of industrial property rights to the production of such goods; availability of current legal protection of industrial property. Based on the researched material, the conclusion is substantiated that counterfeiting is a relevant offense in the field of industrial property, which has its own composition: object, subject, objective side, and subjective side. The characteristic of the specified element is carried out. The definition of «counterfeit goods in the field of industrial property» as any goods (products), externally like the original and put into circulation without the owner's permission of industrial property for profit. As a result of this work, the purpose of the study was achieved, and the definition of «counterfeiting in the field of industrial property» as intentional, for commercial purposes, the illegal introduction of material goods (products) that are externally identical or like the originals made using industrial objects property, without the consent of the owner of these objects.

Keywords: counterfeiting, counterfeit goods, economic turnover, rights to industrial property, industrial property, intellectual property.

Вступ

Важливим елементом національної економіки виступають торгово-промислові операції щодо руху (обігу) товарів та інших благ. Товарооборот тісно пов'язаний із використанням об'єктів інтелектуальної (промислової) власності в їх виробництві, продажу та подальшому обігу. Економічний розвиток країни вимагає подальшого вдосконалення правового регулювання відносин щодо захисту обороту результатів інтелектуальної діяльності, оскільки недостатній рівень захисту промислової власності призводить до різних правопорушень, одним із яких є контрафакція (одягу, взуття, пестицидів, ліків, запчастин та ін.). Використання таких товарів призводить до численних негативних наслідків: ризики для здоров'я та благополуччя споживачів; зменшення митних зборів, податків та ненадходження обов'язкових платежів; порушення прав суб'єктів господарювання в сфері інтелектуальної власності; погіршення ділової репутації та рейтингу суб'єкта господарювання; потенційна втрата врожаю через використання неякісної контрафактної продукції; зниження інвестицій, зростання безробіття та інше. Підроблена контрафактна продукція може бути небезпечною. Зокрема, підроблені автомобільні деталі, у тому числі гальмівні колодки та подушки безпеки, встановлюються в автомобілі з потенційно смертельними наслідками. Таким чином, контрафакція в цілому потенційно і реально має згубні наслідки для промисловості, виробників, безпеки громадян, національної економіки та навколишнього середовища.

Законодавчу основу захисту від контрафакції в сфері промислової власності складають норми: Цивільного кодексу України, Митного Кодексу України, Кримінального кодексу України, спеціального законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності та інших нормативно - правових актів. На відміну від авторського права у сфері промислової власності термін «контрафакція» або «контрафактний товар» відсутній в законодавстві, присвяченому охороні прав на об'єкти промислової власності. Це, у свою чергу, заважає належним чином врегулювати правові засоби попередження і припинення виробництва і реалізації контрафактної продукції.

Проблематика в захисту прав у сфері промислової власності від контрафакції, зокрема, розглядалась в наукових працях таких вчених, як І.Ф. Коваль, О.О. Мазіна, Т.С. Коваленко, К.В. Оверковський та інші. Д.Д. Позова досліджує питання розмежування контрафакції та піратства переважно стосовно об'єктів авторського права [1]. Водночас потребує спеціального дослідження зміст поняття контрафакції саме в сфері промислової власності. Вищенаведене вказує на актуальність наукового дослідження зазначеного питання.

З огляду на зазначене, метою статті є визначення змісту поняття контрафакції в сфері промислової власності, його розмежування із суміжними поняттями.

Основна частина

Промислова власність (з англ. industrial property) є однією з двох підгруп інтелектуальної власності (інша є авторським правом). На рівні законодавства термін «промислова власність» започаткований у Паризькій конвенції про охорону промислової власності [2] (далі - Конвенція), яка є частиною національного законодавства. У Конвенції встановлений перелік об'єктів промислової власності: патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції (п. 2 ст. 1 Конвенції). Крім того, промислова власність розуміється в найбільш широкому значенні і розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю у власному значенні слова, але також і на галузі сільськогосподарського виробництва і добувної промисловості та на всі продукти промислового чи природного походження, наприклад: вино, зерно, тютюновий лист, фрукти, худоба, копалини, мінеральні води, пиво, квіти, борошно (п. 2 ст. 1 Конвенції).

У ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України [3] закріплений перелік об'єктів прав інтелектуальної власності, які застосовуються у сфері господарювання: винаходи та корисні моделі; промислові зразки; сорти рослин та породи тварин; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найменування; географічне зазначення; комерційна таємниця; комп'ютерні програми; інші об'єкти, передбачені законом. При цьому відмітимо, що в Кодексі і спеціальних актах національного профільного законодавства не міститься визначення поняття «промислова власність», хоча коло вказаних об'єктів належить саме до об'єктів промислової власності в розумінні Конвенції.

В юридичні літературі поняття «промислова власність» визначається по-різному. Так, І.Ф. Коваль визначає промислову власність як суспільні (виробничо-економічні) відносини, котрі складаються з приводу монопольного використання товаровиробником охоронюваних правом інтелектуальних (науково-технічних) рішень, ринкових ідентифікаторів у процесі організації і здійснення своєї господарської діяльності, а також щодо надання такої можливості іншим заінтересованим суб'єктам [4, с. 18]. Також промислова власність визначається як сукупність виключних прав на результати науково-технічної творчості, які використовуються у сфері господарювання [5, с. 65]. Серед іншого виділяється два підходи до розуміння промислової власності: як суспільних відносин, що складаються з приводу об'єктів промислової власності; і як виключних прав на зазначені об'єкти [6, с. 19].

З огляду на вищенаведене, в контексті дослідження захисту прав та інтересів у сфері промислової власності від контрафакції та враховуючи положення п. 2 ст. 1 Конвенції (де акцент робиться на «всі продукти» виготовлені з застосуванням об'єктів промислової власності) доцільним слід взяти за основу таке визначення промислової власності: як суспільні відносини, що складаються з приводу об'єктів промислової власності та матеріальних благ, виготовлених із використанням цих об'єктів промислової власності.

Для досягнення мети дослідження важливо проаналізувати поняття «контрафакція» та визначити ознаки, що властиві контрафакції як одному з правопорушень у сфері промислової власності.

Відмітимо, що визначення терміну «контрафакція» в чинному законодавстві у сфері охорони прав на об'єкти промислової власності немає. Натомість в авторському праві закріплено визначення контрафактної продукції, а саме відповідно до ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми - примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися [7].

Також, даний термін запозичено для визначення поняття «піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (п. «б» ч. 1 ст. 50 Закону). Враховуючи специфіку об'єктів промислової власності, зазначені терміни не можуть бути повністю впроваджені у відносини захисту промислової власності. Тому, задля належного врегулювання процесів пов'язаних із належним та ефективним захистом прав на об'єкти промислової власності, існує очевидна необхідність закріплення визначення поняття «контрафакція в сфері промислової власності» в чинному законодавстві.

З точки зору семантики термін «контрафакція» (от лат. contrafactio - підробка) означає: 1) одне з основних порушень авторського права, що полягає в протизаконному розповсюдженні або відтворенні твору без дозволу автора [8]; 2) у цивільному праві - незаконне використання чужого патента при виготовленні та продажу товарів, з метою конкуренції та введення в оману споживача; 3) (з англ. Infringement - порушення) використання фірмами чужих товарних знаків виробів, які вже зарекомендували себе; 4) протизаконне розповсюдження або відтворення твору без дозволу автора. Термін «контрафакція» виник разом із зародженням та становленням національних систем захисту прав інтелектуальної власності [9]. Отже, сутність слова «контрафакція» означає незаконне, без дозволу правовласника, використання чужого об'єкту інтелектуальної (промислової) власності. При чому даний термін притаманний як для авторського права, так й прав промислової власності.

Суміжним до терміну «контрафакція» є термін «фальсифікація», однак не правильно ототожнювати фальсифіковані товари і контрафактні товари, виходячи з наступного. Слово «фальсифікація» (від лат. falsifico - підробляю) означає дії, які спрямовані на обдурювання отримувача і (або) споживача шляхом підробки об'єкту купівлі-продажу з корисливою метою [10, с. 433]. В свою чергу «фальсифікація товарів» - це процес виробництва товарів, у результаті якого погіршуються їх споживні властивості або зменшуються їх кількісні параметри зі збереженням характерних, але несуттєвих для його використання за призначенням властивостей, із корисливою ціллю [10, с. 433].

У технологічному аспекті фальсифікацію можна розрізнити на підробку та імітацію. Так, по відношенню до торгівельної марки це може бути копіювання торгівельної марки один до одного, а при імітації має місце виробництво товару під торговою маркою, подібною до ступеня змішування з іншою, вже існуючою торгівельною маркою).

Слушною з даного приводу є думка Т. Коваленко, що поняття «контрафакція» та «фальсифікація» мають відмінності у правовому аспекті. Під першим розуміють порушення прав інтелектуальної власності, під другим - порушення технології виробництва. З цього випливає, що контрафактна продукція водночас є і фальсифікованою, але фальсифікована продукція може й не бути контрафактною. Контрафактною вважається продукція, що використовується в господарському обігу з порушенням прав на будь-який об'єкт права інтелектуальної власності. При цьому вчена звертає увагу і на те, що контрафактну продукцію не варто змішувати з контрабандою, тобто з продукцією, що перетинає кордон із приховуванням від митного контролю [11, с. 57-58]. Це дуже слушне розмежування, оскільки контрафактні дії можуть не бути пов'язані з експортом чи імпортом контрафактного товару, а здійснюватися всередині країни.

З наведеного слідує, що в будь-якому випадку контрафакція завжди становить порушення саме прав інтелектуальної (промислової) власності. Фальсифікація, контрабанда можуть бути елементом контрафакції. Основною відмінністю контрафактної продукції від неконтрафактної є саме порушення прав інтелектуальної (промислової) власності, тобто питання контрафактності є юридичним і не відноситься до якості товару, що важливо при встановленні фальсифікації.

З дослідження О.О. Мазіної вбачається, що у зарубіжній доктрині розрізняють три різних підходи до контрафакту. Згідно першого, це явище означає незаконне використання зареєстрованих товарних знаків, здійснюване переважно в комерційних цілях за допомогою введення публіки в оману. Даний підхід властивий американському закону про контрафактну продукції 1984 року. Другий підхід бере початок з англійського права, до контрафакту відносить навмисне відтворення зовнішнього вигляду продукції, включаючи товарний знак, з тим, щоб виставити в обороті копію замість оригіналу. Третій, розроблений Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (далі - ВОІВ), означає надання терміну «контрафакт» родового поняття, що охоплює всі можливі види незаконних дій по використанню результатів інтелектуальної діяльності і проявляється в актах недобросовісної конкуренції [12, с. 66-67].

Група боротьби з контрафакцією (ACG) визначає контрафакцію як «навмисну спробу обдурити споживачів шляхом копіювання та маркетингу товарів з добре відомими товарними знаками, як правило, разом з упаковкою та конфігурацією продукту, щоб вони виглядали так, ніби вони зроблені авторитетним виробником, коли вони насправді є копіями неякісної якості» [13].

Термін «контрафакція» використовується переважно щодо копіювання товарних знаків (що охоплюють слова, зображення та символи), порушень патентів (захист винаходів), ліцензування та авторського права (що стосуються програмного забезпечення, літературних, музичних та художніх творів), а також підробки промислових зразків, валюти, споживчих товарів, речовин, навіть рослин та творів мистецтва, а також упаковки та маркування [13].

З наведеного слідує, що «контрафакція» є умисним порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності, оскільки мета вчинення контрафактних дій полягає саме в намаганні ввести в обману споживачів щодо оригінальності товару (з точки зору нанесеної торговельної марки або використаного винаходу, промислового зразку тощо), який виробляється, реалізується порушником.

Суміжним до поняття «контрафакція» є термін «контрафактний товар». Проблематика боротьби з контрафактною продукцією є спільною для більшості країн світу. Контрафактні товари охоплюють різноманітні категорії товарів, включаючи одяг, аксесуари, музику, програмне забезпечення, ліки, сигарети, автомобільні та авіаційні запчастини, споживчі товари, іграшки, електроніку та багато іншого [14]. Контрафактні товари визначають як імітаційні продукти, які зазвичай виглядають так, ніби вони виготовлені з справжніх, якісних матеріалів під назвою бренду, але без прямого дозволу самої компанії бренду. Продавці контрафактної продукції часто порушують закони про патенти та авторське право та продають товари на сторонніх ринках електронної комерції з анонімністю, що ускладнює їх відстеження [15].

В закордонних дослідженнях в контексті аналізу так званої «контрафактної культури» та її негативних наслідків відмічається, що «…підроблені продукти зазвичай мають підроблені

логотипи та бренди компаній, що призводить до порушення патентних прав або прав на товарні знаки у разі товарів. Вони також мають репутацію нижчої якості, іноді взагалі не працюють, а іноді містять токсичні речовини, такі як свинець. Це призвело до загибелі сотень тисяч людей внаслідок автомобільних та авіаційних пригод, отруєнь чи припинення прийому необхідних сполук (наприклад, у разі прийому непрацюючих ліків)» [16].

Контрафактна продукція охоплює продукти, виготовлені для того, щоб точно імітувати зовнішній вигляд іншого продукту, щоб ввести в оману споживачів. Вони можуть містити несанкціоноване виробництво та розповсюдження продуктів, захищених правами інтелектуальної власності, такими як авторські права, товарні знаки та фірмові найменування [17].

Отже, контрафактний товар у сфері промислової власності, - це будь-який товар (продукція), вироблений без дозволу суб'єктів прав промислової власності. Контрафакція це завжди неправомірні, незаконні дії, які супроводжуються умислом, і які вчинюються з корисливою метою.

Визначення поняття «контрафактний товар» міститься в митному законодавстві. Так, в п. 17 ст. 4 Митного кодексу України термін «контрафактні товари» вживається в такому значенні: а) товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою; б) товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні й містять назву чи термін або описуються за допомогою назви чи терміна, які захищені таким географічним зазначенням; в) будь - яка упаковка, етикетка, наліпка, брошура, інструкція з експлуатації, гарантія чи інший документ такого типу, навіть якщо вони представлені окремо, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку або географічне зазначення, які містять позначення, назву або термін, тотожні із охоронюваною в Україні торговельною маркою чи географічним зазначенням, або які є схожими настільки, що їх можна сплутати з такою торговельною маркою чи географічним зазначенням, та які можуть використовуватися стосовно одного й того самого виду товарів, щодо якого охороняється торговельна марка в Україні чи географічне зазначення.

З наведеної норми Закону слід виділити такі ознаки контрафактного товару: тотожність та схожість товару; можливість сплутати товар з оригіналом; факт порушення стосується захищених прав на торговельні марки і географічні зазначення як об'єкти промислової власності. Тобто, виділяється така ознака контрафактного товару як зовнішня схожість з оригіналом.

При цьому з огляду на зміст норми п. 17 ст. 4 Митного кодексу України, вбачається, що фактично термін «контрафактні товари» стосується товарів виготовлених з використанням лише таких об'єктів промислової власності як торговельна марка та географічне зазначення. Тобто, щодо інших об'єктів таких як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин (породи тварин), які також можуть бути використані при контрафакції, митне законодавство правового регулювання не містить, що потребує відповідного нормативного корегування.

У Сполучених Штатах Америки підробка товарних знаків спеціально заборонена Законом про підробку товарних знаків 1984 року, який робить злочином навмисне використання контрафактного товарного знака [18].

Підсумовуючи, слід також звернути увагу на джерело в закордонній літературі, де узагальнюються ознаки необхідні для визнання продукту контрафактним: 1) продукт повинен включати товарний знак іншої сторони, зареєстрований на федеральному рівні, або товарний знак, який практично не відрізняється від товарного знака іншої сторони; 2) фальшивомонетник повинен свідомо та навмисно використовувати товарний знак іншої особи без дозволу на це; 3) товарний знак, що підробляється, повинен використовуватися (в комерційних цілях) власником товарного знака; 4) контрафактні товари повинні належати до типу, на який поширюється реєстрація власника товарного знака (клас товарів або послуг); 5) використання підробленого товарного знака має «викликати плутанину, викликати помилку або ввести в оману» споживача з погляду джерела продукту [19]. Таким чином, з наведеного можливо виділити такі елементи контрафакції: державна реєстрація торгівельної марки, її комерційне використання, відповідність типу класу товарів (послуг); схожість з оригіналом; свідомі та навмисні дії правопорушника; відсутній дозвіл правовласника; введення в оману. При цьому, слід врахувати, що «введення в оману - це навмисний обман для особистої вигоди… що має причинно-наслідковий зв'язок між введенням в оману та шкодою» [20].

Окрім виділених елементів, притаманних контрафакції стосовно об'єктів промислової власності, виникає питання, чи відносяться дії щодо використання контрафактної продукції до суспільно небезпечних і які це саме дії.

За загальним правилом, об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи (ч. 1 ст. 178 ЦК України). При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 177 ЦК України, об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України, суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів.

З аналізу наведених норм вбачається, що контрафактні товари, тобто товари виготовлені з порушенням прав промислової власності, також можуть перебувати в обороті, хоча в тимчасовому і незаконному. Безумовно такі товари підлягають вилученню з обороту.

Порушенням права інтелектуальної власності визнається вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єкта права інтелектуальної власності та їх майнові права [21, ст. 432].

Як відзначається в літературі, термін «введення в оборот» у спеціальних законах застосовується у контексті реалізації правомочності використання охоронюваних об'єктів промислової власності [22, с. 94]. Крім того, пропонується чітко «розмежовувати оборот матеріальних благ (продукт, обладнання тощо), в яких втілені об'єкти промислової власності (оборот речей) та оборот майнових прав на об'єкти промислової власності (оборот прав). При введенні в оборот матеріальних благ об'єктів промислової власності реалізується правомочність використання, а щодо введення в оборот майнових прав промислової власності реалізується правомочність розпорядження» [22, с. 96].

В. Зак визначає термін «введення в цивільний оборот» як «правомірні, розраховані на певний час дії стосовно передачі правомочностей щодо користування та розпорядження товарами третім особам» [23, с. 17]. Крім того, з приводу способів використання охоронюваних об'єктів патентного права в літературі відносять: «виготовлення, застосуванням, продаж, ввезення, зберіганням, пропозиція до продажу, технічне обслуговування, ремонт, укладанні відносно продукту договорів оренди, підряду, міни і тд.» [24, с. 371].