Практичні аспекти викладення альтернативних ознак у формулі винаходу (корисної моделі)

Abstract

Key words: forensic examination of intellectual property objects, alternative, alternative signs, Markush Claims.

Вступ

Постановка проблеми. Із необхідністю вибору людина стикається з моменту її появлення на світ та у всіх аспектах свого життя. Вимушений вибір одного з двох варіантів або суджень, за неможливості прийняти або відхилити відразу обидва. Приклад альтернативи: бути чи не бути. Альтернатива - такий вибір, у якому відсутня можливість зробити вибір на користь чи проти вибору.

Поняття альтернативи вживається, зокрема, у логіці, коли йдеться про два судження, одне з яких обов'язково істинне, а друге - обов'язково хибне. Ця операція зветься диз'юнкцією, що виключає: р або q, але не р і q. Іноді принцип, згідно з яким два взаємовиключні судження завжди мають на увазі вибір на користь одного з них, називають «принципом альтернативи». Обидва взаємовиключні судження не можуть бути одночасно істинними (принцип несуперечності) і хибними (принцип третього виключеного). Отже, одне з них за необхідністю істинне, а друге - хибне (це і є «принципом альтернативи»). Втім, слід зазначити, що це справедливо лише щодо логічних суджень. Дискурс, який є ні істинним, ні хибним (наприклад, молитва), немає альтернативи. Справа в тому, що він взагалі не підкоряється логіці, як і логіка не підкоряється йому [1].

У філософії також оперують поняттям альтернативи як системи двох пропозицій, де істинність одного передбачає помилковість другого і навпаки. Приклад альтернативи - знамениті антиномії Канта. Термін антиномії, сформульований В. Л. Бернштейном: міркування, утворене двома висловлюваннями, кожне з яких призводить до взаємо- виключних висновків, які не можна віднести ні до істинних, ні до хибних [2].

Термін «антиномія» спочатку мав юридичний зміст, позначаючи дійсне або уявне протиріччя між двома юридичними законами або двома положеннями (тезами) одного і того ж закону (у I столітті його використовували у описаному значенні Квінтіліан, пізніше - Гермоген, Плутарх, Августин та інші). Так було в «Кодексі» імператора Юстиніана (534): терміном «антиномія» позначалася ситуація, коли юридичний закон входить у суперечність із собою. У мислителів Античності ідея протиріччя, поєднання та єдності протилежностей зустрічається у формі поняття апорії (утворено від грецького слова: aл:op^a - утруднення, безвихідь), особливо в аристотелівському тлумаченні. Апорія, за Аристотелем, є рівність (рівнозначність) протилежних висновків.

У філософському значенні термін «антиномія» введений Р. Гокленіусом у «Філософському словнику» (1613). Глобальну систему філософських антиномій сформулював і обґрунтував І. Кант у «Критиці чистого розуму» (1781), показавши, що антиномії необхідно виникають у системі суджень про буття, коли людина намагається осмислити його як таку собі єдність трансцендентного та іманентного, вічного світу «речей у собі» та минущого емпіричного існування.

Саме поняття «альтернатива», «альтернативна ознака» не має конкретного визначення у законодавстві України, що регулює правову охорону і захист винаходів та корисних моделей. В той же час, законодавство України дозволяє застосовувати альтернативні ознаки у формулі винаходу (корисної моделі). Таким чином, дозволяючи використання та не надаючи конкретного визначення термінів, що досліджуються, заявники, патентні повірені, експерти, повинні самостійно, спираючись на історичні та філософські вчення, визначати обсяг категорії, що застосовується.

Розбіжності у підходах до тлумачення різними особами згаданих категорій під час формування заявочних документів, проведення експертиз, охорони, захисту, виконання досліджень винаходів і корисних моделей нерідко призводить до оскаржень обсягу отриманих прав у адміністративних і судових процесах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правовий захист винаходів та корисних моделей, зокрема, із задіянням потенціалу судової експертизи з питань інтелектуальної власності, залишається традиційним предметом досліджень таких українських учених і експертів, як Крайнєв П.П., Работягова Л.І., Дятлик 1.1., Федоренко В.Л., а також автора цієї публікації [3; 4; 5]. Разом із тим, самостійних наукових розробок, присвячених науковим і методичним аспектам щодо формулювання, застосування, виокремлення «альтернативних ознак» при визначенні обсягу прав та виконанні експертних досліджень з питань інтелектуальної власності, нині критично мало.

Окремі аспекти, що стосуються тематики дослідження, напрацьовані у НДУСЕ Міністерства юстиції України у методиці, яку слід брати до уваги при дослідженні обраної нами науково-практичної проблематики. На сьогодні, до «Реєстру методик проведення судових експертиз» Міністерства юстиції України внесена чинна «Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна)», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.02.2009 року, реєстраційний код 13.3.01[6], розроблена Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту, в якій у розділі «Характеристика ознак винаходу (корисної моделі)» коротко висвітлюються визначення альтернативних ознак.

Нині науковим колективом Центру із залученням Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, відповідно до Тематичного плану НДР НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2021-2022 роки (VII.1.2-2021/2, 2021-2022 рр.), виконується науково-дослідна робота «Методика проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (удосконалена)».

Метою цього дослідження є формування науково-методологічних і методичних основ для підготовки патентних заявок та експертного дослідження винаходів та корисних моделей у межах судово-експертної спеціальності 13.3 - «Дослідження, пов'язані з винаходами та корисними моделями», внесення пропозицій щодо характеристики та сутності досліджуваних термінів в судово-експертну діяльність, шляхом доповнення «Методики проведення судової експертизи, пов'язаної з винаходами та корисними моделями (удосконаленої)».

Дослідження питання, винесеного у заголовок цієї публікації, дозволить цілеспрямовано і системно завершити формування наукових і методичних основ експертного дослідження винаходів та корисних моделей й буде корисною у практиці патентних повірених та заявників при складанні заявочних документів.

альтернативний патентна заява

Виклад основного матеріалу

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу) []. Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі (вимога єдиності корисної моделі). При цьому, вимогою законодавця є й те, що формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло, а опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у відповідній галузі знань.

Відповідно до Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001. № 22, ознаку винаходу (корисної моделі) доцільно характеризувати загальним поняттям (що виражають функцію, властивість тощо), яке охоплює різні відокремлені (самостійні) форми його реалізації. За умови, що саме ці характеристики, вміщені в загальному понятті, забезпечують, у сукупності та взаємодії з іншими ознаками, досягнення зазначеного заявником технічного результату [8].

Якщо таке поняття ознаки відсутнє або узагальнення невірне або некоректне, то ознака винаходу (корисної моделі) може бути виражена як альтернативна, за умови, що вона, при будь-якому, зазначеному в альтернативі виборі, у сукупності з іншими ознаками, забезпечує досягнення одного і того самого технічного результату.

Яким чином у формулі винаходу (корисної моделі) реалізується його альтернативна ознака, передбачена чинним законодавством? Очевидно, що для цього слід розглянути зміст слів (термінів) «альтернатива» й «альтернативний».

Слово «альтернатива» має іноземне походження. У перекладі з французької alternative, від латин. alterno - «чергую, змінюю», воно означає «необхідність вибору між двома можливостями, що виключають одна одну; кожна із цих можливостей» [9, с. 29].

Термін «альтернатива» також міститься в Академічному тлумачному словнику української мови і має значення: «необхідність вибору між двома або кількома можливостями, що виключають одна одну» [10].

З філософської точки зору термін «альтернатива» (від лат. alter - один (другий) з двох) означає, що кожний із членів строгої диз'юнкції, яка виражає дві або більше можливостей, що виключають одна одну. Наприклад, судження «кути бувають або прямі, або гострі, або тупі» містять три альтернативи [11].

Таким чином, законодавство України дозволяє застосовувати альтернативні ознаки у формулі винаходу (корисної моделі) за дотримання принаймні двох умов.

По-перше, суттєва ознака винаходу (корисної моделі) визначається за допомогою альтернативи, якщо відсутнє загальне поняття, що охоплює виявлені форми реалізації ознаки, або узагальнення поняття є неправомірним, тобто технічний результат винаходу (корисної моделі) досягається не у всіх формах здійснення ознаки винаходу (корисної моделі).

По-друге, потрібно, щоб ознаки, які входять до альтернативи, були еквівалентними (від. aequivalentis - «рівноцінний») [9, с. 187].

Отже, відповідно до положень чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності та сутності й змісту терміну «альтернатива, альтернативний», альтернативна ознака винаходу (корисної моделі) - це суттєва ознака винаходу (корисної моделі), що характеризує його технічну суть і може бути виражена у формулі у вигляді еквівалентних (рівноцінних), по-суті, альтернативних понять.

Як свідчить практика судової експертизи із питань інтелектуальної власності, під час виявлення декількох можливих форм здійснення ознаки винаходу (корисної моделі), яка у сукупності з іншими суттєвими ознаками забезпечує одержання одного й того ж технічного результату, вона може бути виражена у вигляді альтернативних понять за допомогою мовних засобів, що слугують для передання альтернативних ознак: крапка з комою, сполучників «або», «чи», «і/або», а також «як.., так і...», словосполучень (фраз): «вибраний з ряду», «вибраний з групи».

Необхідність у використанні альтернативи при формулюванні суттєвих ознак виникає для винаходів (корисних моделей), що стосуються практично всіх об'єктів. Наприклад, альтернативні ознаки використовуються для вираження технічної суті винаходів (корисних моделей) у способі наступним чином. Якщо необхідно скласти формулу винаходу (корисної моделі), в якій були б охарактеризовані всі речовини, що можуть бути застосовані в даному способі, виникає необхідність у використанні альтернативних ознак, котрі вводяться до формули винаходу (корисної моделі) за допомогою сполучника «або» («або А, або В.»).

Сполучник «або» може вживатися у двох значеннях: з'єднувально-розділовому і виключно-розділовому. Цей сполучник («або») має значення з'єднувально-розділового, якщо ознаки, пов'язані цим сполучником, не виключають одна одну, тобто можуть існувати у конкретному об'єкті як окремо одна від одної, так і одночасно. Якщо ж застосування однієї речовини виключає одночасне застосування іншої, то сполучник «або» вживається у виключно-розділовому значенні.

Ця відмінність у значенні сполучника «або» має далеко не формальний характер, оскільки, залежно від того, в якому значенні вживається цей сполучник у формулі, обсяг винаходу (корисної моделі), що виражається відповідною формулою, буде ширшим або вужчим.

Необхідно зазначити, що формула винаходу (корисної моделі), в якій ознаки, пов'язані сполучником «або», за обсягом винаходу (корисної моделі) еквівалентна сумі декількох формул, в яких використовується кожна з цих ознак окремо.

Слід також розглянути застосування так званої «формули Маркуша». Вона утвердилася після розгляду у Сполучених Штатах Америки справи «Ex parte Markush» (Ex parte Markush, 1925 Dec. Comm'r Pat. 126, 127 (1924). Перелік конкретних альтернатив у межах «формули Маркуша» називається «групою Маркуша» або «розрядом Маркуша» [12].

На 30-й сесії Постійного комітету з патентного права (ПКПП), 24-27 червня 2019 року, що відбулася в Женеві, Комітет обговорив підготовлену Секретаріатом частину ІІІ дослідження про винахідницький рівень, в якому у розділі N було висвітлене питання винахідницького рівня заявлених сполук, представлених за формулою Маркуша [13].

Формула винаходу, складена з використанням «формули Маркуша», дозволяє включити в одну патентну заявку кілька альтернативних сполук. Тобто, в більшості випадків формула винаходу, складена у такий спосіб, охоплює певний діапазон альтернативних варіантів, з яких слід зробити вибір.

Формула, що визначається групою Маркуша, вимагає вибору із закритої групи, «що складається» з альтернативних членів. Формулювання пунктів формули винаходу, які містять альтернативу, не регулюється конкретним, необхідним для застосування форматом (наприклад, альтернативи можуть бути зазначені як «матеріал, вибраний із групи, що складається з A, B і C» або «де матеріал являє собою A, B або C»). Формули, в яких викладено список альтернатив, що з них має бути зроблений вибір, зазвичай і називаються «формулами Маркуша.» Винаходи в галузі металургії, вогнетривів, кераміки, хімії, фармакології та біології найчастіше заявляються за «формулою Маркуша» [13].

Як зазначено вище, група Маркуша є закритою групою альтернатив, тобто вибір здійснюється з групи, що «складається» (а не «включає») альтернативних членів. Якщо групування за Маркушем вимагає матеріалу, вибраного з відкритого списку альтернатив (наприклад, вибраного з групи, що «включає» або «по суті складається з» лічених альтернатив), група Мар- куша є невизначеною, оскільки незрозуміло, які інші альтернативи мають бути охоплені формулою. Якщо формула призначена для охоплення комбінацій або сумішей альтернатив, викладених у групі Маркуша, формула може включати уточнююче формулювання перед викладеними альтернативами (наприклад, «принаймні один член», обраний із групи), або в межах списку альтернативи (такі як «або їх суміші»).

Угруповання Маркуша є правильним, якщо члени групи мають одну структурну подібність та загальне використання [14].

Коли формула Маркуша визначає ту чи іншу групу хімічних сполук за допомогою хімічної формули, вона може виглядати так:

Пункт 1. Сполука, яка визначається формулою:

де R¹ вибирається із групи, що складається з фенілу, піридилу, тіазолілу, триазинілу, алкіл- тіо, алкокси та метилу; R2-R⁴ - це метил, бензил або феніл [15].

Коли група Маркуша використовується в хімічній формулі, це дозволяє вмістити в одну заявку відразу кілька хімічних з'єднань, що мають загальний структурний елемент.

Як зазначено вище, формули винаходу у вигляді груп Маркуша найчастіше використовуються в металургії, хімії та біології. Проте за допомогою формул Маркуша можуть також складатися заявки на винаходи та інших областях технології, включаючи ті з них, що пов'язані із суто механічними властивостями або етапами процесів. Наприклад, справа Fresenius USA, Inc. проти Baxter Int'l, Inc.,582 F.3d 1288, 1297-98 (Fed. Cir. 2009) (формула до апарату для гемодіалізу вимагає «щонайменше одного блоку, вибраного з групи, що складається з (i) блоку підготовки діалізату, (ii) блоку циркуляції діалізату), (iii) блоку видалення ультрафільтрату та (iv) блоку контролю діалізату» і функціонально з'єднаного з ним користувальницького/машин- ного інтерфейсу); In re Harnisch, 631 F.2d 716, 206 USPQ 300 (CCPA 1980) (визначення альтернативних фрагментів хімічної сполуки з групами Маркуша) [14].

В цілому складання патентних заявок за методом Маркуша допускається в багатьох країнах за умови, що кількість альтернативних варіантів і формат їх відображення в одній заявці не ускладнює її розуміння або тлумачення і що заявка відповідає встановленим вимогам щодо єдності винаходу.

Формули патентів на винаходи, зареєстровані в Україні, також свідчать про використання формул Маркуша при отриманні охорони в різних галузях.

Приклад. Функціональний продукт, отриманий способом за п. 1, у вигляді пасти з ягід, вибраних з групи, що складається з чорниці (Vaccinium myrtillus), брусниці (Vaccinium vitisidaea) і журавлини (Oxycoccus), що містить сік ягід з подрібненими насінням і оболонками, в якому поліненасичені жирні кислоти і жиророзчинні вітаміни, що містяться в насінні ягід до переробки, присутні в стані, доступному для організму людини; продукт містить водорозчинні речовини, виражені в °Вх, вище не менше ніж на 1 %, рахуючи за масою продукту, в порівнянні з ягодами до переробки, серед яких пектину не менше 500 мг/100 г продукту; масова частка загальних поліфенолів вище не менше ніж на 10 %, ніж у ягодах до переробки, серед яких антоціанів не менше 250 мг/100 г продукту; антирадикальна активність продукту не менше, ніж в 1,8 раз вище антирадикальної активності ягід до переробки, а кількість подрібнених частинок з характерним розміром d<50 мкм не менше 60 %, а з розміром d>300 мкм - не більше 1 % [16].

Приклад. Пристрій для подачі насіння на посівну поверхню, який містить: дозатор насіння, виконаний з можливістю захоплення і вивільнення насіння з висівного диска у місці для вивільнення насіння; висівний транспортер, розміщений для прийому насіння після вивільнення насіння із зазначеного висівного диска на верхньому кінці зазначеного висівного транспортера, причому зазначений висівний транспортер містить стрічку, виконану з можливістю передачі насіння від зазначеного верхнього кінця до нижнього кінця зазначеного висівного транспортера, і вивільнення насіння зі швидкістю, спрямованою у зворотному напрямку відносно зазначеного висівного транспортера;

перше завантажувальне колесо, розміщене поруч із зазначеним місцем для вивільнення насіння, причому зазначене перше завантажувальне колесо приводиться у дію з метою обертання, в якому зазначене перше завантажувальне колесо виконане з можливістю стискання насіння відносно протилежної поверхні, і в якому зазначене перше завантажувальне колесо виконане з можливістю виштовхування насіння у напрямку зазначеного висівного транспортера; і напрямну, вибрану з групи, в якій зазначена напрямна містить:

(і) множину розташованих з поперечними інтервалами ребер, де зазначене перше завантажувальне колесо містить множину кільцевих пальців, і де зазначені ребра проходять між зазначеними кільцевими пальцями під час обертання зазначеного першого завантажувального колеса;

і (іі) розташоване з поперечним інтервалом ребро, де зазначене перше завантажувальне колесо містить множину кільцевих пальців, де зазначене ребро проходить між зазначеними кільцевими пальцями під час обертання зазначеного першого завантажувального колеса [17].

Приклад. Спосіб збільшення розміру насіння або маси насіння на одиницю площі у рослини, який включає:

експресію мутантного білка DA1 у клітинах зазначеної рослини, причому зазначений мутантний білок DA1 містить амінокислотну послідовність, щонайменше на 80 % ідентичну послідовності DA1, вибраній з групи, що складається з SEQ ID NO: 4-27, і

зазначений мутантний білок DA1 містить мутацію залишку цистеїну або гістидину, що відповідає C172, C175, H193, C196, C199, C202, H220 або C223 послідовності SEQ ID NO: 8, або залишку цистеїну або гістидину, що відповідає C232, C235, H252, C260, H263, C271, C274, C294 або C297 послідовності SEQ ID NO: 8 [18].

Клітина рослини, яка містить гетерологічну нуклеїнову кислоту, що кодує мутантний білок DA1, який містить амінокислотну послідовність, яка щонайменше на 80 % ідентична послідовності DA1, вибраній з групи, що складається з SEQ ID NO: 4-27, і містить мутацію залишку цистеїну або гістидину, що відповідає C172, C175, H193, C196, C199, C202, H220 або C223 послідовності SEQ ID NO: 8, або залишку цистеїну або гістидину, що відповідає C232, C235, H252, C260, H263, C271, C274, C294 або C297 послідовності SEQ ID NO: 8 [18].

Складання патентної заявки за методом Маркуша дозволяє автору заявки не готувати окремі заявки на кожен альтернативний варіант, а включати кілька альтернативних варіантів в одну й ту саму заявку. Правильно складена заявка за методом Маркуша допомагає кваліфікованому профільному фахівцю охопити весь діапазон альтернативних варіантів в одній заявці без необхідності ознайомлення з численними заявками, що описують кожен із альтернативних варіантів окремо, та його аналізу. Крім того, підготовка патентної заявки з використанням методу Маркуша дозволяє заявнику звести докупи в рамках однієї групи альтернативні варіанти, які не мають чітко сформульованої родової назви (загального поняття). Так, наприклад, у випадку з вибором «металу з групи, до якої входять мідь, золото і залізо», відсутній будь-який термін, що поєднує виключно мідь, золото та залізо.

При цьому часто виявляється, що альтернативні ознаки утворюють під час комбінування невизначену безліч окремих сукупностей ознак. Ситуація є проблемною у зв'язку з тим, що посилання на абсолютно всі варіанти, наведені у формулі винаходу, щодо існуючого рівня техніки в патентно-інформаційних джерелах відсутні. Це ускладнює судовому експерту проведення досліджень щодо новизни та винахідницького рівня винаходу, що досліджується, а саме, проведення всебічного порівняння з об'єктами рівня техніки, оскільки неможливо зіставити ознаки відомого технічного рішення з ознаками, що містять альтернативу у невизначеної за обсягом прав сукупності ознак.

Для вирішення питань відповідності умовам патентоздатності новизна та винахідницький рівень у випадку досліджень формули винаходу (корисної моделі), що складені з використанням формул Маркуша, експерт, робить висновок з урахуванням такого.

Якщо відомий об`єкт є окремим випадком заявленого винаходу, то виявлення з рівня техніки відомостей про такий об`єкт є підставою для висновку про невідповідність заявленого винаходу умові новизни. Підставою для такого висновку є належність до рівня техніки, зокрема: будь-якої з альтернатив, які містяться у незалежному пункті формули винаходу, наприклад, у формулі Маркуша [19].