Особливості переддоговірних та договірних відносин у системі розпорядження правами на комерційну таємницю

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особливості переддоговірних та договірних відносин у системі розпорядження правами на комерційну таємницю

Москалюк Надія Богданівна - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри безпеки та правоохоронної діяльності Західноукраїнського національного університету

Зайцева-Калаур Інна В'ячеславівна - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету

Стаття присвячена розпорядженню майновими правами на комерційну таємницю, зокрема здійснено дослідження особливостей переддоговірних та договірних відносин як одному із способів розпорядження такими правами. Особлива увага приділена питанню збереження комерційної таємниці у досліджуваних відносинах.

Аналізуючи перелік об'єктів, що можуть охоронятись в якості комерційної таємниці, зроблено висновок про його розширення в сучасних умовах завдяки долученню до нього тих результатів інтелектуальної діяльності, які через оновлення національного законодавства виключені з патентної охорони, зокрема методи діагностики та лікування. Вказується, що новітні об'єкти правової охорони комерційної таємниці, які додались нещодавно, ще потребують ґрунтовного наукового аналізу з позиції впливу на сферу захисту прав пацієнтів. Так, їх вилучення із патентної охорони переслідувало мету саме спростити доступ пацієнтів до методів діагностики та лікування, а також гармонізувати вказану систему охорони із європейською. Натомість винахідники користуються дозволеною законодавством системою засекречування, що хоч слабше, та все ж охороняти їх результати інтелектуальної діяльності.

Ключові слова: договори у сфері інтелектуальної власності, переддоговірні відносини, опціонний договір, комерційна таємниця, об'єкти засекречування, розпорядження правами інтелектуальної власності, методи діагностики та лікування.

Features of pre-contractual and contractual relations in the system of disposal of rights to commercial secrets

Nadiia Moskalyuk, Inna Zaitseva-Kalaur

The article is devoted to the disposal of property rights to commercial secrets, in particular, the study of the peculiarities of pre- contractual and contractual relations as one of the methods of disposal of such rights was carried out. Special attention is paid to the issue of maintaining commercial secrecy in the studied relations.

Analyzing the list of objects that can be protected as a commercial secret, a conclusion was drawn about its expansion in modern conditions thanks to the addition to it of those results of intellectual activity that are excluded from patent protection due to the updating of national legislation, in particular methods of diagnosis and treatment.

It is indicated that the newest objects of legal protection of commercial secrets, which were added recently, still need a thorough scientific analysis from the point of view of influence on the sphere of protection of patients' rights. Thus, their removal from the pathetic protection pursued the goal of simplifying patients' access to diagnostic and treatment methods, as well as harmonizing the indicated system of protection with the European one. Instead, inventors use a system of classification permitted by law, which, although weaker, still protects the results of their intellectual activity.

Keywords: contracts in the field of intellectual property, pre-contractual relations, option contract, commercial secret, classified objects, disposal of intellectual property rights, methods of diagnosis and treatment.

Постановка проблеми

Комерційна таємниця визнана об'єктом інтелектуальної власності в національному законодавстві України ще з часів здобуття нашою державою незалежності. Так, ще 25 грудня 1991 року Україна підтвердила участь у Паризькій конвенції про охорону промислової власності [1], яка у статті 10 bis встановлює норми стосовно недобросовісної конкуренції. Уже в 1996 році в Україні було прийнято Закон «Про захист від недобросовісної конкуренції», де ціла глава 4 була присвячена неправомірному збиранню, розголошенню та використанню комерційної таємниці. Важливо, що саме нормами вказаного закону давались перші дефініції, що вважається «збиранням», «розголошенням», «схилянням до розголошення» і «неправомірним використанням». Закон, що декларував спрямування на «встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин»[2], фактично заклав основу для адміністративно-правового захисту комерційної таємниці.

У 1994 році було закладено фундамент для кримінально-правового захисту прав на комерційну таємницю завдяки доповненню статтями 148⁶ та 148⁷ Кримінального кодексу України 1960 року, який діяв аж до 2001 року. Саме вказаними статтями встановлювалась кримінальна відповідальність за «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (підприємницьке шпигунство), якщо це завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності, а також за умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною чи службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих або інших особистих мотивів і завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту підприємницької діяльності» [3]. У чинному на сьогоднішній день Кримінальному кодексі України також містяться дві статті стосовно захисту комерційної таємниці, проте вони вже підставою для кримінальної відповідальності визнають «Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб'єкту господарської діяльності та умисне розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб'єкту господарської діяльності» [4]. Попри велику схожість редакцій досліджуваних статей можна відзначити увагу законодавця на деталях - йдеться про встановлення відповідальності саме за «умисні» дії, а також спричинення «істотної» шкоди суб'єкту.

Як бачимо вище, формування адміністративно-правового та кримінально-правового захистів комерційної таємниці відбувалось завдяки еволюції національного законодавства паралельно, утверджуючи побудову ринкової економіки в Україні, адже саме для останньої характерна необхідність збереження інформації, що надає конкурентну перевагу. Утвердження чесних ділових звичаїв, серед яких є відповідальне ставлення до різного роду таємниць, - це фактично вершина процесу побудови ринкової економіки. І саме за такими критеріями оцінюватимуть розвиток України на світовій арені.

Повноцінна цивільно-правова охорона комерційної таємниці власне як об'єкту права інтелектуальної власності починає свій відлік із прийняття Цивільного кодексу України, де у ст. 420 задекларовано її статус, а вже у ст.ст. 505-508 деталізовано суть правової охорони комерційних таємниць. Отож, саме із набуттям чинності ЦК України можна, на нашу думку, утверджувати момент повноцінної правової охорони нового для нашої держави об'єкту права інтелектуальної власності. І хоч ще до сьогодні не прийнято спеціального закону стосовно правової охорони досліджуваного об'єкту, як ми це маємо відносно інших, існуючих норм достатньо для того, аби скористатись надаю законодавством можливістю почерпнути користь із засекреченої інформації і захистити результати своєї інтелектуальної діяльності у випадку, коли патентна чи інша охорона є неможливою чи невиправданою.

Аналіз наукових публікацій

Питанням охорони та захисту комерційної таємниці присвячували свої наукові публікації такі національні та іноземні вчені, як В.О. Безух, А.Г. Бобкова, В.П. Богун, О.М. Вінник, В.О. Дозорцев, І.О. Зенін, Г.Л. Знаменський, О.В. Калятіна, С.А. Кузьміна, В.К. Мамутов, В.С. Мартем'янова, П.Б. Меггс, Р.Л. Наришкіна, О.А. Підопри- гора, О.О. Підопригора, В.В. Розенберг, Н.О. Саніахметова, А.П. Сергеєв, К.Ю. То- тьєва, О.О. Чувпило, І.А. Шуміло , Г. Штумпф та інших.

Безпосередньо переддоговірні та договірні відносини в системі розпорядження правами на комерційну таємницю досліджували такі відомі науковці, як В.С. Дмитришин, М.К. Галянтич, Л.А. Меняйло, О.І. Харитонова та інші. Попри не надто значний науковий доробок у досліджуваній сфері, розвиток патентного законодавства справляє свій вплив на неї, а відтак потреба у подальших наукових розвідках лише зростає. Цілком імовірно, що за умови достатності та високої якості результатів таких наукових досліджень, законодавець повернеться до питання необхідності прийняття спеціального закону стосовно охорони комерційних таємниць.

Метою цієї статті є аналіз особливостей переддоговірних та договірних відносин у системі розпорядження майновими правами на комерційну таємницю.

Виклад основного матеріалу

Система охорони прав на комерційну таємницю включає, як відомо, три складові - набуття, розпорядження та захист прав на досліджуваний об'єкт. І хоч наше дослідження безпосередньо присвячене лише одній складовій такої охорони - розпорядженню, все ж кілька слів нагадаємо і про набуття прав.

Так, поняття комерційної таємниці міститься в ст. 505 ЦК України, яка встановлює, що це «інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. 2. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці» [5].

Із наведеного визначення можемо виділити наступні визначальні ознаки комерційної таємниці:

1. Законодавець комерційною таємницею визнає інформацію, тобто встановлює взаємовплив на неї одночасно норм законів стосовно права інтелектуальної власності та інформаційного права;

2. Досліджувана інформація в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, тобто вона має містити дані, які складно здобути звичайним шляхом і вони не є загальнодоступними;

3. Встановлення доступності до такої інформації пов'язується із особами, які звичайно мають справу з видом інформації, тобто йдеться про фахівців, що мають належні знання, досвід і доступ до певного виду інформації;

4. У зв'язку з визначеними показниками інформація має реальну чи потенційну комерційну цінність, причому цю цінність;

5. Інформація має бути предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, при тому що заходи ці можуть бути достатньо різні за своїм змістом і у своїй сукупності мають сприяти збереженню таємниці;

6. Вказані вище заходи мають бути вжиті особою, яка законно контролює цю інформацію. Йдеться про особу, яка надала статус комерційної таємниці інформації. Законний контроль може здійснюватися особою, яка створила таку інформацію або якій надано право за законом чи договором контролювати її.

Безпосередніми об'єктами комерційної таємниці є відомості «технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці» [5]. Деталізує означений перелік В.С. Дмитришин, який вважає, що «комерційною таємницею є технічні, управлінські, економічні, фінансові й інші знання, досвід і навички, зв'язані з розробкою, освоєнням, виробництвом, реалізацією, експлуатацією, обслуговуванням, ремонтом, удосконалюванням нової техніки, технології і матеріалів» [6, с. 83]. Ми із такою позицією вченого цілком погоджуємось із маленьким лише уточненням, що ці знання, досвід та навички сприяють створенню інформації, яка може отримати статус комерційної таємниці. Адже об'єктом інтелектуальної власності може бути виключно уречевлений нематеріальний об'єкт, який може бути сприйнятий окремо від його автора чи іншого правовласника.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю Цивільний кодекс визначає:

«1) право на використання комерційної таємниці;

2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;

3) виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

1. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором» [5].

Саме із встановлення суті майнових прав на комерційну таємницю розпочинається аналіз такої складової правової охорони, як розпорядження правами інтелектуальної власності.

Отож, загальновідомою тріадою правомочностей, характерних для прав інтелектуальної власності, є права: користуватись самостійно, дозволяти і/або забороняти користуватись комусь. Звісно, що кожна складова цієї тріади має свої особливості, і вони цілком заслуговують стати підґрунтям для окремих наукових досліджень, та ми подальшу мову вестимемо саме про правомочність «дозволити комусь використання». Вказаний «дозвіл» навіть має спеціальну назву в теорії права інтелектуальної власності, і ця назва - «ліцензія». Охарактеризуємо детальніше суть вказаної категорії.

Отож, ліцензія використання об'єкта права інтелектуальної власності, на думку одних вчених, - це «письмове повноваження, видане особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіара), іншій особі (ліцензіату), яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері» [7] . На думку ж інших, це «документ, який дозволяє ліцензіату використовувати об'єкт промислової власності в певній обмеженій сфері та може існувати незалежно від наявності ліцензійного дого- вору» [8]. Попри різне звучання суть обох означених понять збігається, що це письмовий документ, який засвідчує повноваження на обмежене використання об'єкта права інтелектуальної власності. Важливо зазначити, що ліцензія може бути частиною ліцензійного договору, а може існувати як окремий документ. Тобто в ліцензійному договорі ліцензія є безумовною, оскільки без існування цього «дозволу» ліцензійний договір не існував би, тоді як сама по собі ліцензія існувати може.

Ґрунтуючись на вказаних характеристиках зазначимо, що ліцензія та ліцензійний договір цілком можуть бути застосовані як договірні конструкції у системі розпорядження правами на комерційну таємницю. Встановлюючи лише загальні вимоги до такого роду конструкцій, законодавець допускає їх використання до фактично всіх об'єктів права інтелектуальної власності, а вже особливості самих об'єктів впливатимуть на суттєві ознаки таких конструкцій.

Отож, нагадаємо, що комерційна таємниця є тим особливим об'єктом, на який здійснюється подвійний регулювальний вплив, зокрема нормами інформаційного права і нормами права інтелектуальної власності. І така подвійність впливу зумовлює необхідність визначатись із питанням, що є предметом договорів: право на об'єкт інтелектуальної власності чи право власності на секретну інформацію. На необхідності такого визначення свого часу наголошував В.С. Дмитришин [6, c. 34]. Ми у відповіді на поставлене запитання зазначимо, що предметом договору мало б бути право на об'єкт інтелектуальної власності, проте із забезпеченням дотримання норм стосовно необхідності дотримання прав власності на секретну інформацію.

Як і у випадках з іншими об'єктами інтелектуальної власності, учений стверджує про можливість укладення договору про передання майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю, предметом якого можуть бути майнове право на використання комерційної таємниці; виключне право дозволяти використання комерційної таємниці; виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці; та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Тобто в зазначеному договорі передаватиметься весь комплекс майнових прав інтелектуальної власності із фактичною зміною правовласника в наслідок цього. Ми в доповнення до такої думки вказуємо і на можливість укладення ліцензійного договору на використання комерційної таємниці в якості лише одного із компонентів тріади правомочностей, за яких правомочність використання залишиться і за ліцензіаром, як і правомочність забороняти використання іншим особам із застосуванням відповідних механізмів захисту його права. Відтак повні, виключні, невиключні, перехресні та інші види ліцензій - це цілком реально застосовувані конструкції в системі розпорядження правами на комерційну таємницю. Єдиним виключенням вважаємо примусову ліцензію, яка застосовується у відношенні об'єктів патентного права, проте суперечить самій сутності секретності, а тому не може бути застосована щодо комерційної таємниці.

Унікальність комерційної таємниці полягає у тому, що один і той же об'єкт може існувати в якості засекреченого в різних суб'єктів цілком законно, адже кожен із них може самостійно створити скажімо технічний результат, який гіпотетично міг би бути визнаний об'єктом патентного права, проте патентну охорону визнають недоцільною для його охорони і, прийнявши рішення про надання статусу комерційної таємниці, кожен власник зокрема забезпечуватиме її недоступність. Відтак повної монопольності в отриманні майнових прав на комерційну таємницю не існує, а це свого роду ризик.

Про ризики у питанні розпорядження правами на комерційну таємницю згадують у своїх працях практично всі вчені. Йдеться в найбільшій мірі про ризики розкриття інформації, що визнана комерційною таємницею і незаконного її використання, ризики неукладення договору при передчасному розкритті, ризики оплатити відкриття комерційної таємниці, але недостатньої комерційної цінності такої інформації. Як бачимо, ризикують обидві сторони договору і саме з метою мінімізації таких ризиків існує практика укладення опціонних договорів як передліцензійних угод, у яких можна прописати можливості такої мінімізації.

У загальному значенні опціонні угоди - двосторонні угоди про передачу прав (для покупця) і зобов'язання (для продавця) купити чи продати визначений актив за фіксованим курсом в узгоджену дату або термін. По відношенні до комерційної таємниці опціонну угоду можна було б визначити як окремий договір, що є попередньою домовленістю, який укладається двома сторонами, зацікавленими в реалізації ліцензій на комерційну таємницю. Відповідно до такої угоди, «потенційному покупцю ліцензії надається опціон, тобто право протягом визначеного терміну вирішити питання з доцільності придбання ліцензії на той об'єкт, який зацікавив, або відмовитися від укладення ліцензійного договору» [9]. Цікавим є порівняння опціонів стосовно різних категорій об'єктів. Так, «якщо в торгівлі товарами опціон дає одній зі сторін певну свободу у виконанні вже прийнятих за торговим контрактом зобов'язань щодо вибору форм, термінів, кількості товарів, що поставляються, то в ліцензійних операціях таке право вибору спрямовано на виникнення в майбутньому зобов'язань, що випливають з ліцензійного договору, залежно від бажання ліцензіата. Водночас, з підписанням опціон- ного договору потенційний покупець ліцензії, з одного боку, дістає можливість зважити всі «за» і «проти» придбання ліцензії, а з іншого -- бере на себе зобов'язання впродовж терміну дії опціонного договору вибрати одне з альтернативних рішень» [9]. Ми б до такого порівняння додали ще важливу складову опціонної угоди щодо комерційної таємниці - необхідність збереження інформації, що визнана комерційною таємницею. Саме підписуючи опціонну угоду, є можливість потенційному ліцензіату встановити статус суб'єкта збереження секретної інформації і прописати відповідальність за її розголошення. Без такого узаконення статусу мінімізувати ризик неукладення основного ліцензійного договору неможливо.

Предметом майбутніх наукових досліджень мають стати новітні об'єкти засекречування, серед яких методи діагностики та лікування, які нещодавно були виключені із патентної охорони. У рамках гармоні- заційних процедур із законодавством ЄС, національне патентне законодавство зазнало суттєвих змін і із патентоздатності були вилучені певні об'єкти, що раніше активно патентувались в Україні. Така зміна, безумовно, вплине на звернення авторів результатів інтелектуальної діяльності в зазначених сферах до інститут охорони комерційної таємниці. Це абсолютно не заборонено законодавством, а тому очікуємо значної активності у засекречуванні таких уже непатентоздатних об'єктів. Необхідність забезпечення прав пацієнтів також справить неабиякий вплив на досліджувану сферу відносин. Єдине, що можемо констатувати зараз, - що всі ті можливості, які використовуються для «традиційних» комерційних таємниць, цілком застосовувані до «новітніх» об'єктів.

Висновки

Аналізуючи особливість розпорядження правами інтелектуальної власності, ми проаналізували передумови до розпорядження, а саме: хто володіє правами на комерційну таємницю, які об'єкти підпадають під охорону і яка власне суть охорони інститутом комерційної таємниці. Значна увага приділена питанню збереження секретності в опціонних угодах, які фактично використовуються як передліцензійні угоди в досліджуваній сфері. Встановлено, що мінімізувати ризики для обох сторін договору про використання комерційної таємниці найефективніше саме в опціонних договорах. Новітні об'єкти комерційної таємниці, що долучені нещодавно через зміни до патентного законодавства значно збільшать кількість таких угод, адже автори результатів інтелектуальної діяльність через законодавчу неможливість набуття патентних прав звертатимуться за охороною в якості комерційної таємниці.

Література

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Набуття чинності для України 25 грудня 1991 року. https://zakon.rada.

2. Закон «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 № 236/96- ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 36, ст.164).

3. Кримінальний кодекс України від 28.12.1960 року (втратив чинність)

4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131.

5. Цивільний кодекс України від від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356.

6. Дмитришин В.С. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності в Україні / Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: «Інст. інтел. власн. і права», 2008. 248 с.

7. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., до- пов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн. 1. - 736 с.

8. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю. https://library. if.ua/book/55/3999.html

References

1. Paryzka konventsiia pro okhoronu promyslovoi vlasnosti vid 20 bereznia 1883 roku. Nabuttia chynnosti dlia Ukrainy 25 hrudnia 1991 roku. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995 123?find=1&text=%D1%82% D0%B0%D 1 %94%D0%B C%D0%B D#Text [in Ukrainian].

2. Zakon «Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii» vid 07.06.1996 № 236/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 36, st.164) [in Ukrainian].

3. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 28.12.1960 roku (vtratyv chynnist). https://ips. ligazakon.net/document/KD0006?an = 48492 4&q = %D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC% D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8E&is no morph = false&lang = ua&paragr mode=true [in Ukrainian].

4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2001, № 25-26, st.131 [in Ukrainian]..

5. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid vid 16.01.2003 № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2003, №№ 40-44, st.356 [in Ukrainian].

6. Dmytryshyn V.S. Rozporiadzhannia mainovymy pravamy intelektualnoi vlasnosti v Ukraini / Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. - K.: «Inst. intel. vlasn. i prava», 2008. 248 s. [in Ukrainian].

7. Tsyvilne pravo Ukrainy: Pidruchnyk: U 2-kh kn. / O.V. Dzera (ker. avt. kol.), D.V. Bobrova, A.S. Dovhert ta in.; Za red. O.V. Dzery, N.S. Kuznietsovoi. - 2-e vyd., dopov. i pererob. - K.: Yurinkom Inter, 2005. - Kn. 1. - 736 s. [in Ukrainian].

8. Intelektualna ekonomika: upravlinnia promyslovoiu vlasnistiu. https://library.if.ua/ book/55/3999.html [in Ukrainian].

Размещено на Allbest.ru