Захист прав інтелектуальної власності на логотип як торговельну марку в Україні та державах-членах ЄС

Размещено на http://www.allbest.ru/

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Захист прав інтелектуальної власності на логотип як торговельну марку в Україні та державах-членах ЄС

Павло Іванов

аспірант

Анотація

Стаття присвячена встановленню специфіки захисту прав на логотип як торговельну марку, особливостей правового регулювання та судової практики України та ЄС. Стверджується можливість та необхідність поширення всіх заходів правової охорони та способів захисту прав інтелектуальної власності на логотип як торговельну марку в правових системах України та ЄС. Резюмується, що захист прав на логотип засновується на використанні класичних для цивільного права та спеціальних для права інтелектуальної власності способів з урахуванням правової природи логотипу як торговельної марки та механізмів її захисту як такої.

Ключові слова: логотип, торговельна марка, право інтелектуальної власності, захист прав, право ЄС

Abstract

Pavlo Ivanov

PhD student at the Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law

Protection of intellectual property rights to the logo as a trademark in Ukraine and the EU member states

The article is devoted to establishing the specifics of the protection of rights to a logo as a trademark, studying the specifics of legal regulation and current judicial practice of Ukraine and the EU and its member states in this aspect. The possibility and necessity of extending all measures of legal protection and methods of protection of intellectual property rights to the logo as a trademark in the legal systems of Ukraine and the EU is asserted. In this regard, it is summarized that the protection of rights to the logo is based on the use of classic methods for civil law and special methods for intellectual property law, considering the legal nature of the logo as a trademark and the mechanisms of its protection as such. The study of Ukrainian legislation and legal sources of the EU member states in the field of trademark rights protection and the respective case law allows us to single out such key jurisdictional methods of protecting rights to a logo as a sign that identifies business entities, as the termination of a violation declared and confirmed in court by the right holder with possible removal or destruction of counterfeit goods with the relevant logo used by the violator, removal of the illegally used logo as a trademark or sufficiently similar sign on such goods, stopping the passage of the specified goods at the border, imposing by the court a preventive seizure on the movable and immovable property of the offender, including balances in his bank accounts (this provision is contained, in particular, in the Portuguese Industrial Property Code), as well as payment of the compensation (reimbursement) by the infringer to the owner of the rights to the registered logo as a trademark, with the definition in the relevant regulatory acts of the EU member states (on the analysed cases of France, Germany, Denmark) of calculation criteria and constituent elements of such compensation, e.g. given the consideration may to the profit which the infringer has obtained by infringing the right or calculating the claim for compensation based on the amount which the infringer would have been required to pay as equitable remuneration if he had obtained permission to use the trademark.

Keywords: logo, trademark, intellectual property rights, protection of rights, EU law

Постановка проблеми

Попри відсутність безпосередньої вказівки на належність логотипу до обсягу правового поняття торговельної марки у нормах-дефініціях ст. 492 Цивільного кодексу України (далі -- ЦК України) [1] та абз. 4 ст. 1, а також ч. 2 ст. 5 (що визначає об'єкти, які можуть бути торговельними марками та отримувати відповідну правову охорону) спеціального Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі -- Закон № 3689-XII) [2], загальний доктринальний консенсус [3, с. 148; 4, с. 15] з цього питання дає змогу тлумачити відсилання у цих положеннях до зображувальних елементів, літер, цифр, кольорів тощо, у яких можуть втілюватися позначення торговельної марки, зокрема як таке, що охоплює логотипи, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Тобто логотип, як і торговельна марка загалом, виконує ідентифікаційну, інформаційну та рекламну функції [5, с. 90]. Поруч із цим логотипу приписують і додаткові функції, на кшталт іміджевих [6, с. 93].

На нормативному рівні про віднесення логотипу до торговельних марок свідчив, зокрема, абз. 22 ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», де логотип (фірмовий, торговий знак) визначався як будь-яка комбінація позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), які придатні для вирізнен- ня ефірного часу однієї телерадіоорганізації від іншої [7]. Наразі цей закон утратив чинність у зв'язку з прийняттям Закону України «Про медіа» [8], визначення логотипу в якому, хоч і безпосередньо не вказує на його зв'язок з торговельною маркою, однак і не заперечує його (п. 27 ч. 1 ст. 1). Крім цього, згідно з пп. (а)(іі) п. 1 ст. 250 Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони до будь- якого символу торговельної марки, поруч із маркуванням, наклейкою, брошурою тощо, віднесено й логотип [9].

Акти права ЄС прямо не зазначають логотип як різновид торговельної марки, обмежуючись наданням широкої загальної дефініції останньої, чого дотримуються і прийняті на імплементацію цих актів нові закони (або їх редакції) держав-членів Спільноти. Відповідно до ст. 3 Директиви (ЄС) 2015/2436 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015 року щодо наближення законодавства держав-членів стосовно торговельних марок (далі -- Директива (ЄС) 2015/2436), торговельна марка може складатися з будь-яких позначень, зокрема слів, у тому числі особистих імен, малюнків, літер, цифр, кольорів, форми товару або упаковки товару, або звуків, за умови, що такі знаки здатні: (a) відрізнити товари чи послуги одного підприємства від товарів чи послуг інших підприємств; і (b) бути представленим у реєстрі таким чином, щоб компетентні органи та громадськість могли визначити чіткий і точний предмет захисту, який надається його власнику [10]. Змістовно аналогічне положення щодо торговельної марки ЄС із поправкою на внесення до відповідного Реєстру торговельних марок ЄС міститься у Регламенті (ЄС) 2017/1001 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (далі -- Регламент (ЄС) 2017/1001) [11].

Подібні загальні описові конструкції містять, зокрема, ст. 3(1) Закону ФРН про охорону торговельних марок та інших позначень 1994 року [12], ст. L711-1 Кодексу інтелектуальної власності Франції у новій редакції 2019 року [13], ст. 2-(1) Зведеного закону про торговельні марки Данії 2019 року [14] тощо. Мають місце виключення: у новому Кодексі промислової власності Португалії 2018 року логотип є окремим від торговельної марки об'єктом із власним правовим режимом охорони, хоча розглядається як знак або набір знаків (у тому числі представлений у графічній або словесній формі), що так само повинен відповідати критерію достатності для ідентифікації суб'єкта господарювання (ст. 281 кодексу) [1415].

Отже, цілком закономірно стверджувати, що має місце поширення всіх заходів правової охорони та способів захисту прав інтелектуальної власності на логотип як торговельну марку в правових системах України та ЄС. Разом з тим, у вітчизняній правовій науці бракує спеціалізованих досліджень теорії та практики застосування означених способів захисту прав на логотип, що в умовах економічної інтеграції нашої держави до внутрішнього ринку Євросоюзу та поступової адаптації законодавства України до acquis ЄС, зокрема в частині права інтелектуальної власності, зумовлює наш науковий інтерес до цієї проблематики.

Літературний огляд

Особливості захисту прав інтелектуальної власності на логотип як торговельну марку досліджували вітчизняні науковці, серед яких А. Кодинець, В. Крат, Л. Орел, та іноземні, зокрема, М. Ріммер, Д. Фрідман та інші. Разом з тим, потребує детальнішого порівняльного аналізу питання захисту логотипу як торговельної марки в Україні та державах-членах ЄС.

Отож метою дослідження є встановлення специфіки захисту прав на логотип як торговельну марку, вивчення особливостей правового регулювання та актуальної судової практики України та ЄС і його держав-членів у цьому аспекті.

Виклад основного матеріалу

Система юрисдикційного захисту прав інтелектуальної власності у цивільному законодавстві України засновується на поєднанні загальних для цивільних прав та інтересів способів захисту, визначених ст. 16 ЦК України, та спеціальних для прав інтелектуальної власності способів, що, насамперед, закріплюються ч. 2 ст. 432 ЦК України (серед яких: застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; застосу- вання разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності тощо) та доповнюються нормами відповідних профільних законів, якщо вони їх містять.

Закон № 3689-XII у ст. 20 містить лише достатньо загальні підходи до розуміння порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку (у тому числі логотип) і встановлює, що будь-яке посягання на такі права, зокрема вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Також, порушенням прав власника свідоцтва вважається використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок та позначень, вказаних у п. 5 ст. 16 цього закону (перелік позначень, щодо яких свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди). Аналізована норма містить також положення, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинене, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати. Відповідний тест подібності, як показує судова практика, може здійснюватися не лише у ході судової експертизи, а й за допомогою наданих стороною результатів проведення соціологічних досліджень, що можуть оцінюватися судом критично. Так, у рішенні Солом'янського районного суду м. Києва від 17 серпня 2010 року у справі № 2-1130/10 суд, серед іншого, вказав, що за змістом такого звіту опитуваним демонструвалися певні логотипи, а не зображення знаків для товарів і послуг за відповідним свідоцтвом України та міжнародною реєстрацією [16].

При цьому ст. 21 Закону № 3689-XII стосовно способів захисту вказує лише на те, що захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку, доповнюючи це положенням про поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього закону, а також встановлюючи, що суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: 1) встановлення власника свідоцтва; 2) укладання та виконання ліцензійних договорів; 3) порушення прав власника свідоцтва. Ці норми перебувають у безумовному зв'язку із загальною логікою Закону № 3689-XII та засновуються на наданні правової охорони лише зареєстрованій торговельній марці (зокрема логотипу), набуття прав на яку засвідчується свідоцтвом (ч. 3 ст. 5 закону), чи торговельній марці, яка має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою в Україні, що не вимагає засвідчення свідоцтвом (абз. 3 п. 3 ст. 5 закону).

У судовій практиці щодо захисту прав на логотип як торговельну марку широкого застосування здобули загальні цивільно-правові способи захисту, включаючи відшкодування завданих збитків, що також безпосередньо визначається абз. 1 ч. 2 ст. 20 Закону № 3689-XII. До прикладу, у рішенні Дніпровського районного суду м. Києва від 4 грудня 2019 року у справі № 757/73764/17 суд задовольнив позовні вимоги позивача про визнання за ним права попереднього користування торговельною маркою -- комбінованого знаку для товарів і послуг як зображення-позначення у вигляді логотипа [17].

Розглядаючи касаційну скаргу про стягнення компенсації за порушення авторських прав, зобов'язання відповідача надати інформацію щодо третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних товарів із зображенням логотипу «ІНФОРМАЦІЯ^», про канали їх розповсюдження та про стягнення з відповідача штрафу до Державного бюджету України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у постанові від 8 липня 2019 року у справі № 922/2507/18 дійшов важливих висновків стосовно обов'язку суду встановити та порівняти суттєві ознаки малюнку як твору образотворчого мистецтва, захищеного авторським правом, та логотипу як торговельної марки. Суд зазначив, що розміщення малюнку як об'єкта образотворчого мистецтва безпосередньо на будь-якій поверхні не є безумовним свідченням контра- фактності самого об'єкта, на якому цей малюнок розміщений, оскільки саме функцією торговельної марки є відрізнення товарів та послуг одних осіб від товарів та послуг інших. Суд виснував, що як установлено судами попередніх інстанцій з обставин справи, відповідачем реалізовувався товар, який сам містив певний малюнок, схожий на той, що належить позивачу, схожий малюнок був розміщений і на упаковці товару. Суди повинні були встановити та конкретизувати, у чому саме полягало використання малюнку як твору образотворчого мистецтва у співвідношенні до його розміщення на товарі та упаковці. Суди, згідно з позицією Верховного Суду у цій справі, також повинні були встановити суттєві ознаки малюнку, розміщеного як на товарі, так і на упаковці (використаній відповідачем), та порівняти їх із сукупністю суттєвих ознак твору образотворчого мистецтва (малюнку), графічного зображення зареєстрованого логотипу «ШФОРМАЦІЯ_1» (за зовнішнім виглядом, зовнішнім оформленням, кольором, формою, розміром тощо), що належить позивачу. І за результатами порівняння слід було визначити, чи співпали будь-які ознаки та чи є малюнки ідентичними або схожими, проте не ідентичними [18]. логотип торговельний марка судовий

Подібно до вказаного вище підходу українського законодавства, правова охорона, надавана торговельним маркам, як національним, так і загальносоюзним (EU trade mark), у ЄС також засновується на їх реєстрації: відповідно до ст. 1 Директиви (ЄС) 2015/2436, ця директива застосовується до кожної торговельної марки щодо товарів або послуг, яка є предметом реєстрації або заявки на реєстрацію в державі-члені як індивідуальна торгова марка, гарантійний чи сертифікаційний знак чи колективна марка, або яка є предметом реєстрації або заявки на реєстрацію в Офісі інтелектуальної власності Бенілюксу або міжнародної реєстрації, що діє в державі-члені. Важливо наголосити, що правова охорона та, відповідно, можливість застосування юрис- дикційних способів захисту логотипів як національних торговельних марок або торговельних марок ЄС засновується на відповідності логотипу тим самим, визначеним ст. 3 Директиви (ЄС) 2015/2436, критеріям, про які ми згадували вище, зокрема його здатності відрізнити товари чи послуги одного підприємства від товарів чи послуг інших підприємств. З цього приводу усталена практика Суду ЄС виходить із надання власникові торговельної марки виключного права захищати свої прав та інтереси для того, щоб забезпечити виконання торговельною маркою своїх функцій, і, отже, здійснення цього права повинно бути зарезервоване для випадків, коли використання торговельної марки третьою особою впливає або може вплинути на функції торговельної марки, зокрема на її основну функцію -- гарантувати споживачам походження товару (рішення Суду ЄС у справах Adam Opel AG v Autec AG [19], Anheuser-Busch Inc. v Bud jovicky Budvar, narod- m podnik [20]).

Правова охорона торговельних марок та логотипу як її різновиду у правовій системі ЄС, надавана Директивою (ЄС) 2015/2436 та Регламентом (ЄС) 2017/1001, передбачає поєднання правових режимів національної торговельної марки та торговельної марки ЄС, за уніфікації підходів до їх охорони в усіх державах-членах та без шкоди для положень їх внутрішнього законодавства стосовно недобросовісної конкуренції, цивільної відповідальності та захисту прав споживачів. Зважаючи на це та на відсутність у нормах згаданих актів права ЄС конкретних механізмів і способів захисту прав на торговельні марки, необхідним є звернення до відповідних джерел законодавства держав-членів Союзу. їх аналіз дає змогу вказати на аналогічність ключових юрис- дикційних способів захисту -- припинення порушення прав власника свідоцтва (зареєстрованої торговельної марки), зокрема й на логотип, а також відшкодування збитків, не виключаючи й використання таких способів, як арешт або запобігання імпорту контрафактних товарів або послуг (заходів прикордонного контролю).

Відповідно до ст. L716-4-6 Кодексу інтелектуальної власності Франції правоволоді- лець може звернутися до суду з вимогою про вжиття заходів для недопущення або припинення порушення прав на торговельну марку, що, за умови доведення заявником факту такого порушення, охоплюють винесення постійної судової заборони (постанови про припинення дій, які порушують права інтелектуальної власності), а також відшкодування збитків. При цьому судова практика Франції йде шляхом накладення автоматичної заборони на вчинення дій, які порушують права на торговельну марку, якщо судом встановлено сам факт такого порушення [21]. Важливо, що згідно зі ст. L716-4-10 цього ж кодексу, при відшкодуванні збитків суд окремо враховує: 1) негативні економічні наслідки порушення, включаючи втрату прибутку та збитки, яких зазнала потерпіла сторона; 2) моральну шкоду, завдану останній; 3) прибутки, отримані порушником, включаючи заощадження в інтелектуальних, матеріальних і рекламних інвестиціях, які він вилучив від підробки торговельної марки.

Припинення порушення та відшкодування збитків, що випливають із виключних прав власника торговельної марки, як способи захисту визначаються й ст. 14(5-6) Закону ФРН про охорону торговельних марок та інших позначень, згідно з яким при оцінці компенсації також може бути враховано прибуток, який порушник отримав від порушення права або здійснення розрахунку на основі суми, яку порушник мав би сплатити як справедливу винагороду, якби він отримав дозвіл на використання торговельної марки. У ст. 293(1) Кодексу промислової власності Португалії встановлено, що реєстрація логотипу дає його власнику право заборонити третім особам використовувати без їхньої згоди будь- який ідентичний або такий, що вводить в оману, знак, який призначений для індивідуалізації ідентичної або подібної діяльності та може викликати ризик плутанини або асоціації у споживача. Проте способи захисту прав на логотип у вказаному кодексі є ідентичними іншим охоронюваним знакам: припинення порушення, накладення судом превентивного арешту на рухоме та нерухоме майно порушника, включаючи кошти на його банківських рахунках, виплата компенсації, яка може обчислюватися за принципово подібними наведеними у німецькому та французькому законодавствах правилами.

Згідно зі ст. 43(1) Зведеного закону про торговельні марки Данії будь-яка особа, яка навмисно або з необережності порушує право на торговельну марку іншої особи, повинна сплатити: (i) розумну компенсацію постраждалій стороні за використання та (ii) збитки, завдані потерпілій стороні за шкоду, спричинену порушенням. Разом з тим цей закон у ст. 44(1) наводить широкий перелік дій, які може вжити суд з метою запобігання подальшим порушенням права на торговельну марку, а саме товари, які порушують право на торговельну марку повинні бути: (i) тимчасово вилучені з ринку; (ii) остаточно вилучені з ринку; (iii) знищені; (iv) передані постраждалій стороні; або (v) на них повинні бути видалені незаконно розміщені торговельні марки.

Отже, вітчизняне законодавство, як і право країн ЄС, для захисту прав на логотип як торговельну марку передбачає превентивно-присікальні способи захисту, спрямовані на припинення та попередження правопорушення, і компенсаційні, спрямовані на відшкодування збитків та інші форми компенсації заподіяної шкоди.

Висновки

Таким чином, захист прав на логотип засновується на використанні класичних для цивільного права та спеціальних для права інтелектуальної власності способів з урахуванням правової природи логотипу як торговельної марки та механізмів її захисту як такої. Дослідження українського законодавства та правових джерел держав- членів ЄС у сфері захисту прав на торговельні марки дає змогу виокремити такі ключові юрисдикційні способи захисту прав на логотип як знак, що ідентифікує суб'єктів господарювання, як припинення заявленого та підтвердженого у суді правоволодільцем порушення з можливим вилученням або знищенням використовуваних порушником підроблених товарів з відповідним логотипом, усунення на таких товарах незаконно використаного логотипу як торговельної марки або достатньо схожого з ним позначення, зупинення пропуску вказаних товарів на кордоні, накладення судом превентивного арешту на рухоме та нерухоме майно порушника, включаючи кошти на його банківських рахунках (таке положення містить, зокрема, Кодекс промислової власності Португалії), а також виплата порушником власнику прав на зареєстрований логотип як торговельну марку компенсації (відшкодування) із визначенням у відповідних нормативних актах держав-членів ЄС (на аналізованих прикладах Франції, Німеччини, Данії) критеріїв обрахування та складових елементів такої компенсації.

Перелік використаних джерел

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.

2. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.

3. Крат В. Торговельна марка як об'єкт права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності. 2017. № 5 (95). С. 142-154.

4. Ромашко А. С., Кравець О. М. Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до реєстрації, моніторинг: Навч. посіб. Київ: НТУУ «КПІ», 2016. 170 с.

5. Гордейчук В. Проблематика визначення торговельної марки як охоронюваного об'єкта правовідносин інтелектуальної власності. Jurnalul Juridic national: Teorie §i Practica. 2018. Том 1. № 2. С. 87-91.

6. Бабенко В. А. Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність. Історія торгівлі, податків та мита. 2014. № 1. С. 91-97.

7. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993року № 3759-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 10. Ст. 43.

8. Про медіа : Закон України від 13 грудня 2022 року № 2849-IX. Офіційний вісник України. 2023. № 3. Ст. 205.

9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014року. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Ст. 2125.

10. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast). OJ L 336/1, 23.12.2015. P. 1-26.

11. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification). OJ L 154, 16.6.2017. P. 1-99.

12. Act on the Protection of Trade Marks and other Signs of 25 October 1994.

13. Code de la propriete intellectuelle. Legifrance.

14. Bekendtgorelse af varemwrkeloven: LBK nr 88 af 29/01/2019. Retsinformation.

15. Codigo da Propriedade Industrial -- CPI: Decreto-Lei n.°110/2018, de 10 de dezem- bro. Diario da Republica. N. 237/2018, Serie I de 2018-12-10. P. 5596-5663.

16. Рішення Солом'янськогорайонного суду від 17 серпня 2010року. Справа № 2-1130/10.

17. Рішення Дніпровського районного суду від 4 грудня 2019 року. Справа № 757/73764/17.

18. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 8 липня 2019 року. Справа № 922/2507/18.

19. Judgment of the CJEU (First Chamber) of 25 January 2007, C-48/05, Adam Opel AG v Autec AG, ECLI:EU:C:2007:55.

20. Judgment of the CJEU (Grand Chamber) of 16 November 2004, C-245/02, Anheuser- Busch Inc. v Bud jovicky Budvar, narodni podnik.

21. Bey C., Lapotre C. Trade Mark Laws and Regulations France 2022-2023.

Размещено на Allbest.ru