Правовое регулирование отношений коммерческой концессии в Российской федерации

- он согласен производить все необходимые действия для защиты товарных знаков, фирменных наименований, патентов или иных зарегистрированных прав собственности и принимать решение относительно способа защиты, включая предъявление иска, проведение арбитражного процесса или иного внесудебного урегулирования;

- он будет оказывать франчайзору необходимое содействие и осуществлять сотрудничество в отношении любого требования, иска или процедуры, начатой или могущей начаться в отношении любых товарных знаков, фирменных наименований или патентов, а также по просьбе франчайзора выступать в таком процессе совместно с ним, при наличии у него правового основания согласно применимому праву; при этом понимается, что франчайзор принимает на себя все расходы, связанные с таким содействием или исками. Мониторинг в отношении любых возможных нарушений или неправильного использования товарных знаков или иной интеллектуальной собственности может осуществляться им по трем направлениям: наблюдение за действиями на рынке, в отношении которых может быть совершено нарушение; сообщение франчайзору о таких нарушениях или возможных судебных требованиях, что определяет дальнейшую линию поведения; оказание содействия при предъявлении таких исков, обычно за счет франчайзора;

в период действия соглашения он обязуется в явно выраженной форме определять себя в качестве лицензиата (а не собственника) товарных знаков и фирменных наименований на всех инвойсах, проформах заказов, расписках, деловых бумагах и в контрактах, а также помещать надлежащее об этом извещение в хорошо видимых помещениях, которые в письменной форме обозначены франчайзором, а после прекращения действия соглашения за свой счет оформить использование лицензии на товарный знак и его регистрацию, а также осуществить для подтверждения его статуса в качестве лицензиата любые иные необходимые в соответствии с национальным правом действия. Он обязуется действовать в соответствии с инструкциями франчайзора в отношении использования и поддержания любых реквизитов, необходимых для регистрации фирменных наименований и товарных знаков, а также направлять франчайзору любые документы, которые могут потребоваться для получения охраны товарных знаков или фирменных наименований и поддержания их в силе;

любая коммерческая репутация, возникающая вследствие использования франчайзи прав собственности, реализуется исключительно и только в пользу франчайзора. В некоторых юрисдикциях данное положение может быть недостаточным для устранения действия строго императивных (mandatory) норм национального права в отношении компенсации, которая может рассматриваться как связанная с соглашениями о франшизе (например, бельгийский закон о прекращении дистрибьюторских соглашений).

Типовым контрактом рекомендуется предусматривать оказание сторонами друг другу содействия в выполнении отдельных обязательств.

Основные вопросы защиты марки-франчайзинга в России

Так как основным предметом франшизы и главным её внешним признаком является марка, то соответственно множество дел связанно с защитой франчайзерами своей марки от копирования.

Так «Адидас АГ» (головная компания немецкой Adidas Group) предъявила претензии к сети Alba (более 70 обувных магазинов) в октябре 2009 года. Иск был подан в Московский арбитражный суд к ООО “Альба-корпорэйшн” (реализует товар через сеть)

Adidas обвинил Alba в нарушении авторских прав, а именно в торговле обувью с тремя диагональными полосками, которые являются частью фирменного логотипа Adidas. Немцы добивались взыскания 2,5 млн руб. компенсации и уничтожения партии спорного товара.

Претензии у немецкой компании есть и к крупнейшей российской обувной сети “Центробувь” (более 300 магазинов в России). Судебные споры начались еще в мае 2009 года. Adidas пожаловалась в правоохранительные органы на то, что в магазинах сети продаются женские кроссовки с диагональными полосками под маркой Centro, схожие до степени смешения c кроссовками Adidas. В августе 2011 года суд обязал сеть выплатить штраф 30 тыс. руб. и постановил конфисковать продукцию, следует из определения суда.

Основным моментом, присутствующим в деле, является то, что прямой подделки марки не было, но на спорной партии кроссовок присутствовал рисунок в три контрастные полоски, по мнению Adidas ассоциирующиеся исключительно с этой фирмой. Решение суда зачастую зависит в таких случаях исключительно от личного мнения судьи и эксперта и всегда является необъективным.

Дело в том, что известные бренды часто используют простейшие цветографические примитивы для использования их в качестве бренда. Так билайн использует в качестве бренда расцветку пчелы - черно-желтые полоски, но данная расцветка одновременно признак опасной зоны на производстве, часто используется пчеловодами, так как ассоциируется в первую очередь с пчелами и т.д. Что считать использованием бренда в данном случае: когда под той же расцветкой выступает сотовый оператор или когда тем же цветом воспользуется продавец сотовых телефонов или просто магазин или магазин с любыми другими товарами или когда в ту же расцветку выкрашена граница опасной зоны, может лучше и оштрафовать всех пчел и ос и заставить их поменять окраску?

Между очевидными вариантами «сотового оператора использующего черно-желтую расцветку» и «глупым» предположением «перекраски пчел» существую масса промежуточных вариантов для которых ответ зависит только от личного мнения эксперта которое вполне может не совпадать с мнение другого не менее квалифицированного эксперта.

С моей точки зрения решение этой проблемы может быть следующее: применение строго средневекового подхода к геральдике фирм. То есть признавать только торговые знаки состоящие из определенной цветовой гаммы, декоративных элементов, имеющих соответствующие пропорции и т.д. Как клеймо средневековых мастеров - его можно идентифицировать и через сотни лет после того как вещь была произведена - так как оно не менялось даже в мелочах. Изменилось положение элемента - это уже не тот же символ и повода для судебного иска быть не может.

Другим моментом возникающим при защите бренда франчайзером является защите его и ноу-хау от самого франчайзи. Дело в том, что франчайзер передает франчайзи вещь по большому счету нематериальную - познания. Получив их и соответствующий опыт ценность франшизы (а соответственно желание платить взносы у франчайзи резко падает). В конце концов, если вы работаете по фрашизе например ресторанов какой-либо национальной кухни, имеете постоянный приток клиентов, идущих именно к вам в ресторан, имея уже натренированный персонал расторгнуть договор концессии, переименоваться в типичное для данной кухни, но не смешиваемое называние, сменить фирменный стиль на близкий и работать только на себя. Небольшая потеря клиентов преданных только марке компенсируется отсутствием отчисления франчайзеру.

Защиту от этого применяется как экономическая так и юридическая. Экономическая заключается в том, что все возможные платежи (пушуальный внос, продажа формы, стендов и т.д.) франчайзор старается вложить в первый период работы с франчайзи максимально высосав из него деньги. Единственным тормозом здесь является нежелание потенциальных франчайзи приобретать такую франшизу-пылесос.

Юридическим методом является выше указанная защита бренда. Франчайзор в качестве меры защиты должен придираться в суде к каждому элементу оформления и технологии бывшего франчайзи, заставляя его полностью вымести «дух» франшизы из своей деятельности.

Действенной защитой от воровства могла бы стать система запретов для франчайзи заниматься тем же видом деятельности, что и во франчайзинге, в течение конкретного периода времени после прекращения договора. Однако сегодня ни одно законодательство ни одной из стран не предоставляет франчайзеру такой возможности. Наоборот, законодательство многих стран, согласно «Руководству по франшизе» Всемирной организации интеллектуальной собственности, предусматривает право свободного использования технологий и ноу-хау. Что касается России, то только летом 2004 года был принят Федеральный закон о коммерческой тайне. Таким образом, если франчайзер хочет, чтобы его интеллектуальная собственность была защищена, на данный момент может рассчитывать только на этот закон. Необходимо, чтобы в отношении передаваемых документов, содержащих конфиденциальную информацию, был оформлен режим коммерческой тайны как в самой головной компании, так и на предприятии партнера. Логично, что такое требование следует включать в договор в качестве обязанности сторон.

Я лично считаю эту проблему несколько надуманной. В деятельности франчайзи слишком много личного элемента, что бы считать, что только технологии франчайзера способствуют успеху его бизнеса. Ведь не только франчайзер дает первый толчок франчайзи, но и последующие действия франчайзи продвигают марку франчайзера. В данном случае интеллектуальная собственность понятие слишком эфемерное, распространение знаний и технологий способствует техническому прогрессу и заставляет крупные корпорации искать новые элементы, которые они могут продавать своим контрагентам.

Основные проблемы построения взаимоотношений франчайзера и франчайза на основе договора концессии или комплекса взаимосвязанных договоров

Договор коммерческой концессии заключается в письменной форме, в противном случае сделка считается ничтожной (ч. 1 ст. 1028 ГК). Договор подлежит регистрации в «органе, осуществившем регистрацию юридического лица» (ч. 2 ст. 1028 ГК). С введением в действие закона «О регистрации юридических лиц» и принятием соответствующих правил такая регистрация должна осуществляться в налоговых органах. Согласно ст. 1036, 1037 ГК РФ изменение, досрочное расторжение или прекращение договора коммерческой концессии также подлежит регистрации в налоговых органах.

Кроме того, договор коммерческой концессии, включающий передачу прав на использование зарегистрированного в России патента или товарного знака, подлежит регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, созданной на основании Указа Президента от 9 марта 2004 г. № 314 на базе Роспатента (далее - Федеральная служба по интеллектуальной собственности). Без такой регистрации договор считается ничтожным (ч. 2 ст. 1028 ГК). Хотя законодательство не содержит требования об очередности той или иной регистрации, сначала лучше обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Если иное не установлено договором, обязанность по регистрации договора коммерческой концессии лежит на правообладателе. При отсутствии соглашения об ином договор регистрируется органом, осуществившим регистрацию правообладателя. Если правообладатель - иностранное лицо, то регистрация, как правило, возлагается на пользователя и проводится в налоговом органе, осуществившем его регистрацию.

В каждом случае исполнения договора на территории России должны выполняться требования, предусмотренные российским законодательством при его регистрации.

Без регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности договор считается ничтожным в силу прямого указания в законе (ч. 2 ст. 1028 ГК). Любое лицо может предъявить иск с требованием применить последствия недействительности ничтожной сделки. Суд также вправе (но не обязан) применить такие последствия по собственной инициативе (ч. 2 ст. 166 ГК). Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение (ст. 181 ГК).

Общие последствия недействительности сделок выражаются в двусторонней реституции - возврате сторонами друг другу всего полученного по сделке (ст. 167 ГК). Недействительная сделка не влечет юридических последствий и признается, как правило, недействительной с момента ее совершения.

В отдельных случаях доход по ничтожной сделке может быть взыскан в бюджет. Например, по сделкам, совершенным с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК). Представляется, что в отношении ничтожных сделок в отсутствие государственной регистрации должны применяться общие последствия недействительности, то есть двусторонняя реституция. В противном случае имело бы место неосновательное обогащение (ст. 1103 ГК).

Без регистрации в налоговых органах договор не имеет юридической силы в отношении третьих лиц (ч. 2 ст. 1028 ГК). Без такой регистрации стороны договора коммерческой концессии не вправе ссылаться на договор в отношениях с третьими лицами, например, с другими пользователями, нарушающими ограничения по территории, или в иных случаях нарушений прав пользователя или правообладателя. Однако на практике встречаются случаи, когда суды приравнивают регистрацию договоров в налоговых органах к государственной регистрации и рассматривают незарегистрированные договоры как ничтожные сделки в силу прямого указания в законе: несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность (ст. 165 ГК).

На практике зачастую отношения, являющиеся по содержанию договорами коммерческой концессии, оформляются несколькими договорами - лицензионным, договором аренды, дистрибьюторским (по юридическому содержанию - агентским или смешанным договором), договором комиссии и т.п. Стороны, как правило, не регистрируют такие договоры в налоговых органах. Полагаю, это довольно рискованная практика.

Следует предупредить предпринимателей о существовании судебных решений, когда в ряде случаев дистрибьюторские договоры или договоры о совместной деятельности были рассмотрены судом исходя из существа правоотношений и признаны договорами коммерческой концессии. Поскольку стороны не зарегистрировали договоры в государственных органах, то суд признал их ничтожными со всеми вытекающими последствиями. Примечательно, что ни в одном из рассмотренных дел не шла речь о предоставлении прав на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Рассмотрим несколько таких дел. Так, в 1999 г. Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел иск ТОО НПФ «Био Тон» (истец) к ЗАО «Ингакамф» о взыскании убытков. В ноябре 1999 г. суд кассационной инстанции по жалобе истца проверил материалы дела и установил, что в 1997 г. ЗАО «Ингакамф» (ответчик) предоставил истцу статус официального эксклюзивного дистрибьютора на реализацию препарата «полифепам» на территории Российской Федерации на основании договора о сотрудничестве и предоставлении статуса эксклюзивного дистрибьютора. Суд, проанализировав условия заключенного договора по существу, пришел к выводу, что между истцом и ответчиком был заключен договор коммерческой концессии, предметом которого «являлась передача исключительного права на реализацию медицинского препарата». Суд пришел к выводу, что отношения сторон регулировались главой 54 ГК и нормами Патентного закона.

При рассмотрении дела выяснилось, что ЗАО «Ингакамф» не обладало исключительными правами на препарат и, следовательно, не могло выступать в договоре коммерческой концессии в качестве стороны, передающей такие права. Суд отметил, что договор не был зарегистрирован ни в Роспатенте, ни в органе по государственной регистрации юридических лиц. На основании установленных фактов суд пришел к выводу, что указанная сделка является ничтожной, а соответственно, отсутствуют основания для удовлетворения требования истца о взыскании убытков[3].

В 2002 г. Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел иск ОАО «Орловская промышленная компания» к ООО «Научно-внедренческая фирма «АТП-Пахарь». Суд установил, что между истцом и ответчиком был заключен договор коммерческой концессии, по которому истцу предоставлялось право на использование комплекса исключительных прав по ряду патентов на изобретение «Плуг для гладкой пахоты». Договор не был зарегистрирован в Роспатенте, соответственно, по логике суда, в силу ст. 1028 ГК он являлся ничтожной сделкой. Суд применил последствия недействительности ничтожной сделки в форме двусторонней реституции, а именно: обязал истца возвратить комплект документов на изобретения, а с ответчика постановил взыскать сумму предоплаты и проценты, квалифицировав ее как неосновательное обогащение. Суд кассационной инстанции не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы и оставил решение суда в силе.

По всей вероятности, та же фирма «АТП-Пахарь» фигурировала в деле, рассмотренном в 2003 г. Федеральным арбитражным судом Дальневосточного округа. Так, в 1999 г. ОАО «Амурский судостроительный завод» (изготовитель) заключило договор о совместной деятельности по производству навесных плугов с правопредшественником «АТП-Пахарь» (разработчиком). По условиям договора разработчик передавал изготовителю техническую документацию, осуществлял авторский надзор при корректировке документации производства, а изготовитель должен был осуществлять отчисления в пользу разработчика в размере 10% от продажной цены каждого изделия. Изготовитель свои обязательства не исполнил, что и привело к подаче иска.

Суд, руководствуясь ст. 431 ГК, установил буквальное значение условий договора путем сопоставления их с другими условиями и смыслом договора в целом и пришел к выводу, что на деле стороны заключили договор коммерческой концессии. Суд указал, что договор не был зарегистрирован в органе по регистрации юридических лиц в нарушение ст. 1028 ГК. Суд приравнял это к отсутствию государственной регистрации, а следовательно, посчитал такой договор ничтожным в силу ст. 165 ГК.

Антимонопольное регулирование

Безусловно, регистрационные формальности, при всей их важности, не являются основными или единственными проблемами, с которыми сталкиваются юристы и предприниматели в России в связи с заключением, регистрацией и исполнением договоров коммерческой концессии.

По российскому праву, например, являются ничтожными условия договора коммерческой концессии, ограничивающие право продавать товары или оказывать услуги исключительно покупателям «имеющим место нахождения (место жительства) на определенной в договоре территории» (ч. 2 ст. 1033 ГК РФ). Соглашение, которое содержит такое территориальное ограничение, потенциально может рассматриваться в случае судебного разбирательства как противоречащее императивным нормам российского права и соответственно не подлежащее применению. Указанные положения, направленные на разграничение лицензионных территорий, как раз довольно часто встречаются в дистрибьюторских договорах.

Можно рекомендовать аккуратнее подходить к составлению дистрибьюторских договоров, особенно эксклюзивных, чтобы избежать риска признания их по сути договором коммерческой концессии с последующим оспариванием положений об ограничении территории продаж или группы потенциальных покупателей. Однако на практике это довольно сложно, так как нет четких критериев разграничения ряда договоров, предметом которых является передача исключительных прав на использование объектов интеллектуальной собственности: например, лицензионного договора или дистрибьюторского с элементами лицензионного и договора коммерческой концессии.

Следует также помнить, что для пользователей или правообладателей, включенных в реестр субъектов, доля которых на рынке определенного товара превышает 35%, соглашение об ограничении круга потенциальных покупателей может рассматриваться как действия, ведущие к ограничению конкуренции. Возможные последствия по результатам административного разбирательства - получение предписаний МАП России о прекращении таких действий и наложение административных штрафов в случае неисполнения предписаний. франчайзинг товарный знак

Такая позиция значительно тормозит развитие экономики. Позиция ФАС была бы вполне понятна и адекватна, если бы франчайзер (а вместе с ним это касается например и генеральных дистрибьюторов и производителей товара) какими бы то ни было средствами ограничивал действия конкурентов своего товара, но когда дело касается регуляции продаж в которых росте которых сам же франчайзер кровно заинтересован, то позиция становиться нелогичной. Да, франчайзер (дистрибьютор, производитель) искусственно уменьшает конкуренцию между зависимыми от него юридическими лицами, но делать он будет только в целях создания цивилизованных условия продажи продукции. Территориальные, ценовые и иные ограничения позволяют младшим партнерам не экономить на сервисе, поддержании стандартов и т.д. В случае же с конкуренцией внутри товара одного производителя в выигрыше (временном) оказываются те, кто готов пойти на снижение себестоимости путем отступления от этих условий.

ФАС по моему мнению должна стимулировать конкуренцию только между производителями, но не у каналов распространения, находящихся под контролем производителя.

Список использованной литературы

1. ВИЛКОВА Н.Г. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБОРОТЕ. Книга 6, 2006

2. Коммерческая концессия = франчайзинг? Рыкова И. "Эксперт"

3. Стажкова М.М. Договор франчайзинга: правовые основы, учет и налоги. - М.: "Статус-Кво 97", 2007

4. Фридман В.Э. Договор коммерческой концессии

Размещено на Allbest.ru