Правовое регулирование лицензионного договора на использование результата интеллектуальной деятельности

Данное требование закона должно применяться в случаях, когда стороны лицензионного договора намерены определить круг правомочий или одно правомочие использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, подлежащих передаче. Однако в случае, когда правообладатель намерен предоставить другой стороне право использования такого результата или средства в полном объеме, с сохранением за собой исключительного права на этот результат или средство, в лицензионном договоре могут быть не конкретизированы предоставляемые по договору правомочия.

В этой связи статья 1235 ГК РФ целесообразно дополнить правилом о том, что в лицензионном договоре может быть предусмотрено предоставление другой стороне права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в полном объеме, с сохранением за лицензиаром исключительного права в отношении такого результата или средства, о чем должно быть прямо указано в договоре.

В качестве способа (правомочия) использования не может быть охарактеризован срок или территория, на которой допускается использование объекта договора. Данные категории должны рассматриваться как самостоятельные договорные условия и не могут характеризоваться как составной элемент предмета лицензионного договора.

Лицензионный договор имеет двусторонний характер, является взаимным и каузальным, может быть отнесен как к категории консенсуальных, так и к категории реальных договоров, а также иметь возмездный или безвозмездный характер.

Содержание лицензионного договора представляет собой совокупность условий, характеризующих особенность данного договорного обязательства. Существенными условиями лицензионного договора являются предмет договора и цена (определенное в договоре вознаграждение), отсутствие которых влечет признание договора незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не могут быть применимы при определении цены в лицензионном договоре, поскольку определить рыночную стоимость результата интеллектуальной деятельности невозможно, в связи с тем, что интеллектуальный продукт не имеет аналогов для сравнения. В свою очередь, лицензионный договор может приобрести безвозмездный характер только в случае, если это прямо предусмотрено договором.

В случае, если вознаграждение в лицензионном договоре определяется путем отчисления процентов от дохода от такого использования, в лицензионном договоре может быть указана обязанность лицензиата по составлению отчета об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В лицензионный договор целесообразно включать условие, гарантирующее, что на момент вступления в силу заключенного сторонами лицензионного договора лицензиару ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением данной лицензии.

Форма лицензионного договора включает в себя все возможные формы сделок, предусмотренные законодательством. Так, лицензионный договор может быть заключен путем совершения конклюдентных действий, в устной форме, в письменной форме, а также посредством государственной регистрации.

Государственная регистрация лицензионного договора зависит от вида результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Так, выявлено, что государственная регистрация лицензионного договора обязательна при передаче права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционные достижения, товарные знаки или знаки обслуживания, наименования мест происхождения товара. Наряду с этим, государственная регистрация не осуществляется при передаче тех объектов, государственная регистрация которых не предусмотрена. В некоторых случаях регистрация результата интеллектуальной деятельности может быть произведена по желанию правообладателя. Наличие общей и специальной нормы по отношению к регистрации прав на программу ЭВМ, и как, следствие, регистрацию лицензионного договора, приводит к приоритету специальной нормы. Для устранения данного противоречия предложено законодательно закрепить положение о том, что в случаях, если государственная регистрация результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации может быть осуществлена по желанию правообладателя, и такой результат интеллектуальной деятельности зарегистрирован, лицензионный договор, связанный с предоставлением права пользования данным зарегистрированным результатом интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, также должен быть зарегистрирован.

Дополнительное соглашение к лицензионному договору, изменяющие условия лицензионного договора о цене (вознаграждении лицензиара), также должно подлежать регистрации в Роспатенте. Данное правило не противоречит нормам ст. 452 ГК РФ, и должно применяться в совокупности со специальными нормами, установленными иными нормативно-правовыми актами.

Необходимо четкого определить в ГК РФ основания и меры ответственности за нарушение лицензионного обязательства. Такая необходимость обусловлена неоднозначным пониманием в юридической литературе и судебной практике природы ответственности, возникающей в случае нарушения лицензиатом условий лицензионного договора, а также неоднозначным толкованием положения п. 3 ст. 1237 ГК РФ, предусматривающего ответственность в отношении лицензиата, использующего результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору.

Нарушение исключительных прав правообладателя, выраженное в использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, представляет собой действие, находящееся за рамками предмета договора. В данном случае, отношения сторон строятся на основании внедоговорной ответственности, поскольку находятся за пределами договорного регулирования, и применение к правонарушителю установленных законом санкций за нарушение исключительных прав во внедоговорных обязательствах, не могут оказать влияния на исполнение существующего между сторонами договорного обязательства.

В то же время потребность защиты прав и законных интересов лицензиара обуславливают необходимость предусмотреть в ГК РФ право лицензиара требовать в одностороннем порядке расторжения лицензионного договора и возмещения убытков, причиненных таким расторжением, в случае, когда лицензиат использует результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, поскольку при отсутствии подобной нормы, требования лицензиара о расторжении лицензионного договора не будут иметь правовых оснований.

Нарушения условий лицензионного договора о сроке и территории использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации не могут быть охарактеризованы как действия правонарушителя, находящиеся за пределами заключенного лицензионного договора, поскольку в данном случае имеет место нарушение согласованных сторонами условии договора, что является нарушением договорного обязательства и влечет применение мер гражданско-правовой ответственности за нарушение договора.

При этом в случае нарушения лицензиатом определенных лицензионным договором условий о сроке и территории использования результата или средства, речь должна идти не об ответственности за нарушение исключительного права в целом, как это в настоящее время установлено в п. 3 ст. 1237 ГК РФ, а об ответственности за нарушение условия обязательства (лицензионного договора) и лишь в той части, которая определена объемом предоставленного права использования. Таким образом, необходимо определить в Гражданском кодексе РФ меры ответственности за нарушение условий лицензионного договора о сроке и территории использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Нарушение лицензиатом условия лицензионного договора о сроке имеет специфическое выражение, что обусловлено нематериальной природой объектов интеллектуальных прав и выражается в продолжении использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации после прекращения срока действия лицензионного договора.

В случае, же если бывший лицензиат возобновит использование объекта интеллектуальных прав спустя какое-либо время после прекращения действия лицензионного договора уже нельзя вести речь о нарушении условия лицензионного договора о сроке, и, соответственно, применении последствий, связанных с таким нарушением, что влечет за собой применение мер защиты прав правообладателя, нарушенных при отсутствии договорных отношений между нарушителем и правообладателем, то есть применение мер защиты, предусмотренных ст. ст. 1250-1254 ГК РФ, используемых при регулировании внедоговорных обязательств.

Таким образом, внедоговорная ответственность за нарушение исключительного права будет применяться в случае, когда нет возможности доказать факт продолжения использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по истечении срока лицензионного договора.

Необходимо законодательно закрепить право лицензиара требовать выплаты установленной законом компенсации, вместо возмещения убытков, в том числе и при нарушении условий лицензионного договора. При этом отмечено, что компенсация как мера гражданско-правовой ответственности имеет специфическую правовую природу, что не исключает возможности ее применения как общей нормы при нарушении договорного обязательства вместо возмещения убытков. Связано это, в первую очередь, с тем, что природа компенсации за нарушение исключительного права очень близка к природе установленной законом неустойки, которая может быть применима при нарушении договорного обязательства.

Закон не устанавливает негативных последствий в отношении лицензиара за бездействие, которое может быть выражено, например, в виде непредоставления лицензиату необходимых материалов (документов, чертежей, оригиналов произведения, свидетельств и т.п.), без которых невозможно нормальное использование лицензиатом предоставленного ему права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Для устранения указанного законодательного пробела, с целью повышения гарантий защиты прав лицензиата, необходимо дополнить п. 2 ст. 1237 ГК РФ указанием на то, что лицензиар обязан предоставить лицензиату необходимые для использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в пределах установленных договором, материалы (документы, чертежи, оригиналы произведения, свидетельства и т.п.).

Неисполнение указанной обязанности должно влечь применение мер ответственности к лицензиару по общим правилам гражданского законодательства.

Особенность защиты прав лицензиата обусловлена природой лицензионного договора. Лицензиат приобретает права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в целях его дальнейшего правомерного использования и вправе рассчитывать на возможность защиты своего приобретенного права от чьих либо неправомерных действий.

Лицензиар и лицензиат-владелец исключительной лицензии выступают по отношению к нарушителю исключительного права в качестве солидарных кредиторов. Такими солидарными кредиторами лицензиат и лицензиар будут выступать только в объеме права, принадлежащего лицензиату. Таким образом, в случае, если лицензиат предъявит требования к правонарушителю о возмещении причиненных ему убытков, правообладатель уже не вправе будет предъявить подобные требования к нарушителю его исключительного права, поскольку исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения остальным кредиторам.

В случае же, если нарушение исключительного права третьим лицом находится за пределами предоставленной лицензиату исключительной лицензии, правообладатель самостоятельно защищает принадлежащее ему право способами, предусмотренными законом для внедоговорной защиты исключительных прав.

Отсутствие у владельцев простой (неисключительной) лицензии легальной возможности защищать свои права, в случае нарушений исключительного права со стороны третьих лиц, подрывает стимулы лицензиата к легальному приобретению прав на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в случае, если лицензиар не осуществляет мер по защите принадлежащего ему исключительного права.

В связи с этим целесообразно внесение соответствующих изменений в ст. 1254 ГК РФ, предоставляющих право лицензиату-владельцу простой (неисключительной) лицензии, в случае нарушения третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, затрагивающего права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, также защищать свои права способами, предусмотренными статьями ГК РФ.

Необходимо включить в ГК РФ норму, устанавливающую преимущественное право лицензиата на заключение лицензионного договора, по которому предоставляется исключительная лицензия, на новый срок. Возможность практической реализации указанного права лицензиата должна быть подкреплена правом лицензиата требовать в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей другого лица, с которым лицензиар заключил лицензионный договор, в случае, если лицензиар отказал лицензиату в заключении договора на новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заключил лицензионный договор о предоставлении исключительной лицензии с другим лицом. Лицензиат также должен быть управомочен требовать возмещения убытков, причиненных таким отказом или только возмещения убытков без перевода на себя прав и обязанностей нового лицензиата.

Помимо этого, в законе следует предусмотреть право лицензиата требовать от лицензиара предоставления ему простой (неисключительной) лицензии в случае, если после истечения срока договора о предоставлении исключительной лицензии, стороной которого являлся лицензиат, лицензиар заключил с другим лицом договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ // «Российская газета», № 289, 22.12.2006

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. №32. Ст. 3301

3. Дозорцев, В.А., Понятие исключительного права // Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. Исследовательский центр частного права, Издательство «Статут», 2003

4. Гражданское право. Том 1. Учебник // Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 7-е изд., перераб. и доп. - М., 2008

5. Гражданское право: В 4 т. Том III. Обязательственное право. Учебник. // Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. -- М., 2008

6. Невская, М.А., Сухарев, Е.Е., Тарасова, Е.Н., Авторское право в издательском бизнесе и СМИ: практическое пособие. М., 2008

7. Штумпф, Г. Лицензионный договор. М., 2008; Гражданское право: Учебник: В 2 т. Трм II. Полутом 1 // Отв. ред. Е.А. Суханов; Волынец-Русеет Э.Я. Указ. соч. лицензионный договор интеллектуальный

8. Брагинский, М.И., Витрянский, В.В., Договорное право. Книга третья: Договоры на выполнение работ и оказание услуг. 2-е изд., стер. -- М., 2008

9. Зенин, И.А., Гражданское право: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп.-М., 2009

10. Рузакова, О.А., Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дисс. канд. юрид. наук. -М., 2007

11. Мерзликина, Р.А., Гражданско-правовая регламентация интеллектуальной собственности в российском праве. Автореферат дис. доктора юридических наук. М., 2008

12. Коровяковский, Д.Г., Лицензионный договор: понятие, содержание, значение // «Бухгалтер и закон», июль 2007 г. № 7

13. Зыков, Е.В., Гражданско-правовая защита права интеллектуальной собственности. Дис. канд. юрид. наук. М., 2008

14. Гаврилов, Э.П., Общие положения права интеллектуальной собственности: краткий комментарий к главе 69 ГК РФ. // Хозяйство и право. 2007. № 9

15. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (поглавный) / под ред. A.Л. Маковского. М., 2008

16 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). Научно-практический // под редакцией Ю.А. Дмитриева, А.А. Молчанова М., 2008

17. Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: сб. научных трудов. Т. 1 // Под ред. В.Н. Лопатина. М., 2008

18. Городов, О.А., Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. -- М., 2006

19. Бентли, Л, Шерман, Б., Право интеллектуальной собственности: Авторское право // Пер. с англ. B.Л. Вольфсона. СПб., 2004

20. Петров, И.А., Российское гражданское право. Том 3 // Учеб.-практ. пособие. -- М., 2007

21. Победоносцев, К. П., Курс гражданского права. Ч. 1. -- М., 2007

22. Шестаков, Д., Интеллектуальная собственность в системе российского права и законодательства // Российская юстиция, № 5, 2006

23. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // под ред. В.В. Погуляева. М., ЗАО Юстицинформ, 2008

24. Калятин, В.О., Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник для вузов. М.: Издательство НОРМА, 2007

Размещено на Allbest.ru