Изобретения и полезная модель: сходства и различия

Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до принятия по ней решения о выдаче патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента -- до того, как будет исчерпана предусмотренная IV часть ГК РФ возможность подачи возражения против этого решения. Такое преобразование может быть осуществлено также с сохранением приоритета первой заявки.

2.3 Определение патентоспособности полезной модели

В IV часть ГК РФ указано, что «в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству».

В соответствии с п. 1 ст. 1351 ГК РФ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Как и для изобретения, ГК РФ предоставляет льготы заявителю при преждевременном раскрытии сущности полезной модели.

Так, не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания этого факта лежит на заявителе.

Особую роль для заявок на выдачу патента на полезную модель играет строгое выполнение требований Регламента ПМ в части наличия всех структурных разделов описания полезной модели. Чтобы ограничить возможность подачи заявок на полезные модели с испрашиванием неправомерно расширенного объема охраны, важно выполнение требования наличия в описании раздела «Уровень техники», где приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них наиболее близкого по совокупности признаков.

Если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, и документы заявки соответствуют установленным требованиям, ФГУ ФИПС принимает решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную модель и установленного приоритета (п. 4 ст. 1390 IV часть ГК РФ).

Новизна и промышленная применимость.

Требование новизны полезной модели является одним из двух предъявляемых IV часть ГК РФ условий патентоспособности и определяется следующим образом -- полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники (п. 2 ст. 1351).

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК РФ, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. Естественно, заявки не должны быть отозванными или признанными отозванными.

Полезная модель является промышленно применимым, если она может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере.

Особенности экспертизы заявки на полезную модель.

Экспертиза заявки на выдачу патента на полезную модель осуществляется в соответствии с п. 1 ст. 1390 ГК РФ: по заявке на полезную модель, поступившей в ФГУ ФИПС, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных п. 2 ст. 1376 ГК РФ, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (п. 1 ст. 1376 ГК РФ), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

В соответствии с Регламентом ПМ при проведении экспертизы заявки на полезную модель осуществляется проверка:

наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней и соблюдения установленных требований к документам заявки;

соответствия размера уплаченной пошлины установленному размеру;

соблюдения порядка подачи заявки, предусмотренного п. 3 ст. 1374 ГК РФ, наличия, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;

отсутствия явного нарушения требования единства полезной модели;

подана ли заявка на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели;

правильности классифицирования полезной модели по МПК, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если это не сделано заявителем);

дополнительных материалов, если такие материалы представлены заявителем, в том числе, не изменяют ли дополнительные материалы сущность заявленной полезной модели и соблюден ли установленный поря
док их представления;

соблюдения заявителем условий, указанных в п.п. 2-5 ст. 1381 и ст. 1382 ГК РФ, в случае испрашивания приоритета полезной модели по дате, более ранней, чем дата подачи заявки.

Документ по результатам проведения экспертизы заявки на полезную модель направляется в трехмесячный срок с даты поступления документов заявки.

Проведение экспертизы заявок на полезную модель регулируется во многом теми же положениями IV части ГК РФ, которыми регулируется формальная экспертиза заявок на изобретение.

В отличие от последней, в процессе экспертизы заявок на полезную модель при испрашивании заявителем льготного приоритета дополнительно решается вопрос о возможности его установления.

При этом проверка соблюдения условия раскрытия заявленной полезной модели в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета, при проведении экспертизы не проводится.

При поступлении по заявке на полезную модель дополнительных материалов, исправляющих или уточняющих документы заявки, осуществляется проверка:

соблюдения установленного IV частю ГК РФ срока представления таких материалов;

дополнительных материалов на возможность изменения сущности заявленной полезной модели.

Если при проведении экспертизы заявки на полезную модель выявлено, что она оформлена с нарушением установленных требований, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков и соответствующих норм Регламента ПМ, а также предлагается представить отсутствующие и исправленные документы в течение двух месяцев с даты получения запроса.

При проведении экспертизы проверяется наличие структурных разделов описания полезной модели, предусмотренных Регламентом ПМ, и выполнение требований к их содержанию.

Описание полезной модели согласно п. 2 ст. 1376 IV часть ГК РФ должно раскрывать ее с полнотой, достаточной для осуществления.

Важное значение при экспертизе заявки имеет проверка формулы полезной модели и ее описания. Поскольку полезная модель является устройством, формула, в которой она может быть охарактеризована, должна иметь вид, аналогичный традиционной формуле изобретения, относящегося к устройству.

При проверке формулы на соответствие ее описанию устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели, понятия, содержащиеся в описании.

Если в формулу полезной модели включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий.

При проверке формулы также проверяется правомерность применения использованной заявителем степени обобщения для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели.

Допускается для характеристики признака использовать общее понятие, охватывающее различные частные формы его выполнения, если представленные в описании полезной модели сведения о частных формах выполнения этого признака позволяют специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле полезной модели.

В частности, если признак охарактеризован общим понятием, выражающим функцию, свойство и т.п., проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели, для получения технического результата, указанного заявителем.

При проверке формулы также проверяется, служат ли обозначения, включенные в формулу полезной модели, целям идентификации признаков (использование личных имен, аббревиатуры, товарных знаков и знаков обслуживания, рекламных, фирменных и иных специальных наименований, наименований мест происхождения товаров, слов «и т.д.» и аналогичных).

В Регламенте ПМ имеется требование при описании сущности полезной модели сформулировать технический результат. В соответствии со сформулированным техническим результатом и определяется существенность признаков формулы полезной модели. Отсутствие в описании полезной модели обоснования существенности признака с точки зрения достигаемого технического результата может вызвать трудности, в частности, при рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель.

Поэтому в связи с тем, что по заявке проводится проверка выполнения только формальных требований, должно проверяться наличие предписанных Регламентом ПМ структурных разделов описания без анализа существа полезной модели.

3. Сходства и различия между изобретением и полезной моделью

3.1 Особенности охраны изобретений и полезных моделей в зарубежных странах

В настоящее время можно говорить о международно-правовой охране изобретения как объекта интеллектуальной (промышленной) собственности. Условия (критерии) охраноспособности изобретения - новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость - являются унифицированными условиями, закрепленными в патентных законах большинства стран и во всех международных соглашениях в этой области.

А насчет полезных моделей все намного сложнее, интерес к полезным моделям растет в зарубежных странах. Ряд государств, ввел у себя охрану полезных моделей. Это не случайность, а результатами практики многих стран мира, состоящей в том, что многие изобретения не получают охраны из-за недостаточно высокого уровня техники, в то время как оригинальность формы часто связана с технической сущностью, и поэтому такое устройство не охраняется и как промышленной образец. В подобной ситуации удобным объектом является полезная модель.

Термин «полезная модель» является родовым в ряду терминов «малый патент» (Австралия), «полезное новошество» (Малайзия), «свидетельство о полезности» (Франция) или «краткосрочный патент» (Бельгия).

Полезные модели, часто называемые «малыми» изобретениям, -один из важных объектов охраны, которая осуществляется в 64 странах и регионах мира ,за исключением США, Канады, Великобритании, Швеции и ряда других стран.

В сущности полезные модели близки к изобретениям. Требования к ним в каждом государстве регулируются национальным патентным законодательством, но, как правило, охраняют только устройства. Это, несомненно, сужает круг объектов, определяемых понятием «полезные модели». Однако требования или критерии, необходимые и достаточные для признания устройства полезными моделями, менее жесткие, чем для признания их изобретениям. К последним, обычно предъявляют требования новизны, возможности промышленного применения и наличия высокого изобретательского уровня или существенных отличий, а требования к полезным моделям ограничивают критериями новизны и возможности промышленного применения.

Германия считается страной, где впервые возникла охрана объекта в качестве полезной модели (с 1891 г) и поэтому имеет самую долгую историю охраны полезных моделей в мире.

Как и другие страны, большинство названных стран вводит у себя охрану такого объекта промышленной собственности по классическому германскому образцу. Имеется в виду правовая охрана устройства, обладающего относительной мировой новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью, которая предоставляется по явочной системе на срок меньший, чем срок охраны, предоставляемый патентам на изобретения.

Одной из новых тенденций в современном патентном законодательстве зарубежных стран является сближение понятий «полезная модель» и «изобретение». Это проявляется и в увеличении срока действия охраны полезной модели, и в расширении круга объектов, на которые предоставляется охрана. Во всех стран появились новые широкие возможности преобразования изобретения в полезную модель и наоборот.

Хотя национальные законодательства зарубежных стран имеют свои особенности, но несомненно, что многие из них заимствовали основные черты современной немецкой патентной системы охраны полезных моделей.

В международном отношении охрана права на полезную модель предусматривается Парижской конвенцией по охране промышленной собственности. В каждой стране существует национальное законодательство, где содержится институт охраны объектов промышленной собственности. В разных государствах понятие «полезная модель» трактуется по-разному в соответствии с определением национального права. Следует отметить, что законодательство таких стран, как Великобритания, Канада и США, не содержит такого объекта патентных прав, как полезная модель. Зато в США имеется возможность запатентовать в качестве изобретений компьютерные программы, алгоритмы и методы ведения бизнеса.

В Германии и Австрии полезная модель зарегистрирована как полезная модель, в Австралии как инновационный патент, в Малайзии как полезное новшество, в Индонезии, Таиланде и в некоторых других странах как малый патент. Относительно Европейского Союза следует отметить, что Еврокомиссией, обладающей правом внесения законодательной инициативы, был представлен законопроект об охране полезных моделей, однако в 2007 г. работа по его продвижению прекратилась. В результате приобретение техническим решением правового статуса в качестве полезной модели на территории 12 стран ЕС (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Финляндии и Франции) стало возможным только в случае подачи отдельной заявки на территории страны, входящей в ЕС.

Как известно, понятием «полезная модель» обычно охватываются такие технические новшества, которые по своим внешним признакам очень напоминают патентоспособные изобретения, однако являются менее значительными с точки зрения их вклада в уровень техники. Таким образом, не все полезные модели могут быть признаны изобретениями, но все изобретения, касающиеся устройств, в принципе, могут охраняться как полезные модели.

В качестве полезной модели в мире, как правило, охраняются такие технические решения, как производственная аппаратура, изделия, предметы производства, служащие производственным или потребительским целям, устройства, компоновка изделий, а также их части. Кроме этого, в качестве полезной модели могут охраняться форма и расположение частей изделия, электрические схемы, если они выполняют технические функции.

Законодательства многих экономически развитых стран содержат в отношении полезных моделей в той или иной форме требование наличия творческого характера или изобретательского уровня. При этом подходы к установлению изобретательского уровня, как правило, формируются на основе судебной практики. Так, в Германии полезная модель считается имеющей изобретательский шаг, если она основана на изобретательстве, которое превосходит простые ремесленные навыки. В Италии патентоспособным изобретением считается основанное на изобретательской идее оригинальное решение технической проблемы в области промышленных способов и средств производства, приводящее к созданию новых машин, новой продукции, а полезной моделью - решение технической проблемы, проявляющееся в формальном или функциональном улучшении уже известных машин и продукции.

В настоящее время во многих странах новизна полезной модели определяется по совокупности только ее существенных признаков, в то время как новизна изобретения - по всей совокупности признаков независимого пункта формулы.

Как правило, в большинстве стран законодатель закрепил в нормах национального права преимущества, связанные с ускоренной и упрощенной процедурой получения патента на полезную модель по сравнению с изобретениями, а именно: отказ от проведения экспертизы по существу. Например, в Германии, и в Австрии патент на полезную модель выдается без проведения экспертизы по существу. Однако в любое время в течение срока действия патента любое заинтересованное лицо вправе требовать проведения экспертизы для определения уровня техники.

Следует заметить, что к критериям патентоспособности полезной модели в Германии относятся новизна и изобретательский уровень. При этом по заявкам на выдачу патента на полезную модель патентное ведомство Германии не проводит экспертизу по существу на новизну и изобретательский уровень. Поиск проводится патентным ведомством Германии по ходатайству заявителя или любого лица в ходе делопроизводства по заявке либо при условии обоснованной заинтересованности после выдачи патента. Проведенный поиск не приравнивается к проведению экспертизы по существу. Результаты проведенного поиска публикуются. Экспертиза по существу может быть проведена только по ходатайству третьих лиц в случае инициирования заинтересованным третьим лицом процесса по признанию недействительным патента. Процесс по признанию патента недействительным может быть инициирован в любое время с момента его выдачи. Такой процесс в первой инстанции рассматривается патентным ведомством, во второй инстанции - Федеральным патентным судом Германии.

Наиболее удобна во временном аспекте проведения делопроизводства австралийская модель: срок получения инновационного патента составляет всего два месяца с даты подачи заявки. Требование о проведении экспертизы по существу может быть заявлено как патентообладателем (с оплатой установленной пошлины), так и третьими лицами. Следует отметить, что при поступлении запросов от нескольких лиц экспертиза проводится единожды, и от правообладателя не требуется оплатить пошлину за уже проведенную экспертизу.

В Таиланде любое заинтересованное лицо в течение одного года с даты публикации сведений о полезной модели (маленький патент) вправе ходатайствовать о проведении экспертизы по существу. Критерии заинтересованного лица в законе Таиланда не раскрыты, но приведены основания для подачи такого ходатайства: сомнения, что полезная модель отвечает требованиям патентоспособности - новизне и промышленной применимости.

Однако законодатели не всех стран отказались от экспертной процедуры регистрации заявок на получение патента на полезные модели.

Так, в Республике Корея с 1996 по 2006 г. в отношении заявок на получение патента на полезную модель не было требования о проведении экспертизы по существу, однако с 1 октября 2006 г. на заявителей возложена обязанность в течение трех лет с даты подачи заявки подать ходатайство о проведении экспертизы по существу заявки, содержащей полный перечень пунктов формулы. Заявитель не вправе отзывать ходатайство о проведении экспертизы по существу, а в случае пропуска им срока заявка считается отозванной.

Наиболее строгий подход к заявкам на полезную модель отличает систему получения патента в Африканской региональной организации промышленной собственности (АРИПО), в которой для получения патента заявителю предстоит пройти трехэтапное делопроизводство: формальную экспертизу; экспертизу по существу на соответствие требованиям промышленной применимости и новизны, причем проверка на новизну проходит в каждой стране - участнице организации. По истечении установленного шестимесячного срока с даты направления заявки в каждую страну - участницу организации региональное ведомство приступает к регистрации полезной модели в отношении всех стран-участниц, принявших решение о ее патентоспособности.

3.4 Достоинства и недостатки изобретения и полезной модели в России с учетом действующего законодательства

Как и изобретение, полезная модель является техническим решением задачи. Понятием «полезная модель» обычно охватываются такие технические новшества, которые по своим существенным признакам очень напоминают патентоспособные изобретения, однако являются менее значительными с точки зрения их вклада в развитие уровня техники. Если сравнивать изобретение и полезная модель, то можно сказать что полезная модель это частный случай изобретения.

Т.е. устройство можно защитить патентом на изобретение или полезную модель.

В чем преимущества и недостатки полезной модели? Сначала о преимуществах. Во-первых, патент на полезную модель получить гораздо быстрее, чем патент на изобретение. Во-вторых, при проведении экспертизы не проверяется соответствие полезной модели условиям патентоспособности (новизна и промышленная применимость). Это фактически дает возможность получить патент на технические решения, новизна которых под большим вопросом, однако полученный таким образом патент на полезную модель может быть опротестован любым заинтересованным лицом. В-третьих, к полезной модели не предъявляется требование изобретательского уровня, и даже вполне очевидное для специалиста, но нигде не описанное и не применяющееся устройство, может быть защищено патентом на полезную модель. Теперь о минусах. Во-первых, патентом на полезную модель можно защитить только устройство, а способы и вещества нельзя. Во-вторых, срок охраны у полезной модели короче - 10 лет + продление 3 года, итого - 13 лет в отличие от 20 лет охраны изобретений.

Получить патент на полезную модель значительно легче и дешевле, чем патент на изобретение, но запрещены к защите способы (технологии), вещества, штаммы.

Тем не менее, есть разница в порядке получения этих патентов. Если на изобретение патент выдается после серьезной экспертизы по существу заявленного объекта, то на полезную модель свидетельство выдается после формальной экспертизы, которая заключается в проверке правильности оформления всех документов (т.е. выдается, как принято говорить, явочным порядком).

Именно в этом и заключается сравнительная легкость и быстрота по срокам получения охранного документа на полезную модель.

Это одно из преимуществ данного типа объекта защиты промышленной собственности.

К другим не менее важным преимуществам стоит отнести сильную защиту полезной модели. Дело в том, что полезная модель и изобретение юридически имеют одинаковую силу защиты. Поэтому единственным преимуществом перед полезной моделью изобретение имеет только по срокам действия - до 20 лет и по возможности патентования способов, веществ и штаммов.

Во всем остальном изобретение уступает полезной модели, как не покажется странным. Причины этого не только в быстроте получения патента на полезную модель, но и в степени защиты предмета охраны. Если изобретение требует помимо условия новизны и промышленной применимости соблюдения изобретательского уровня, то для полезной модели он не нужен.

Это значит, что формулу на тот или иной объект защиты полезная модель сможет иметь более сильную, с более широким охватом. Т.е. для патентования полезной модели достаточно взять известные части известных объектов, но разных, совместить их и получить новую полезную модель. Изобретение так не получишь.

Следовательно, не трудно понять, что патент на полезную модель даст ее владельцу большую защиту, чем изобретение, хотя и меньшую по времени действия. Поэтому часто прибегают к практике защиты одних и тех же объектов двумя патентами - на полезную модель и изобретение. Полезная модель проходит с более сильной формулой, а изобретение - с более слабой.

Из сказанного вытекает и другое преимущество патентования полезной модели перед патентованием изобретения - ее практически невозможно опротестовать, кроме тех случаев, когда техническое решение полностью как говорят "передрано" с другого известного изделия.

Кажущиеся недостатки полезной модели - отсутствие возможности патентования способов, веществ и штаммов частично компенсируются тем, что иногда под полезной моделью можно защитить способ, если удается представить его не как способ, а как систему (т.е. устройство). Иногда даже удается защитить полезной моделью такие вещи, как программный продукт, также представляя программные связи в виде блоков системы. Между тем по Правилам такие объекты не патентуются. Однако при желании можно многое. Не все, конечно, удается защитить полезной моделью, но многое.

Ведь если на руках уже есть патент на полезную модель или на изобретение, то объем прав у владельца патента на полезную модель и на изобретение, одинаков, за исключением того, что срок действия патента 20 лет, а на полезную модель 10 с возможность продления но не более чем на 3 года.

Помимо срока действия, ограниченного по сравнению с изобретениями, для полезной модели характерно и другое ограничение: в качестве полезной модели может быть запатентовано только устройство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Часто перед изобретателем, собирающимся запатентовать свое изобретение, встает вопрос: что патентовать, изобретение или полезную модель? Ответ на этот вопрос лежит сразу в нескольких плоскостях. Во-первых, сам объект изобретения может ограничивать вид патентного документа, который может быть получен на разработку. Во-вторых, цели патентования также имеют значение при ответе на этот вопрос. Кроме того, свойства самих патентов могут иметь значение при осуществлении выбора. Рассмотрим оба вида охранных документов подробнее.

Патент на изобретение является наиболее известным охранным документом в области интеллектуальной собственности. В Российской Федерации патент на изобретение предоставляет охрану запатентованного устройства, способа или состава в течение 20 лет, что является значительным сроком действия. Для получения патента изобретение должно соответствовать достаточно серьезным требованиям патентоспособности, что в ряде случаев бывает невыполнимо, несмотря на то, что разработка может предоставлять весомые преимущества при незначительных изменениях конструкции.

Для таких случаев был введен приобретший большую популярность патент на полезную модель, выдаваемый только на устройства и действующий в РФ в течение 10 лет. Это также составляет весьма длительный промежуток времени с учетом возможности продления срока действия на 3 года - вполне легко представить, что за десять лет техника может шагнуть далеко вперед и потребуется защищать уже новые разработки. Патент, полученный на результаты разработки, может прекрасно справиться со своей задачей по защите рынка и сохранению прав на интеллектуальную собственность для разработчиков изобретения или полезной модели. Также необходимо понимать, что такая охрана обеспечивает возможность проведения дальнейших научных исследований и опытно-конструкторских работ, которые за 10 лет могут быть осуществлены в нескольких направлениях и на разную глубину. В то же время в качестве компенсации за меньший срок действия патент на полезную модель имеет более мягкие требования к патентуемому объекту по сравнению с патентом на изобретение, что и обеспечивает ему популярность среди заявителей и патентообладателей.

Итак, сформулируем основные отличия полезной модели от изобретения:

ь в качестве полезной модели охраняются только такие технические решения, которые относятся к устройствам, продуктам и изделиям, имеющим физическую структуру;

ь при условии новизны в качестве полезной модели может быть зарегистрировано даже такое техническое решение, которое решает поставленную задачу очевидным для специалиста образом (то есть не требуется соответствие условию «изобретательский уровень»);

ь при оценке новизны полезной модели в уровень техники не включаются сведения об открытом применении за рубежом устройств, имеющих аналогичное назначение

ь при выдаче патента на полезную модель государственная экспертиза не обязана проверять соответствие полезной модели условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость»

ь охрана полезной модели за рубежом возможна только в тех государствах и регионах, где предусмотрен данный вид охраны.

В настоящее время можно вполне сказать, что результат интеллекуальной деятельности, способный претендовать изобретение и в конечном счете получивший патент на изобретение имеет довольно сильную правовую защиту, а вот вокруг правовой охраны полезных моделей сложилась крайне неблагоприятная ситуация.

К примеру, практически каждый предприниматель, занимающийся производством тех или иных материальных благ на территории Российской Федерации, в любой момент может утратить право использовать в своей деятельности то или иное техническое решение в связи с приобретением третьим лицом патента на соответствующую полезную модель. Да ГК РФ ст. 1361 даёт возможность использовать ранее используемое техническое решение, но без увеличения объемов производства, но от этого не легче, т.к. финансовые потери будут все равно ощутимы. Причиной этому являются, во-первых, специфические правила возникновения правовой охраны полезных моделей -- объектов патентного права, во-вторых, несовершенство отдельных положений процессуального законодательства, и, в-третьих, крайне неоперативное рассмотрение дел Палатой по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее соответственно -- Палата по патентным спорам, Роспатент). Закон предъявляет пониженные требования к техническому уровню полезных моделей по сравнению с требованиями, которые предъявляются к изобретениям: для признания полезной модели новой достаточно, чтобы новым являлся не каждый из ее существенных признаков, а их совокупность в целом. Полезная модель может представлять собой новое сочетание ранее известных признаков других технических решений. Каждый из признаков полезной модели может быть давно известен, но в подобном сочетании они должны быть предложены общественности впервые.

Описанный подход законодателя к определению признаков охраноспособности одного из объектов патентных прав сам по себе больших возражений не вызывает. Однако одним лишь упрощенным подходом к техническому уровню полезной модели дело не ограничивается. В соответствии с п. 1 ст. 1390 ГК при экспертизе заявки на полезную модель ее соответствие признакам охраноспособности не проверяется. Это означает, что компетентный орган -- ФГУ ФИПС регистрирует в качестве полезной модели и выдает соответствующий патент на любое заявленное техническое решение, относящееся к устройству. На новизну и промышленную применимость представленное решение не проверяется. В условиях огромного количества субъектов, осуществляющих на территории Российской Федерации экономическую деятельность в сфере материального производства, существование данного правила способно привести и на практике зачастую приводит к крайне негативным последствиям. Сегодня любое лицо может в явочном порядке зарегистрировать давно существующее техническое решение, приобрести на него патент и соответствующее исключительное право. С момента приобретения исключительного права правообладатель, помимо прочего, вправе запрещать третьим лицам использование данного решения. Как следствие, могут возникнуть и возникают ситуации, когда разным субъектам принадлежит исключительное право на одно и то же техническое решение. Еще больше проблем возникает тогда, когда лицо регистрирует в качестве полезной модели известное и используемое третьими лицами техническое решение и на основании принадлежащего ему исключительного права приступает к предъявлению претензий и исков к третьим лицам, свободно использующим данный объект. В этой ситуации добросовестный пользователь оказывается в крайне незавидном положении. Если действия новоявленного патентообладателя не будут квалифицированы как злоупотребление правом и если, по счастливой случайности, добросовестному пользователю не принадлежит право преждепользования данным техническим решением, он может быть понужден к прекращению использования соответствующего технического решения в своей деятельности, а также привлечен к гражданско-правовой ответственности. Правовое положение пользователя в описываемой ситуации усугубляется тем, что действующий АПК не наделяет арбитражный суд ни обязанностью, ни даже правом приостанавливать производство по делу в связи с невозможностью рассмотрения данного дела до рассмотрения в Палате по патентным спорам дела по возражению против выдачи патента на полезную модель ввиду отсутствия у полезной модели новизны. В ст. 143, 144 АПК исчерпывающим образом перечислены основания приостановления производства по делу арбитражным судом. Единственной нормой, которая могла бы быть применена в подобной ситуации, является норма подп. 1 п. 1 ст. 143 АПК, в соответствии с которой арбитражный суд обязан приостановить дело в случае невозможности его рассмотрения до разрешения другого дела, рассматриваемого другим судом. Но, как известно, Палата по патентным спорам не входит в судебную систему РФ, являясь подведомственной организацией органа исполнительной власти. На практике арбитражные суды отказываются расширительно толковать данную норму и распространять ее действие на случаи рассмотрения дела в Палате по патентным спорам. По смыслу ответчику ничто не мешает в случае последующего аннулирования патента Палатой па патентным спорам добиваться отмены вынесенного и вступившего в силу судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Данный вариант действий возможен, однако стоит ли говорить, какие убытки добросовестный производитель может понести за время простоя, который произойдет с момента вступления в силу решения о запрете использования технического решения до момента вступления в силу постановления об отмене данного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

Из сказанного видно, что современное правовое регулирование отношений по возникновению прав на полезные модели и их использованию в том виде, в каком оно представлено в современном российском законодательстве, представляет серьезную опасность для добросовестных субъектов экономической деятельности. На мой взгляд норма п. 1 ст. 1390 ГК должна быть дополнена законодателем. Следует дополнить обязательную проверку представляемых на регистрацию полезных моделей на их соответствие условиям охраноспособности, в части их проверки на новизну.

Кроме того, сфера действия нормы, содержащейся в п. 1 ст. 131 АПК, должна быть расширена. Арбитражный суд должен приостанавливать рассмотрение дела в связи с невозможностью его рассмотрения до разрешения другого дела иными правоприменительными органами, которые не входят в судебную систему. Тем более что подобное правило установлено в ч. 5 ст. 215 Гражданского процессуального РФ, и у суда общей юрисдикции в аналогичных ситуациях, когда «другое дело» рассматривается в административном порядке, основания для отложения дела имеются.

До тех пор пока соответствующие изменения в действующее законодательство не внесены, предпринимателям можно посоветовать пре дельно внимательно подходить к каждому техническому решению, которое они используют в своей деятельности. Следует регулярно проводить патентный поиск на наличие регистрации на имя третьих лиц аналогичных технических решений. В качестве специальной превентивной меры производителям можно посоветовать страховать имущественную ответственность, которая может наступить вследствие несанкционированного использования технического решения, подпадающего под чужой патент на полезную модель. Она хотя бы частично сможет покрыть убытки, вызванные регистрацией третьим лицом полезной модели.

В настоящее время на обсуждение представлен проект нового гражданского кодекса, внесены существенные изменения в процедуру получения патента. К примеру, экспертиза заявки на полезную модель согласно проекту включает в себя не только формальную экспертизу, но и экспертизу по существу.

Исходя из опыта зарубежных стран и опираясь на российские реалии, надо вводить обязательную патентную экспертизу, как необходимое основание для реализации прав на полезную модель.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гражданский кодекс РФ: В четырех частях - по состоянию на 01.07.2011г. Москва: проспект, КноРус, 2011 - 544с.

2. Учебник «Право интеллектуальной собственности» под редакцией д.ю.н., профессора, академика РАЕН, ректора РГИИС И.А. Близнеца, Издательство «Проспект» 2010, 949с.

3. Статья С.Б.Фелицына, А.В. Залесов « Полезная модель в России: необходимость совершенствования порядка правовой охраны и защиты исключительного права, Научно-практический журнал, Изобретательством VI №9,2006 изд.

4. Статья В.Е. Китайского « Изобретения, полезные модели и промышленные образцы - объекты патентного права», Научно- практический журнал, Изобретательство том VIII №2,2008 изд.

5. Гришин И.П. Комментарий к Арбитражному процессуальному ГК РФу РФ.-М.: Изд-во Эксмо, 2005.-464 с. - (Комментарии к российскому законодательству).

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая (постатейный) / Э. П. Гаврилов, О. А. Городов, С. П. Гришаев [и др.]. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 784

7. Журнал «Изобретатель и рационализатор» 2005-2008гг.

8. Статья «Изобретатели получат повестки», «Российская Бизнес Газета» № 652 от 06 мая 2008г.

9. Статья Кирий Л. Перспективы совершенствования правовой охраны полезных моделей // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. - М., 2005, № 11. - С. 15-24

10. Статья Киреева Н.В. Перспективы развития института правовой охраны полезных моделей // Сборник по материалам научных мероприятий, организованных в честь 40-летия РГИИС. - М.: РГИИС, 2009. - С. 48-50

11. Киреева Н.В. Правовая охрана полезных моделей // Патенты и лицензии. - М., 2006, № 12. - С. 21-26

12. Мещерякова В.А. Полезная модель - пират или изгой? // Патенты и лицензии. - М., 2010, № 7. - С. 20-26

13. Учебник «Объекты патентного права, средства индивидуализации и их экспертиза» Автор к.т.н., доцент Китайский В.Е. Издательство - "РГИИС" 2009 г. , 576 стр.

14. Монография "Интеллектуальная собственность в мировой экономике знаний" Автор д.э.н., профессор Мухопад В.И. Издательство: НИИ школьных технологий, 2009г., 256 стр.

Размещено на Allbest.ur