Цивільно-правові способи захисту прав на об’єкти промислової власності

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

АНДРЕЙЦЕВА ОЛЕНА БОРИСІВНА

УДК 347.77

цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності

Спеціальність 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Київ - 2009

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі міжнародного приватного та митного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України

ДОВГЕРТ Анатолій Степанович, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри міжнародного приватного та митного права.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор ШИШКА Роман Богданович, Національний університет державної податкової служби України, професор кафедри цивільно-правових дисциплін;

кандидат юридичних наук КАПІЦА Юрій Михайлович, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України, директор.

Захист відбудеться “7” квітня 2009 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.10 в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова 36/1.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к.10.

Автореферат розісланий “05” березня 2009 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради М.М. Гнатовський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Формування громадянського суспільства потребує не тільки закріплення прав і свобод людини та громадянина, але й неодмінно передбачає існування механізмів захисту таких прав. Можливості захисту прав та охоронюваних законом інтересів створюють завершену систему правового регулювання суспільних відносин.

Повною мірою це стосується і сфери суспільних відносин щодо об'єктів права інтелектуальної власності, в якій останнім часом спостерігається значне пожвавлення, пов'язане з активним процесом комерціалізації останніх. Звісно, що право не може не реагувати на такі процеси. Оновлюється законодавство, розвивається та вдосконалюється механізм правового регулювання. Як наслідок, юридичною наукою все більше уваги присвячується питанням правового регулювання суспільних відносин з приводу використання об'єктів права інтелектуальної власності та захисту прав на них. Активний оборот та використання об'єктів права інтелектуальної власності, особливо останнім часом, пов'язані із значними правопорушеннями у цій сфері, що не може не викликати відповідної реакції як на міжнародному рівні, так і на національному. Розробляються правові механізми забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, впроваджуються нові більш ефективні способи захисту тощо.

Потрібно відмітити, що серед об'єктів права інтелектуальної власності значна роль відводиться об'єктам промислової власності. На практиці ціла низка ринкових механізмів нерозривно пов'язана з правами на об'єкти промислової власності. А тому природно, що встановлення та забезпечення захисту прав на такі об'єкти стало неодмінною вимогою сучасних реалій життя. Актуальність даного питання обумовлена також євроінтеграційним курсом України, зокрема, процесом наближення законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності до міжнародних актів та актів ЄС. Разом з тим на фоні такого об'єктивно зумовленого інтересу в Україні відсутні комплексні напрацювання в сфері захисту прав на об'єкти промислової власності. Переважна більшість авторів у дослідженнях розкривають питання правової охорони прав на окремі об'єкти промислової власності, і за своєю суттю такі праці містять, як правило, аналіз матеріально-правового регулювання, встановлення і реєстрації прав на відповідні об'єкти та розкривають лише окремі питання захисту прав на такі об'єкти (Т.С. Демченко, О.В. Піхурець, Н.О. Халаїм, В.Є. Макода, О.Ю. Кашинцева, М.І. Архіпова, А.О. Кодинець та інші). Поряд з цим, слід зазначити, що захист прав на об'єкти промислової власності через призму застосування цивільно-правових способів захисту залишається недостатньо дослідженим. В роботах науковців такі аспекти розкриваються переважно в рамках аналізу механізму цивільно-правового захисту та окремих способів захисту прав інтелектуальної власності (О.А. Підопригора, Р.Б. Шишка, Г.О. Андрощук, Ю.М. Капіца, Н.М. Мироненко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Ришкова та інші). В той же час в науці цивільного права відсутній комплексний аналіз можливостей та особливостей застосування загальних способів захисту щодо прав на об'єкти промислової власності, а також специфіки застосування спеціальних способів захисту. Власне названими факторами і обумовлюється актуальність теми дослідження.

Теоретичну основу дослідження становлять роботи як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема: Г.О. Андрощука, І. Борнкамма, Ю.Л. Бошицького, М.І. Брагінського, С.М. Братуся, М.С.Е.Дж. Бронкерза, В.В. Бутнєва, Д.В.Ф. Веркада, О.П. Вершиніна, Е.П. Гаврилова, О.О. Городова, В.П. Грибанова, А.С. Довгерта, В.А. Дозорцева, В.С. Дроб'язко, П.Ф. Єлісейкіна, В.І. Єременка, Т.І. Іларіонової, О.С. Йоффе, В.О. Калятіна, Ю.М. Капіци, Н.С. Кузнецової, С. Марковича, Н.М. Мироненко, О.А. Підопригори, О.О. Підопригори, О.Д. Святоцького, О.П. Сергєєва, Є.О. Суханова, К.А. Флейшиц, С.Я. Фурси, Д.М. Чечота, Р.Б. Шишки та інших.

Нормативною основою дослідження стали положення законодавства України, міжнародно-правових актів, законодавства ЄС, а також законодавств деяких зарубіжних країн: Російської Федерації, Білорусії, Казахстану, Великобританії, Німеччини, Франції, США, Японії, Швейцарії, країн Бенілюксу, Іспанії, Сербії, Чорногорії, Південно-Африканської Республіки та інших.

Емпіричною основою дисертаційного дослідження стало використання судової практики судів України та відомих у міжнародній практиці прецедентів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в рамках комплексної програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Наукові проблеми державотворення України», теми дослідження Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Міжнародні правові, політичні та економічні засади розвитку України» (№ 01БФ048-01) та відповідного плану науково-дослідної теми кафедри міжнародного приватного та митного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Інтеграція України у світовий та європейський правовий простір».

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є аналіз правового регулювання відносин захисту прав на об'єкти промислової власності, виявлення проблем у правозастосуванні норм, що врегульовують зазначені відносини та розробка рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у сфері захисту прав на об'єкти промислової власності.

Для досягнення визначеної мети у дисертаційному дослідженні були поставлені такі задачі: провести аналіз джерел правового регулювання відносин захисту прав на об'єкти промислової власності; визначити специфіку цивільно-правових способів захисту прав на об'єкти промислової власності та їх місце в загальній системі захисту цивільних прав; розробити класифікацію існуючих способів захисту прав на об'єкти промислової власності; надати характеристику загальних способів захисту прав на об'єкти промислової власності; з'ясувати взаємодію окремих способів захисту прав на об'єкти промислової власності між собою, взаємодію матеріально-правових способів із процесуальними засобами захисту прав на об'єкти промислової власності; дослідити специфіку застосування спеціальних способів захисту прав на об'єкти промислової власності; сформулювати пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення законодавства у сфері захисту прав на об'єкти промислової власності.

Об'єкт дослідження: цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності та правовідносини щодо їх застосування.

Предмет дослідження: нормативно-правові акти України та практика їх застосування, міжнародні акти, акти законодавства ЄС та законодавств зарубіжних країн у сфері захисту прав на об'єкти промислової власності, наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів.

Методи дослідження. У процесі дослідження були використані загальнонаукові (діалектичний, історичний, системний, формально-логічний) та спеціально-юридичні (догматичний, порівняльно-правовий, техніко-юридичний) методи.

Діалектичний метод дозволив розглянути механізм захисту прав на об'єкти промислової власності у його зв'язку із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності в цілому. Застосування історичного методу дало змогу прослідкувати розвиток цивільного законодавства в сфері захисту прав на об'єкти промислової власності. Формально-логічний метод сприяв виявленню суперечностей у понятійному апараті, який застосовується у теорії цивільного права та нормах права. Догматичний метод використовувався переважно при формулюванні нових правових норм, понять і вдосконаленні вже існуючих. Порівняльно-правовий метод сприяв більш глибокому та всебічному аналізу питань встановлення, змісту, припинення та захисту прав на об'єкти промислової власності, а також з'ясуванню правової природи різних способів захисту. За допомогою техніко-юридичного методу було сформульовано ряд пропозицій щодо вдосконалення законодавства України.

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що робота є першим в Україні комплексним науковим дослідженням цивільно-правових способів захисту прав на об'єкти промислової власності. В дослідженні на підставі одержаних результатів на захист виносяться основні науково-практичні висновки, які мають новизну і полягають у наступному:

Вперше:

- сформульовано визначення правовідносин щодо захисту прав на об'єкти промислової власності. Правовідносинами щодо захисту прав на об'єкти промислової власності пропонується вважати врегульований нормами цивільного законодавства правовий зв'язок між суб'єктом прав на об'єкт промислової власності (в тому числі особою, яка має право на використання об'єкту промислової власності в порядку та межах, визначених законом чи договором) та іншою особою, який виникає у зв'язку з порушенням таких прав, і втілюється у застосуванні передбачених законодавством способів захисту;

- запропоновано і обґрунтовано нормативну концепцію побудови в межах одного нормативного акту (ЦК України) системи способів захисту прав на об'єкти промислової власності, за якою остання повинна включати у себе три рівні способів захисту: перший - загальні способи захисту (на рівні ст. 16 ЦК України); другий - спеціальні інституційні способи захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі промислової власності (на рівні ст. 432 ЦК України); третій - спеціальні окремі способи захисту прав на окремі об'єкти промислової власності на рівні відповідних глав ЦК України (глави 39, 43, 44, 45 ЦК України). Така система нормативного регулювання способів захисту прав на об'єкти промислової власності дозволить в рамках єдиного акту консолідувати всі цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності, внутрішньо узгодити такі способи, подолати внутрішні невідповідності, протиріччя та прогалини, а також надасть можливість відпрацювати послідовний механізм захисту прав на відповідні об'єкти;

- зроблено висновок, що закріплені законодавством України спеціальні інституційні способи захисту прав на об'єкти промислової власності, за правовою природою не є суто цивільно-правовими. Такі способи визначено як «квазіцивілістичні», оскільки, будучи закріпленими нормами цивільного законодавства та маючи (деякі з них) відновлювально-компенсаційну спрямованість, ці способи спрямовані переважним чином на: оперативне припинення/запобігання правопорушенню, унеможливлення повторного чи подальшого вчинення правопорушення, покладення на особу, яка порушила право, додаткових невигідних майнових наслідків тощо. Підкреслюється особлива ефективність застосування таких способів при захисті прав на об'єкти промислової власності в сучасних технологічних умовах;

- доведено доцільність закріплення в законодавстві України спеціального окремого способу захисту прав на торговельну марку - усунення за рахунок правопорушника неправомірно використаної торговельної марки чи позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, з матеріалів, якими супроводжується надання послуг, а також з документації, з реклами, з мережі Інтернет.

Одержали подальшого розвитку:

- положення щодо визначення розміру разового грошового стягнення за неправомірне використання об'єкта промислової власності (компенсації). Аргументовано доцільність при визначенні розміру компенсації розмежовувати випадки, коли порушення прав на об'єкт промислової власності вчинене з умислу чи грубої необережності та за їх відсутності: а) у випадках вчинення порушення за відсутності умислу чи грубої необережності, запропоновано розмір компенсації визначати співрозмірно розміру завданих збитків; б) у випадках вчинення порушення з умислу чи грубої необережності, розмір належної до сплати компенсації має бути «підвищеним», тобто значно збільшеним (у два/чи більше рази) по відношенню до розміру завданих збитків;

- підхід про необхідність комплексного врегулювання в законодавстві України відносин, що виникають у випадку зіткнень прав на різні об'єкти промислової власності. Обґрунтовано доцільність закріплення на законодавчому рівні універсальних та спеціальних принципів усунення зіткнень прав на різні об'єкти промислової власності. Ключовим універсальним принципом запропоновано визнати підхід, згідно якого право на один об'єкт промислової власності не повинно превалювати по відношенню до права на будь-який інший об'єкт промислової власності; при зіткненні прав на різні об'єкти промислової власності визначальним має бути пріоритет у часі виникнення права;

- положення про необхідність вдосконалення правового регулювання відносин щодо захисту прав ліцензіатів. Обґрунтовано доцільність на рівні законодавства України чітко закріпити за кожним ліцензіатом право на захист у випадку, якщо порушення третіми особами права на об'єкт промислової власності, на використання якого видана ліцензія, зачіпає права ліцензіата, надані йому на підставі ліцензійного договору. При цьому права ліцензіата повинні захищатись всіма передбаченими законодавством для захисту прав на об'єкти промислової власності способами, як загальними, так і спеціальними.

На підставі наведених та інших висновків вносяться пропозиції щодо вдосконалення законодавства України:

а) запропоновано статтю 43-2 ГПК України «Види запобіжних заходів» доповнити наступними заходами: заборона вчинення певних дій; встановлення обов'язку вчинення певних дій; опис, з вилученням або без вилучення зразків; вилучення товарів, що порушують права, та, у відповідних випадках, матеріалів та знарядь, що використовувались для виготовлення таких товарів, та пов'язаних з такими товарами документів. Додатково запропоновано у ст. 43-2 ГПК України зробити застереження, що у разі необхідності судом можуть бути застосовані й інші види запобіжних заходів, які не суперечать законодавству України;

б) доведено, що застосування способу «усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати», повинно обмежуватись лише випадками, коли необхідність введення контрафактних товарів в цивільний оборот обумовлена винятковими обставинами, а саме суспільною необхідністю. Запропоновано положення наступного змісту: «У разі, коли введення в цивільний оборот товарів, виготовлених з порушенням прав на торговельну марку, пов'язане із суспільною необхідністю, особа, права якої порушено, може вимагати усунення за рахунок правопорушника з таких товарів, упаковок незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати»;

в) інші пропозиції як до ЦК України, так і до спеціальних законів щодо охорони прав на об'єкти промислової власності.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Отримані результати дослідження можуть бути використані для подальшого розвитку вітчизняної науки цивільного права, дослідження юридичної природи способів захисту прав на об'єкти промислової власності, як в цілому їх системи, так і кожного з них окремо, а також враховані при вдосконаленні окремих положень цивільного законодавства України. Пропоновані підходи до розуміння тих чи інших положень чинного законодавства можуть використовуватись в процесі правозастосовчої діяльності, в тому числі при захисті цивільних прав в судах. Вони також можуть бути методологічною основою та теоретичним підґрунтям для подальших наукових досліджень з цієї тематики.

Теоретичні концепції можуть бути використані у науковій та навчально-педагогічній діяльності, в навчальному процесі при викладанні курсу «Цивільне право», «Порівняльне цивільне право», а також ряду спецкурсів «Право інтелектуальної власності», «Патентне право», «Судовий захист цивільних прав» і при підготовці відповідного розділу підручників, навчальних посібників, науково-практичних видань.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, спеціальним комплексним дослідженням цивільно-правових способів захисту прав на об'єкти промислової власності.

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданні кафедри міжнародного приватного та митного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, основні положення дисертації доповідались на науково-практичних конференціях: «Актуальні питання розвитку інноваційної діяльності» (Алушта, 9-16 вересня 2002 року); Науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Перші Всеукраїнські осінні юридичні читання» (Хмельницький інститут регіонального управління та права, 10-11 листопада 2002 року); «Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні» (Національний університет ім. Івана Франка, м. Львів, 16 лютого 2003 року); Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання» (Хмельницький університет управління та права, 5-6 листопада 2004 року); Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «П'яті осінні юридичні читання» (Хмельницький університет управління та права, 22-23 листопада 2006 року).

Публікації. За темою дисертації та відповідно до її змісту опубліковано: 7 статей в журналах та збірниках, що входять до переліку наукових фахових видань, затвердженому ВАК України, а також тези 5 доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації зумовлена завданнями та складається зі вступу, трьох розділів, шести підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (259 найменувань). Загальний обсяг дисертації складає 222 сторінки, із них основного тексту 196 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження дисертації, розкривається стан наукової розробки цивільно-правових способів захисту прав на об'єкти промислової власності, дається характеристика об'єкта, предмета та методів дослідження, визначається мета і задачі дослідження, формулюється наукова новизна та викладаються основні положення, які виносяться на захист, висвітлюється практичне значення й апробація результатів дослідження, вказуються публікації та апробації за темою дисертації.

В розділі першому «Теоретичний аналіз правовідносин щодо цивільно-правового захисту прав на об'єкти промислової власності» досліджуються теоретичні питання цивільно-правового захисту прав на об'єкти промислової власності, структури правовідносин щодо цивільно-правового захисту зазначених прав, особливості таких правовідносин, а також теоретичні питання цивільно-правових способів захисту прав на об'єкти промислової власності.

В підрозділі 1.1. «Поняття та кваліфікаційні ознаки правовідносин щодо захисту прав на об'єкти промислової власності» визначаються кваліфікаційні ознаки правовідносин щодо захисту прав на об'єкти промислової власності, особливості об'єкту та суб'єктного складу таких правовідносин.

Правовий захист розглядається у співвідношенні з такою категорією як правова охорона. Аналіз існуючих точок зору стосовно поняття «цивільно-правовий захист» дозволив приєднатися до позиції, згідно якої категорія «захист» - це заходи, що застосовуються у випадках, коли цивільні права порушені, оспорені чи невизнані, натомість «охорона» - це встановлення загального правового режиму. На основі цього зазначається, що захист прав на об'єкти промислової власності - це передбачена законодавством сукупність заходів щодо визнання, поновлення прав, усунення перешкод у реалізації прав та законних інтересів в сфері промислової власності. В роботі право на захист розглядається як самостійне суб'єктивне право, яке виникає в момент порушення права та являє собою передбачену нормами права або договору можливість управомоченої особи використовувати заходи правоохоронного характеру з метою відновлення порушеного права та припинення дії, яка порушує право.

Зазначається на розмежуванні між правом власності та правом інтелектуальної власності. Підкреслюється, що з огляду на нематеріальний характер об'єктів права інтелектуальної власності, правовий механізм захисту права власності не застосовується до права інтелектуальної власності; застосування способів захисту щодо права інтелектуальної власності обмежується неможливістю фізичного впливу на самий нематеріальний об'єкт.

При аналізі структури правовідносин щодо захисту прав на об'єкти промислової власності визначається, що об'єктом таких правовідносин виступають безпосередньо права на об'єкти промислової власності, порушені з боку третіх осіб. До об'єктів промислової власності у дослідженні віднесено: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг) та географічні зазначення. Права на об'єкти промислової власності характеризуються тим, що підтверджені у встановленому законом порядку, перебувають під правовою охороною та наділені особливими рисами: як правило, обмежені територією та строком чинності, можуть обмежуватись у визначених законом випадках та являють собою легальну монополію для правоволодільця, який вправі використовувати самостійно, забороняти чи дозволяти іншим особам використовувати відповідні об'єкти в межах, передбачених законом.

До суб'єктів правовідносин щодо захисту прав на об'єкти промислової власності можна віднести суб'єктів прав на об'єкти промислової власності, якими є фізичні або юридичні особи, права яких на вказані об'єкти засвідчені відповідними правоохоронними документами (патентом/свідоцтвом), строк чинності яких не закінчився; а також особи, які у встановленому законом порядку мають права на відповідні об'єкти промислової власності без отримання таких документів - суб'єкти прав на комерційні найменування, торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана добре відомою. З іншого боку, суб'єктами таких правовідносин виступають особи, неправомірними діями яких порушуються права на об'єкти промислової власності. Особливим суб'єктом виступає ліцензіат. Законодавство України чітко не закріплює за ліцензіатом права на захист від порушень з боку третіх осіб прав на об'єкти промислової власності, на використання яких видана ліцензія. Така прогалина законодавства створює складнощі в правозастосовчій практиці. В роботі висвітлюється досвід врегулювання даного питання в інших країнах. Підкреслюється необхідність законодавчого закріплення за ліцензіатом права на захист у випадку, якщо порушення третіми особами права на об'єкт промислової власності, на використання якого видана ліцензія, зачіпає права ліцензіата, надані йому на підставі ліцензійного договору. Специфічним суб'єктом виступає також попередній користувач, який у випадках та за умови дотримання встановлених законодавством вимог наділяється певними правами на об'єкти промислової власності, і з урахуванням обсягу наданих прав наділяється відповідним правом на захист.

Зазначається, що здійснення прав і обов'язків суб'єктами правовідносин щодо захисту прав на об'єкти промислової власності реалізується крізь призму застосування матеріальних цивільно-правових способів захисту, застосування яких обмежується неможливістю фізичного впливу безпосередньо на самий нематеріальний об'єкт, можливим є лише вплив на дії, які повинен чи не повинен вчинити правопорушник.

В роботі пропонується визначення правовідносин щодо захисту прав на об'єкти промислової власності.

В підрозділі 1.2. «Класифікація цивільно-правових способів захисту прав на об'єкти промислової власності» розкривається поняття цивільно-правового способу захисту прав на об'єкти промислової власності як нормативно визначеного заходу, який особа, права на об'єкти промислової власності якої порушено, вправі застосовувати з метою відновлення порушених прав та припинення дії, що порушує такі права.

При аналізі співвідношення способу захисту із поняттям форми захисту підкреслюється, що форма захисту вказує на те, хто здійснює право на захист, а спосіб - як той чи інший суб'єкт це здійснює, за допомогою яких заходів. Автор підтримує позицію, що форми захисту можна поділити на форми, в межах яких захист здійснюється компетентними органами, та форми, в межах яких захист здійснюється самими суб'єктами захисту. В рамках першої форми потрібно виділяти захист у судовому порядку, адміністративному порядку та порядку третейського судочинства, а в рамках другої - самозахист та заходи оперативного впливу.

Висвітлюються деякі існуючі в науці підходи щодо класифікації способів захисту цивільних прав та способів захисту прав на об'єкти промислової власності. У дослідженні пропонується класифікувати способи захисту прав на об'єкти промислової власності на: а) загальні - способи, передбачені ст. 16 ЦК України; б) спеціальні - способи, передбачені ст. 432 ЦК України та законами щодо охорони прав на окремі об'єкти промислової власності. Серед спеціальних способів захисту пропонується виділяти: а) спеціальні інституційні способи, які застосовуються щодо захисту прав на усі об'єкти промислової власності (передбачені ч. 2 ст. 432 ЦК України); та б) способи, які можуть застосовуватись тільки щодо захисту прав на окремі об'єкти промислової власності - спеціальні окремі способи захисту (визнання патенту/свідоцтва недійсним; встановлення права попереднього користування; усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, та знищення виготовлених зображень знаку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати).

У другому розділі «Загальні способи захисту прав на об'єкти промислової власності» аналізується сутність загальних способів захисту, їх місце в механізмі захисту цивільних прав, а також особливості застосування цих способів щодо захисту прав на об'єкти промислової власності.

У підрозділі 2.1. «Характеристика загальних способів захисту» проводиться загальний аналіз способів захисту, закріплених у ч. 2 ст. 16 ЦК України.

Застосування загальних способів захисту можливе в будь-яких випадках, тобто при порушенні будь-якого цивільного права. Особливого значення застосування таких способів щодо захисту прав на об'єкти промислової власності набуває у випадках, коли законодавство не передбачає спеціальні способи захисту. Вибір конкретного способу захисту порушених прав на об'єкти промислової власності може бути або прямо визначений у законі, або обумовлений специфікою права, що захищається. Загальним правилом є можливість особи, права якої порушено, самостійно обирати конкретний спосіб захисту.

Досліджується досвід інших країн щодо закріплення у законодавстві загальних способів захисту цивільних прав. В роботі висвітлюються деякі існуючі в науці підходи щодо класифікації загальних способів захисту цивільних прав.

Загальні способи захисту можуть застосовуватися як у випадках позадоговірного порушення прав на об'єкти промислової власності, так і у випадках договірного порушення прав сторін договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та договорів комерційної концесії. В межах договірних відносин постає питання про порушення лише відносних прав сторони договору, а не прав інтелектуальної власності з боку третіх осіб. Використання договірної конструкції передачі прав на об'єкти промислової власності дозволяє застосовувати правовий інструментарій договірного права, а саме способи, що безпосередньо спрямовані лише на захист прав із договору. Розмежування поняття порушення прав інтелектуальної власності (в абсолютних правовідносинах) та порушення договірних зобов'язань щодо розпоряджання майновими правами на об'єкти промислової власності (у відносних правовідносинах) має важливе практичне значення при вирішенні питання, пов'язаного з вибором належного способу захисту.

Підрозділ 2.2. «Особливості застосування загальних способів захисту у правовідносинах щодо захисту прав на об'єкти промислової власності» присвячений виявленню особливостей застосування загальних способів, передбачених ч. 2 ст. 16 ЦК України, у правовідносинах щодо захисту прав на об'єкти промислової власності.

Визнання права виступає самостійним способом захисту прав на об'єкти промислової власності, однак нерідко вимога про визнання права виступає необхідною передумовою застосування інших способів захисту як загальних, так і спеціальних. Особливе значення даного способу проявляється при захисті прав, для яких законом не передбачена реєстрація та відповідне оформлення (прав на комерційне найменування).

При аналізі способу визнання правочину недійсним окреслюються загальні та спеціальні умови визнання недійсними договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та договорів комерційної концесії. Вказується на існування редакційної помилки у формулюванні положення ч. 3 ст. 1122 ЦК України. Звертається увага на проблему, пов'язану з визначенням долі ліцензійних договорів, укладених на підставі правоохоронного документу, визнаного згодом недійсним. На рівні законодавства України дане питання не врегульоване. Підкреслюється доцільність запозичення досвіду країн, за законодавством яких ліцензійні договори зберігають дію в тій частині, в якій вони були виконані до моменту винесення рішення про недійсність правоохоронного документу.

Застосування способу припинення дії, яка порушує право, в правовідносинах щодо захисту прав на об'єкти промислової власності дозволяє припинити порушення прав. Ключова роль такого способу у вказаних правовідносинах обумовлюється тим, що мета захисту прав на об'єкти промислової власності досягається шляхом здійснення впливу саме на дії правопорушника, а не на сам об'єкт права, шляхом пред'явлення вимоги про припинення неправомірного використання об'єкту. Як свідчить судова практика, в переважній більшості випадків саме до цього способу звертаються суб'єкти захисту. Зазначається, що ні ЦК України, ні спеціальні закони щодо охорони прав на об'єкти промислової власності (за виключенням Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів») не містять навіть приблизного переліку дій, які можуть визнаватись порушенням прав на об'єкти промислової власності. Підтримується позиція включення до спеціального законодавства приблизного невичерпного переліку дій, які могли б визнаватися порушенням прав на відповідні об'єкти.

З огляду на неможливість фізичного впливу на самий об'єкт промислової власності в силу його нематеріальної природи спосіб відновлення становища, яке існувало до порушення, застосовується лише у поодиноких випадках, коли законодавство не передбачає іншого найбільш придатного способу захисту відповідних прав.

В роботі зазначається, що застосування способів виконання обов'язку в натурі, зміна правовідношення та припинення правовідношення, обмежується сферою договірних правовідносин (договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та договорів комерційної концесії), де постає питання про порушення відносних прав сторін договору. Звертається увага, що при порушенні ліцензіатом меж використання об'єкту промислової власності, визначених договором (територіальних меж, обсягів використання тощо) має місце порушення абсолютних прав інтелектуальної власності ліцензіара. Належною вимогою в такому випадку є вимога про припинення неправомірного використання об'єкта.

В правовідносинах щодо захисту прав на об'єкти промислової власності застосування способу відшкодування збитків пов'язане із складнощами визначення розміру збитків, які зазвичай мають прояв у вигляді упущеної вигоди. В роботі розглядаються найбільш розповсюджені методи обчислення розміру упущеної вигоди: на основі прибутку, який отримав правопорушник; прибутку, який мав отримати правоволоділець, якби порушення не сталося; визначення звичайного розміру ліцензійної винагороди. Звертається увага на досвід застосування цих методів в зарубіжних країнах та висвітлюються позитивні аспекти такого досвіду.

В загальних рисах окреслюється спосіб відшкодування моральної немайнової шкоди та зазначається, що застосування такого способу має місце при захисті особистих немайнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

В роботі висвітлюється застосування способу визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, його посадових і службових осіб у випадках оскарження у судовому порядку рішень Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання винаходу/корисної моделі, рішень митних органів про надання дозволу на переміщення через митний кордон України контрафактних товарів, рішень Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності та рішень Державного департаменту інтелектуальної власності.

Третій розділ «Спеціальні способи захисту прав на об'єкти промислової власності» присвячений аналізу спеціальних (інституційних та окремих) способів захисту прав на об'єкти промислової власності, підстав, умов та практики застосування таких способів, а також виявленню їх специфіки.

У підрозділі 3.1. «Спеціальні інституційні способи захисту прав на об'єкти промислової власності» проводиться аналіз спеціальних способів захисту, закріплених у ч. 2 ст. 432 ЦК України, з'ясовується правова природа таких способів, висвітлюється їх відповідність встановленим стандартам забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності, а також розглядаються спеціальні способи захисту, що застосовуються в практиці зарубіжних держав.

Підкреслюється, що закріплення спеціальних інституційних способів захисту в ЦК України було обумовлено процесом вдосконалення законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності у зв'язку з виконанням вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ. Способи, передбачені у ч. 2 ст. 432 ЦК України, у порівнянні із загальними способами, закріпленими в ч. 2 ст. 16 ЦК України, є спеціальними, оскільки спрямовані на захист виключно прав інтелектуальної власності.

При аналізі способу застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів звертається увага, що даний спосіб не має відновлювально-компенсаційної спрямованості. Він застосовується з метою запобігання порушенню прав інтелектуальної власності та/або задля збереження відповідних доказів за ініціативою особи, яка має підстави побоюватись, що подача для неї доказів стане згодом неможливою або утрудненою, а також підстави вважати, що її права порушено або існує реальна загроза їх порушення. Висвітлюється позитивний досвід застосування вказаного способу в практиці зарубіжних країн. Приділяється увага можливості застосування вищезазначеного способу за допомогою процесуальних заходів, закріплених процесуальним законодавством України. Спосіб, закріплений в п. 1 ч. 2 ст. 432 ЦК України, може бути застосований за допомогою заходів забезпечення позову та заходів забезпечення доказів за ЦПК України та запобіжних заходів за ГПК України. Положення обох кодексів передбачають можливість особи подати до відповідного суду заяву про вжиття певних заходів до подачі позову з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності та/або збереження відповідних доказів. Підкреслюється, що закріплені в ГПК України види запобіжних заходів (ст. 43-2), не відповідають в повній мірі практичним потребам захисту прав на об'єкти промислової власності. У ГПК України відсутні такі види запобіжних заходів, як «заборона вчиняти певні дії» та «встановлення обов'язку вчинити певні дії», в той час як практика інших держав виявляє доцільність та ефективність застосування таких заходів. Також в ГПК України відсутні такі заходи збереження доказів: а) опис, з вилученням або без вилучення зразків, та б) вилучення товарів, що порушують права, та, у відповідних випадках, матеріалів та знарядь, що використовувались для виготовлення таких товарів, та пов'язаних з такими товарами документів, - необхідність застосування яких передбачено актами ЄС. Додатково підкреслюється юридична некоректність редакції ст. 43-2 ГПК України, яка визначає вичерпний перелік видів запобіжних заходів. З огляду на вищезазначене в роботі обґрунтовуються пропозиції щодо внесення уточнень до ст. 43-2 ГПК України. Додатково зазначається, що за ЦПК України застосування вищезазначених заходів теоретично можливо з огляду на невичерпний перелік способів забезпечення доказів, що можуть бути застосовані судом.

При характеристиці способу зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності окреслюються загальні питання адміністративно-правового контролю на кордоні за переміщенням товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності. Аналіз судової практики виявив, що при застосуванні вказаного способу суди стикаються з проблемою правильної кваліфікації відповідної вимоги. Процесуальне законодавство України чітко не передбачає заходів, за допомогою яких можливе застосування способу, закріпленого в п. 2 ч. 2 ст. 432 ЦК України. Оскільки мета застосування вказаного способу і мета застосування «негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності» співпадає - запобігти порушенню права інтелектуальної власності - висловлюється думка про можливість застосування способу, передбаченого в п. 2 ч. 2 ст. 432 ЦК України, за допомогою заходів забезпечення позову (за ЦПК України) та запобіжних заходів (за ГПК України). Обґрунтовується доцільність уточнити п. 2 ч. 2 ст. 432 ЦК України наступним чином: «зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт (включаючи реекспорт) яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності».

В роботі розглядаються способи вилучення та знищення товарів, вилучення та знищення матеріалів та знарядь, закріплені пунктами 3 та 4 ч. 2 ст. 432 ЦК України. Застосування даних способів не ставиться у залежність від заподіяння збитків, необхідним є доведення, що товари виготовлені або введені у цивільний оборот з порушенням прав на об'єкти промислової власності. При застосуванні способу, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 432 ЦК України, необхідним є також доведення, що матеріали та знаряддя використовувались «переважно» для виготовлення контрафактних товарів. Підкреслюється, що законодавство не розкриває значення «переважно». Звертається увага на питання визначення кола суб'єктів, щодо яких може бути постановлено рішення про вилучення контрафактних товарів. В цьому аспекті підкреслюється позитивний досвід зарубіжних країн, законодавство яких передбачає спосіб «надання інформації щодо походження та каналів збуту контрафактних товарів», застосування якого сприяє виявленню найбільш повного кола осіб, які володіють контрафактними товарами. Підкреслюється, що способи, передбачені пунктами 3 та 4 ч. 2 ст. 432 ЦК України, складно віднести до цивільно-правових заходів впливу. Такі способи мають багато спільного із адміністративно-правовою санкцією. Додатково обґрунтовується, що вилучення та знищення товарів, матеріалів та знарядь має здійснюватись без будь-якої компенсації та за рахунок правопорушника, у зв'язку з чим пропонуються відповідні уточнення до пунктів 3 та 4 ч. 2 ст. 432 ЦК України.

В дослідженні здійснюється аналіз способу, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України, застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності (компенсації). Застосування даного способу має місце «замість відшкодування збитків», тобто за майнову шкоду заподіяну неправомірним використанням відповідних об'єктів. Підкреслюється неможливість застосування вищезазначеного способу в правовідносинах щодо захисту прав на об'єкти промислової власності з огляду на відсутність у законодавстві України щодо охорони прав на об'єкти промислової власності регламентації порядку визначення розміру компенсації. В роботі проводиться аналіз існуючої практики застосування компенсації в сфері авторського права та суміжних прав. Звертається увага на доцільність конкретизації на законодавчому рівні умов застосування компенсації. З огляду на зазначене пропонується внести уточнення до п. 5 ч. 2 ст. 432 ЦК України, де передбачити, що разове грошове стягнення має застосовуватись за умови доведення факту неправомірного використання відповідного об'єкту, при цьому особа, права якої порушено, звільняється від доведення розміру заподіяних збитків. В дослідженні розглядається проблема визначення розміру компенсації за неправомірне використання об'єктів промислової власності. Підкреслюється доцільність при визначенні розміру компенсації враховувати певні критерії. Пропонується розмежовувати випадки, коли порушення прав на об'єкт промислової власності вчинене з умислу чи грубої необережності та за їх відсутності. За умов відсутності в діях правопорушника умислу чи грубої необережності розмір компенсації має визначатися співрозмірно заподіяним збиткам. У випадку вчинення порушення з умислу чи грубої необережності, вважається за доцільне застосовувати «підвищену компенсацію» (тобто збільшений у два/чи більше рази приблизний розмір завданих збитків), розмір якої зумовлюватиме настання додаткових майнових обтяжень для правопорушника. Такий підхід сприятиме ефективності боротьби з умисними порушеннями прав на об'єкти промислової власності. Додатково звертається увага на позитивність закріплення альтернативних варіантів визначення розміру компенсації - так званої «вилки» (встановлення граничних розмірів) та прив'язки до розміру заздалегідь визначених платежів (наприклад, ліцензійних платежів). Можливість вибору того чи іншого альтернативного варіанту визначення розміру компенсації має бути надана особі, права якої порушено. Стосовно правової природи компенсації підтримується позиція, що даний спосіб поряд з відновлювально-компенсаційною спрямованістю має бути спрямований також на покарання протиправної поведінки.

При аналізі способу опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення підкреслюється, що застосування даного способу надає можливість відновити репутацію правоволодільця та інформувати широке коло споживачів про наявність на ринку контрафактних товарів, а також спрямоване на попередження майбутніх правопорушень. Підкреслюється, що законодавче визначення поняття «засоби масової інформації» не охоплює такого засобу розповсюдження інформації як мережа Інтернет. Додатково обґрунтовується доцільність нормативно закріпити, що опублікування відомостей та судового рішення має здійснюватись за кошт правопорушника. З огляду на зазначене пропонується п. 6 ч. 2 ст. 432 ЦК України уточнити наступним чином: «опублікування за рахунок правопорушника відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення в засобах масової інформації та в мережі Інтернет».

При з'ясуванні правової природи спеціальних інституційних способів підкреслюється, що способи, передбачені ч. 2 ст. 432 ЦК України, не є суто цивільно-правовими. Такі способи запропоновано визначити як «квазіцивілістичні», оскільки, будучи закріпленими нормами цивільного законодавства та маючи (деякі з них) відновлювально-компенсаційну спрямованість, ці способи спрямовані переважним чином на: оперативне припинення/запобігання правопорушенню, унеможливлення повторного чи подальшого вчинення правопорушення, покладення на особу, яка порушила право, додаткових невигідних майнових наслідків тощо.

В роботі в загальних рисах окреслюються деякі спеціальні способи захисту, відомі законодавству зарубіжних країн. При розгляді способу ліквідація юридичної особи (припинення діяльності фізичної особи-підприємця), відомого законодавству РФ, зазначається, що він застосовується за ініціативою прокурора, коли особа неодноразово чи грубо порушує права на результати інтелектуальної діяльності чи на засоби індивідуалізації. Практика щодо застосування даного способу ще не склалась. Спосіб ухвалення судової заборони визнається досить ефективним в практиці зарубіжних країн, особливо при захисті прав на торговельні марки. Даний спосіб виступає ефективним стримуючим заходом, що спрямований на недопущення вчинення повторних порушень прав на об'єкти інтелектуальної власності. Спосіб надання інформації про третіх осіб дозволяє не тільки виявити максимально можливе коло осіб, що порушують права на об'єкти інтелектуальної власності, і тим самим припинити максимальний обсяг правопорушень, але й сприяє визначенню розміру збитків чи розміру компенсації. Досвід зарубіжних країн вказує на особливу ефективність даного способу захисту.

Підрозділ 3.2. «Спеціальні окремі способи захисту прав на об'єкти промислової власності» присвячений аналізу спеціальних окремих способів захисту, які передбачені спеціальними законами щодо охорони прав на об'єкти промислової власності, та особливостям їх застосування.

Звертається увага, що закони щодо охорони прав на об'єкти промислової власності у статтях під назвою «способи захисту прав» не містять способів захисту як таких. Встановлено, що більшість способів, які передбачені вказаними законами, дублюють загальні способи захисту, закріплені у ч. 2 ст. 16 ЦК України.

Застосування спеціального окремого способу визнання патенту/свідоцтва недійсним дозволяє констатувати невизнання за недійсним патентом/свідоцтвом значення юридичного факту, а також дозволяє визнати право інтелектуальної власності правоволодільця та усунути перешкоди у здійсненні цього права. Звертається увага на дію «презумпції дійсності» правоохоронного документу. Підіймається питання підвідомчості спорів щодо визнання патенту/свідоцтва недійсним. Аналізується питання визнання патенту/свідоцтва недійсним з підстав видачі правоохоронного документу внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. В цьому аспекті звертається увага на проблему зіткнення прав на різні об'єкти промислової власності. Окреслюються випадки зіткнення прав на торговельну марку та прав на комерційне найменування, прав на торговельну марку та прав на промисловий зразок. Підкреслюється, що законодавство не містить такої підстави для відмови у наданні правової охорони промисловому зразку, як умова, коли останній містить позначення, що відтворює повністю або частково торговельну марку. Це спричинює випадки, коли використання такого промислового зразка не визнається порушенням прав на торговельну марку. Вказується на відсутність в законодавстві України комплексного регулювання питань зіткнень прав на різні об'єкти промислової власності, у зв'язку з чим пропонується розробка та закріплення на законодавчому рівні універсальних та спеціальних принципів вирішення таких конфліктів. Ключовим універсальним принципом пропонується визнати підхід, згідно якого право на один об'єкт промислової власності не повинно превалювати по відношенню до права на будь-який інший об'єкт промислової власності; при зіткненні прав на різні об'єкти промислової власності визначальним має бути пріоритет у часі виникнення права.

Спосіб встановлення права попереднього користування застосовується при захисті прав такого суб'єкта як попередній користувач. Даний спосіб є способом захисту прав такого суб'єкта у випадку невизнання його прав власником правоохоронного документу. В роботі висвітлюються особливості правової конструкції попереднього користування стосовно об'єктів патентного права та торговельної марки, а також умови встановлення права попереднього користування. Особлива увага приділена праву попереднього користування на торговельну марку, що є новим в сфері промислової власності. Звертається увага на відсутність нормативного визначення таких понять як «значна та серйозна підготовка» та «добросовісне використання» торговельної марки, що створює проблеми на практиці. Розглядається проблема узгодження якості товарів (послуг) попереднього користувача з якістю товарів (послуг) власника свідоцтва на торговельну марку та висловлюються відповідні пропозиції.

В роботі здійснюється аналіз способів усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, та знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Дані способи передбачено законодавством лише щодо захисту прав на торговельну марку. Наголошується на доцільності їх нормативного закріплення і щодо захисту прав на географічні зазначення та комерційні найменування з урахуванням специфіки відповідних об'єктів. Спосіб знищення виготовлених зображень знака або позначення застосовується при необхідності знищення тих зображень знака/позначення: а) що виготовлені, але ще не нанесені на товар, упаковку тощо, або б) що використовуються для індивідуалізації послуг на ринку. Обґрунтовується, що застосування способу усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака (позначення) повинно обмежуватись лише випадками, коли необхідність введення контрафактних товарів в цивільний оборот обумовлена винятковими обставинами, а саме суспільною необхідністю (мається на увазі соціально значимі товари, наприклад, ліки під час епідемії). В роботі пропонується уточнення до формулювання такого способу. За відсутності виняткових обставин (суспільної необхідності) контрафактні товари мають бути вилучені та знищені на підставі п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України. Такі уточнення щодо способу захисту узгоджуватимуться з вимогами Угоди TRIPS. Додатково обґрунтовується доцільність нормативно закріпити новий спеціальний окремий спосіб захисту прав на торговельну марку - усунення за рахунок правопорушника неправомірно використаної торговельної марки чи позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, з матеріалів, якими супроводжується надання послуг, а також з документації, з реклами, з мережі Інтернет.