В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22 июня 2016 года № А56-68340/2015 Постановление Суда по интеллектуальным правам [Электронный ресурс] : постановление от 22 июня 2016 г., дело № А56-68340/2015 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». рассматривается жалоба ЗАО на решение Арбитражного суда первой инстанции об удовлетворении иска Завода к ЗАО о защите прав на товарный знак путем запрета использовать в предложениях о продаже, запрета ответчику использовать в объявлениях, на вывесках, в рекламе, на документации, связанной с введением в гражданский оборот товаров, обозначения «С...» и «Н...», взыскания с ответчика 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. По мнению ЗАО, обозначения «С...» и «Н...» являются общепринятыми обозначениями. Кроме того, ЗАО, полагает, что судами не дана оценка его доводам о злоупотреблении правом Заводом, осуществившим регистрацию спорных товарных знаков с целью создания препятствий в хозяйственной деятельности конкурирующих организаций. Доводы ЗАО, касающиеся злоупотребления правом со стороны Завода при регистрации товарных знаков и неприменения судами статьи 10 ГК РФ, суд посчитал несостоятельными, поскольку данные возражения подтверждения в материалах дела не нашли, а из фактических обстоятельств и представленных в материалы дела доказательств не усматривается, что подав в 2011 году заявку на регистрацию товарных знаков «С...» и «Н...», Завод действовал исключительно с намерением причинить вред ЗАО или иным хозяйствующим субъектам. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией подается с приложением к нему решения Федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений статьи 14.4 «О защите конкуренции».

В решении Суда по интеллектуальным правам от 5 июля 2016 года по делу № СИП-525/2015 Решение Суда по интеллектуальным правам : решение от 5 июля 2016 г., дело № СИП-525/2015 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». рассматривался вопрос о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19 июня 2015 года об отказе в удовлетворении возражения против предоставления на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку со словесным обозначением «В...» по международной регистрации № 1058997. Оспариваемым решением Роспатента от 19 июня 2015 года в удовлетворении данного возражения было отказано, правовая охрана спорного товарного знака на территории Российской Федерации оставлена в силе. По мнению Заявителя, обжалуемое решение Роспатента является незаконным и необоснованным, поскольку оно принято в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ, а также статьями 6.quinquies и 10.bis Парижской конвенции. Также компания-заявитель указывает на то, что действия общества, связанные с регистрацией товарного знака, который можно смешать с наименованием лекарственного средства, которое не подлежит регистрации в качестве товарного знака, представляют собой недобросовестную конкуренцию и злоупотребление правом в силу положений статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции. Суд, рассматривая данный довод, также, как и в предыдущих делах указал на необходимость приложения решения федерального антимонопольного органа.

Такой же вывод содержится в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2016 года по делу № СИП-93/2016 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам : постановление от 19 сен. 2016 г., дело № СИП-93/2016 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/527dfcde-042d-42d9-9337-ad8e448fe90c. (дата обращения : 20.04.2018)., постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2016 года по делу № СИП-611/2015 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам : постановление от 30 мая 2016 г., дело № СИП-611/2015 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/0e86438b-6a87-4d8f-87ed-3a92cd963a70. (дата обращения: 20.04.2018), решении Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2016 года по делу № СИП-475/2015 Решение Суда по интеллектуальным правам : решение от 27 апр. 2016 г., дело № СИП-475/2015 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/6eba66c7-6dfc-412b-b5e4-37478fd09d7b. (дата обращения : 20.04.2018)., решении Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2017 года по делу № СИП-264/2016 Решение Суда по интеллектуальным правам : решение от 31 янв. 2017 г., дело № СИП-264/2016 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/183196a0-3363-4064-9a0a-f1bc11fc05fa. (дата обращения : 20.04.2018). . Подобные отсылки, не только на ст. 14.4 Закона «О защите конкуренции», но и, например, на ст. 10 ГК РФ, носят исключительно декларативный характер. Обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства, выявление нарушений, предупреждение недобросовестной конкуренции и привлечение к ответственности входит в функции антимонопольного органа, суд самостоятельно не применяет ст. 14.4 Закона «О защите конкуренции».

Применение ст. 14.4 Закона «О защите конкуренции» можно проиллюстрировать постановлением Суда по интеллектуальным правам от 8 декабря 2016 года по делу № А64-3673/2015 Постановление Суда по интеллектуальным правам : постановления от 8 дек. 2016 г., дело № А64-3673/2015 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/cab32c1d-c181-4d73-a620-ff26f80d521b. (дата обращения : 20.04.2018)..

Индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании незаконным и подлежащим отмене решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области (далее - УФАС) от 20.05.2015 г. № А4-22/13. Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 26 февраля 2016 года, оставленного без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 июня 2016 года, в удовлетворении заявленных требований отказано. Не согласившись с принятыми судебными актами, Индивидуальный предприниматель обжаловал их в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа. Определением Арбитражного суда Центрального округа от 12 октября 2016 года кассационная жалоба передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Заявитель указывает на ошибочность вывода антимонопольного органа о том, что при регистрации спорного товарного знака «Тамбовский волк» предприниматель действовал с недобросовестными намерениями с целью монополизировать за собой право использовать указанное обозначение, получая необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности. Указанные выводы сделаны на основании недопустимых доказательств по делу.

При рассмотрении спора установлено, что Индивидуальный предприниматель является правообладателем товарного знака «Тамбовский волк», зарегистрированного 10 июня 2008 года (приоритет от 29 марта 2007 года) под № 352557 в отношении 21 класса товаров: домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); сервизы (столовая посуда); стаканы; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла; фляги; хлебницы. Кроме того, по договору от 19 августа 2013 года № РД 0129402 ООО передало исключительное право на товарный знак «Тамбовский волк» в отношении следующих классов МКТУ: 01, 02, 03, 09, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 29, 30, 34, 36, 38, 39.

По мнению УФАС, Индивидуальный предприниматель получил возможность увеличить свою прибыль за счет ограничения прибыли конкурентов, которые ранее имели возможность реализовывать сувенирную продукцию с широко известным выражением «тамбовский волк» на территории Тамбовской области без каких-либо ограничений. Кроме того, Индивидуальный предприниматель направил претензии хозяйствующим субъектам-конкурентам с требованием прекратить реализацию товаров с использованием товарного знака «Тамбовский волк», после чего предъявил иски в суд, которые были удовлетворены.

В действиях предпринимателя можно обнаружить все признаки, указанные в п. 9 ст. 4 Закона «О защите конкуренции»: действия по регистрации и использованию товарного знака (ст. 14.4 Закона «О защите конкуренции»); направлены на получение преимуществ - другие хозяйствующие субъекты данного товарного рынка лишаются возможности использовать текстовое обозначение «Тамбовский волк» в силу наличия исключительного права иного лица; противоречат требованиям добросовестности - по сути действия лица направлены на злоупотребление исключительным правом; причинили убытки хозяйствующим субъектам. Как указывает суд, критериями недобросовестности действий лица, приобретающего исключительное право на товарный знак, могут быть широкое использование другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации однородных товаров и услуг, получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами УФАС пришел к правильному выводу о наличии в действиях Индивидуального предпринимателя недобросовестной конкуренции.

Отличный классический пример недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица. УФАС и суды пришли к верному выводу о недобросовестной конкуренции, выразившейся в действиях Индивидуального предпринимателя по регистрации и использованию словосочетания «Тамбовский волк», которое широко известно среди потребителей и, по все видимости, свободно использовалось иными предпринимателями.

Еще один пример, ставший уже знаменитым - Решение Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2018 г. по делу № СИП-491/2017 Решение Суда по интеллектуальным правам : решение от 07 фев. 2018 г., Дело № СИП-491/2017 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/5e041642-3bf1-4f9b-abce-dc74fb269c25. (дата обращения : 20.04.2018). . ООО «Блэк Фрайдэй» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (Далее - ФАС России, антимонопольный орган) от 22.05.2017 по делу N 1-14-203/00-08-16 о признании недобросовестной конкуренцией действий ООО «Блэк Фрайдэй», связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак «BLACK FRIDAY» по свидетельству Российской Федерации N 563277 (ООО «Блэк Фрайдэй» является правообладателем). Первоначально с заявлением в ФАС России обратилась Ассоциация компаний Интернет-торговли, в котором просило признать действия ООО «Блэк Фрайдэй», выразившиеся в недобросовестной регистрации доменных имен на свое имя; недобросовестном приобретении исключительного права на обозначение «BLACK FRIDAY»; в недобросовестном сравнении этого общества с другими хозяйствующими субъектами; во введении в заблуждение потребителей и партнеров, нарушением статей 14.2, 14.3, 14.4 Закона «О защите конкуренции».

Антимонопольный орган исходил из того, что обозначение «BLACK FRIDAY» (Черная пятница) является общеупотребимым названием дня, следующего за днем Благодарения (четвертый четверг ноября), которое с 1932 года применяется для обозначения начала сезона рождественских распродаж. Более чем в 20 штатах США день признан официально выходным днем. Кроме США обозначение «BLACK FRIDAY» широко используется для обозначения праздника распродаж в Канаде, Великобритании, Франции, Индии, Мексике и других странах.

При этом названное обозначение за рубежом широко используется разными лицами как в традиционной торговле, так и в сферах электронной коммерции, в том числе в доменных именах, на страницах интернет-сайтов в связи с информированием потребителей о скидках на товары в день распродаж.

Антимонопольным органом установлено, что информация о проведении такого мероприятия в США была доступна и широко известна российским потребителям с 2006 года.

Кроме того, антимонопольный орган выяснил, что после регистрации спорного товарного знака (29 января 2016 года) правообладателем были направлены претензии хозяйствующим субъектам-конкурентам о запрете использования спорного обозначения в своей деятельности, а к обществу «Эксперт Таун» предъявлен иск в судебном порядке.

С учетом установленных обстоятельств антимонопольный орган пришел к выводу, что действия общества «Блэк Фрайдэй» по приобретению исключительного права на спорный товарный знак имели целью получения необоснованных преимуществ за счет использования в своей деятельности и монополизации широко известного обозначения, ассоциировавшегося у потребителей с проведением сезонной распродажи, запрет использования этого обозначения иным хозяйствующим субъектам, и могут причинить конкурентам убытки.

В настоящем судебном акте формулируются критерии для признания действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции:

1. факт использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака;

2. известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;

3. наличие на момент подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между правообладателем и иными хозяйствующими субъектами;

4. наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) получить необоснованные преимущества за счет единоличного использования известного обозначения, причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам или вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;

5. причинение либо вероятность причинения хозяйствующим субъектам-конкурентам вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Подобные критерии указывались также в Справке Суда по интеллектуальным правам «По вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» от 21 марта 2014 года № СП-21/2 Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий [Электронный ресурс] : утв. постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2. Документ не был опубликован. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»..

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть, прежде всего, установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Суд согласился с доводами антимонопольного органа. Цель приобретения ООО «Блэк Фрайдэй» исключительного права на спорный товарный знак заключалась в получении необоснованных преимуществ за счет монополизации известного во всем мире и уже используемого в Российской Федерации иными лицами обозначения, а также в устранении иных хозяйствующих субъектов-конкурентов с рынка определенной услуги.

Существует другой, противоположный, пример. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2016 года по делу № А65-9183/2016 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда : постановление от 17 окт. 2016 г., дело № А65-9183/2016 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/72f4ceab-9334-4dde-9fc7-7e6553ffc0c6. (дата обращения : 20.04.2018).. Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением, в котором просил признать незаконным решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (далее - УФАС) по делу N 08-419/2015 от 13.04.2016 г. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 августа 2016 г. заявленные требования удовлетворены. Не согласившись с выводами суда, УФАС подало апелляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить, жалобу - удовлетворить.

Как следует из материалов дела, в адрес УФАС поступило обращение ООО по факту нарушения ИП антимонопольного законодательства, а именно незаконного использования предпринимателем при осуществлении своей предпринимательской деятельности средств индивидуализации ООО и незаконного использования товарного знака. По результатам рассмотрения обращения УФАС было установлено, что ООО с 2004 года изготавливает и осуществляет реализацию сувенирной продукции под товарным знаком «Кот Казанский». Вместе с тем, УФАС установлено, что ИП 29 августа 2014 года направлено заявление в Роспатент о регистрации товарного знака «Кот Казанский», в том числе в отношении классов МКТУ, касающихся производства и реализации сувенирной продукции. Усмотрев в действиях ИП признаки нарушения антимонопольного законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона «О защите конкуренции», УФАС было возбуждено дело № 08419/2015 по признакам нарушения ИП, выразившегося в незаконном использовании исключительных прав на средства индивидуализации товаров ООО «Казанский Сувенир» в виде словосочетания «Кот Казанский», а также в незаконной реализации товара с данным словосочетанием. На основании указанного решения антимонопольным органом 12 апреля 2016 года было выдано предписание № 08-419/2015, в соответствии с которым ИП необходимо в срок до 16 мая 2016 года прекратить нарушение статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции», а именно не использовать исключительное право на средство индивидуализации товаров ООО в виде словосочетания «Кот Казанский», а также не реализовывать товар с данным словосочетанием.

Судом установлено, что ИП является правообладателем товарного знака «Кот Казанский» в отношении товаров 21, 28 и 35 класса МКТУ (класс 21 - изделия бытовые керамические, изделия из майолики, изделия из фарфора, керамики или стекла художественные, посуда фарфоровая, посуда фаянсовая, статуи из фарфора, керамики или стекла, статуэтки из фарфора, керамики или стекла, тарелки). В свою очередь, ООО является правообладателем товарного знака «Кот Казанский» в отношении товаров 09, 16, 20, 24, 26 класса МКТУ (класс 09 - магниты декоративные, класс 20 - подушки диванные, класс 24 - полотенца, класс 26 - изделия галантерейные вышитые).

Данное Постановление хорошо иллюстрирует ошибку УФАС России по Республике Татарстан. С первого взгляда действительно кажется, что в действиях ИП есть признаки недобросовестной конкуренции, нарушении исключительного права ООО. Однако, при применении Закона «О защите конкуренции» и привлечении к ответственности за недобросовестную конкуренцию нельзя забывать о положениях ГК РФ, в частности п. 2 ст. 1484 ГК РФ - исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. С учетом изложенного суд сделал правильный вывод об ошибочности позиции антимонопольного органа о незаконном использовании заявителем средств индивидуализации ООО и незаконном использовании товарного знака, поскольку ИП первым в установленном законом порядке зарегистрировал товарный знак в отношении товаров 21, 28 и 35 класса МКТУ.

Практика применения ст. 14.4. Закона «О защите конкуренции» также может быть проиллюстрирована следующими судебными актами: Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2017 года по делу № СИП-264/2016 Решение Суда по интеллектуальным правам : решение от 31 янв. 2017 г., дело № СИП-264/2016 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/183196a0-3363-4064-9a0a-f1bc11fc05fa. (дата обращения : 20.04.2018). , Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 марта 2018 года № СИП-363/2017 Решение Суда по интеллектуальным правам : решение от 29 мар. 2018 г., дело № СИП-363/2017 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/047cf429-056d-40bb-95d2-95668ed2fd95. (дата обращения : 20.04.2018)., Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2018 года по делу № А51-25127/2016 Постановление Суда по интеллектуальным правам : постановление от 15 фев. 2018 г., дело № А51-25127/2016 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/8a0e7930-9d0f-4912-92a1-9d2270bd4e9c. (дата обращения : 20.04.2018)., Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2018 года по делу № А32-14332/2017 Постановление Суда по интеллектуальным правам : постановление от 26 янв. 2018 г., дело № А32-14332/2017 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/b4b101d9-ab71-485e-8c83-6ec0f1964820. (дата обращения : 20.04.2018)., Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 февраля 2018 года по делу № А56-43779/2017 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда : постановление от 08 фев. 2018 г., дело № А56-43779/2017 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/ddb94be1-bcab-4cd3-93f7-2559b0a52a2d. (дата обращения : 20.04.2018)..

Статья 14.4 Закона «О защите конкуренции» не является новой, предыдущая редакция закона содержала ч. 2 и 3 ст. 14, которые в совокупности повторяют содержание ст. 14.4 Закона «О защите конкуренции» и ч. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Установление в действиях хозяйствующего субъекта акта недобросовестной конкуренции производится антимонопольным органом. Судом по интеллектуальным правам выработан ряд важных критериев, которые позволяют определить наличие или отсутствие в действиях хозяйствующего субъекта признаков недобросовестной конкуренции.

Параграф 2. Борьба с недобросовестной конкуренцией, связанной с использованием результатов интеллектуальной деятельности

Согласно ст. 14.5 Закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту.

Данная статья посвящена результатам интеллектуальной деятельности - объекты авторского, патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секрет производства. Кажется немного неуместным упоминание в статье о том, что на средства индивидуализации эта статья не распространяется. Этот вывод очевиден, так как происходит четкое разграничение с помощью используемой терминологии, ст. 14.4. - средства индивидуализации, ст. 14.5. - результаты интеллектуальной деятельности.

ФАС России в своем письме разъяснил значение «незаконного использования» - это несанкционированное владельцем использование объекта интеллектуальной собственности, в том случае, если такая санкция необходима О применении «четвертого антимонопольного пакета» : письмо ФАС России от 24 дек. 2015 г. № ИА/74666/15 // документ не был опубликован. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».. Стоит помнить, что в отношении результатов интеллектуальной деятельности существует множество случаев, когда такая санкция не требуется. Например, случаи свободного использования объектов авторского права (ст. 1273 - 1280 ГК РФ), действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1359 ГК РФ), право преждепользования и «послепользования».

Перечисленные в статье действия: продажа, обмен или иное введение в оборот - нарушают как личные неимущественные, так и имущественные (исключительное право) права авторов и правообладателей. Эти действия можно квалифицировать как «контрафактные действия». В связи с этим возникает дублирование норм о защите интеллектуальных прав, в частности возможности по решению суда изъять и уничтожить материальный носитель, который признан контрафактным (п. 4 ст. 1252 ГК РФ), и норм о защите от недобросовестной конкуренции. Еще большую неопределенность в данную ситуацию вносит формулировка п. 7 ст. 1252 ГК РФ: в случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.

В судебной практике встречается несколько дел, где упоминается ст. 14.5 Закона «О защите конкуренции», но суды, к сожалению, применяют данную статью неверно, так как в ситуациях, которые описываются в судебных актах, необходимо делать ссылку на ст. 14.4 или 14.6 Закона «О защите конкуренции».

Например, Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 ноября 2016 года по делу № А56-45101/2016 Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области : решение от 24 нояб. 2016 г., дело № А56-45101/2016 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/c06c4927-4dc5-4501-973a-c197ebf07ca3. (дата обращения : 20.04.2018)..

ЗАО (Истец) является правообладателем словесного товарного знака «П...» по свидетельству № 442039, зарегистрированного в отношении части товаров 30 класса МКТУ. ЗАО использует вышеуказанный товарный знак для индивидуализации своей продукции и осуществляет деятельность по производству и реализации под товарным знаком «П...» с начала 2009 года в 47 регионах Российской Федерации, что подтверждается копиями товарных накладных.

20 августа 2014 года ЗАО стали известны факты производства Ответчиком замороженных полуфабрикатов под торговой маркой «Д... п...», на этикетках которых незаконно размещается словесный элемент «П...», тождественный с товарным знаком № 442039. По мнению Истца, словесный элемент «Д... п...»является сходным до степени смешения с товарным знаком «П...».

Суд ссылается на ст. 14.5 Закона «О защите конкуренции»: согласно ст. 14.5 ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с продажей, обменом или иным введением в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Но ст. 14.5 Закона «О защите конкуренции» содержит иную формулировку: не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту. То есть данная статья не применятся к средствам индивидуализации субъекта-конкурента. В данном споре следовало применять положения ст. 14.6 Закона «О защите конкуренции».

Другим судебным актом, иллюстрирующим применение ст. 14.5 Закона «О защите конкуренции», является постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2016 года по делу № А63-3615/2016 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда : постановление от 12 сен. 2016 г., дело № А63-3615/2016 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/816af283-c747-4bda-bcd7-db02bd8197e1. (дата обращения : 20.04.2018)..

Общество обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением к Управлению антимонопольной службы по Ставропольскому краю (далее - УФАС) о признании недействительными решения № 74 от 01 марта 2016 года и предписания № 54 от 24 февраля 2016 года Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 28 апреля 2016 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено ООО «Ессентукский завод Минеральных вод на КМВ». Решением от 23 июня 2016 года в удовлетворении заявленных требований отказано.

Как установлено судом первой инстанции, в адрес УФАС поступило заявление и материалы ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ» по вопросу факта розничной продажи минеральной воды в стеклянных бутылках с обозначением «Ессентуки 17», производителем которой является Общество.

Обозначение «Ессентуки 17» является зарегистрированным наименованием места происхождения товара (далее - НМПТ). Правообладателем данного НМПТ является ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ». В ходе проверки анализа состояния конкуренции на рынке производства и оптовой реализации минеральной воды «Ессентуки 17» в Ставропольском крае, УФАС установлено, что между Обществом и ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ», а также между хозяйствующими субъектами-участниками рынка производства и оптовой реализации минеральной воды «Ессентуки 17» имеются конкурентные отношения. Минеральная вода «Ессентуки 17» широко представлена ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ», а также рядом хозяйствующих субъектов - конкурентов на рынке и легко узнаваема. Незаконное использование наименования места происхождения товара широко известного потребителю ведет к перераспределению спроса (хотя бы частично) на рынке однородных товаров в пользу контрафактного товара, тем самым причиняя конкурентам убытки в виде недополученной прибыли. Недобросовестный производитель сокращает расходы на продвижение своего товара, путем контрафакции под товар широко известный потребителю.

НМПТ является средством индивидуализации и использует его субъект-конкурент. Все-таки п. 1 ст. 14.6 Закона «О защите конкуренции» уместнее применять к данному спору, так как он содержит прямое указание на недобросовестную конкуренцию путем незаконного использования наименования места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Примеры неправильной квалификации также встречаются в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 октября 2016 года по делу № А60-2770/2016 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда : постановление от 31 окт. 2016 г., дело № А60-2770/2016 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/8da03f4d-4504-4151-8966-f41b2d22b2df. (дата обращения : 20.04.2018)., постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 декабря 2016 года по делу № А56-36540/2016 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда : постановление от 1 дек. 2016 г., дело № А56-36540/2016 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/45567a75-06d8-4a02-868e-fd6a21a78109. (дата обращения : 20.04.2018). (дата обращения : 20.04.2018)..

В свою очередь, антимонопольный орган подходит к вопросу квалификации и применении норм ст. 14.5 Закона «О защите конкуренции» более серьезно и детально. Например, как указывается в Постановлении управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области № 08-28/А269-17 Постановление управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области [Электронный ресурс] : постановление от 8 дек. 2017 г., дело № 08-28/А269-17 // URL : https://solutions.fas.gov.ru. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». в рамках дела была проведена экспертиза, в ходе которой было установлено наличие каждого признака изобретения, приведенного в качестве формулы изобретения, в модуле газопорошкового пожаротушения, который производился правонарушителем. Также свое решение антимонопольный орган основывал на преюдициальных фактах - решением Арбитражного суда Московской области от 7 апреля 2016 года и Постановлением суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2017 года по делу № А41-70419/2014 Постановление Суда по интеллектуальным правам : постановление от 1 фев. 2017 г., дело № А41-70419/2014 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/b26e5785-ee38-4e36-ae6a-3ac3196457e3. (дата обращения : 20.04.2018). уже было установлено нарушение прав на патент.

Параграф 3. Судебная практика по вопросам недобросовестной конкуренции, связанной с созданием смешения

В соответствии со ст. 14.6 Закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта - конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе:

1. незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации;

2. копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

Статья 14.6 является новеллой, подобных положений в ст. 14 в редакции Закона «О защите конкуренции» от 13 июля 2015 года О защите конкуренции [Электронный ресурс] : федер. закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31. Ст. 3434. (в ред. от 13 июля 2015 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». не было, однако содержание данной нормы оставляет после себя много вопросов. Во-первых, она говорит о возможности совершить акт недобросовестной конкуренции путем бездействия, тем самым меняя понимание о недобросовестной конкуренции как о действии или действиях. Законодатель внес изменения, но никак не пояснил в чем же может проявляться это бездействие. Во-вторых, абз. 1 говорит о смешении с деятельностью, товарами или услугами, но п. 1 и 2 посвящены исключительно товару.

Подобные акты недобросовестной конкуренции встречается довольно часто, допускается копирование определенных элементов фирменного стиля, но не допускается введение в заблуждение потребителя. Главным критерием оценки наличия смешения является субъективное восприятие товара или услуги потребителем. Данный критерий был сформулирован в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : информ. Письмо Президиума ВАС РФ от 13 дек. 2007 г. № 122 // Вестник ВАС РФ. 2008. № 2. Доступ из справ-правовой системы «КонсультантПлюс». .

Антимонопольным органом и судами уже рассмотрено несколько дел, где применялась данная статья. Например, в постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2017 года по делу № А46-15076/2016 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда : постановление от 22 фев. 2017 г., дело № А46-15076/2016 // URL : http://kad.arbitr.ru/Card/ddd45668-538a-4ce0-834b-f11e4d762ea3. (дата обращения : 20.04.2018). рассматривалась апелляционная жалоба ИП на решение Арбитражного суда Омской области от 28 декабря 2016 года по заявлению ИП к УФАС об отмене постановления. Решением Комиссии УФАС действия предпринимателя при осуществлении своей предпринимательской деятельности по розничной торговле чаем, кофе, способные вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта - конкурента: общества с ограниченной ответственностью «Чайная гильдия» по розничной торговле чаем, кофе, выразившиеся в незаконном использовании обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания), правообладателем которого является ООО «Чайная гильдия», путем размещения таких обозначений на двух вывесках у входа в помещение магазина индивидуального предпринимателя «Чаи-Кофе», что может причинить убытки ООО «Чайная гильдия», а также может нанести вред деловой репутации ООО «Чайная гильдия», признаны нарушившими часть 1 статьи 14.6 Закона «О защите конкуренции».

Далее анализируются выводы УФАС о внешнем виде и сходстве товарного знака и обозначений, используемых ИП. При таком сравнительном анализе учитывались внешний вид, цвет, форма фигур (заварочный чайник, пар, форма носика и т.д.), отдельные детали изобразительных элементов. Сравнение происходит с учетом визуального восприятия потребителем, может ли возникнуть смешение деятельности ИП с деятельностью ООО «Чайная гильдия».

В решении Федеральной антимонопольной службы от 26 декабря 2016 года по делу № 1-14-73/00-08-16 Решение Федеральной антимонопольной службы : решение от 26 дек. 2016 г., дело № 1-14-73/00-08-16 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». рассматривается заявление ООО «М» о недобросовестной конкуренции со стороны ООО ТД «С», связанной с введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации соевого соуса «SANBONSAI» в упаковках (таре) 150 мл, которые по своему внешнему виду (дизайну) являются схожими с дизайном бутылок для соевого соуса «KIKKOMAN» (диспенсер), реализуемого Заявителем. По мнению Заявителя, указанный дизайн бутылок соевого соуса стал известен во всем мире именно по отношению к соевому соусу «KIKKOMAN», в связи с чем использование Обществом такого дизайна тары для своей продукции может привести к введению потребителей продукции в заблуждение относительно производителя соевого соуса. ООО ТД «С», в свою очередь, указывает, что спорный дизайн бутылок (диспенсер) является традиционным для соевых соусов и не обладает различительной способностью, кроме того, доминирующую часть тулова бутылки соевого соуса «SANBONSAI» занимает этикетка, которая воспроизводит зарегистрированный Обществом товарный знак по свидетельству.

Заявители указывают на широкую известность дизайна бутылки-диспенсера в мире, в том числе в России, применительно к соевому соусу «KIKKOMAN». Кроме того, указанная форма бутылки 150 мл (диспенсер) соевого соуса «KIKKOMAN» охраняется в качестве объемного товарного знака в ЕС, Австралии, США, Украине, Норвегии, а также Компанией «К» (Япония) 05 апреля 2016 года была подана заявка на регистрацию соответствующего объемного товарного знака на территории Российской Федерации. В качестве доказательств были использованы также экспертное заключение союза дизайнеров России, старые и новые образцы тары, результаты проведения опроса потребителей в форме аналитического отчета, анализ товарного рынка, ассортимента соевого соуса в торговых сетях, также обращалось внимание на различие цен.

По результатам проведенной проверки УФАС пришел к следующим выводам. Соевый соус в оригинальной бутылке (диспенсер) обладает высокой степенью узнаваемости и использование ООО ТД «С» может ввести в заблуждение потребителей относительно производителя соуса. Несмотря на разную ценовую категорию соевых соусов указанный товар не относится к товарам высокой ценовой категории, приобретение этого товара не предполагается высокой степени внимательности и осмотрительности, что создает возможность неосознанного выбора в пользу товара конкурента. Использование схожего дизайна создает возможность смешения товара хозяйствующего субъекта с товаром конкурента, что направлено на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и может причинить убытки. Все признаки недобросовестной конкуренции в действиях ООО ТД «С» установлены.

Другим, не менее интересным примером является постановление ФАС от 14 февраля 2017 года по делу № 4-14.33-1821/00-08-16 Решение Федеральной антимонопольной службы : решение от 14 фев. 2017 г., дело № 4-14.33-1821/00-08-16 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»., где рассматривается заявление ПАО «Мегафон» о создании смешения ПАО «МТС». В ноябре 2015 года ПАО «МТС» запустило в продажу серию стартовых комплектов и СИМ-карт, оформленных в цветовых решениях, отличных от его фирменных цветов, в том числе 35 960 комплектов, выполненных в зеленом цвете с использованием изобразительного элемента в форме полукруга. В январе 2016 года ПАО «Мегафон» был выявлен указанный факт, в связи с чем им была направлена претензия в адрес ПАО «МТС», которое незамедлительно изъяло и уничтожило весь спорный товар, что подтверждается представленными в материалы дела Актами о списании и уничтожении товара.

В материалы дела были представлены образцы упаковки стартового комплекта, а также отчет о возможности введения в заблуждение потребителей относительно их производителей. 75% опрошенных ассоциируют упаковку ПАО «МТС» с упаковкой и фирменными цветами ПАО «Мегафон». ФАС отмечает, что цветовое решение на рассматриваемом товарном рынке имеет решающее значение для идентификации фирменного стиля компании. Также повлиял тот факт, что на упаковках СИМ-карт ПАО «МТС» указание на оператора, предоставляющего услуги, было размещено на оборотной стороне и выполнено мелким шрифтом белого цвета. ФАС пришел к выводу о наличии в действиях ПАО «МТС» признаков недобросовестной конкуренции и квалифицировал, как противоречащие п. 2 ст. 12.6 Закона «О защите конкуренции».

Стоит также уделить внимание такому современному явлению, как «пародирование», в частности, пародирование товарных знаков. В иностранной практике такое явление существует давно, например, в 1990 году Высший суд Парижа посчитал, что пародийная имитация словесного товарного знака «Lacoste», а также изобразительного товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции.

Упоминание пародии в отечественном законодательстве мы встречаем в п. 4 ст. 1274 ГК РФ, которая допускает создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование этой пародии без согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения. То есть пародия допускается только в отношении объектов авторского права.

В литературе делались попытки определить критерии пародийных произведений с целью установления правомерности их создания и использования. Так, Р.Л. Лукьянов приводил два основных критерия пародии: «Первым и, вероятно, главным критерием является ее комический характер. Пародия всегда направлена на то, чтобы вызвать смех у воспринимающего ее лица, и воздействует в первую очередь на чувство юмора. Вторым критерием пародии является ее «узнаваемость», т.е. создание такого эффекта, при котором пародия неизбежно ассоциируется у воспринимающего ее лица с оригинальным произведением. «узнаваемость» может достигаться либо в связи с удачным комическим воссозданием содержания оригинального произведения, либо в связи с заимствованием формы оригинального произведения» Лукьянов, Р. Л. Гражданско-правовой режим охраны пародии // Право интеллектуальной собственности. № 1. 2012. С. 6. . В европейском праве относительно недавно появилось определение пародии на товарный знак. Регламент ЕС № 2015/2424 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2015 года предусматривает, что использование товарного знака третьими лицами с целью художественного выражения следует рассматривать как соответствующее закону, до тех пор, как оно остается таким в то же самое время в соответствии с честными обычаями в промышленных и торговых делах Регламент ЕС № 2015/2424 Европейского парламента и Совета от 16 дек. 2015 г. [Электронный ресурс] // URL : http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/eu/eu214en.pdf (дата обращения : 20.04.2018). .

В. С. Сокур выделяет несколько признаков пародийных товарных знаков. Во-первых, пародирующий знак в подавляющем большинстве случаев имеет юмористический характер. Таким образом, регистрация пародирующих товарных знаков имеет целью в первую очередь создание комического или сатирического эффекта. Вторым признаком является мотив создания - самовыражение, причем в судебной практике (в том числе международной), многократно указывается, что право на самовыражение не должно входить в конфликт с коммерческими интересами правообладателя. Третьим признаком является возможность ассоциирования с пародируемым товарным знаком: если такой ассоциации вообще не будет или же наоборот, возникнет ситуация, когда различить знаки станет сложно, то о пародии говорить не приходится. Последний случай представляется одним из видов недобросовестной конкуренции, а именно смешением Сокур, В. С. Подражание общеизвестным товарным знакам : свобода слова или недобросовестная конкуренция? [Электронный ресурс] // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 18. С. 114. .

Автор совершенно верно обращает внимание на тонкую грань между пародированием и созданием смешения. Например, американская практика сформулировала следующие критерии оценки:

1. пародирование преследует некоммерческие цели;

2. пародируемый товарный знак не включается в пародирующий;

3. такое использование не приводит к смешению пародирующего и пародируемого.

Из всех представленных критериев, по нашему мнению, самым сложным для оценки является третий. Сложность вызывает доказывание факта отсутствия у потребителя сомнений в происхождении товара. В.С. Сокур в своем исследовании иностранной практики выделяет два противоположных подхода к регулированию пародийных товарных знаков. Первый, «либеральный», поскольку он стремится обеспечить защиту не только правообладателя общеизвестного товарного знака, но и знака, пародирующего общеизвестный. В рамках данного подхода представляется возможным говорить о наиболее полном соблюдении и реализации конституционного права на свободу слова и самовыражения. Первого подхода в регулировании проблемы придерживаются США, с некоторыми оговорками - Франция, Австрия и Швейцария.

Второй подход является более жестким, формализованным и необоснованно консервативным. Здесь приоритет отдается защите пародируемого общеизвестного товарного знака, а не пародирующего. Таким образом, правоприменитель фактически сводит пародию к виду недобросовестной конкуренции (смешению или размыванию) исходя из объективно существующего сходства обоих знаков. К странам, придерживающимся второго подхода, можно отнести Германию, Японию и некоторые другие европейские страны, например, Италия Сокур, В. С. Указ. соч. С. 117. .

В российской практике пока не встречалось споров, связанных с пародийными товарными знаками, но это не означает, что проблема регулирования пародийных товарных знаков не появится в будущем. Необходимым и логичным в данной ситуации представляется установление баланса интересов между самовыражением и свободой слова и принципов справедливости, добросовестности и разумности. Также есть необходимость формулирования критериев оценки, подобных тем, которые были сформулированы в американской практике.

До внесения изменений в Закон «О защите конкуренции» при оценке наличия или отсутствия смешения, антимонопольный орган или суд основывались на нормах ст. 14, которая не содержала прямого указания на такой акт недобросовестной конкуренции. Можно отметить положительную роль изменений, внесенных в Закон «О защите конкуренции», по сути создан дополнительный инструментарий для защиты своих прав на средства индивидуализации, а также на те объекты, которые не были зарегистрированы или не подлежат охране. Также необходимо обратить внимание на подходы антимонопольного органа, их прогрессивность, присутствие глубокого анализа ситуации, использование соответствующей терминологии («фирменный стиль», «дизайн» и т.д.) отход от формализма и стремление к исключению злоупотребления правом.

Заключение

недобросовестная конкуренция судебный антимонопольный

Целью данной работы являлся комплексный анализ теоретических основ и правоприменительной практики в отношении недобросовестной конкуренции с использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной работе решались следующие задачи: исследовать сущность института недобросовестной конкуренции, определить место недобросовестной конкуренции в системе защиты интеллектуальных прав, проанализировать конкретные виды недобросовестной конкуренции, осуществить поиск судебной и административной практики по всем регионам Российской Федерации за период с 2016 по 2018 год, проанализировать содержания судебных актов и актов антимонопольного органа, осуществить поиск ошибок правоприменения, сформулировать выводы и предложения по совершенствованию законодательства. В ходе работы было проанализировано более 60 дел, из которых 24 использовано в данной работе.

По итогам анализа судебной практики можно сделать следующие выводы. Во-первых, заявление о применении ст. 14.4 Закона «О защите конкуренции» необходимо подкреплять решением антимонопольного органа, так как суд не может самостоятельно устанавливать наличие в действиях хозяйствующего субъекта признаков недобросовестной конкуренции, это находится в компетенции антимонопольного органа. При применении данной статьи необходимо руководствоваться также нормами Гражданского кодекса РФ, которые регулируют конкретные правоотношения, устанавливают критерии охраноспособности средств индивидуализации, в частности товарных знаков, обращать внимание на детали, например, в отношении каких классов МКТУ зарегистрированы сходные товарные знаки и т.д.

Во-вторых, применение ст. 14.5 Закона «О защите конкуренции» вызывает в правоприменительной практике ошибки: применяется ст. 14.5, вместо иных статей, которые необходимо было применить в том или ином споре. Это, скорее всего, связано с содержанием п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона «О защите конкуренции» в редакции от 13 июля 2015 года, где указывалось следующее: продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг. Старая редакция объединяла два акта недобросовестной конкуренции. Сейчас в правоприменительной практике в решениях суда указывается ст. 14.5, вместо ст. 14.4 или 14.6, хотя по фактическим обстоятельствам видно, что в действиях хозяйствующего субъекта усматривается недобросовестная конкуренция путем использования исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.