Защита прав патентообладателей при коллизии патентов на лекарственные препараты

Права на результаты интеллектуальной деятельности относятся к категории абсолютных прав, поэтому по общему правилу существование самостоятельных исключительных прав на один и тот же результат интеллектуальной деятельности не допустим, за исключением случаев, прямо установленных в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ). Они перечислены в п. 4 ст. 1229 ГК РФ и не относятся к изобретениям.

Тем не менее, на практике возможны ситуации, когда исключительные права возникают на одно и то же изобретение, что подтверждается многочисленными примерами из судебной практики. При этом очевидно возникает коллизия патентных прав, т.е. использование охраняемого объекта одним патентообладателем нарушает исключительные права другого патентообладателя. У каждого правообладателя есть право на использование изобретения, и каждый из обладателей вправе требовать от третьих лиц прекратить нарушение его исключительных прав.

Согласно вышеобозначенному ГОСТу эквивалентность проявляется через следующие принципы:

- эквивалентные признаки исследуются при использовании охраняемого технического решения на их заменяемость в конкретном случае при решении определенной задачи с установлением результата такой замены;

- эквивалентные признаки при использовании в различных областях техники, как правило, сохраняют свою взаимозаменяемость и позволяют достичь одинакового результата;

- эквивалентные признаки могут относиться как к новым признакам запатентованного изобретения или полезной модели, так и к известным, в том числе записанным в названии такого технического решения и определяющим его назначение;

-эквивалентной в некоторых случаях может считаться совокупность признаков, которая отличается от формулы запатентованного технического решения отсутствием одного из признаков, если это не влияет на результат, определяющий сущность технического решения.

В п. 1 ст. 1397 ГК РФ допускается возможность коллизии патентных прав в случае существования евразийского патента и патента Российской Федерации на идентичное изобретение, имеющих одну и ту же дату приоритета. При этом в норме содержится лишь требование использования такого изобретения с соблюдением прав всех патентообладателей, но механизм разрешения конфликта между патентообладателями не предусмотрен.

Правила разрешения коллизии патентных прав в Гражданском кодексе РФ предусмотрены только для позиции столкновения патента на первоначальное изобретение с более ранней датой приоритета и патента на зависимое изобретение с более поздней датой приоритета.

Согласно п.1 ст. 1358.1 ГК РФ, изобретение, использование которого в продукте или способе невозможно без использования охраняемого патентом и имеющего более ранний приоритет другого изобретения, является зависимым изобретением. Следует подчеркнуть, что зависимое изобретение обладает всеми признаками патентоспособности, и прежде всего новизной. Как отмечает Д. В. Мурзин, «в зависимом объекте обязательно присутствуют и дополнительные признаки, которых нет в основном изобретении, но которые позволяют говорить о новизне зависимого изобретения» [7, c. 73].

По своей сути зависимое изобретение является усовершенствованием более раннего, «первоначального», изобретения. Поэтому важен правильный баланс между интересами патентообладателей первоначального и зависимого изобретения, чтобы, не лишая защиты патента с более ранним приоритетом, стимулировать дальнейшие инновационные разработки в рамках зависимого изобретения.

В п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ запрещается использовать зависимое изобретение без разрешения правообладателя первоначального изобретения. Следовательно, законодатель разрешает коллизию патентных прав в пользу изобретения с более ранним приоритетом, т. е. по принципу «старшинства прав», которое было использовано в зависимом изобретении. Однако исключительное право патентообладателя первоначального изобретения может быть ограничено путем выдачи принудительной лицензии на зависимое изобретение (п. 2 ст. 1362 ГК РФ).

Сложность применения правил ст. 1358.1 ГК РФ заключается в том, что в законодательстве не установлен порядок признания изобретения зависимым. Как указывается в юридической литературе, «в некоторых странах зависимость объекта устанавливается в ходе экспертизы, а в описании и патентной грамоте зависимого патента проставляется номер доминирующего, т. е. ранее выданного, патента» [12, c. 97]. В России изобретение признается зависимым либо самими правообладателями в случае выдачи лицензии патентообладателем первоначального изобретения в добровольном порядке, либо судом при выдаче принудительной лицензии на зависимое изобретение (п. 2 ст. 1362 ГК РФ). В связи с этим можно сделать вывод, что изобретение может быть квалифицировано как зависимое только с момента выдачи лицензии патентообладателем первоначального изобретения либо в добровольном, либо в принудительном порядке. До момента выдачи лицензии нет объективных оснований для признания изобретения зависимым.

Таким образом, в Гражданском кодексе РФ предусмотрен механизм разрешения коллизии патентных прав только в отношении первоначальных и зависимых изобретений. В отношении других случаев существует законодательный пробел, который восполняется судебной практикой.

Общее правило, применяемое в случае наличия двух патентов на охраняемый объект, было сформулировано в п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности (далее - Информационное письмо № 122): «При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней 1 датой приоритета».

В постановлении Президиума ВАС РФ №8091/09 от 1 декабря 2009 г. этот подход был распространен и на изобретения: «Довод суда кассационной инстанции о различиях в правовом режиме изобретения и полезной модели не вызывает возражений, однако это не влияет на возможность применения указанного в пункте 9 информационного письма подхода не только к полезным моделям. Он применим также и к другим объектам, исключительное право на которые признается и охраняется при условии государственной регистрации».

В развитие названных актов суды стали нарабатывать практику, согласно которой лицо не может быть признано нарушителем исключительных прав правообладателя без оспаривания в установленном законом порядке патента Российской Федерации и признания его недействительным, поскольку каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы объекта патентных прав, был использован и в независимом пункте формулы другого патента Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.дек. 2007 № 122. См.: определение Верховного Суда РФ от 12.03.2018 № 304-ЭС18-460 по делу № А27-555/2017).

В аналогичном ключе действуют и органы исполнительной власти. При рассмотрении дел ФАС России указывает, что при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. А если в материалах дела отсутствуют бесспорные доказательства, что патент содержит каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы объекта патентных прав, в действиях правообладателя такого патента отсутствует недобросовестная конкуренция См.: решение Ульяновского УФАС России от 05.02.2014 № 689-06 по делу № 9994/06-2013..

Тем самым правоприменительная практика признала не только возможность существования двух самостоятельных исключительных прав на полезную модель, но и правомерность такого «двойного использования» при условии наличия в патентах на полезную модель одинаковых или эквивалентных признаков.

В научной литературе также высказывается мнение о возможности широкого применения сформулированной Президиумом ВАС РФ правовой позиции, в частности о распространении ее и на товарные знаки: «Думается, что и судебная практика, связанная со значением государственной регистрации в отношении объектов патентного права (например, в части столкновения двух правообладателей и в части допустимых доказательств существования исключительного права (п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утв. информ. письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 г. № 122; абз. 2 п. 48 совместного постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29), может по аналогии применяться к товарным знакам» [14].

Правовая позиция Президиума ВАС РФ, выраженная в п. 9 Информационного письма № 122, основывается на позитивной концепции исключительного права. В отечественной доктрине сформировались две концепции исключительного права. Негативная концепция исключительного права основывается на взглядах русского правоведа А. А. Пиленко, который рассматривал исключительное право как «право запрещения, обращенное ко всем третьим лицам». Сторонники позитивной концепции, наоборот, исходят из того, что исключительное право наделяет субъекта правом на собственные действия по использованию охраняемого объекта. Так, В. А. Дозорцев, выделяя в исключительном праве только два правомочия - использования и распоряжения, указывал: «Правообладатель может сам осуществлять использование результата, ему не надо запрещать использование третьим лицом, это изначально прямо запрещено законом» [11, с. 299]. Следуя позитивной концепции права, можно сделать вывод, что каждый патентообладатель вправе осуществлять свое исключительное право путем использования результата интеллектуальной деятельности независимо от других патентообладателей.

Для применения п. 9 Информационного письма №122 при коллизии патентов суду необходимо установить наличие одинаковых либо эквивалентных признаков в патентах. Установление факта наличия одинаковых признаков в независимой формуле изобретения, как правило, не вызывает у судов каких-либо затруднений, так как основывается на выводах экспертизы. Однако суд не должен ограничиваться только выявлением одинаковых признаков, так как признаки могут быть не только тождественными, но и эквивалентными.

Сложность правовой квалификации признака в качестве эквивалентного заключается в отсутствии легального определения эквивалентности.

При этом нельзя не отметить, что доктрина эквивалентности не нашла широкого применения в отечественной судебной практике. В судебных актах вопрос об эквивалентности признаков, как правило, самостоятельно не рассматривается. Суды лишь констатируют наличие или отсутствие «одинаковых (либо эквивалентных) признаков», нередко ставя вопрос о наличии таких признаков перед экспертами - специалистами в той или иной области научных знаний См. например, Постановление от 03.08.2015 г.. Вместе с тем опыт зарубежных стран показывает, что признание признаков эквивалентными относится исключительно к прерогативе суда, такое признание имеет сугубо юридическое значение - определение границ как исключительного права патентообладателя. При принятии решения суд исходит из баланса интересов правообладателя в более полной защите его исключительного права и общества, стремящегося к стимулированию инновационных разработок.

Термин «эквивалентность» употребляется в п. 4 ст. 1358 ГК РФ для установления факта неправомерного использования изобретения. При этом следует отметить, что для данной цели недостаточно выявить эквивалентность признаков, т.е. их взаимозаменяемость, необходимо также доказать их известность в качестве таковых в данной области техники до даты приоритета другого изобретения. Некоторые исследователи включают признак известности в понятие эквивалентности [10], что представляется неверным, так как необоснованно расширяет это понятие. Условие известности выходит за пределы решения вопроса об эквивалентности как таковой. Оно должно использоваться после констатации эквивалентности признаков для решения вопроса о неправомерности использования изобретения.

Если эквивалентный признак был известен до даты приоритета, то изобретение не отвечает признакам новизны и не обладает патентоспособностью, поэтому его использование нарушает права патентообладателя. Неизвестность эквивалентного признака до даты приоритета свидетельствует об его инновационном характере, что дает основания для его использования независимо от другого обладателя исключительного права.

Следует подчеркнуть, что в зарубежных странах доктрина эквивалентности сформировалась в рамках негативной концепции исключительного права и применяется для расширения патентной защиты. Российская доктрина эквивалентности идет по тому же пути, так как формируется исходя из применения п. 4 ст. 1358 ГК РФ, в котором предусмотрены условия для признания использования изобретения неправомерным. Так, в постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 июля 2018 г. № 10АП-11788/2018 по делу №А41- 3828/18 указывается: «Эквивалентность признака означает неизменность сущности изобретения, достижение этим эквивалентным признаком того же результата, что и признаком, присущим охраняемому изобретению, а также известность средства замены. Если в противопоставленном объекте отсутствует хотя бы один признак запатентованного решения либо эквивалентный ему признак, то, следовательно, отсутствует и факт использования охраняемого изобретения».

Как отмечалось выше, правовая позиция Президиума ВАС РФ, отраженная в п. 9 Информационного письма № 122, основана на позитивной концепции исключительного права. Поэтому использование доктрины эквивалентности при применении п. 9 Информационного письма № 122 ограничено, так как сам факт использования эквивалентных признаков в изобретении, охраняемом патентом с более поздней датой приоритета, не может расцениваться в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

В юридической литературе было высказано мнение, что п. 9 Информационного письма №122 противоречит положениям, содержащимся в п. 4 ст. 1358 ГК РФ [8; 4]. С этим утверждением трудно согласиться.

В п. 9 Информационного письма №122 установлены основания для признания за патентообладателем права на использование изобретения, невзирая на наличие патента с более ранней датой приоритета. В качестве таких оснований выступает наличие одинаковых или эквивалентных признаков. Если одинаковые или эквивалентные признаки в патентах не обнаружены, то положения п. 9 Информационного письма № 122 не подлежат применению, так как отсутствует коллизия патентов. В этом случае признается, что патенты выданы на разные охраняемые объекты¹.

Не применим п. 9 Информационного письма № 122 и в тех случаях, когда использование изобретения субъектом осуществляется без патента, так как в этом случае патентообладатель не может реализовать указанный в этом пункте способ защиты права - признание патента недействительным в установленном порядке.

В п. 4 ст. 1358 ГК РФ установлены основания для признания использования изобретения неправомерным. При этом на лицо, требующее такого признания, возлагается обязанность по доказыванию использования в изобретении не просто одинаковых либо эквивалентных признаков, но использование каждого признака, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения.

Следует особо отметить, что если в изобретении использованы не все признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения, то не может быть признано использование данного изобретения, а следовательно, и неправомерность действий правообладателя См., например: постановление Суда по интеллектуаль-ным правам от 20.02.2015 по делу № А63-5244/2014э. См.: постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2017. по делу№ А49-11192/2015.. Также нельзя признать неправомерное использование изобретения и в тех случаях, когда отсутствует эквивалентность признака либо использованный эквивалентный признак не был известен в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения.

Таким образом, сфера применения и цели применения п. 9 Информационного письма №122 и п. 4 ст. 1358 ГК РФ существенно отличаются.

Механизм разрешения коллизии патентных прав в судебной практике

Особенностью защиты исключительных прав является возможность их защиты как в судебном, так и административном порядке. По общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 1248 ГК РФ, защита нарушенных или оспоренных прав осуществляется в судебном порядке. В п. 2 ст. 1248 ГК РФ содержится изъятие из общего правила о судебной защите исключительных прав в виде перечня случаев, когда защита осуществляется в административном порядке. Это споры, возникающие в связи с защитой интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с их государственной регистрацией, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением. При этом решение, принятое в административном порядке, не является окончательным, так как может быть оспорено в суде.

Исчерпывающий перечень споров, рассматриваемых судом при нарушении патентных прав, содержится в п. 1 ст. 1406 ГК РФ. В п. 2 данной статьи указываются случаи, когда защита патентных прав осуществляется в административном порядке, путем прямой отсылки к конкретным статьям Гражданского кодекса РФ, содержащимся в гл. 72 «Патентное право», в том числе к ст. 1398 ГК РФ «Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец».

Для защиты нарушенных интеллектуальных прав могут быть использованы универсальные способы защиты гражданских прав, перечисленные в ст. 12 ГК РФ. Однако особая правовая природа исключительных прав обусловила закрепление в части четвертой Гражданского кодекса РФ специальных правил о способах защиты. В ст. 1252 ГК РФ конкретизируются способы защиты исключительных прав, а также определяются порядок и особенности их использования.

Для лица, чьи исключительные права нарушены, имеет исключительно важное значение правильный выбор того или иного способа защиты с учетом характера допущенного в отношении его нарушения, так как выбранный им способ защиты должен способствовать восстановлению его нарушенного права и удовлетворять материально-правовой интерес. Как указывает Л. А. Новоселова, «различия в природе исключительных, личных неимущественных и иных интеллектуальных прав определяют необходимость дифференциации средств защиты с учетом характера охраняемого интереса» [19]. Кроме того, в ряде случаев в норме права содержится прямое указание на надлежащий способ защиты, поэтому лицо, обратившееся в суд за защитой своего нарушенного права, вправе применять лишь этот способ.

Вопрос о выборе надлежащего способа защиты особенно актуален в ситуации коллизии патентных прав, возникающей при наличии двух патентов, один из которых с более ранней датой приоритета. Как отмечалось выше, коллизия патентных прав нашла отражение в российском патентном законодательстве лишь частично: в п. 1 ст. 1397 и в п. 2 ст. 1358.1 ГК РФ. При этом непосредственно в данных нормах права отсутствует указание на конкретный способ защиты, применяемый в этом случае.

Вместе с тем еще дореволюционный правовед А. А. Пиленко указывал на единственно возможный способ защиты в такой ситуации: «Особенно затруднительным может показаться - на первый взгляд - разбираемый казус в тех случаях, когда он будет осложнен фактом появления двух патентов: и у преследующего, и у преследуемого. ... необходимо будет возбужден вопрос о действительности патентов, каковой вопрос и приведет неминуемо к уничтожению одного из них» [15, с. 514-516].

Следует особо отметить, при столкновении патентных прав принцип «старшинства права» не применяется, поэтому наличие патента с более ранней датой приоритета не означает недействительность патента с более поздней датой приоритета. Исключительные права и первого, и второго патентообладателей возникают на основании государственной регистрации и прекращаются на основаниях, перечисленных в законе (гл. 72 ГК РФ).

Патент может быть признан недействительным в случаях, предусмотренных в ст. 1398 ГК РФ. До тех пор пока патент, на основании которого возникло исключительное право на изобретение, не признан в установленном порядке недействительным, действия других лиц по использованию этого патента не могут быть признаны нарушающими патентное право, так как добросовестность участников гражданского права презюмируется (п. 5 ст. 10 ГК РФ). «Иной порядок противоречил бы принципам патентного права и гражданского права», - подчеркивает к.ю.н., ведущий советник отдела гражданского законодательства Департамента экономического законодательства Министерства юстиции РФ С.В. Усольцева [21, с. 52].

Именно такой подход получил закрепление и в п. 9 Информационного письма №122, в котором содержится общее правило о коллизии патентных прав, выработанное судебной практикой: при столкновении двух патентов на из обретения, характеризуемых в патентной формуле тождественными или эквивалентными признаками, каждый из патентообладателей вправе использовать изобретение без разрешения другого патентообладателя до тех пор, пока один из патентов не будет признан недействительным.

Данный вывод подтверждается и судебной практикой. Так, в определении Верховного С уда РФ от 12 марта 2018 г. № 304-ЭС18-460 по делу № А27-555/2017 указывается: «Суды руководствовались положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в пункте 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, и исходили из того, что ответчик не может быть признан нарушителем исключительных прав истца без оспаривания в установленном законом порядке патента Российской Федерации на полезную модель № 119435 и признания его недействительным». патентное право коллизия лекарственный