Протидія недобросовісним реєстраціям і використанню засобів індивідуалізації в умовах цифрової трансформації

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент, судовий експерт

Протидія недобросовісним реєстраціям і використанню засобів індивідуалізації в умовах цифрової трансформації

Геннадій Андрощук, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності

Анотація

У статті досліджено економіко-правові та інституціональні аспекти протидії недоб росовісній реєстрації та використанню засобів індивідуалізації (торгових марок, фір мових найменувань, географічних зазначень, доменних імен) в умовах цифрової трансформації. Розглянуто формування теоретико-методологічних і методичних основ захисту прав їх власників, підвищення ефективності діяльності експертів відомств інтелектуальної власності, правоохоронних органів, інструменти цифрово го пошуку та використання штучного інтелекту (ШІ) для забезпечення ефективності інституту засобів індивідуалізації.

Ключові слова: інтелектуальна власність, торгова марка, доменне ім'я, фірмове найменування, географічне зазначення, експертиза, реєстрація, недобросовісна кон куренція

Аннотация

Андрощук Г. Противодействие недобросовестным регистрациям и ис пользованию средств индивидуализации в условиях цифровой транс формации. В статье исследованы экономико-правовые и институциональные аспекты противодействия недобросовестной регистрации и использованию средств индивидуализации (торговых марок, фирменных наименований, геогра фических указаний, доменных имен) в условиях цифровой трансформации. Рас смотрено формирование теоретико-методологических и методических основ защи ты прав их владельцев, повышение эффективности деятельности экспертов ве домств интеллектуальной собственности, правоохранительных органов, инструменты цифрового поиска и использования искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения эффективности института средств индивидуализации.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, недобросовестная конкурен ция, средства индивидуализации, оценка стоимости, сквоттер, убытки, цифровая трансформация, искусственный интеллект

Abstract

Androshchuk G. Combating unfair registrations and using means of indi vidualization in the conditions of digital transformation. The article examines the economic, legal and institutional aspects of combating unfair registration and use of means of individualization (trademarks, brand names, geographical indications, domain names) in the context of digital transformation. The formation of theoretical and methodological and methodological foundations for the protection of the rights of their owners, improving the efficiency of experts of intellectual property agencies, law enforcement agencies, tools for digital search and use of artificial intelligence (AI) to ensure the effectiveness of the institution of individualization. The economic and legal aspects of foreign (in the jurisdictions of China, USA, EU) and domestic legislative and law enforcement practices to combat the phenomenon of unfair registration and use of personalization, digital search tools and the use of AI are analyzed. It is shown that over the next five years, 30 to 50% of product searches will be by voice rather than text, so the impact of AI on the way a product is purchased will have significant economic and legal implications for individualization legislation. The means of coun teracting unscrupulous applicants in the USA have been studied. The U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) has developed rules under which foreign applicants and trademark owners must be represented by a U.S. licensed attorney when filing trademark applications with the USPTO. Emphasis is placed on the introduction of legislative liability of e-commerce platforms for counterfeit goods. The analysis of the last changes in the legislation of Ukraine on protection of trade marks is carried out. It is shown that the new rules change the approaches to registration and protection of trademarks, create the possibility of their fair use. Digitalization, transition to e-doc- ument circulation in the Customs Register, improvement of the procedure for destruc tion of counterfeit goods are important anti-corruption steps in the activities of Ukrainian customs in the context of digital transformation of the economy.

Keywords: intellectual property, unfair competition, means of individualization, valu ation, squatter, losses, digital transformation, artificial intelligence

Новий закон Китаю про боротьбу з недобросовісною конкуренцією: вплив на ІВ. У Китаї 23 квітня 2019 року набрав чинності переглянутий Закон КНР «Про боротьбу з недобросо вісною конкуренцією» 1993 року (Anti Unfair Competition Law («AUCL 2018»). [14]. У статті 12 цього закону конкретно розглядаються недобросовісні дії у сфері конкуренції, що здійснюються в Інтер- неті, які вказуються для включення (1) вставки посилань на мережевий про дукт або послугу, пропоновані іншим, без згоди іншої особи, яке при натискан ні автоматично перенаправляє користу вача на сторінки інших цілей; (2) вво дить в оману, обманює або змушує кори стувачів переглядати, відключати або видаляти мережевий продукт або послу гу, пропоновані іншим. Стаття 12 (1)-(3) є кодифікацією недавніх важливих су дових рішень, таких як Baidu v Qihoo (результати пошуку за прапорами і ви крадення трафіку) ((2014 р.) Min Shen Zi No. 873) та Tencent v Qihoo (2013) Min San Zhong Zi No. 5). Оскільки вичерп ний перелік не може всебічно фіксувати всі акти недобросовісної конкуренції, вчинені в Інтернеті з його мінливими технологіями і бізнес-моделями, то стат тя 12(4) була включена в якості всеосяж ного положення для покриття неперед бачених випадків в Інтернеті. Що стосу ється відповідальності за участь у не добросовісній конкуренції в Інтернеті, то в статті 24 закону закладено адміні стративні санкції. У цілому перегляну тий закон дає більш конкретні рекомен дації щодо «заплутаної поведінки» й актів недобросовісної конкуренції в Ін- тернеті, а також дає широкі описи і по ложення, що стосуються нових форм не добросовісної конкуренції на ринку. За коном збільшено штрафи за конкретні дії недобросовісної конкуренції та пе редбачено вжиття більш практичних за ходів з відшкодування збитків. Ці поло ження допоможуть підтримувати рин ковий порядок і конкурентне середовище, захищають законні інтере си бізнес-операторів. Закон оновив практику для розрахунку і присуджен ня штрафів за кожен акт про недобросо вісну конкуренцію. Розрахунок штрафу аналогічний розрахунку, передбачено му Законом КНР «Про торгові марки» (тобто до п'яти розмірів незаконного обо роту, якщо він перевищує Rmb50,000 і до Rmb250,000, якщо оборот менше РБМ50,000). Якщо оператору наказано змінити своє ім'я, оскільки воно неза конно використовує торгову марку іншої особи, закон передбачає рішення щодо виконання такого розпорядження. Якщо оператор не змінює вказане ім'я протягом встановленого терміну, орган реєстрації підприємств замінює таку назву. Зазначені норми китайського за кону можуть бути адаптовані та викори стані в Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Засоби протидії недобросовісним заявникам у США. Відомство з патен тів і торгових марок США (USPTO) також розробило правила, відповідно до яких іноземні заявники і власники тор гових марок повинні бути представлені ліцензованим адвокатом США при по дачі документів на торгову марку в USPTO. Це правило вступило в силу після громадського обговорення, що при вело до прийняття остаточного рішення, яке набуло чинності в липні 2019 року [15]. У правилах USPTO зазначено, що для того щоб бути кваліфікованим для подачі документів на торгові марки, знаки для іноземних заявників, адвокат повинен мати хорошу репутацію в коле гії вищих судових інстанцій штату США, включаючи округ Колумбія або будь-яку іншу Співдружність чи терито рію Сполучених Штатів Америки. USPTO вважає, що вимога використан ня ліцензованого повіреного США га рантує, що агентство «може ефективно використовувати наявні механізми для забезпечення дотримання іноземними заявниками нормативних вимог у пи таннях торгових марок; забезпечують більшу впевненість іноземних заявників і громадськості в тому, що реєстрація, що надається іноземним заявникам, не під лягає визнанню недійсними через такі причини, як неналежні підписи і вико ристання вимог; і сприяти зусиллям USPTO щодо підвищення точності.

Реєстрації в США торгових марок, що подаються китайськими громадянами. Динаміка подання за явок на реєстрацію торгових марок по стійно зростає. Якщо у 2016 році ними було подано 31709 заявок, то в 2017 році-- вже 51423. Нині китайські гро мадяни подають заявки на торгові марки США за плату в розмірі 325 дола рів і отримують близько 790 доларів від свого уряду за успішну реєстрацію. Ці китайські субсидії надихнули підприєм ливих громадян на отримання реєстра цій у США за субсидії, без будь-якої щирої зацікавленості в правах на торго ві марки [10]. Правила USPTO щодо іно земних претендентів на торгові марки, які запроваджено в США, спрямовані на зменшення недобросовісних заявок від подібних китайських заявників.

У кінці 2019 року підкомітет судової системи в комітеті з інтелектуальної власності Сенату провів слухання «Ша храйські торгові марки: як вони підри вають систему торгових марок і за вдають шкоди американським спожи вачам і бізнесу» (Fraudulent Trademarks: How They Undermine the Trademark System and Harm American Consumers and Businesses). Зазначало ся, що дві третини заявок, поданих у 2017 році. в класі 25 (одяг), були за своїм характером шахрайськими, і тим не менш 60 % з них були схвалені для публікації, а 39 % пройшли реєстрацію, що призвело до безладу в реєстрі. Учас ники дискусії запропонували підкомі тету такі рішення для розгляду в зако нодавчому вирішенні проблеми ша храйства: створювати спеціалізовані групи експертів з конкретних класів товарів і послуг; дозволити директору відомства повторно перевіряти оцінки за власною ініціативою; переглянути формулювання, що дозволяє скасуван ня торгових марок ВПТЗ США, щоб за крити лазівку, яка дозволила б продов жити час, щоб довести їх використання в торгівлі; кодифікувати презумпцію непоправної шкоди в Законі Ленхема; а також вимагати зразки використання для всіх товарів і послуг, на які подано заявки, а не тільки для одного [16]. На тлі потрясінь, викликаних пандемією COVID-19, USPTO зіткнулося з безпре цедентним зростанням кількості за явок на торгові марки, яке значною мірою обумовлене поданням заявок з Китаю. Це вітається як позитивна ознака відновлення економіки в умо вах пандемії, проте порушує питання майбутньої легітимності торгових марок і брендів США. Адже, за даними компанії Clarivate, китайські заявники становлять 30 % усіх заявників на тор гові марки в США, а у вересні 2020 року цей показник зріс до 43 % [16].

Відповідальність платформ елек тронної комерції за контрафактні товари. Американські законодавці за пропонували законопроект, який перед бачає відповідальність платформ елек тронної комерції за контрафактні това ри, перераховані на їхніх платформах. Відомий як «Закон про безпечний мага зин» (Shop Safe Act), законопроект пе редбачає відповідальність за порушен ня прав на торгові марки на платфор мах електронної комерції, де треті особи продають контрафактні товари, що ста новлять ризик для здоров'я і безпеки споживачів, і де ця платформа «не від повідає вимогам кращих практик». Кращі практики включають перевірку продавців, видалення підроблених списків і продавців, які неодноразово продавали підроблені товари [17].

Аналіз останніх змін у законо давстві України з охорони торго вих марок. Зміни щодо реєстрації, за хисту та використання торговельних марок, а також інші зміни у сфері ІВ були введені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з па тентними зловживаннями» від 21.07.2020 р. № 815-IX (далі -- Закон № 815-IX), а набрали чинності

16.08.2020 року. Розглянемо більш до кладно нову редакцію Закону України «Про охорону прав на знаки для това рів і послуг» (далі Закон) з акцентом на змінах, що стосуються добросовісного використання торговельної марки.

Умови надання правової охорони. Визначено перелік позначень, які мо жуть бути зареєстровані, як торговельні марки: форма товарів або їх пакування, звуки, за умови, що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від інших, придатні для відображення їх у реєстрі свідоцтв України на торговельні марки таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що нада ється. Водночас, варто звернути увагу, що, окрім традиційних видів торговель них марок -- зображувальних, словес них, комбінованих, об'ємних, існують специфічні види. Наприклад, гологра фічні, рухові, позиційні та знаки, які яв ляють собою не візуальне позначення (звукові, нюхові, смакові знаки тощо). Їх перелік визначено Сінгапурським дого вором про право товарних знаків, рати фікованим Україною 15.04.2009 р. з приміткою, що договірні сторони мо жуть дозволити таку реєстрацію. Хоча Україна і є стороною Сінгапурського до говору, проте в нашій країні не надаєть ся правова охорона голографічним, ру ховим, позиційним, нюховим та смако вим знакам.

Зміни у підставах для відмови в на данні правової охорони. Уточнено, що не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імі тують, зокрема, офіційні повні або ско рочені назви держав чи міжнародні лі терні коди держав. Передбачено, що загальновживаність позначення як підстава для відмови в наданні право вої охорони повинна мати місце у су часній мові або в добросовісній та уста леній торговельній практиці щодо то варів і послуг. Описовим вважаються позначення, які свідчать також про географічне походження товарів або інші характеристики товарів чи послуг. Отож, перелік описових позначень роз ширено та він є невичерпним.

Доповнено перелік позначень, що не підлягають правовій охороні:

позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зо крема щодо їх властивості, якості або географічного походження;

ті, що відтворюють назву сорту рос лин, зареєстрованого чи заявлено го на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона від повідно до міжнародного договору України;

позначення, що містять географічні зазначення (у т. ч. для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного догово ру України. Додано нові підстави до норми про неможливість реєстрації як торговельних марок позначень, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожи ми настільки, що їх можна сплута ти, зокрема, асоціювати з: комерцій ними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними то варів і послуг; торговельними мар ками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені аген том чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності запере чення такої особи. «Новою» підста вою для відмови у реєстрації є також тотожність або схожість з торговель ними марками, що використовують ся іншою особою в іноземній держа ві, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності запере чення такої особи. Фактично, ця норма розширює таку підставу для відмови, як можливість введення в оману щодо інших осіб та/або їхніх товарів чи послуг.

Листи-згоди на стадії реєстрації. До внесення змін відповідно до Закону № 815-IX листи-згоди чинним законо давством не були передбачені, хоча на стадії розгляду справ Апеляційною па латою та судом такі докази приймалися. Відтепер, подання листів-згод перед бачено Законом, зокрема при реєстрації тотожних або схожих настільки позна чень, що їх можна сплутати з раніше за реєстрованим та поданими на реєстра цію торговими марками, комерційними найменуванням, промисловими зразка ми тощо. Можна очікувати появу нової судової та адміністративної практики (Апеляційної палати) у разі відкликан ня листів-згод; порушення умов, на під ставі яких згоди отримані; строки дії такої згоди тощо. Доцільно передбачи ти запровадження відповідних шабло нів та рекомендації до листів-згод для їхнього прийняття відомством та враху вання при реєстрації. У них повинні бути прописані умови отримання згоди, строк дії, на що розповсюджується, тери торія тощо.

Публікація у бюлетені, строки на за перечення та право звернення до Апеля ційної палати. Запроваджено публіка цію в офіційному електронному бюлете ні протягом 5 робочих днів з дати надсилання повідомлення заявнику про встановлення дати подання заявки (за фактом відповідності заявки вимогам статті 8 Закону та зарахування збору). Якщо раніше подати заперечення проти заявки можна було за «5 днів до дати прийняття рішення за заявкою», то від тепер подання заперечення проти за явки -- протягом трьох місяців від дати публікації відомостей у бюлетені або міжнародну реєстрацію торговельної марки чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну. За перечення може подати будь-яка особа. Подане заперечення розглядається в межах мотивів, викладених у ньому, та з урахуванням відповіді заявника в разі її надання в установлений строк. Резуль тати розгляду заперечення зазначають ся у висновку експертизи за заявкою. Копія рішення Установи, прийнятого на підставі такого висновку експертизи, надсилається особі, що подавала запере чення. Особа, яка подала заперечення проти заявки, може оскаржити рішення про реєстрацію торговельної марки до Апеляційної палати протягом двох міся ців від дати одержання копії такого рі шення. Тобто звертатися до Апеляційної палати може не тільки заявник.

Способи використання торговельної марки без згоди її власника. Доповнено перелік способів використання торго вельної марки без згоди власника. Зага лом зміни стосуються добросовісного ви користання торговельної марки поруч з власним брендом, на вивісці тощо. Серед них: використання під час торгів лі позначень, що стосуються виду, яко сті, кількості, призначення, цінності, географічного походження, часу вироб ництва товарів чи надання послуг або інших характеристик товарів чи послуг, за умови відсутності ознак порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку; використання під час торгівлі торговельної марки, якщо вона необхід на для вказівки на призначення товару чи послуги, зокрема як додаткового об ладнання чи запасних деталей, за умови що таке використання здій снюється відповідно до чесної підприєм ницької практики; застосування торго вельної марки у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і по слуг з метою об'єктивного підкреслення їх відмінностей, за умови що таке засто сування здійснюється відповідно до чес ної підприємницької практики та з до триманням положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Варто звернути увагу, що принцип ви черпання прав також передбачений чинним законодавством -- наступна реалізація оригінального та законним шляхом введеного в обіг товару третіми особами.

Інші зміни. Уточнено понятійний апарат. Введено (змінені) поняття, сере ди них: дефініцію «знак» як позначення, за яким товари і послуги одних осіб від різняються від товарів і послуг інших осіб, замінено на термін «торговельна марка»; додано визначення «база даних заявок», «бюлетень» та «колективна тор говельна марка». Додано можливість використання кваліфікованого елек тронного підпису та видачі, отримання документів від Укрпатенту, подання до кументів в електронній формі. Спосіб подання заявки (у е-формі чи паперо вій) заявник обирає на власний розсуд. Можливість подання заявок у е-формі шляхом використання спеціальних електронних систем на практиці була реалізована ще до прийняття цього За кону (нині 62,5 % заявок на торговельні марки надходить через електронну си стему подання). Проте лише зараз від булося її законодавче закріплення. Змі нено термін з трьох років до п'яти безпе рервного невикористання торговельної марки як підстави для дострокового припинення дії свідоцтва за рішенням суду. Відлік строку розпочинається від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва. П'ятирічний строк узгоджу ється з положеннями Угоди про асоціа цію з ЄС. Зменшено строк виключного права власника на повторну реєстрацію торговельної марки з трьох до двох років. Попередній висновок з викладен ням вичерпного переліку підстав невід повідності заявленого позначення умо вам надання правової охорони заклад експертизи може надсилати лише один раз.

Закон № 815-IX прийнятий задля посилення охорони та захисту прав торговельних марок і промислових зразків, боротьби з патентними злов живаннями, з метою забезпечення ви конання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Нові норми змінюють підходи до реєстрації та за хисту, зокрема розширюють та конкре тизують підстави для відмови в ре єстрації та можливість добросовісного використання торговельних марок без згоди власника.

Концепція недобросовісності заявника в теорії та на практиці. Більшість європейських країн (у т.ч. нові держави-члени) внесли до націо нального законодавства положення щодо недобросовісної реєстрації торго вих марок. Однак, попри уніфікова- ність підходів у країнах спільного ринку до визначення правових на слідків недобросовісності заявника, ос новне питання щодо визначення сут ності поняття недобросовісної реєстра ції торгової марки все ще не знайшло однозначного розуміння у законодав чій та судовій практиці. На відміну від нормативної невизначеності по няття недобросовісної реєстрації тор гових марок, його узагальнені тлума чення адміністративними та судовими органами різних країн мають спільну основу: нечесність та будь-яка інша поведінка, яка виходить за межі за гальноприйнятої ділової поведінки, є недопустимими, а отже, мають бути заборонені.

Розуміння концепції недобросо вісності у правовій теорії. Під не добросовісністю відносно заявки на ре єстрацію торгової марки загалом розу міють будь-який прояв нечесності з боку заявника та/або будь-яку іншу по ведінку заявника, яка виходить за межі загальноприйнятої ділової пове дінки. Незважаючи на певну неодно значність наукового тлумачення прин ципу добросовісності, на сьогодні він, будучи інкорпорованим у цивільні ко декси різних країн, включаючи Фран цію, Німеччину, Італію, Бельгію, ка надську провінцію Квебек, «користу ється повагою як «королева правових норм». У сучасному праві застосування принципу добросовісності не обмежу ється лише рівнем національного зако нодавства. Він визнаний також як фун даментальний принцип побудови між народних відносин та включений до Статуту ООН, Конвенції ООН про дого вори міжнародної купівлі-продажу то варів, Віденської конвенції про право міжнародних договорів, принципів міжнародних комерційних договорів УНІДРУА, принципів європейського договірного права [18].

Варто зауважити, що недобросовіс ність заявника може проявлятися в експропріації не лише чужої торгової марки, а й інших розрізняльних позна чень, зокрема фірмових найменувань, доменних імен. Тому законні володіль ці фірмових найменувань та доменних імен наділені тим самим комплексом прав для запобігання та протидії не добросовісній поведінці інших осіб, що й володільці торгових марок.

Економічна складова українсь ких доменів. В Україні зареєстровано близько 1 млн сайтів у різних доменних зонах. Крім українських доменних зон (.UA, .COM.UA, .KIEV.UA та ін.), що займають частку більше 50 %, попитом користуються .COM і .NET. Середня ціна реєстрації домена -- приблизно 12 доларів. Отож загальний оборот на ринку реєстрацій українських доменів близько 12 млн доларів на рік. У серпні 2020 року кількість реєстрацій у домені верхнього рівня .UA становила 542,1 тисяч. Майже 90 % доменних імен вико ристовуються, тобто мають IP-адресу.

Застосування Єдиної політики врегулювання суперечок щодо до менних імен (ЄПУС). Центр арбітра жу і посередництва ВОІВ тільки у 2019 році розглянув приблизно 3,6 тис. скарг, що є найбільшою кількістю за весь пе ріод з моменту запуску Єдиної політики врегулювання суперечок щодо домен них імен (ЄПУС -- UDRP) у 1999 році. Відповідно до ЄПУС подавач скарги зо бов'язаний підтвердити для її обґрунту вання наявність трьох умов, а саме:

доменне ім'я ідентичне торговій марці, що належить подавачеві скарги, або схоже з ним до ступеня змішання;

особа, яка зареєструвала доменне ім'я, не має ніяких прав чи законних ін тересів щодо цього доменного імені; 3) доменне ім'я було зареєстровано і вико ристовується «недобросовісно». У разі за доволення скарги за процедурою ЄПУС її подавач може або перейняти контроль над спірним доменним іменем, або за жадати анулювання його реєстрації. Успіх ЄПУС та її глобальне визнання не викликають сумнівів. З моменту впровадження вона використовувалася власниками брендів з усіх куточків світу, які подали до Центру ВОІВ понад 50 тис. скарг. Більшість осіб, які подава ли скарги за процедурою ЄПУС, -- ре зиденти США; у першу п ятірку також входили Франція, Сполучене Королів ство, Швейцарія і Німеччина. У 2019 році на США припадало 32 % власників брендів («позивачів»), які подали скарги в Центр ВОІВ. Більшість «відповідачів» у цих справах (тобто фізичних або юри дичних осіб, які зареєстрували доменні імена, стосовно яких були подані скар ги) перебували в США, за ними -- Китай, Сполучене Королівство, Іспанія, Франція та Австралія. У 2019 році на США припадало 26 % «відповідачів» за скаргами до Центру ВОІВ за процеду рою ЄПУС [19]. За останні 10 років українські громадяни та підприємства 248 разів були учасниками розгляду справ у Центрі арбітражу в межах про цедури UDRP. Процедура UDRP є швидшою, ніж розгляд справи в суді: два місяці замість одного року. Як пра вило, ця процедура є дешевшою, ніж розгляд у суді. Вартість варіюється від 1 315 євро (1,5 тис. дол.) до 4 385 євро (5 тис. дол.). Зазвичай цей процес три ває 60-75 днів. Щоб скарга була успіш ною, необхідно довести, що торгова марка заявника ідентична або подібна до ступеня змішання з доменним іме нем, реєстрант доменного імені не має прав або законних інтересів з приводу цього доменного імені; а також те, що доменне ім'я зареєстроване або викори стовується недобросовісно.

Говорячи про перспективу охорони торгових марок, зазначимо, що в рам ках ЄПУС експертами пропонується внести низку змін: 1) замінити форму лювання «недобросовісна реєстрація та використання» формулюванням «не добросовісна реєстрація або викори стання» з урахуванням ситуацій, коли за допомогою раніше зареєстрованого доменного імені відкрито порушуються права бренда, який виник пізніше; 2) впровадити правило «той, хто про грав, платить» (аналогічно практиці, що застосовується в рамках розглядів, пов'язаних із запереченнями проти ре єстрації торгових марок і вимогами про їх анулювання, в ЄС); 3) розробити про цедуру подання апеляцій на рішення, прийняті за процедурою ЄПУС, з їх розглядом у рамках ВОІВ. Згідно з чинною системою апеляції повинні по даватися до суду відповідної юрисдик ції, що потребує значних витрат часу і ресурсів; 4) передбачити можливість заборони на майбутню реєстрацію нових доменів повторним порушникам прав на доменні імена. До числа інших пропонованих пропозицій входять до давання до тексту правила про позовну давність, включаючи етап посеред ництва до початку арбітражної фази (наприклад, щоб передбачити можли вість видалення гіперпосилання, що випадково порушує правила, без не обхідності вилучення у власника само го домену), а також продовження стро ків відповіді на скарги, пов'язані з пе редбачуваними порушеннями.

Підвищення ефективності екс пертизи за допомогою використан ня штучного інтелекту (ШІ). У квіт ні 2019 року ВОІВ запустила інстру мент пошуку торгових марок, запровадивши нову технологію пошу ку зображень на основі ШІ, яка дає змогу швидше і простіше знайти розпі знавальну здатність торгової марки на цільовому ринку. Ця технологія вдос коналена за рахунок використання ме тоду глибокого навчання, покликаного виявити в рамках зображення по єднання так званих понять (наприк лад, яблуко, орел, дерево, корона, ав томобіль, зірка) з метою пошуку анало гічних знаків, зареєстрованих раніше. Нова функція пошуку працює з націо нальними фондами 45 відомств щодо торгових марок, які вже беруть участь в проекті, навіть якщо вони не кори стуються системою класифікації зобра жувальних елементів (понад 6 тис. по шукових запитів на місяць). Ця база містить майже 40 млн торгових марок, ВОІВ додає до неї нові фонди різних країн. Нова технологія дає можливість сформувати більш нечисленну і виві рену групу потенційно схожих знаків, що забезпечує більшу достовірність стратегічного планування з метою ви ведення бренда на нові ринки. Вона також знижує трудовитрати зусиль експертів, патентних повірених, фахів ців галузі та дослідників, з огляду на менший обсяг роботи для аналізу та вивчення. У новій технології пошуку на основі ШІ раціонально використо вуються глибокі нейронні мережі й дані класифікації зображувальних елементів Мадридської системи між народної реєстрації знаків і даних ве ликих відомств щодо торгових марок. Нова технологія на основі ШІ повністю інтегрована в алгоритм пошуку Гло бальної бази даних брендів ВОІВ і до ступна безкоштовно всім користува чам. Новий інструмент пошуку ВОІВ націлений надавати більш вузькі й точні результати для аналогічних зна ків порівняно з попередніми інстру ментами. Генеральний директор ВОІВ Френсіс Гаррі прокоментував це ново введення: «У сфері торгових марок наша сучасна технологія штучного інтелекту є серйозним удосконален ням, яке підвищить впевненість в роз робці нових іміджевих знаків і спро стить відстеження тих, що потен ційно вводять в оману, або суперечливих нових реєстрацій. Такий вид розширеної бізнес-аналітики не оціненний в умовах глобалізованої економіки, у якій кількість економіч них агентів, що прагнуть захистити свій бренд, швидко збільшується». Він додав: «Зростаючий попит на права ІВ в усьому світі пригнічує системи нинішнього покоління, тому ВОІВ лі дирує в розробці інструментів на ос нові штучного інтелекту, які покра щують глобальну систему ІВ» [20].

ВОІВ створила також сучасну про граму нейронного машинного перекла ду WIPO Translate, що працює на базі ШІ. Вона надається 14 міжурядовим організаціям і багатьом патентним ві домствам світу. Оскільки робота систе ми залежить від доступності даних, то всі партнери можуть використовувати її з вигодою для себе і поставляти дані, щоб покращувати її якість. недобросовісний реєстрація інтелектуальний власність

Розширення діяльності ВОІВ за її межі. ВОІВ усвідомлює проблему зростаючого глобального цифрового розриву, прагнучи забезпечувати за гальний доступ до програм ШІ. ВОІВ надає охочим (включаючи, зокрема, науково-технічне співтовариство, а також інші організації системи ООН) ліцензії на користування своїми ін струментами ШІ на розумних умовах, з тим щоб мати можливість покривати свої витрати. Ліцензії ВОІВ вже нада ні 17 різним зовнішнім організаціям; ведуться активні переговори ще з 31 організацією.

ШІ використовується для аналізу та оцінки інших об'єктивних ознак «недобросовісності». Так, організація «EURid» (реєстратор доменів у зоні .eu) успішно застосовує ШІ для пре вентивного аналізу даних про ре єстрацію доменів з метою виявлення доменних імен, що реєструються з метою ведення неправомірної діяль ності. Відповідно до звітів про роботу програми ШІ в рамках EURid випад ки недобросовісної реєстрації доменів вдається виявляти з точністю 92 %.

Сінгапурське відомство інтелекту альної власності (IPOS) вперше у світі розробило мобільний застосунок IPOS Go, який дає змогу компаніям і під приємцям, які бажають отримати пра вову охорону торгових марок, подава ти заявки безпосередньо до відомства через свої мобільні пристрої. IPOS Go пропонує спрощений користуваль- ницький інтерфейс і функції, що за безпечують взаємодію із застосунка- ми, полегшуючи і прискорюючи по дання заявок власниками бізнесу. Реєстрація торгової марки на IPOS Go може бути здійснена менш ніж за 10 хвилин (раніше -- від 45 до 60 хви лин). Витрати на реєстрацію також значно менші, заявники можуть від чувати себе більш впевнено, подаючи заявки безпосередньо до IPOS. Вони можуть через застосунок відстежува- ти статус реєстрації, отримувати пові домлення про важливі оновлення, по давати заявки на продовження термі нів дії торгових марок [21].

Українські розробки LegalTech у сфері інтелектуальній власно сті. Український чат-бот Patent Bot -- реєстратор торгових марок (ТМ) з'явився ще у 2017 році. Найбільші переваги цього сервісу: простота, швидкість і максимальна зручність для користувача. Процес подання за явки на реєстрацію ТМ займає не більше 10 хвилин і проходить у фор маті спілкування з приємною вірту альною дівчиною, яка дає необхідні поради і контролює правильність за повнення. PatentBot працює онлайн 24/7, подати заявку на реєстрацію ТМ можна в будь-який день, будь-який час і з будь-якої точки світу. Вартість послуги дешевша ніж у більшості па тентних компаній, для зручності ко ристувача оплата здійснюється тільки один раз, а не кілька разів протягом терміну реєстрації, як це прийнято в інших компаніях. PatentBot прово дить за відкритими базами безкош товний пошук подібних ТМ. У разі ви никнення додаткових питань можна залишити номер телефону, на який зателефонує консультант і надасть фахові відповіді. Важливі факти про PatentBot: 50 тис. користувачів, 100 тис.+ перевірених ТМ, 2,5 тис.+ заре єстрованих ТМ у різних країнах світу; рейтинг: одна з кращих юридичних інновацій за даними HiiL; бот року на Product Hunt у 2018 році; один з кра щих ботів для управління бізнес-вит- ратами (на думку Forbes); знання мов: українська, російська, англій ська, до кінця року опанує ще шість мов, зокрема арабську; країни охоп лення: СНД, Європа, США і Китай. Нещодавно стартап, що розробив чат- бот для реєстрації ТМ, залучив новий раунд інвестицій. Інвестором висту пила патентно-юридична агенція «Дубинський і Ошарова». Сума угоди не розголошується. Відомо, що нова оцінка стартапу становить 1,5 млн до ларів. Спільні зусилля LegalTech-ко- манди PatentBot і експертиза фахів ців дадуть змогу ще більше вдоскона лити алгоритми і процедури сервісу, розширити кількість послуг і додати новий функціонал. Це дасть Patent- Bot конкурентну перевагу на глобаль ному ринку.

Ще більше можливостей продемон стрував Telegram-бот Mister-Regis ter (розробник -- патентний повіре ний О. Сердюк з командою з м. Дні про) -- це онлайн-сервіс пошуку, моніторингу та реєстрації ТМ. Проект Mister Register -- повністю автомати зована система для самостійної ре єстрації знаків для товарів і послуг без участі фахівців -- став перемож цем конкурсу інновацій у юридично му бізнесі AEQUO Legal Tech Chal lenge 2019. Він подає заявки на ТМ, перевіряє існування схожих назв, контролює строк дії, попередить, якщо хтось хоче перехопити вашу ТМ. Як досвідчений патентний повірений, що втілився в нейромережу, він не за буває, не плутає, тобто позбавлений «людського фактору». Зручний інтер фейс у звичному месенджері (наразі Telegram) і повний функціонал для роботи з ТМ, пошук здійснюється не лише за базою національних заявок та реєстрацій, а й за базою, поданих за Мадридською процедурою. Mister Register зберігає час на формування варіацій пошукового запиту та пошук за різними джерелами. Автоматизова ний моніторинг за ключовим словом працює за алгоритмом «розумного» пошуку та повідомляє про всі нові по дані в Україні заявки (за національ ною та міжнародною процедурою) на ідентичні та схожі знаки. Це дає мож ливість оперативно реагувати на по рушення з боку третіх осіб, вчасно по давати до Укрпатенту заперечення проти спроби реєстрації таких знаків. Подання заявки на знак відрізняєть ся можливістю моментального прямо го подання до Укрпатенту з викори станням власного ЕЦП. На відміну від подання е-заявок безпосередньо через системи е-подання заявок Укр- патенту, процедура не потребує спеці альних знань, є значно простішою, зо крема при створенні переліку товарів і послуг або при накладанні ЕЦП. Ви користання Mister Register значно скорочує час на подання заявки: за 4 хвилини професійний користувач зможе ввести всі необхідні дані та от римати розписку про прийняття за явки Укрпатентом. Додаткові перева ги при поданні заявки: мінімізація помилок та часу при введенні даних заявника: Mister Register отримає ад ресу та найменування заявника з дер жавного реєстру (для ФОП або юри дичних осіб); створення зображення знаку з тексту; адаптація зображення знаку для заявки, наприклад зміна розміру або конвертація кольору в градації сірого; можливість оплатити державні збори та мито онлайн; діло водство за заявкою: Mister Register от римає всі документи від Укрпатенту, нагадає про строки відповіді чи спла ти збору, надасть шаблони відповіді чи посилання для онлайн оплати збору. Безкоштовно можна шукати не більше 10 ТМ на місяць, проте і після цього надаються досить цікаві пакети від початкового в 600 грн до безліміту в 2,5 тис. грн.

Комерційне (фірмове) найме нування. Відповідно до законодав ства України суб'єктами права на ко мерційне (фірмове) найменування є юридичні особи та фізичні особи-під- приємці. Згідно з ч. 2 статті 90 ЦК України, комерційні (фірмові) найме нування можуть мати лише юридичні особи -- підприємницькі товариства, які здійснюють підприємницьку ді яльність з метою одержання прибутку та подальшого його розподілу між учасниками. Відповідно до статті 159 ГК України громадянин-підприємець також має право на комерційне най менування, причому він має право за явити як комерційне найменування своє прізвище або ім'я. Згідно з ч. 3 статті 33 ГК України, використання в комерційному найменуванні власного імені громадянина правомірне, якщо до власного імені додається будь-який відмітний елемент, що унеможливлює змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання. Згідно зі статистичними даними в Україні за реєстровано понад 1,8 млн суб'єктів господарювання. Їх розподіл за вида ми економічної діяльності подано в таблиці 1. (Див. табл.).

Разом із функцією індивідуалізації комерційне найменування виконує іншу важливу функцію -- є нематеріальним активом суб'єкта обороту, що істотно впливає на його балансову вартість. Від повідно до ч. 3 статті 489 ЦК України, ві домості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Однак питання створення таких ре єстрів досі залишається відкритим, як і ухвалення відповідного спеціального за кону про комерційні (фірмові) наймену вання. Попри те що за національним за конодавством реєстрація комерційних (фірмових) найменувань не обов'язкова і право ІВ на комерційне найменування є чинним з моменту першого використан ня та охороняється без обов'язкового по дання заявки на нього чи його реєстра ції (це, практично, імплементована норма статті 8 Паризької конвенції) іс нування загального реєстру комерцій них найменувань, передбаченого ЦК України, було б корисним і запобігло б порушенням прав власників комерцій них найменувань, адже через відсут ність реєстру комерційних найменувань сторонам складно довести використання саме комерційного (фірмового) наймену вання юридичної особи в судовому по рядку. Реєстр комерційних (фірмових) найменувань може бути створений на основі Єдиного державного реєстру юри дичних осіб і фізичних осіб-підприємців, створеного відповідно до Закону Украї ни «Про державну реєстрацію». Органі заційно-економічний механізм його функціонування розкрито автором у ро ботах [23, 24]. Оскільки комерційне (фірмове) найменування є об'єктом інте лектуальної власності, то право наведен ня реєстру, експертизу назв і видачу охо ронних документів слід надати націо нальному органу інтелектуальної влас ності. Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. пе редбачено інститут попереднього резер вування найменування юридичної особи. Засновники майбутньої юридич ної особи мають право за плату заре єструвати на строк до двох місяців (а для публічних AT -- до дев'яти) майбутнє найменування юридичної особи. Попе реднє резервування найменування не є обов'язковим, однак дає змогу засновни кам уникнути наслідків можливої відмо ви в державній реєстрації юридичної особи через наявність у Єдиному реєстрі тотожного найменування іншої юридич ної особи.

Підставами для відмови в про веденні державної реєстрації суб'єкта господарювання згідно зі статтями 27, 44 Закону України «Про державну ре єстрацію» для юридичної особи, зокрема, є: наявність у Єдиному державному ре єстрі найменування тотожного найме нуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися; використання в найменуванні юридичної особи повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, чи похідних від цих найменувань, або історичного держав ного найменування, перелік яких вста новлюється КМУ). Зауважимо, що за- стосунок Mister Register уже частково вирішує питання такого пошуку. У ході доопрацювання програми можна вирі шити й інші питання пошуку комерцій них (фірмових) найменувань (однакові, тотожні, схожі, дата пріоритету, регіон, напрям діяльності фірми (статутної та фактичної), наявність зареєстрованої од нойменної ТМ, доменного імені тощо). Міністерство цифрової трансформації України 5 жовтня 2020 року презентува ло оновлений застосунок «Дія 2.0». Щоб відкрити ТОВ і стати підприємцем, до статньо було 30 хвилин, зараз оновлена і реєстрація фізично осіб-підприємців (ФОП) -- тепер відкрити ФОП можна за 15 хвилин. Однак застосунок не вирішує питання перевірки наявності викори стання у найменуванні юридичної особи тотожного найменування іншої юридич ної особи. Тому реєстр буде й надалі за смічуватися.

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Таблиця 1

Варто зазначити, що автором ще у 2013 році було розроблено модельний закон «Про фірмові найменування» для країн-учасниць СНД, у якому де тально врегульовано питання набуття та реалізації права ІВ на фірмові най менування. Подібні закони прийняті у Вірменії, Киргизстані, відповідні нор мативні акти діють у багатьох еконо мічно розвинених країнах.

Географічні зазначення (ГЗ). Од нією з помітних тенденцій в умовах фор мування і розвитку цифрової економіки, у якій особливу роль відіграє е-комерція і дистанційна торгівля в мережі Інтер- нет, є підвищення економічної значущо сті географічних зазначень і наймену вань місць походження товарів. Нещо давно ЄС опублікував «Дослідження економічної цінності схем якості ЄС, гео графічних зазначень (GI) і гарантова них традиційних продуктів (TSG)» (Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs). Дослідження базується на всіх 3207 найменуваннях товарів, захище них у 28 країнах-членах ЄС на кінець 2017 року (до кінця березня 2020 р. за гальна кількість захищених наймену вань зросла до 3 322). Метою досліджен ня є збір економічних даних по кожному з 3 207 продуктів, зареєстрованих у рам ках схем географічного зазначення і традиційних гарантованих продуктів у ЄС за 2011-2017 роки.

У 2019 році у світі діяло 55 800 ГЗ. Найбільше діючих ГЗ налічується в Ні меччині (14 289), Китаї (7834), Угорщи ні (6494) і Чеській Республіці (6071). У 2019 році на діючі ГЗ для вин і міцних спиртних напоїв припадало близько 56,6 % усіх ГЗ у світі; ГЗ в категоріях сільськогосподарських товарів і про дуктів харчування -- 34,2 %, ремісни чих виробів -- 3,5 %. Європейські си стеми якості, що охоплюють 3300 назв, зареєстрованих в якості ГЗ, служать охороні конкретних продуктів, щоб просувати їх унікальні характеристи ки, пов'язані з їхнім географічним по ходженням і традиційними спеці альними знаннями. Охорона в ЄС також охоплює близько 1250 ГЗ для продуктів з країн, що не входять до Єв- росоюзу, завдяки двостороннім угодам. Ці угоди захищають також ГЗ ЄС у країнах-партнерах: близько 40 тис. об'єктів охорони ГЗ по всьому світу.

Ринкова вартість ГЗ ЄС становить близько 74,8 млрд євро, з яких 6,8 % -- продукти харчування і напої з Євро- союзу, а їх експорт на суму 16,9 млрд євро становить 15,4 % загального екс порту продуктів харчування і напоїв ЄС. Дослідження виявило, що вар тість продажу товару із захищеною на звою в середньому подвоюється, порів няно з аналогічними товарами без сертифікації.

Новий Закон України «Про правову охорону географічних зазначень», який набрав чинності 20.03.2020 р., є перегля нутою редакцією колишнього закону про охорону прав на зазначення походжен ня товарів, гармонізованого із законо давством ЄС. Це рамковий документ, після якого очікується прийняття трьох галузевих законів, що регулюють вико ристання та захист географічних зазна чень для сільськогосподарських і харчо вих продуктів, а також для вин та алко гольних напоїв.

Згідно з базою даних Укрпатенту «Відомості про зареєстровані в Україні зазначення походження товару» в Україні донедавна було зареєстровано лише 42 кваліфікованих зазначення походження товарів (причому 21 з них -- назви грузинських вин і міне ральної води). За останні два роки ця діяльність дещо активізувалася, заре єстровано ще 5 ГЗ: гуцульська овеча бриндзя (2019 р.), гуцульська коров'яча бринза, мелітопольська черешня, кро- левецькі рушники, петриківський роз пис (2020 р.). Загалом Україна відпо відно до Угоди про асоціацію охороняє понад 3300 географічних зазначень CC. Усі ці позначення повинні врахову ватися при проведенні експертизи за собів індивідуалізації.

Захист прав ІВ на митному кор доні. Митний реєстр створювався як інструмент боротьби з підробками, ви явлення і боротьби з контрафактною і піратською продукцією на кордоні, щоб зупинити і заборонити переміщення через митний кордон України товарів, імпорт і експорт яких здійснюється з порушенням прав ІВ. При цьому добро совісні правовласники завжди вносять свої об'єкти права ІВ в Митний реєстр виключно в цілях недопущення вве дення контрафактних товарів у віль ний обіг. У Державній митній службі України з 19 жовтня 2020 року запра цював оновлений реєстр об'єктів прав ІВ. Заяву на включення до реєстру від тепер можна подати в е-формі через особистий кабінет на порталі Єдине вікно. Сама форма подання заявки також оновилась у відповідності до єв ропейського прототипу і дає змогу по давати заявку одразу на кілька об'єктів ІВ, з можливістю прикріпити всі не обхідні додаткові матеріали. До момен ту вичерпання об'єктів зі старого ре єстру він діятиме паралельно з новим. Відбулося також оновлення порядку реєстрації в митному реєстрі об'єктів права ІВ, які охороняються відповідно до закону. Прийнято також зміни, спрямовані на боротьбу з підробками і піратством. Представники митних ор ганів тепер мають чіткі інструкції щодо встановлення належності товару до оригінального, що не дає можливості ввезення на територію України контра- фактної та піратської продукції. За значені зміни прийняті в рамках інтег раційного пакету Україна -- ЄС, які за проваджують основоположні принципи митних заходів щодо захисту прав ІВ та вимог до процедурних документів.

Цифровізація, перехід на е-доку- ментообіг у роботі Митного реєстру, удосконалення процедури знищення контрафактних товарів є важливими антикорупційними кроками в діяльно сті українських митниць, пов'язаної зі сприянням захисту прав ІВ, оскільки дадуть змогу мінімізувати людський фактор і організувати належний моні торинг з метою швидкого вирішення іс нуючих проблем.

Вплив штучного інтелекту (ШІ) на економіку та законодавство про засоби індивідуалізації. На процес придбання товару (послуги) впливає інформація, доступна споживачеві, і те, хто або що приймає за нас рішення щодо купівлі. Значний вплив на до ступну споживачам інформацію та їх рішення щодо придбання останнім часом має ШІ. Адже з появою застосун- ків ШІ, таких як Amazon Alexa, Google Home, споживчих чат-ботів, персональ них помічників з купівлі на основі ШІ, таких як Mona, Amazon Dash, і поміч ників роботів ШІ, таких як Pepper, структура і процес купівлі зазнали змін. Деякі з основних принципів зако ну про торгові марки, що стосуються аспектів людської слабкості, таких як «середній споживач має середню пам'ять», «неповне запам'ятовування», «плутанина», «невиразність торгових марок», а також звуковий, концепту альний і зображувальний вплив, порів няння торгових марок активно викори стовує у своїх застосунках ШІ. Ці тен денції посилилися з ростом числа купівель у супермаркетах, розвитком е- торгівлі. Рекламний сектор активно використовує також потенціал голосо вого пошуку застосунків ШІ. На думку експертів, протягом наступних п'яти років від 30 до 50 % пошуків продуктів будуть здійснюватися голосом, а не текстом [25]. Оскільки голосовий пошук перевершує текстовий, баланс між фонетичним, візуальним і концеп туальним порівнянням торгових марок та інших засобів індивідуалізації змі ниться. Важливість візуальних аспек тів буде знижуватися з великою пере вагою на фонетичне і концептуальне порівняння. Вплив ШІ на спосіб купів лі продукту матиме значні економічні та правові наслідки для законодавства про засоби індивідуалізації.

Правові наслідки недобросовіс ності заявника. Оскільки, з огляду на основні засади цивільного права, недобросовісність завжди тягне за собою певні негативні наслідки для винної особи, наслідком недобросовіс ного подання заявки є відмова в ре єстрації відповідної торгової марки або визнання свідоцтва на нього не дійсним. Зазначимо, що питання про недобросовісність заявника може ви никати на різних етапах -- від ре єстраційної процедури у відомстві до стадії використання недобросовісно зареєстрованого позначення. При цьому національний законодавець не обмежений у можливості самостійно визначити, з якого моменту зацікав лена особа має право розпочинати процес проти недобросовісної реєстра ції належного їй позначення. У ба гатьох країнах недобросовісність за явника є підставою як для опротесту- вання поданої заявки, так і для скасування проведеної реєстрації. Однак у деяких юрисдикціях право законного володільця знака протидія ти недобросовісній реєстрації власно го позначення обмежується можливі стю звернення до компетентних орга нів з вимогою про визнання свідоцтва на такий знак недійсним.