Ліцензійний договір як один з видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» ВСП «ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» В М.КИЄВІ

Кафедра інтелектуальної власності і права

(повна назва кафедри)

ДИПЛОМНА РОБОТА Спеціаліста

на тему: «Ліцензійний договір, як один з видів договорів щодо розпорядження майновими правами ІВ»

м. Київ 2014 рік



Зміст

Вступ

1. Загальні положення про договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

1.1 Поняття і предмети ліцензійних договорів

1.2 Укладення та припинення ліцензійного договору

2. Класифікація ліцензійних договорів

2.1 Класифікація ліцензійних договорів за об'єктом ліцензії

2.2 Класифікація ліцензійних договорів за обсягом прав, що передаються

2.3 Класифікація ліцензійних договорів по способу охорони їх предметів

2.4 За способами надання ліцензії

2.5 Класифікація ліцензійних договорів за суб'єктами ліцензування

3. Відмінності ліцензійних договорів від інших видів зовнішніх і внутрішніх торговельних угод

4. Строк та територія дії ліцензійного договору

5. Захист патентних прав у ліцензійному договорі

6. Права і обов'язки ліцензіара та ліцензіата

7. Гарантійні зобов'язання та ліцензійні ризики

8. Ліцензійні платежі та право ліцензіара на винагороду

9. Особливості визначення ціни ліцензії та розрахунків між ліцензіаром і ліцензіатом

9.1 Традиційні методи розрахунку ціни ліцензії

9.2 Аналіз умов ліцензії

Висновок та рекомендації

Література

інтелектуальний власність ліцензійний договір



Вступ

Одним з напрямків розвитку інноваційної економіки, є формування правової основи охорони і використання результатів інтелектуальної діяльності. При цьому серед завдань правого регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності особливо виділяється створення правових механізмів, що забезпечують залучення в цивільний оборот результатів інтелектуальної діяльності та прирівняних до них коштів індивідуалізації.

Становлення і розвиток правового регулювання інтелектуальних прав почалося близько 200 років тому. Становлення ж зобов'язальних відносин у сфері інтелектуальної діяльності почалося значно пізніше. Кардинальна зміна економіки на початку 90-х років минулого століття створило грунт для розвитку відносин у сфері розпорядження винятковими правами, поставивши їх на комерційну основу. В даний час зберігається позитивна динаміка зростання кількості укладених ліцензійних договорів.

Однією з характерних і показових рис сучасної міжнародної економічного життя є інтернаціоналізація комерційного використання результатів інтелектуальної діяльності. Причин цьому явищу безліч. Найголовнішими з них варто назвати, по-перше, глобальну взаємозалежність національних економік, обумовлену технологічною революцією та появою нових інформаційних технологій, і по-друге, зросла роль нових знань, як факторів, які зумовлюють значною мірою прибутковість комерційної діяльності та конкурентоспроможність вироблених товарів, виконуваних робіт і послуг, що надаються.

Технологічний обмін надає все зростаючий вплив на економічний розвиток країн і забезпечує прискорення його темпів. Передача технологій - один з основних чинників зростання обсягу виробництва і продуктивності праці, що сприяють підвищенню випускається і створенню якісно нової продукції.

Залучення результатів технічного чи інших видів творчості в господарський оборот опосередковується крім інституційних форм, зобов'язально-правовими формами, в рамках яких і відбуваються юридично значимі акти, що відображають динаміку «залученості» охороняється результату в сферу економічного обороту. При цьому сам результат, що має ідеальну природу, ні в господарському, ні в якомусь іншому обороті не бере участь, а має місце цивільно-правовий обіг майнових прав на його використання.

Реалізація винаходів і технологічних нововведень виступає в якості однієї з головних сфер докладання результатів наукових досліджень і розробок. Провідною формою такої реалізації є міжнародна торгівля ліцензіями. Значний інтерес до подібного роду торговельної діяльності зумовлений багатьма факторами, зокрема, рівнем сучасного науково-технічного розвитку, прагненням до впровадження наукоємних технологій, посиленням конкурентної боротьби на світовому ринку.

Економічні дослідження показують, що передача технологій на міжнародній арені стала виступати одним з найбільш перспективних і дієвих способів, що забезпечують завоювання важкодоступних ринків. Подібне завоювання здійснюється шляхом продажу ліцензій з метою збільшення інвестицій та придбання участі в створюваних або вже діючих зарубіжних підприємствах, особливо в тих країнах, де не представляється можливим створення компаній з чисто іноземним капіталом.

Крім того, міжнародне ліцензування дозволяє долати торгово-політичні бар'єри в іноземних державах; сприяти розширенню прямого товарного експорту фірм-ліцензіарів; обмежувати конкуренцію на світових ринках і домагатися монопольного становища шляхом накладення заборон на збут ліцензійної продукції поза обумовленій території; розширювати власні науково-технічні дослідження по найбільш важливих напрямках, заощаджуючи при цьому на науково-дослідних роботах.

На сьогоднішній день в практиці міжнародної ліцензійної торгівлі найбільшого поширення набув ліцензійний договір, як одна з головних форм опосередкування передачі технології. У сучасному діловому обороті ліцензійний договір займає провідне місце, і його значення постійно зростає. Автори Міжнародного кодексу поведінки в галузі передачі технології при його розробці підкреслили значення технологічного обміну в сучасних умовах і тим самим звернули увагу на велике значення ліцензійних договорів.



1. Загальні положення про договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Цивільне законодавство регулює майнові та особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку зі створенням та використанням об'єктів права інтелектуальної власності. Відповідно до частин 1 і 2 ст. 418 ЦК право інтелектуальної власності -- це право особи на результати інтелектуальної творчої діяльності або на інші об'єкти права інтелектуальної власності, визначені цим Кодексом або іншими законами. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів визначається Цивільним кодексом та іншими законами. До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (баз даних); виконання творів, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці (ст. 420 ЦК).

З-поміж прав інтелектуальної власності, які належать їх суб'єктам (авторам, виконавцям, винахідникам або іншим особам) і забезпечують реалізацію їх майнових інтересів, особливого значення набувають майнові права. Відповідно до частин 1 і 3 ст. 424 ЦК майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання цього об'єкта;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватись в інших цивільних відносинах.

Майнові права інтелектуальної власності мають певну економічну цінність і в умовах ринкової економіки стають товаром, що реалізується на договірних засадах. Згідно зі ст.427 ЦК майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до ЦК та іншого закону. Як зазначає О.М. Мельник, договори на створення і використання об'єктів права інтелектуальної власності є не тільки основним джерелом одержання доходу творцем та іншими суб'єктами права інтелектуальної власності, а й основною правовою формою реалізації своїх суб'єктивних майнових прав цими суб'єктами, що є головною метою творчої діяльності.

Договорам щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності присвячена гл.75 Цивільного кодексу. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності, зокрема при здійсненні інноваційної діяльності, регулюється нормами гл. 16 та деяких інших статей (20, 86, 155-162, 326, 327, 329, 366-376) Господарського кодексу. Окремі правила щодо договорів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності містяться в законах України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р.; «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 р. (пункти 4-7 ст. 23); «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. (пункти 4-7 ст. 20); «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 15 грудня 1993 р. (пункти 4-6 ст. 16) та деяких інших законах.

Не даючи загального визначення поняття договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ЦК у ст. 1107 визначає види цього договору, однак наведений у ній перелік договорів не є вичерпним. Зокрема розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може здійснюватись на підставі таких договорів:

1) ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) ліцензійного договору;

3) договору про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

4) договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

5) іншого договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

1.1 Поняття та предмет лицензійних договорів

Найпоширенішим видом договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, особливо у сфері використання об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок тощо), є ліцензійний договір. Відповідно до ч. 1 ст. 1109 ЦК за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього кодексу та іншого закону. Точніше визначення цього договору було запропоноване О. А. Підопригорою та О. О. Підопригорою: ліцензійний договір - це консенсуальна двостороння угода, за якою одна особа (ліцензіар) зобов'язується передати право на використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіату), що приймає на себе обов'язок вносити ліцензіарові обумовлені договором платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором[9].

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта, які на момент укладення договору не були чинними. Тому права на використання об'єкта та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням Цивільного кодексу, є нікчемними.

У світовій практиці обміну науково-технічними досягненнями застосовується така форма правовідносин, як ліцензійний договір. Україна має значні досягнення в галузі науки і техніки, які можуть бути об'єктом ліцензування.

Предмет ліцензійного договору.

В юридичній літературі як предмет ліцензійного договору, як правило, розглядалося лише охоронюване законом право на винахід або окремі повноваження, що випливають з цього права. Такої думки дотримувалися І.Я. Хейфец, Б.С. Антимонов, Е.О. Флейшиц та інші автори.

Нині переважає інша точка зору, відповідно до якої предметом ліцензійного договору є сам винахід.

На мою думку, найпоширенішою точкою зору є та, згідно з якою предметом ліцензійного договору є винахід або інше технічне досягнення в обсязі, встановленому договором. Виходячи з цієї позиції, у ліцензійному договорі необхідно якомога точніше визначити предмет ліцензії, тобто яке саме технічне досягнення передається для використання.

Юридична природа ліцензійного договору. Визначальною концепцією юридичної природи ліцензійних договорів є цивільно-правовий характер даних відносин.

Основна мета ліцензійного договору - забезпечити можливість практичного використання конкретного технічного рішення. Але, деталізуючи мету ліцензійних відносин, можна відмітити, що вона складається, з одного боку, з можливості використання винаходу (запатентованого або незапатентованого) у виробництві і як результат - отримання прибутку, з іншого - з отримання винагороди за надане право користуватися винаходом.

Деякі ознаки та умови ліцензійного договору схожі з ознаками та умовами інших цивільно-правових договорів. Ліцензійний договір - це окремий вид договору і ототожнювати його, зокрема з договорами купівлі-продажу, найму або товариства, не можна.

У ст. 244 ЦК України зазначається, що предметом договору купівлі-продажу може бути майно, тобто окремі матеріальні предмети. Законом України "Про власність"(ст. 41) до об'єктів інтелектуальної власності віднесено винахід та інші результати інтелектуальної праці. Відповідно до п. 4 ст. 6 Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі власникові патенту надається можливість передавати на підставі договору право власності на винахід будь-якій особі. Отже визнається, що винахід є товаром, який має самостійний вираз і відповідно може бути предметом договору купівлі-продажу.

Ліцензійний договір передбачає передачу права користування винаходу, тобто лише одного елемента права власності.

Відмінність зазначених договорів полягає також у тому, що ліцензійний договір - це правовідносини, які мають строковий характер. Договір купівлі-продажу, як правило, обмежений терміном обміну.

Звертаючись до порівняльного аналізу договору майнового найму (оренди, лізингу) та ліцензійного договору, треба відзначити, що характерним для цих договорів є елемент користування. Але умовами договору оренди або лізингу може бути передбачено право викупу орендованого майна, тобто передачу орендованого майна у власність, що неможливо у ліцензійному договорі. Відмінність існує і щодо об'єкта.

За договором оренди використовується матеріальний предмет - будь-яка річ, за ліцензійним договором - винахід або інше науково-технічне досягнення, що мають інтелектуальний характер і за своєю природою належать до безтілесних речей.

Для досягнення мети учасники договору товариства так само, як і сторони в ліцензійному договорі, йдуть на певний ризик. Проте ці договори відрізняються тим, що сторони у договорі товариства спільними зусиллями досягають загальної мети, в ліцензійному договорі сторони, як правило, мають різні інтереси - ліцензіар отримує винагороду, ліцензіат використовує об'єкт ліцензії.

Таким чином, ліцензійний договір не є договором товариства, але в деяких випадках може становити основу договору товариства, зокрема ліцензійні правовідносини засновників акціонерного товариства, яке у своїй господарській діяльності використовує винахід або інше науково-технічне рішення.

Суттєвою відмінністю ліцензійного договору від інших договорів є те, що він має бути складений у письмовій формі, підписаний сторонами і набуває чинності тільки після його реєстрації у Держпатенті України. Такий порядок укладення ліцензійних договорів обов'язковий для власників патентів України.

Суб'єкти ліцензійних відносин.

Сторонами у договорі - ліцензіаром і ліцензіатом - можуть виступати всі учасники цивільно-правового обігу, тобто фізичні і юридичні особи та держава, інтереси якої представляє Держпатент України. Ліцензіар - це власник запатентованого або незапатентованого винаходу. Ліцензіат - фізична або юридична особа, яка відповідно до ліцензійного договору отримала дозвіл (ліцензію) на використання винаходу.

Особливістю участі в ліцензійному договорі є те, що і з боку ліцензіара, і з бокуліцензіата можуть брати участь кілька осіб. Так, ліцензіарами виступають співавтори винаходу, а ліцензіатами - кооперативні юридичні особи. Володільцем патенту може бути особа, яка не досягла 18 років, у ліцензійних відносинах інтереси цієї особи захищатиме Ті законний представник.

Іноземні громадяни та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права, передбачені Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Отже, вони також можуть бути учасниками ліцензійних правовідносин.

Визначення ліцензійного договору.

Ліцензійний договір - це правочин, на підставі якого власник (володілець) запатентованого або незапатентованого винаходу (ліцензіар) надає фізичній або юридичній особі (ліцензіатові) дозвіл на здійснення у певному місці і протягом певного терміну однієї або кількох дій, на які має виключні права ліцензіар, а ліцензіат зобов'язується сплатити винагороду за надання права на використання винаходу.

1.2 Укладення і припинення ліцензійних договорів

Ліцензійний договір вважається укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо всіх істотних умов (тобто тих умов, які закон визнає істотними або які необхідні для даного виду договору). Але дійсним ліцензійний договір стає від дати публікації відомостей про видачу ліцензії в інформаційному бюлетені «Промислова власність» та внесення їх до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Дотримання письмової форми договору є необхідною умовою його дійсності.

З урахуванням природи ліцензійного договору, законодавство передбачає, що у ліцензійному договорі визначаються: вид ліцензії; сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо); розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності; якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору (чч. 3, 8 ст. 1109 ЦК України).

Коли ліцензійний договір укладається стосовно торговельної марки, то він повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 36.). Ця норма спрямована на захист прав споживача, для якого торговельна марка слугує насамперед гарантією певної якості товару.

Однак навіть у випадку відсутності певних із зазначених в ч. З ст. 1109 ЦК України умов договір вважається укладеним.

Одночасно неоднозначними при тлумаченні видаються положення чч. 1 і 2 ст. 1114 ЦК України. Зокрема, у ч. 1 вказаної статті передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Проте ч. 2 даної статті вимагає реєстрацію факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, права на які виникають з моменту реєстрації.

Постає закономірне питання: що розуміє законодавець у ст. 1114 ЦК України під поняттям «факт передання»? Так, виглядає нелогічною структура статті, норми котрої вказують, що договір (тобто юридичний факт, з якого виникають цивільні правовідносини) державній реєстрації не підлягає, проте реєстрації підлягає «факт передання» прав за цим договором. Тобто, можливо, слід розуміти дані норми таким чином, що лише договори (юридичні факти) про переданий виключних майнових прав інтелектуальної власності підлягають реєстрації, а стосовно решти правочинів це правило не діє. Разом з тим, договори про передання виключних майнових прав, визначені ст. 1113 ЦК України, не підлягають обов'язковій реєстрації у силу ч. 1 ст. 1114 ЦК України, що остаточно руйнує будь-яку логіку в юридичній техніці аналізованих статей. Отже, питання залишається відкритим і однозначно відповісти на нього може або сам законодавець, або суб'єкт офіційного тлумачення законодавства -- Конституційний Суд України.

Доцільно було б переглянути розміщення поза Главою про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності нормативних положень, що регулюють договір комерційної концесії, оскільки останній також є формою, хоча й дещо ускладненою, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, елементом якого є ліцензія на торговельну марку.

З вказаних підстав доцільно Главу 75 ЦК України поділити на два параграфи, у яких чітко провести відокремлення договорів, що опосередковують передачу всього комплексу виключних майнових прав інтелектуальної власності, включаючи права розпорядження, від договорів, які надають право на тимчасове використання об'єктів виключних прав, долучивши до останнього параграфу також положення про комерційну концесію.

Процес інтеграції України до Європейського Союзу і вступ до Світової організації торгівлі передбачають комплексне реформування національного законодавства у сфері комерційної діяльності та конкуренції. Вказане означає, що вдосконалення окремо взятих інститутів цивільного права (наприклад, інституту промислової власності) не матиме бажаного результату, оскільки відповідні положення законодавства повинні розглядатись також у розрізі конкурентного права Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торгівельної марки. // Право України. - 2008. - № 9. - С. 110. .

Вказане є особливо актуальним у контексті ліцензійних договорів на використання торговельної марки, адже суб'єкт виключних прав на торговельну марку за рахунок повноважень, котрі надає йому свідоцтво, може регулювати кількісно, якісно і територіально обіг маркованих товарів і не тільки тих, що належать йому на праві власності, а й тих, власником яких є ліцензіат. З цього приводу доречною є думка В. Базилевича, який вказував: забезпечуючи штучну диференціацію товарів і послуг, засоби їх індивідуалізації уможливлюють зростання монопольної влади окремих товаровиробників, що сприяє збільшенню їх доходів Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підруч. -- К., 2006. -- С. 175. .

Важливо звернути увагу, що конкурентному праву Європейського Союзу притаманний принцип визнання дій, які можуть призвести до обмеження чи викривлення конкуренції у межах Співтовариства, несумісних з правилами спільного ринку (статті 81 (1), 82 (1) та 87 (2) Договору про заснування Європейського Співтовариства від 25.03.1957 р.) і, відтак, їх заборони. Зазначені положення доцільно визнати кращою комерційною практикою і вважати звичаями ділового обороту, тобто джерелом національного права. Викладений підхід обґрунтований у тому числі й тим, що у такому разі відбуватиметься поступове наближення національного законодавства до європейських правових стандартів. Приклади зазначеного вже мають місце в сучасному українському нормотворенні.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 81 Договору про заснування Європейського Співтовариства недобросовісними слід вважати умови договорів, які (а) прямо чи опосередковано встановлюють ціни на купівлю або продаж, чи будь-які інші торговельні умови; (b) обмежують чи контролюють виробництво, ринки, технічний розвиток або інвестиції; (с) розподіляють ринки чи джерела постачання; (d) застосовують неоднакові умови в еквівалентних правочинах з іншими торговельними сторонами, створюючи цим невигідні для них умови конкуренції; (e) обумовлюють укладання договорів прийняттям додаткових зобов'язань інших сторін, які, за своєю суттю чи згідно з торговельними звичаями, не пов'язані з предметом даних договорів.

Викладені вище умови відображені в національному законодавстві, а саме у ч. 2 ст. 6 Закону «Про захист економічної конкуренції» Закон України «Про захист економічної конкуренції» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 12, ст.64 (далі -- Закон № 2210-14), яка визначає антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання.

Фактично торговельна марка, як комерціалізований об'єкт інтелектуальної власності, є об'єктом узгоджених дій суб'єктів господарювання, оскільки використовується вже принаймні двома господарюючими суб'єктами як засіб проти змішування з конкурентами. Так, відповідно до ст. 9 вказаного Закону № 2210-14 узгоджені дії стосовно прав інтелектуальної власності у контексті ліцензійних договорів не підпадають під кваліфікацію антиконкурентних узгоджених дій, котрі забороняються законом у тій частині, у якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, котрій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності. З аналізу ч. 2 зазначеної статті випливає, що не виходять за межі прав, зазначених у ч. 1 цієї статті, обмеження стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки. // Право України. - 2008. - № 9. - С. 111.

Питання про обсяги виробництва потребують додаткового законодавчого регулювання, актуальність якого чітко виявляється у контексті ліцензійного договору на використання торговельної марки. У свою чергу слід звернути увагу на те, що обмеження стосовно обсягу прав (виду ліцензії), строку, території, виду діяльності, сфери використання виступають звичайними умовами для таких договорів, виходячи зі змісту ч. З ст. 1109 ЦК України.

Так, встановлення мінімального обсягу виробництва товарів, маркованих об'єктом ліцензійного договору, випливає з припису абз. З ч. 4 ст. 18 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про те, що використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Звідси, умова про мінімальний обсяг маркованої продукції (який буде достатнім для визнання факту такого використання) є справедливою, оскільки випливає з правового статусу ліцензіара.

При цьому, вбачається неправильним при тлумаченні ч. 2 ст. 9 Закону № 2210-Ш робити висновок від протилежного щодо неможливості встановлення максимального обсягу товарів, які маркуються торговельною маркою.

Іншими словами, ліцензійний договір на використання торговельної марки може також містити умову про максимальний обсяг маркованих товарів. Допустимість такого висновку непрямо випливає з невиключності переліку, наведеного у ч. З ст. 1109 ЦК України, щодо сфери використання об'єкта інтелектуальної власності, а також зі змісту ч. 8 вказаної статті, положення якої має застосовуватись за аналогією до ліцензійного договору на використання торговельної марки. Згідно з цитованою нормою, якщо у ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Дію ліцензійного договору може бути припинено за взаємною згодою сторін або за рішенням суду. Сторони, які мають намір достроково припинити дію ліцензійного договору, укладають угоду про дострокове припинення ліцензійного договору і на підставі цього подають до Держдепартаменту підписану ними заяву про внесення змін до реєстру ліцензійних договорів у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору. Розгляд документів та внесення змін відбувається протягом двох місяців від дати надходження заяви Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 425. .

Договір може бути визнано недійним на підставі рішення суду, ініціатором якого можуть виступити ті самі суб'єкти, що в інших видах договорів (сторони договору, державні органи).

Відомості про внесення змін до ліцензійного договору, визнання його недійсним або дострокове припинення його дії підлягають обов'язковій реєстрації в бюлетені „Промислова власність”.

Із метою захистити майнові права та інтереси інтелектуальної власності різних об'єктів договорів у сфері інтелектуальної власності уповноважені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові форми ліцензійних договорів.



2. Класифікація ліцензійних договорів

Як не може існувати жорстких правових стандартів змісту ліцензійних договорів в силу добровільності укладення (в подавши ляющее більшості випадків) і величезного розмаїття тематики, так і не існує їх уніфікованої класифікації. Нижче розглянута найбільш типова класифікація ліцензійних договорів, заснована на таких ознаках, як спосіб правової охорони, обсяг переданих прав, взаємовідносини партнерів, характер волевиявлення сторін, відплатність договору і т.д.

Класифікація ліцензійних договорів

За об'єктом ліцензії	За способами надання ліцензії	За обсягом прав, що передаються	За способом охорони	За суб'єктами ліцензування
- патентні ліцензії (ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок);	обов'язкова;	невиключні;	патентні;	особиста ліцензія;
	відкрита;	виключні;	безпатентні;	ліцензії підприємств;
ліцензії на ноу-хау (комерційну таємницю);	примусова;	повні.	комплексні.	ліцензії корпорації (концерну);
ліцензії на використання об'єктів авторського права.	пакетна;	субліцензії		ліцензії держав;
ліцензії на торговельні марки;	перехресна.			субліцензії.
ліцензії на селекційні досягнення (сорт рослин, породу тварин);
Программы ЭВМ
Базы данных
- ліцензії на компонування топографії інтегральних мікросхем;

2.1 Класифікація ліцензійних договорів за об'єктом ліцензії

Що стосується класифікації за об'єктом ліцензії, то це класифікація за визначеними законодавством видами об'єктів права інтелектуальної власності.

Патентні ліцензії - це ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Винаходом є результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології, об'єктом якого може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини) або спосіб. Це технічне рішення у будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне до промислового використання. Корисною моделлю є результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології. Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислово придатним. Промисловим зразком є результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Це нове художньо-конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для здійснення промисловим способом [2].

Ліцензії на торговельні марки.

Торгівельна марка - це зареєстровані в установленому порядку позначення, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від інших. Об'єктом товарного знаку можуть бути словесні (слова й абревіатури), зображувальні (композиції ліній, плям, фігур, форм на площині), об'ємні (композиції фігур у трьох вимірах, тобто у формі самого виробу або його упаковки-флакони, пляшки тощо), комбіновані (сполучення зображувальних, словесних і об'ємних елементів) та інші позначення, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів [3].

Ліцензії на компонування топографії інтегральних мікросхем.

Інтегральна мікросхема (ІМС) - мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Компонування топографії ІМС - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними [4].

Ліцензії на ноу-хау (комерційну таємницю).

Комерційною таємницею є інформація, яка є cекретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які, відповідно до закону, не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Ліцензії на селекційні досягнення (сорт рослин, породу тварин).

Сорт рослин - окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в рамках нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови надання правової охорони: - може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів; - може бути відрізнена від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву, принаймні, однієї з цих ознак; - може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту. Племінна тварина - чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного вдосконалення тварина, що має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися в селекційному процесі відповідно до діючих загальнодержавних програм селекції.

Ліцензії на використання об'єктів авторського права.

Об'єктами авторського права є твори, а саме:

1) літературні та художні твори;

2) аудіовізуальні твори;

3) твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;

4) фотографічні твори;

5) твори ужиткового мистецтва;

6) ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші

7) переробки літературних або художніх творів;

8) збірки творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

9) комп'ютерні програми;

10) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

11) інші твори [5].

2.2 Класифікація ліцензійних договорів за обсягом переданих прав

При укладанні ліцензійної угоди суттєвими для сторін будуть питання обсягу переданих прав. Від цього значною мірою залежить ціна ліцензії, розділ ринків збуту, можлива конкуренція на цих ринках, а також ряд інших чинників. У міжнародній практиці в залежності від обсягу переданих прав виділяють ліцензії повні, виключні і невиключні (прості).

У разі повної ліцензії власник об'єкта промислової власності надає ліцензіату всі права на неї, без будь-яких обмежень, на частину строку або весь термін дії охоронного документа. При цьому він відмовляється від будь-яких прав як на передачу ліцензії третім особам, так і на самостійне її використання.

У разі виключної ліцензії ліцензіату передається виключне право на використання об'єкта промислової власності в межах, обумовлених договором, із збереженням, проте, за ліцензії права на його використання в частині, що не передається ліцензіату. За договором про виключну ліцензії ліцензіар надає ліцензіату монопольне право використання в обумовлених межах об'єкта угоди, включаючи перепродаж іншим особам і організаціям, відмовляючись від видачі аналогічних угод третім особам і від самостійної експлуатації об'єкта угоди у встановлених для ліцензіата кордонах.

При невиключної (простої) ліцензії ліцензіар, надаючи ліцензіату право на використання об'єкта промислової власності, зберігає за собою всі права, що підтверджуються патентом, в тому числі і на надання ліцензій третім особам. Прості ліцензії характерні для товарів масового попиту. Зазвичай ліцензіар продає дуже обмежена кількість простих ліцензій, не допускаючи небажаної конкуренції між ліцензіатами. Однак якщо продукція реалізується досить ефективно, то з метою отримання максимально можливого прибутку цілком доцільна продаж і великого числа простих ліцензій.

Як свідчить міжнародний досвід, вибір типу ліцензії залежить від багатьох факторів, серед яких найбільш значущими є потенційний обсяг ринку і передбачуваний попит на продукцію в перспективі, виробничі потужності ліцензіата, його положення на наданої в рамках ліцензійної угоди території, характер переданих об'єктів інтелектуальної власності. Наприклад, якщо ринок збуту відносно невеликий, це буде стимулювати видачу виключної ліцензії, оскільки наявність декількох ліцензіарів створило б на досить обмеженому ринку небажану гостру конкуренцію, в результаті чого ціни на ліцензовану продукцію будуть падати, і відповідно це відіб'ється на розмірі ліцензійного винагороди.

У рамках розглянутої вище класифікації часто використовуються і субліцензії, тобто ліцензії, видані безпосередньо ліцензіатами. Право на надання субліцензій не виникає автоматично з придбанням ліцензії, воно обговорюється в «основному» ліцензійному договорі. Як правило, це договір про повну або виключної ліцензії, хоча вкрай рідко можливість надання субліцензії зустрічається в договорі про невиключної ліцензії. Зазвичай за обсягом наданих прав субліцензія відповідає невиключної ліцензії. Винагорода, що отримується по субліцензії, ділиться між ліцензіаром і ліцензіатом основного договору в узгодженій ними пропорції.

2.3 Класифікація ліцензійних договорів по способу охорони їх предметів

Залежно від забезпеченості або відсутності правової охорони продуктів або методів, що складають предмет договору, виділяють патентні і безпатентні договори. Відповідно до патентними договорами передача технології супроводжується передачею права на використання охоронюваних законом об'єктів промислової власності-винаходів, промислових зразків і корисних моделей, причому передача права є істотною умовою використання технології.

Патентні ліцензії

Предметом патентного ліцензійної угоди є передача прав на використання інтелектуальної власності, зокрема прав на використання патенту. Однак мати таке право - зовсім недостатньо для успішної організації виробництва нового виробу. Тому паралельно з передачею прав покупцю дуже часто передаються технологія, ноу-хау, а також відповідні управлінські знання. Як свідчить практика, частка укладених угод, що містять пункт про ноу-хау, зростає, а частка «чисто» ліцензійних договорів знижується.

Якщо в середині 70-х років XX століття в світі близько 25% ліцензій було засновано на передачі патентних прав, 50% поєднувало передачу патентних прав і ноу-хау і лише близько 25% базувалося виключно на передачу ноу-хау, то в даний час ці співвідношення різко змінились. Частка змішаних ліцензій, за якими в рамках однієї угоди передаються патентні права спільно з ноу-хау, в технологічному обміні промислово розвинених країн зменшилася в порівнянні з вищевказаним рівнем удвічі і становить зараз близько 25%, а частка ліцензій на ноу-хау, навпаки, зросла вдвічі і становить 50% (частка ж ліцензій на патентні права не змінилася і як і раніше дорівнює 25%).

Відбираючи ліцензійні теми, компанія-власник патенту вирішує, що вигідніше - освоєння виробництва нового товару і подальша організація його продажу або продаж ліцензії, за якою виробляється або буде вироблятися новий товар. Ліцензію продавати економічно недоцільно, якщо компанія має добре розвинутою виробничою базою і збутовими каналами, а також засобами для фінансування організації виробництва і збуту.

Ліцензію вигідно продавати, якщо:

1. об'єкт ліцензії не може бути широко використаний в країні розробки, але має попит на світовому ринку;

2. у компанії немає можливості (виробничих потужностей, сировини тощо) задовольнити попит світового ринку або окремих його сегментів;

3. прямий експорт товару важко або взагалі неможливо (наприклад, на ввезення певних товарів у країні-імпортері накладена квота або існує заборона на ввезення).

Безпатентні ліцензії

Безпатентними договорами здійснюється поставка обладнання, передача ноу-хау, включаючи надання консультаційних послуг, передача комерційної таємниці та інших об'єктів інтелектуальної власності, що не мають патентного захисту, тобто всього комплексу, що забезпечує ефективне використання технології покупцем, коли таке використання не пов'язане з винятковими правами продавця.

У тих випадках, коли дія договору про передачу технології охоплює кілька країн, в силу строго територіального характеру дії патенту поняття патентного та безпатентні договору може виявитися помітно розмитим, коли один і той же договір по відношенню до одних країнах є патентним, а по відношенню до інших, навпаки, - безпатентні.

Комплексна ліцензія

Комплексна ліцензія (або гібридна) - це угода, за якою ліцензіат отримує право на використання як об'єктів промислової власності, що захищені охоронними документами, так і тих, які не захищені. У таких договорах, найбільш складних за змістом, кожний об'єкт окреслюється окремо. Яскравим прикладом такого договору є договір комерційної концесії, або договір франчайзингу.

За такими договорами, як правило, надаються права на використання знака для товарів та послуг, а також діловий досвід, схеми ведення бізнесу, певні ноу-хау та інша інформація.

2.4 За способами надання ліцензії вони можуть бути

Обов'язкова ліцензія.

Власник патенту зобов'язаний видати ліцензію на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель, промисловий зразок) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав іншого власника. При цьому надання такого дозволу може бути обумовлено відповідним дозволом власника пізніше виданого патенту, який зобов'язаний дати дозвіл, якщо його винахід (корисна модель, промисловий зразок) удосконалює винахід (корисну модель, промисловий зразок) власника раніше виданого патенту і призначений для тієї ж мети [6, 66].

Іншими словами, обов'язкова ліцензія видається у випадку, якщо використання об'єкта власником патенту є неможливим внаслідок того, що в ньому використовується винахід (корисна модель, промисловий зразок) іншої особи, який також охороняється патентом. В такому випадку власник більш пізнього патенту вправі вимагати від останнього надання дозволу на використання його винаходу (корисної моделі, промислового зразка) на договірних умовах. Те ж саме стосується зворотної ситуації, якщо власник пізніше виданого патенту удосконалив винахід (корисну модель, промисловий зразок) власника раніше виданого патенту.

Відкрита ліцензія

Відкрита ліцензія - це заява власника патенту, яка подається до Держдепартаменту інтелектуальної власності для офіційної публікації. Ця заява відображає волю власника надати будь-якій особі дозвіл на використання запатентованого винаходу (корисної моделі, промислового зразка). За наявності такої заяви особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, укладає з власником патенту не ліцензійний договір (з усіма його реквізитами), а лише договір про платежі. З метою заохочення власників патентів до надання відкритих ліцензій річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків з року, наступного за публікацією такої заяви. Заява про відкрите ліцензування в Україні, на відміну від Патентних законів Російської Федерації та Білорусі, не є безвідкличною, тобто у випадку, якщо ніхто не виявить бажання скористатися відкритою ліцензією, можна подати клопотання про її анулювання. В такому випадку сплата річного збору за користування патентом буде сплачуватись в повному обсязі, починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання. Цей вид зобов'язань можна визначити, за аналогією, як своєрідну оферту, тому до таких договорів припустимо застосовувати всі відповідні правові норми.

Примусова ліцензія.

Порядок надання примусової ліцензії визначений законодавством і полягає в його реалізації двома шляхами: в адміністративному та судовому порядку. Адміністративний порядок застосовується, якщо цього вимагають суспільні інтереси та інтереси національної безпеки. У такому разі Кабінет Міністрів України має право на відчуження прав на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми будь-якій юридичній особі без згоди власника на умовах невиключної ліцензії. Таким чином, об'єкт промислової власності може використовуватись тільки в обсязі, визначеному рішенням Кабінету Міністрів України, в якому також вказуються розмір компенсації, що сплачується власникові прав, порядок її сплати та орган, який здійснюватиме контроль за використанням об'єкта промислової власності. Судовий порядок застосовується, якщо винахід (корисна модель, промисловий зразок) не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) було припинено. В цьому випадку будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель, промисловий зразок), у разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору, може звернутися до суду (господарського суду) із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) [7].

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі, промислового зразка) зумовлений поважними причинами, суд (господарський суд) виносить рішення про надання заінтересованій особі дозволу на використання винаходу (корисної моделі, промислового зразка), з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власникові патенту. Фактично укладається ліцензійний договір, але його умови визначають не сторони в процесі переддоговірних переговорів, а суд (господарський суд).

Пакетна ліцензія

Пакетна ліцензія як правило, включає пакет нової та застарілої технологій з метою збільшення вартості ліцензії. Втім, це не виключає можливості передачі кількох актуальних об'єктів промислової власності, пов'язаних між собою. Такі ліцензії видаються на виготовлення виробів, які містять в собі декілька об'єктів інтелектуальної власності.

Перехресна ліцензія

Практикується у випадках, коли партнери не можуть не порушувати прав один одного, а також за великих податків на ліцензійну винагороду. Подібна ліцензія передбачає взаємну поступку прав на використання об'єктів ліцензування. Найчастіше це являє собою обмін патентними ліцензіями, коли кожна із сторін надає іншій права на використання об'єктів, необхідних для випуску певного продукту. Однак необхідно брати до уваги, що коли умови договору про перехресне ліцензування набувають вигляду виключності або монопольного становища на ринку, він може підпасти під антитрестовське чи антимонопольне законодавство, яке має свої особливості в різних країнах. Крім того, компанія повинна знати, що таке ліцензування може завдати шкоду її частці збуту та знизити спонукальні мотиви до винахідництва. До того ж, коли існують розходження у вартості прав, які передаються, або коли одна технологія є значно перспективнішою за іншу, слід робити застереження, які передбачають компенсації. Перехресне ліцензування має значні переваги. Наприклад, воно дозволяє компанії діставати прибутки від запатентованої технології партнера, розвиваючи свободу бізнесу, і надавати споживачам кращу якісну продукцію. Таким шляхом конкуренти мають можливість запобігти великим видаткам на розв'язання спорів між ними про права на інтелектуальну власність [8, 131].



2.5 За суб'єктами ліцензування

Ліцензійні угоди поділяються в залежності від особи ліцензіата.

Особиста (або персональна) ліцензія

...