Ліцензійний договір як один з видів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Надається особисто ліцензіату та неподільно зв'язана з його особою, власне, з фізичною особою. Така ліцензія не підлягає правонаступництву та є в принципі невідчужуваною. Ліцензіат в силу ліцензії залишається уповноваженою особою на віть у тому випадку, коли припинить діяльність свого попереднього підприємства і розпочне діяльність нового. Не зовсім правильним буде казати про наявність особистої ліцензії лише у випадку, коли ліцензійну угоду укладено з певним суб'єктом - зі змісту самого договору повинно випливати, що ліцензія надана саме тій фізичній особі, якій вона має бути надана.

Під ліцензією підприємства

Мається на увазі дозвіл на виробництво товару під ліцензією на якомусь певному конкретному підприємстві. При цьому, зазвичай, під підприємством розуміється не якась конкретна виробнича лінія, а підприємство у сенсі юридичної особи - суб'єкта господарювання. Для визнання ліцензії такою, що надається підприємству, недостатньо тільки того, що вона видана підприємству, яке має виробничі потужності для виробництва товарів - необхідно, щоб у договорі прямо зазначалось, що ліцензія надана саме цьому конкретному підприємству. Коли протягом терміну чинності ліцензії з підприємством відбулися певні зміни, її чинність буде залежати від різних факторів. Якщо підприємство - юридична особа припиняється, то незалежно від того, мало місце злиття, приєднання, поділ, перетворення чи ліквідація, ліцензія втрачає свою чинність (якщо інше не було передбачено ліцензійним договором), у випадку ж, якщо зміни підприємства не пов'язані зі зміною організаційно-правової форми, назви та інших змін, які потребують внесення змін до державного реєстру (крім зміни юридичної адреси), такі зміни не будуть впливати на чинність ліцензії. Не впливають на неї (якщо, звичайно, ліцензія не була персональною) і зміни у складі засновників підприємства чи зміни його керівництва.

Ліцензія корпорації

Як її ще йменують, ліцензія концерну (не треба плутати з терміном «корпоративна ліцензія», який застосовують деякі правовласники, надаючи дозвіл на користування комп'ютерними програмами) є договором, який містить умову, у відповідності до якої надана ліцензіату ліцензія розповсюджується на усі підприємства, що входять до складу корпорації, концерну чи іншого об'єднання підприємств. В разі укладання такої ліцензії є доречним вносити до умов договору положення про те, які підприємства входять до складу концерну і чи розповсюджується ліцензія на ті з них, які будуть входити до його складу після її надання. Для ліцензіара, який укладає договір з підприємством, що входить до складу об'єднання підприємств, більш доцільно з самого початку вносити до договору усі підприємства, які отримають право на використання об'єкта інтелектуальної власності. Особливо це стосується об'єднань, де підприємства є тісно пов'язаними і використання такого об'єкта іншими учасниками концерну буде більш ніж можливим.

Ліцензії для країни

Це один з видів ліцензій, які в недалекому минулому були досить поширеними серед країн соцтабору. Зазначений вид ліцензії використовується в міжнародному обороті об'єктів інтелектуальної власності і полягає в тому, що в межах держави одне підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю в сфері придбання прав на такі об'єкти і далі передає їх підприємствам в цій державі, які безпосередньо і продукують товари за цією ліцензією.

Так, наприклад, у Радянському Союзі це було виробниче об'єднання «Ліцензіонторг». Як правило, в договір про надання таких ліцензій ліцензіат намагається включити положення, згідно з яким ліцензія є чинною для усіх підприємств певної галузі, які знаходяться на території держави, що, своєю чергою, є не зовсім прийнятним для ліцензіара, оскільки така умова ускладнює ефективний контроль за використанням ліцензії, особливо за обсягами її використання.

Субліцензія.

За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію). Даний вид ліцензії передбачає, що ліцензіат, якому надано виключну або повну ліцензію, має право на надання субліцензій. За договором субліцензії, ліцензіаром буде виступати ліцензіат за первісним договором, а ліцензіатом - особа, якій надається субліцензія. Обсяг прав, за умовами субліцензії, визначається обсягом прав, який передбачений ліцензійним договором між первісним ліцензіаром за основним договором і ліцензіатом і не може їх перевищувати. Субліцензія може бути як виключною, так і невиключною. У разі надання субліцензії правовідносини між ліцензіаром і ліцензіатом зберігаються. Субліцензіат не вступає у прямі договірні стосунки з ліцензіаром. Відповідальність за виконання субліцензійного договору несе ліцензіат.

В Англії визнається, що ліцензія може бути передана іншій особі лише за згодою ліцензіара. Припускається, що така згода надана, якщо ліцензіар повідомлений про передачу і з його боку немає ніяких заперечень. В Німеччині та у Франції проста ліцензія може бути передана без згоди ліцензіара лише з підприємством, яке використовувало об'єкт інтелектуальної власності. Виключна ліцензія у більшості держав надає право ліцензіату укладати договір субліцензії. Дуже часто в договорі виключної ліцензії передбачається, на яких саме умовах ліцензіату надається право видавати субліцензії.



3. Відмінності ліцензійних договорів від інших видів договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Щодо договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в сучасній цивілістичній науці склалося два підходи:

1) вони не становлять самостійну групу цивільно-правових договорів, а належать до вже існуючих груп (Вітрянський М.І., Брамінський В.В.);

2) вони займають самостійне значення в структурі цивільно-правових договорів (Суханов Є.О., Луць В.В.).

Другий підхід втілено в ЦК України 2003 року. Сфера застосування договорів на розпорядження правами інтелектуальної власності визначається з урахуванням предмету цих договорів.

За цим критерієм в ЦК України виділяється кілька договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності:

1) ліцензійний договір;

2) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

4) інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Договір про створення за замовленням і використаний об'єкта права інтелектуальної власності

За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.

Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності є консенсуальним договором. За ним одна сторона (творець - письменник, художник тощо) зобов'язується в установлений строк створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника).

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто згоди щодо всіх істотних умов. У договорі містяться положення щодо: терміну, протягом якого повинен бути створений об'єкт права інтелектуальної власності; обсягу прав на об'єкт при його використанні замовником (виключні або невиключні права на використання об'єкта); строку дії договору; способу використання цього об'єкта замовником; територій, на які поширюються умови використання об'єкта; розміру і порядку виплати авторської винагороди, а також інших умов, стосовно яких за вимогою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди.

Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на даний твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором. Так, за ст. 27 Закону України «Про авторське право і суміжні права» автор твору образотворчого мистецтва, а у разі його смерті -- спадкоємці, впродовж встановленого ст. 28 цього Закону строку користуються щодо проданих автором оригіналів творів образотворчого мистецтва невідчужуваним правом на одержання п'яти відсотків від ціни кожного наступного продажу твору через аукціон, галерею, салон, крамницю тощо, що йде за першим його продажем, здійсненим автором твору (право слідування). Виплата винагороди у цьому разі здійснюється зазначеними аукціонами, галереями, салонами, крамницями тощо.

Відповідно до ст. 54 Конституції України громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості. Таким чином, не допускається обмеження прав автора щодо створення об'єкта права інтелектуальної власності. Якщо у договорі про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності містяться умови, які обмежують право творця цього об'єкта на створення у майбутньому інших творів на зазначену в договорі тему чи у вказаній галузі, вони є нікчемними

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності

За договором про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні
майнові права) передає другій стороні частково або у повному
складі ці права відповідно до закону та на визначених договором
умовах.

За загальною характеристикою він є:

1) двостороннім;

2) реальним;

3) відплатним.

На відміну від ліцензійного договору, цей договір передбачає передання всіх або частини виключних майнових прав інтелектуальної власності особою, якій такі права належать, іншій особі.

Ліцензіар, крім випадків виключної ліцензії, зберігає право використовувати відповідний об'єкт, в тому числі у сфері, обмеженій дією ліцензії.

Ліцензійний договір має строковий характер. Договір про передання виключних прав передбачає безповоротне передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Цей договір не поширюється на майнові права інтелектуальної власності на такі об'єкти:

1) наукові відкриття;

2) географічне зазначення;

3) комерційне найменування (лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать - ч.2 ст. 490 ЦК).

Предметом цього договору є виключні майнові права на певний об'єкт права інтелектуальної власності (як частина цих прав, так і всі права у повному складі).

У ч.3 ст. 1113 ЦК встановлено перелік умов, що не можуть бути предметом цього договору:

1) умови, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим ЦК чи іншим законом;

2) умови щодо обмеження права творця на створення інших об'єктів інтелектуальної власності.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

1. За договором про створення за замовленням і використання
об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець -
письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права
інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони
(замовника) та в установлений строк.

Цей договір є:

1) двостороннім;

2) консенсуальним;

3) відплатним.

На відміну від ліцензійного договору, на момент укладення цього договору відповідного об'єкта права інтелектуальної власності ще не існує (його створення є одним із обов'язків творця).

Цей договір слід відрізняти від договору підряду.

Різним є характер виконуваної роботи: робота творця є творчою, а її результатом є створення об'єкта права інтелектуальної власності (складання вірша, написання картини тощо). Робота ж підрядчика не є творчою - вона має, як правило, технічний характер (ремонт квартири, пошиття одягу тощо).

На відміну від ліцензійного договору однією із сторін цього договору (особою, яка виконує замовлення) може бути лише фізична особа, тобто, творець твору.

Метою цього договору є не лише створення, але використання створеного твору. Тому, відповідно до ч.2 ст. 1112 ЦК договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.

Певними особливостями характеризуються договори про створення за замовленням і використання творів образотворчого мистецтва (скульптури, картини, малюнки, гравюри, дизайн тощо). Вони існують, як правило, лише в одному екземплярі.

Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за
замовленням, переходить у власність замовника.

При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності не може містити умов, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів. Такі умови є нікчемними.

Договір комерційної концесії (фрайчанзингу)

Передання виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності, комерційну інформацію, торговельну марку, фірмове найменування тощо може здійснюватись на основі договору комерційної концесії, або комплексної підприємницької ліцензії (фрайчанзингу). Під терміном «франчайза» іноді розуміють саме договірне об'єднання великого та дрібного підприємництва, в якому франчайзер (як правило, велика компанія) зобов'язується постачати дрібній компанії (франзайзі) свої товари, передові технології, здійснювати рекламні, маркетингові та інші послуги.

Економічною передумовою розвитку франчайзингу є потреба в розширенні підприємницької діяльності з мінімальними матеріальними витратами з боку франчайзера. Представники малого бізнесу, створюючи підприємства на умовах франчайзингу на свої власні кошти і одержуючи за відповідну плату права на використання об'єктів інтелектуальної власності франчайзера, тим самим фінансують розширення бізнесу останнього в обмін на можливість брати участь у конкурентоспроможному бізнесі під ім'ям франчайзера. У цьому полягає економічна сутність франчайзингу як особливої форми організації бізнесу. В даний час в Україні діють вітчизняні франчайзери, серед яких фірма ТМ «Михайло Воронін», туристична фірма «САМ», «Піцца Челентано», «Сільпо» та інші.

Правове регулювання договірних відносин з комерційної концесії здійснюється нині на основі положень гл. 76 ЦК і гл. 36 ГК. Оскільки за договором комерційної концесії надаються виключні права на об'єкти інтелектуальної власності, до цих відносин застосовуються норми Книги четвертої ЦК «Право інтелектуальної власності», а також законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про захист економічної конкуренції» тощо.

Визначення договору комерційної концесії дано у ч. 1 ст. 1115 ЦК: «За договором комерційної концесії одна сторона (право-володілець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг». Майже аналогічне визначення цього договору міститься у ст. 366 ГК: «За договором комерційної концесії одна сторона (право-володілець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правовласнику, а користувач зобов'язується дотримуватись умов використання наданих йому прав та сплатити правовласнику обумовлену договором винагороду. Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу наданих користувачеві прав, ділової репутації та комерційного досвіду правовласника в певному обсязі, із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери підприємницької діяльності». Як видно, в останньому визначенні договору комерційної концесії (за ГК) наголошується не лише на обов'язках правовласника, а й на головних обов'язках користувача. Що ж до предмета цього договору, то він чіткіше визначений у ч. 1 ст. 1116 ЦК: ним є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації. Для досягнення мети договору комерційної концесії виключні права передаються користувачеві саме в комплексі, що дозволяє відрізняти цей договір від інших суміжних видів договорів (доручення, оренди). Зокрема близьким за назвою є договір концесії, за яким органи державної влади або місцевого самоврядування передають суб'єктам господарювання (концесіонерам) права на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) об'єктів державної чи комунальної власності (статті 406,408 ГК).

Сторонами в договорі комерційної концесії -- правовласником (франчайзером) і користувачем (франчайзі) - можуть бути фізична і юридична особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності (ст. 1117 ЦК). Правовласник повинен мати право на розпорядження комплексом виключних прав, підтвердженим відповідними документами (дипломом, патентом, свідоцтвом).

Договір франчайзингу має бути укладений у письмовій формі, недодержання якої тягне за собою нікчемність договору. Крім того, він підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правовласника. Якщо правовласник зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача. У відносинах з третіми особами сторони договору мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту його державної реєстрації (ст. 1118 ЦК, ст. 367 ГК). У ГК, крім того, зазначається, що відсутність реєстрації договору позбавляє сторони права в разі спору посилатися на цей договір (ч. З ст. 367 ГК).

Відповідно до ст. 1119 ЦК і ст. 368 ГК договором комерційної концесії може бути передбачено право користувача дозволяти іншим особам (субкористувачам) користуватися наданим йому правовласником комплексом прав або часткою цього комплексу прав на умовах комерційної субконцесії, погоджених ним із правовласником або визначених договором комерційної концесії. До договору комерційної субконцесії застосовуються положення про договір комерційної концесії, встановлені ЦК або іншими законами, якщо інше не випливає з особливостей субконцесії. Якщо договір комерційної концесії визнано недійсним, недійсними є також укладені на його основі договори комерційної субконцесії. В ЦК (ч. З ст. 1119), крім того, зазначається, що користувач і субкористувач відповідають перед правовласником за завдану йому шкоду солідарно.

Договір франчайзингу є оплатним, консенсуальним, двостороннім. Користувач може вносити плату (винагороду) правовласнику у формі разових або періодичних платежів або в іншій формі, передбаченій договором (наприклад, у формі відрахувань, від виторгу, націнки на оптову ціну товарів, що передаються правовласником для перепродажу, тощо).

Сторони у договорі пов'язані взаємними (зустрічними) правами та обов'язками. Так, правовласник зобов'язаний (ст. 1120 ЦК, ст. 370 ГК):

1) передати користувачу технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачу для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінструктувати користувача і його працівників з пи тань, пов'язаних зі здійсненням цих прав;

2) видати користувачу передбачені договором ліцензії (дозволи), забезпечивши їх оформлення у встановленому законодавством порядку.

Крім того, правовласник повинен, якщо інше не передбачено договором:

1) забезпечити державну реєстрацію договору;

2) надавати користувачу постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

3) контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, на користувача покладені такі обов'язки (ст. 1121 ЦК, ст. 371 ГК):

1) використовувати торговельну марку та інші позначення правовласника визначеним у договорі способом;

2) забезпечувати відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) ним на основі договору, якості таких саме товарів, робіт чи послуг у правовласника;

3) дотримуватись інструкцій та вказівок правовласника, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правовласником;

4) надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи товари безпосередньо у правовласника;

5) інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правовласника;

6) не розголошувати секрети виробництва правовласника, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію;

7) сплачувати правовласнику обумовлену договором плату (винагороду).

Відповідно до ст. 1122 ЦК у договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови (за ст. 372 ГК - обмеження прав сторін), зокрема:

1) обов'язок правовласника не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватись від власної аналогічної діяльності на цій території;

2) обов'язок користувача не конкурувати з правовласником на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правовласником прав;

3) обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правовласника;

4) обов'язок користувача погоджувати з правовласником місце розташування приміщень для продажу товарів, виконання робіт чи надання послуг, передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

Разом з тим, нікчемною визнається умова договору, відповідно до якої правовласник може диктувати користувачу умови щодо визначення ціни товарів, робіт чи послуг або встановлення верхньої чи нижньої межі ціни на них. Так само вважається нікчемною умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари, виконувати роботи чи надавати послуги виключно певній категорії покупців (замовників), які мають місцезнаходження чи місце проживання на території, визначеній у договорі (частини 2 і 3 ст. 1122 ЦК).

Договір комерційної концесії може бути укладено на певний строк або без зазначення строку. Відповідно до ст. 1124 ЦК користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, по закінченні строку договору має право на укладення договору на новий строк на тих самих умовах. Водночас законом можуть бути передбачені підстави (умови), за яких правовласник може відмовитися від укладення договору комерційної концесії на новий строк. Згідно зі ст. 1126 ЦК і частинами 3-5 ст. 374 ГК кожна із сторін договору комерційної концесії, укладеного без зазначення строку, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за 6 місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором. Договір комерційної концесії припиняється у разі:

1) припинення права правовласника на торговельну марку чи інше позначення без його заміни аналогічним правом;

2) оголошення правовласника або користувача банкрутом. Розірвання договору, як і його укладення, підлягає державній реєстрації відповідно до ст. 1118 ЦК і ст. 367 ГК.

Договір комерційної концесії може бути змінений за згодою сторін чи за рішенням суду відповідно до положень глави 53 ЦК і ст. 188 ГК. У відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору з моменту державної реєстрації цієї зміни, якщо не доведуть, що третя особа знала або могла знати про зміну договору раніше (ст. 1125 ЦК, частини 1 і 2 ст. 374 ГК).

Перехід до іншої особи будь-якого виключного права, що входить до комплексу наданих користувачеві прав, не визнається підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії. Новий правовласник стає стороною цього договору в частині прав та обов'язків, що стосуються відчуженого виключного права. У разі смерті правовласника його права та обов'язки за цим договором переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності або передасть свої права та обов'язки особі, яка має право займатися підприємницькою діяльністю. Здійснення права і виконання обов'язків особи, яка померла, до переходу їх до спадкоємця чи іншої особи покладається на управителя, якого призначає нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, - відповідний орган місцевого самоврядування (ст. 1285 ЦК).

У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правовласника, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачу за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правовласника, якщо користувач не вимагає розірвання договору і відшкодування збитків. У разі продовження чинності договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правовласнику плати. Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося, де користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правовласнику плати, якщо інше не встановлено договором. Це право пов'язане зі зменшенням можливості використання споживачем предмета договору і, відповідно, одержання доходів від його використання.

У разі припинення права правовласника на торговельну марку чи інше позначення без заміни їх новими аналогічними правами договір комерційної концесії припиняється (статті 1128 і 1129 ЦК,ст. 375 ГК).

За порушення прийнятих на себе зобов'язань за договором комерційної концесії сторони - правовласник і користувач - відповідають одна перед одною у формі та в обсязі, визначених договором, оскільки ні в ЦК, ні в ГК немає окремих положень щодо відповідальності сторін за цим договором.

Проте обидва кодекси (ст. 1123 ЦК і ст. 373 ГК) передбачають відповідальність правовласника за вимогами, що пред'являються до користувача третіми особами (покупцями, замовниками) у зв'язку з невідповідністю якості товарів, робіт чи послуг або іншими порушеннями. По-перше, правовласник несе субсидіарну відповідальність за вимогами, які пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів, проданих користувачем. Мається на увазі, що товари вироблені правовласником, але продані користувачем. Субсидіарна (додаткова) відповідальність правовласника до основної відповідальності користувача за невідповідність якості товарів встановленим вимогам покликана забезпечувати підвищений захист прав споживачів. По-друге, правовласник притягується до солідарної відповідальності разом із користувачем за вимогами, які пред'являються до користувача, якщо останній є виробником товарів. Тобто споживач може заявити свої вимоги з приводу порушення умов щодо якості товарів або інших умов як правовласнику і користувачу разом, так і до кожного з них окремо. Така відповідальність випливає із установленого ч. 2 ст. 370 ГК і п. З ч. 2 ст. 1120 ЦК обов'язку правовласника контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії.

Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт

В умовах ринкової економіки об'єктом обміну дедалі частіше стають результати науково-технічної діяльності. У статті 1 Закону України «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» від 18 грудня 1991 р.¹ зазначено, що науково-технічну сферу становлять суспільні відносини, які формуються у процесі здійснення науково-технічної діяльності з метою одержання нових знань і використання їх для створення і вдосконалення засобів, знарядь, предметів та умов праці і життя людини, духовного та культурного розвитку суспільства.

Науково-технічна діяльність включає фундаментальні та прикладні наукові дослідження, а також доведення їх результатів до стадії практичного використання. Можливості використання договірної форми (контракту) у сфері науково-технічної діяльності зумовлені тим, що результати цієї діяльності є об'єктами власності створювачів (розробників) науково-технічної продукції, якщо інше не передбачено законом або договором. Цими об'єктами розробники можуть вільно користуватися і розпоряджатися, зокрема передавати іншим особам на договірній основі. Дослідження і розробки у сфері науки і техніки, що передбачають одержання дослідницькими колективами чи окремими дослідниками відповідного результату у вирішенні конкретної проблеми протягом визначеного строку, організовуються переважно за контрактами. На контрактній основі можуть також виконуватись наукові дослідження і розробки для потреб держави, зокрема за державними замовленнями. У цьому разі контракт укладається між державним органом та організацією чи окремим виконавцем. Норми про договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт нині включено до нового ЦК (гл. 62, статті 892-900). Правда, поміщені вони серед положень про договори підрядного типу. Поєднує ці види договорів те, що виконавець бере на себе обов'язок виконати певну роботу і передати її результат замовнику. Проте між підрядними договорами і договорами на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт існують і певні відмінності. По-перше, об'єктом підрядного договору є створення нової або переробка (обробка) існуючої речі або виконання іншої подібної роботи, в той час як за договором на виконання науково-пошукових чи дослідно-конструкторських робіт досягнутим результатом є наукові дослідження або конструкція нового виробу, нова технологія тощо, тобто результат інтелектуальної творчості. Саме ця ознака наближає договори на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт до групи договорів про передачу результатів інтелектуальної діяльності (ліцензійних, франчайзингу тощо).

По-друге, якщо у договорах підрядного типу ризик випадкової загибелі предмета підряду або неможливості закінчення роботи несе підрядник, то в договорах на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт ризик неможливості досягнення результату цих робіт покладається на замовника. Тут береться до уваги творчий характер робіт, при виконанні яких не завжди можна гарантувати успіх.

Відповідно до ст. 892 ЦК за договором на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт підрядник-виконавець зобов'язується провести обумовлені завданням замовника дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її. Договір з виконавцем може охоплювати як весь цикл проведення досліджень, розроблення та виготовлення зразків, так і окремі його етапи.

У договорах на створення і використання результатів науково-технічної діяльності мають бути чітко сформульовані наукові, технічні, економічні та інші вимоги до науково-технічної продукції, що є предметом договору. Зміст і строки виконання основних етапів робіт визначаються календарним планом, що становить невід'ємну частину договору.

Виконавець зобов'язується провести наукові дослідження особисто, якщо інше не передбачено договором. Він може залучати третіх осіб до виконання науково-дослідних робіт тільки за згодою замовника. При виконанні дослідно-конструкторських і технологічних робіт виконавець має право, якщо інше не передбачено договором, залучати до виконання їх третіх осіб як субвиконавців.

Виконавець зобов'язаний здати, а замовник - прийняти та оплатити повністю завершені науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи. Договором можуть бути передбачені прийняття та оплата окремих етапів робіт або інший спосіб оплати.

Сторони у договорі визначають межі та умови використання результатів виконаних робіт і додержання конфіденційності. Замовник має право використовувати передані йому результати робіт, у тому числі придатні до правової охорони як винаходи, корисні моделі тощо, у межах і на умовах, передбачених договором. Виконавець має право використовувати ці результати для власних потреб, якщо інше не передбачено договором. У договорі може бути передбачено право виконавця реалізувати результати робіт третім особам і здійснювати їх патентування.

Якщо інше не передбачено договором, як виконавець, так і замовник повинні забезпечувати конфіденційність відомостей щодо предмета договору, ходу його виконання та одержаних результатів. Обсяг відомостей, що визнаються конфіденційними, визначається у договорі.

Договір на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт будується за типом консенсуального, двостороннього, оплатного договору, в якому правами та обов'язками наділяються обидві сторони -- виконавець і замовник. Виконавець, зокрема, зобов'язаний (ст. 897 ЦК):

виконати роботи відповідно до погодженої із замовником програми (технічно-економічних показників) або тематики та передати результат у передбачений договором строк;

додержувати вимог, пов'язаних із правовою охороною інтелектуальної власності;

утримуватися від публікації без згоди замовника науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт;

вживати заходів для захисту одержаних результатів, що підлягають правовій охороні, та інформувати про них замовника;

своїми силами та за свій рахунок усувати допущені з його вини недоліки у технічній документації, які можуть спричинити відступ від техніко-економічних показників, передбачених у технічному завданні замовника або у договорі;

негайно інформувати замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу.

Відповідно до ст. 898 ЦК замовник за договором на науково-дослідні роботи або дослідно-конструкторські та технологічні роботи має такі обов'язки:

видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт;

передати виконавцеві необхідну для виконання робіт інформацію;

3)прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Особливістю договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт є покладення на замовника ризику неможливості досягти очікуваного результату. Це означає, що коли у ході виконання науково-дослідних робіт виявиться неможливість досягти результату через обставини, які не залежать від виконавця, замовник зобов'язаний оплатити вартість робіт, проведених до встановлення такої неможливості, але не вище відповідної частини ціни робіт, зазначеної у договорі. Якщо у ході виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт виявиться неможливість, яка виникла не з вини виконавця, замовник зобов'язаний оплатити витрати, що їх зазнав виконавець (ст. 899 ЦК).

У ЦК питанням відповідальності виконавця за порушення договору присвячена ст. 900. У ній підкреслюється, що виконавець відповідає перед замовником за невиконання та неналежне виконання договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з вини виконавця. Щодо обсягу відповідальності, то виконавець зобов'язаний відшкодувати збитки замовника, що становлять для нього реальну шкоду, у межах вартості робіт, у яких виявлено недоліки, якщо договором передбачено, що вони підлягають відшкодуванню в межах загальної вартості за договором. Упущена вигода підлягає відшкодуванню у випадках, передбачених законом.

Проте в ЦК відсутні будь-які положення щодо відповідальності замовника за порушення своїх обов'язків перед виконавцем. Таку відповідальність можна обумовити у конкретному договорі, зокрема за прострочення передачі виконавцеві необхідної інформації чи несвоєчасну оплату робіт у формі пені у певному розмірі від суми договору за кожен день прострочення.

Лізинг - довгострокова оренда основних засобів виробництва (машин, устаткування, заводів, ЕОМ, транспортних засобів, складських приміщень), а також інших товарів для використання їх орендарем. Орендодавець зберігає право власності на них до кінця угоди. У більшості випадків лізинг являє собою специфічну форму фінансування вкладу з метою придбання обо ¬ ладнання або іншого нерухомого майна при посередництві спеціалізованих ¬ ванні лізингової компанії, яка набуває для третьої особи право на майно, яке представляє на певний час.

Розрізняють два основних види лізингу - оперативний і фінансовий. Оперативний лізинг характеризує коротша, ніж життєвий цикл виробу, тривалість контракту, протягом якої відбувається неповна амортизація обладнання, після чого воно може бути знову здано в оренду або повернуто орендодавцю. Цей вид операції пропонується, як правило, виробниками обладнання, торговельними або їх дочірніми лізинговими компаніями. Фінансовий лізинг відрізняє середньо-і довгостроковий характер, амортизація повної або більшої частини вартості обладнання. Після закінчення терміну орендар може повернути об'єкт орендодавцю або альтернативно продовжити угоду або купити об'єкт лізингу по залишковій вартості. Останній варіант рівносильний довгостроковому кредитуванню покупки. Від звичайної покупки він відрізняється моментом переходу права власності на об'єкт угоди до покупця [2, c. 216].

Міжнародний лізинг - операція, що характеризується тим, що лізингова компанія і орендар або постачальник перебувають у різних країнах. У його рамках виділяють прямий закордонний лізинг, коли орендна угода укладена між юридичними особами різних країн, і непрямий - орендар і орендодавець з однієї країни, але капітал орендодавця частково належить зарубіжним фірмам, або орендодавцем виступає дочірній філія іноземної компанії. Прямий зарубіжний лізинг буває двох видів. Експортний лізинг - коли лізингова компанія купує устаткування у національної фірми, а потім надає його за кордон орендареві. Імпортний лізинг - це угоди, в яких орендодавець набуває обладнання в іноземної фірми, а потім поступається його вітчизняному орендареві.

Міжнародний ринок лізингових послуг - один з найбільш динамічних. Щорічний обсяг лізингових операцій в США дорівнює приблизно 150 млрд. дол, в Японії - 5 трлн. японських ієн [2, c.216].



4. Строк та територія дії ліцензійного договору

Істотною умовою ліцензійного договору є строк його дії. Відповідно до ст. 1110 ЦК ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. Наприклад, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що беруть відлік часу від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку (ч. З ст. 465 ЦК), тому строк дії ліцензійного договору на використання винаходу не може виходити за межі 20-річного строку. В разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт, але не більше ніж 5 років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить другу сторону про відмову від договору, він вважається продовженим на невизначений час (безумовно, в межах строку чинності самого виключного майнового права на даний об'єкт). У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитись від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін. Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору в разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору в разі порушення другою стороною інших умов договору.

1. Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

2. Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору.

3. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір' вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Підсумувавши можна зробити декілька висновків:

1. З визначенням обсягу прав, наданих за ліцензійним договором, пов'язане питання про строк його дії. Під час обрання строку дії ліцензійного договору звичайно враховують:

- наявність патентного захисту;

- умови договору про передання удосконалень;

- умови конкурентних пропозицій;

- умови платежів за передбачуваним договором;

- можливий строк морального старіння передаваної розробки;

- можливості партнерів щодо строків поставок технічної документації, спеціального устаткування, монтажу і налагодження;

- час, необхідний на освоєння ліцензійної продукції;

- зацікавленість ліцензіата в більш короткому строку дії договору при комбінованих платежах

2. Якщо йдеться про строк дії ліцензійного договору, особливу увагу слід звернути на питання, пов'язані з достроковим припиненням дії ліцензійного договору, а також правами та обов'язками сторін після закінчення його строку дії.

Щодо дострокового розірвання ліцензійного договору, то звичайно передбачається, що кожна із сторін має право припинити дію договору, якщо інша сторона (незважаючи на письмове попередження) не виконуватиме передбачених договором зобов'язань (мається на увазі виконання не всіх, а лише істотних умов договору). У цьому випадку, як правило, передбачається і визначений строк для виконання зобов'язань після попередження іншої сторони.

3. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років.

Часто в ліцензійному договорі застерігають можливість автоматичного продовження строку його дії на певний строк за взаємною згодою сторін за умови, що жодна із сторін не попередить іншу сторону про відмову від угоди за 6 місяців до закінчення строку її дії. У цьому випадку кожна зі сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Щодо зобов'язань сторін після закінчення строку дії ліцензійного договору спостерігається тенденція застерігати такі умови, за яких право на використання предмета ліцензії взагалі не обмежується строком дії договору, а передана ліцензіаром технічна документація не повертається.

Закінчення строку дії договору за наявності таких умов спричиняє лише припинення зобов'язань із сплати поточних платежів, надання інформації про зміни й удосконалення, надання технічної допомоги, надання консультацій тощо.

Територія дії ліцензійного договору. У ліцензійному договорі слід зазначати чіткі межі географічного регіону, на який розповсюджується дія ліцензії. Територія її дії може бути меншою за територію дії свідоцтва, але не навпаки. Тому що ліцензіар і ліцензіат прагнуть не допустити чи звести до мінімуму конкуренцію між собою, вони включають у ліцензійну угоду умови, що обмовляють надання ліцензіатові визначеної території, на якій йому надається право виробництва і збуту ліцензійної продукції.



5. Захист патентних прав у ліцензійному договорі

Посягання на права власника патенту, в тому числі і на права, пов'язані з передачею дозволу на використання науково-технічного досягнення на підставі ліцензійного договору, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Захист від протиправного використання третіми особами науково-технічного досягнення, що є предметом ліцензії, здійснюється відповідно до умов договору.

Співвідношення в обсязі обов'язків ліцензіара і ліцензіата щодо захисту патентних прав значною мірою залежить від виду ліцензійного договору.

В зарубіжній судовій практиці найчастіше трапляються позови про порушення, що випливають із ліцензійного договору. Ці порушення можуть здійснювати як сторони, так і треті особи. Складним питанням у таких позовах є встановлення розміру шкоди, який визначають відповідно до норм зобов'язального права.

Крім відшкодування збитків, позивач має право вимагати від відповідача припинення порушення. Проте особливістю є те, що при порушенні патентних прав доводити наявність вини в діях порушника не потрібно, досить довести факт порушення саме відповідачем.

Ще одним поширеним позовом, що випливає з ліцензійного договору, є позов про визнання патенту недійсним.



6. Права і обов'язки ліцензіара та ліцензіата

Ліцензіар - це будь-яка юридична чи фізична особа, що має право власності і передає будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі право на використання одного чи кількох зазначених об'єктів у певних межах. Мета ліцензіара - видати ліцензію на найвигідніших для себе умовах і отже знайти такого вигідного покупця. Це досить складний процес. Щоб знайти такого покупця, ліцензіар заздалегідь має підготувати ті пропозиції, які він може запропонувати покупцеві ліцензії. Вони й становлять обов'язки ліцензіара. Стороною у ліцензійному договорі може бути будь-яка особа незалежно від громадянства та інших обставин.

Основний обов'язок ліцензіара поляпає в передачі ліцензіатові реально існуючого об'єкта промислової власності і по можливості гарантуванні його безперешкодного використання в обумовлених межах. Тому в договорі має бути також визначений предмет -- що передається і на яких умовах; може бути передбачений обов'язок ліцензіара разом з предметом договору передати також і всю необхідну технічну документацію і можливо право на її розмноження ліцензіатом. Ліцензіар має визначити територію, у межах якої діятиме ліцензія. Важливою умовою договору є строк його чинності та інші строки, що визначають сторони. Це можуть бути строки морального старіння предмета ліцензії, строк повного освоєння ліцензії та інші. Важливо також передбачити правові наслідки впливу визначених строків.

Ліцензіар зобов'язаний не просто передати ліцензіатові предмет ліцензії, а й забезпечити необхідні умови для найефективнішого використання ліцензії. У цей обов'язок ліцензіара входить передача всіє? інформації необхідної для виробництва продукції за ліцензією, а також надання потрібної технічної допомоги.

Для правової оцінки таких побічних зобов'язань слід у кожному конкретному випадку визначити, чи є ці об'єкти і послуги невід'ємними від предмета ліцензії, чи вони є об'єктом окремого самостійного зобов'язання, на який правовий режим ліцензійного договору не поширюється. У такому разі має бути укладений окремий договір.

У будь-якому ліцензійному договорі визначається коло прав ліцензіара, які кореспондують відповідним обов'язкам ліцензіата. Передусім ліцензіар має право вимагати від ліцензіата використання предмета ліцензії в обумовлених межах; не розголошувати змісту предмета ліцензії; не передавати предмет третім особам, якщо це не передбачено договором. Ліцензіар має право на інформацію про межі і обсяг використання предмета ліцензії та одержані ліцензіатом прибутки, а також право контролю облікової і звітної документації.

Ліцензіар має також право на інформацію про наступні Вдосконалення ліцензіатом предмета ліцензії та їх безоплатне використання.

Основним правом, заради якого, власне, і укладається ліцензійний договір, є право на винагороду та інші виплати за використання предмета ліцензії'. Порядок обчислення, розмір і строки виплат встановлюються умовами ліцензійного договору.

Права та обов'язки ліцензіат.

Права та обов'язки ліцензіата, їх обсяг і зміст визначаються принаймні двома основними факторами - обсягом і змістом прав та обов'язків ліцензіара, передбачених договором і видом ліцензії.

...