Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Актуальность. В настоящее время одним из ключевых аспектов развития экономики является стимулирование развитие производства, поддержание здоровой конкурентной среды. В то же время осуществление идентичной деятельности порождает между этими субъектами борьбу за превосходство и лояльность клиентов в целях увеличения прибыли. Как следствие каждая компания старается определить себя и свое место на товарном рынке посредством регистрации различных средств индивидуализации, наиболее распространенным из которых является товарный знак. Ценность любого средства индивидуализации заключается в том, что по мере продвижения продукта оно становится все более узнаваемым среди потребителей, и, в конечном итоге, становится гарантом качества продукции.

За последние несколько лет количество регистрируемых товарных знаков непреклонно растет. Согласно годовому отчету Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Далее - роспатент) в 2011 году было зарегистрировано 35945 товарных знаков, а к 2015 году количество увеличилось до 43042 [Годовой отчет Федеральной службы интеллектуальной собственности].

В то же время несмотря на особую актуальность товарных знаков для хозяйствующих субъектов, авторы отмечают, что законодательство в области использования и защиты исключительных прав является неполным и противоречивым [Гаврилов, 2013, с.19; Мотылькова, 2015, с.24]. Количество дел, связанных с рассмотрением споров о защите исключительных прав на товарный знак, так же увеличилось: в 2012 году было рассмотрено 1807 дел по данной категории споров, а в 2016 году количество дел увеличилось до 4235 [Банк решений Арбитражного суда].

Таким образом особую актуальность исследования представляют вопросы регулирования отношений в сфере использования прав на товарный знак, нарушение исключительных прав, а так же эффективность регулирования защиты исключительных прав на товарный знак.

Степень разработанности темы. Исследованием прав в отношении товарных знаков занимались множество ученых. Некоторые работы затрагивают определение сущности товарного знака как объекта интеллектуальной собственности (А.К. Шульга, А.П.Сергеев, С.П. Гришаев, Э.П. Гаврилов, С.И. Раевич, А.П. Рябец). В то время как другие ученые-цивилисты анализируют общие вопросы правомерного и неправомерного способов использования использования прав на товарный знак (О.А. Курлаев, Е.А. Мотылькова).

Отдельные труды посвящены вопросам видов недобросовестной конкуренции в отношении прав на товарный знак (Д.В. Гаврилов, Д.И. Ермолина, О.В. Голикова), систематизации актов недобросовестной конкуренции в данной сфере (Е.И. Трубинова). В то же время не подвергаются детальному анализу вопросы защиты прав тех лиц, которые использовали товарный знак, но не зарегистрировали его в установленном законом форме.

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при использовании исключительных прав на товарный знак.

Предметом исследования выступают совокупность правовых норм, регулирующих использование исключительных прав на товарный знак и практика их применения, научные труды, посвященные проблемам в области использования исключительных прав на товарный знак.

Цель и задачи. Основной целью настоящего исследования является анализ правового регулирования использования исключительных прав на товарный знак, а так же практика применения правовых норм в данной сфере.

Для реализации поставленной цели предлагается разрешить следующие задачи:

1) Определить содержание исключительных прав на товарный знак

2) Исследовать правомочия субъекта, обладающего исключительными правами на товарный знак

3) Определить пределы осуществления прав на товарный знак

4) Раскрыть понятие и признаки нарушений исключительных прав на товарный знак

5) Исследовать правовые аспекты недобросовестной конкуренции при использовании и приобретении исключительных прав на товарный знак

6) Проанализировать способы защиты исключительных прав на товарный знак. право товарный знак

Методы исследования. Общеметодологическую основу исследования составили общенаучные методы - формально-логический, который позволил выявить содержание исключительных прав на товарный знак, а так же раскрыть понятие и признаки нарушений исключительных прав на товарный знак; анализа, синтеза, догматического толкования (логического и грамматического толкования), позволившие изучить рассматриваемое явление с различных точек зрения.

Также использовались и специально-юридические методы - формально-юридический, сравнительно-правовой, которые помогли сопоставить способы защиты исключительных прав правообладателей и лиц, которые использовали товарный знак, но не зарегистрировали его в установленном законом порядке.

Структурно исследование будет состоять из двух глав. В первой главе мы обозначим способы использования прав на товарный знак и раскроем содержание правомочий. Вторая глава будет посвящена вопросу защиты исключительных прав на товарный знак, где мы раскроем понятие и признаки нарушений исключительных прав, а так же аспекты защиты правообладателей и тех лиц, которые используют товарный знак, который приобрел известность, но не был зарегистрирован в установленном порядке.

Глава 1. Характеристика содержания исключительного права на товарный знак

1.1 Основание возникновения исключительного права на товарный знак

Основание возникновения исключительных прав на товарный знак имеет важное значение, поскольку данным актом определяется момент возникновения правовой охраны товарного знака. Согласно гражданскому законодательству, основания возникновения гражданских прав и обязанностей закреплены в ст.8 Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее - ГК РФ) [Федеральный закон № 51]. Перечисленные основания по своей природе являются юридическими фактами, которые порождают возникновение, изменение и прекращения соответствующих прав и обязанностей.

В отношении товарных знаков в ГК РФ (ст.1480, 1484-1492) указывается, что исключительное право у правообладателя возникает после регистрации [Федеральный закон № 230]. При этом товарный знак может быть зарегистрирован как в Государственном реестре товарных знаков (Далее - ГРТЗ), так и в Мадридской системе - международной системе товарных знаков согласно Мадридскому соглашению [Соглашение о международной регистрации знаков], которое было ратифицировано Российской Федераций и, соответственно, является формальным источником права и правоотношений в сфере прав на товарные знаки. Таким образом делаем вывод, что правовая охрана товарному знаку предоставляется исключительно после его регистрации.

Несмотря на то, что в законодательстве речь идет именно о регистрации товарного знака, Е.А. Мотылькова указывает, что регистрируется не сам товарный знак, а право на него, по аналогии с регистрацией права на недвижимое имущество (п.1 ст.131 ГК РФ) [Мотылькова, 2016, с. 77]. Автор также указывает, что в случае отказа в регистрации товарного знака по объективным причинам он продолжит свое существование. Однако мы полагаем, что товарный знак - правовая категория, которая определяет статус изображения (словесного, звукового и иные виды), который наделяется правовой охраной. Также в нормах о регистрации товарного знака законодатель придавал значение факту регистрации самого изображения, при этом предполагая регистрацию исключительных прав на товарный знак.

Стоит отметить, что законодательством не предусмотрено формальное определение государственной регистрации товарных знаков. Соответственно, при определении признаков государственной регистрации товарных знаков следует руководствоваться общими положениями признаков института государственной регистрации [Стариков, 2007, с. 113]:

1) Установление унифицированных процедур и правил;

2) Признание государством факта право обладания и, как следствие, законности или незаконности действий лиц, связанных с данным объектом;

3) Обязательность осуществления регистрации для соответствующего органа

4) Обладание юридико-информационной ценностью.

Государственная регистрация товарных знаков имеет важное значение для правообладателя, так как с момента регистрации правообладатель наделяется возможностью использовать свои права, а сам товарный знак наделяется правовой охраной.

В литературе выделяется четыре подхода определения момента возникновения исключительных прав.

1. Согласно первому подходу, исключительные права на товарный знак возникают после их официального опубликования в официальном бюллетене роспатента. Такой позиции, в частности, придерживаются Э.П. Гаврилов, Е.А. Жалнина [Гаврилов, 2001; Жалнина, 2006].

В то же время представляется указанная позиция противоречит законодательному подходу: согласно ст.1503 и 1506 ГК РФ товарный знак подлежит регистрации в государственном реестре товарных знаков (далее - ГТРЗ), а позднее подлежит «незамедлительному» опубликованию в официальном бюллетене роспатента. Соответственно законодатель разделяет два самостоятельных юридических факта. Разделяя позицию законодателя, В.Н. Дементьев указывает, что после регистрации в ГРТЗ у правообладателя возникает правомочие пользования и распоряжения. В то же время правомочие запрета использования товарного знака третьими лицами, и, соответственно, его правовая охрана возникают уже после опубликования сведений [Дементьев, 2002, с. 39].

Однако представляется, что данная позиция не находит достаточных оснований по следующим причинам. Во-первых, целью опубликования сведений о товарном знаке в роспатенте является донесение информации до неограниченного круга лиц о том, что товарный знак наделен правовой охраной и на него распространяются исключительные права. Во-вторых, согласно данной точке зрения, после регистрации в ГРТЗ сам товарный знак не наделяется правовой охраной, соответственно, третье лицо может беспрепятственно использовать товарный знак, а у правообладателя не будет законных оснований воспрепятствовать этому. Представляется, что такая позиция противоречит самой сущности государственной регистрации.

Кроме того, можно согласиться с позицией Е.А. Мотыльковой, которая полагает, что на сегодняшний день моменты внесения соответствующих записей в ГРТЗ и официальном бюллетене максимально приближены друг к другу. Соответственно, определение момента возникновения исключительных прав будет не востребовано при разграничении данных юридических фактов [Мотылькова, 2015, с. 83].

2. Иная точка зрения относительно возникновения прав на товарный знак заключается в том, что права на товарный знак возникают при выдаче свидетельства [Сергеев, 2004, с. 27]. Однако такая позиция представляется несостоятельной ввиду закрепленной нормы в ст.1504 ГК РФ, в которой указывается, что в течение месяца со дня официальной регистрации (опубликования сведений в ГРТЗ) правообладателю выдается свидетельство. Соответственно, выдача свидетельства лишь подтверждает уже возникшее исключительное право правообладателя.

Наиболее интересными для изучения представляются два последних подхода, так как в правоприменительной практике суды следуют именно этим подходам.

3. Согласно третьей точке зрения исключительные права на товарный знак возникают в момент подачи заявления о регистрации товарного знака. Указанный подход основывается на законодательстве: в ст.1491 ГК РФ указывается, что правовая охрана товарного знака начинается со дня подачи заявления на регистрацию. Однако данная норма права входит в противоречие со ст.1479 ГК РФ, ст. 1484 ГК РФ, в которых указывается, что исключительное право на товарный знак предоставляется лицу на обозначение, зарегистрированное роспатентом - с момента именно его регистрации, а не подачи заявки на регистрацию. Полагаем, следует согласиться с позицией В.А. Дедкова, который подвергает сомнению законодательный подход наделения правообладателя исключительными правами с момента подачи заявки, так как в данном случае исключительное право на товарный знак подвергается «обратной силе» - в момент регистрации товарного знака исключительное право на данное обозначение уже распространилось с обратной силой на день подачи заявления [Дедков, 2007, с. 25]. Соответственно, такое противоречие порождает сложности при отказе в государственной регистрации товарного знака: фактически у заявителя уже возникли исключительные права, следовательно, он вправе распоряжаться ими, не дожидаясь официальной регистрации уполномоченным органом.

В то же время по данному вопросу предпочтительной представляется точка зрения С.П. Гришаева, который указывает, что в этих нормах законодатель имел в виду, что «исключительное право действует со дня подачи заявки лишь в случае, если впоследствии он был зарегистрирован» [Гришаев, 2007, статья подготовлена для системы «Консультант плюс»]. В ином случае любое обозначение может быть использовано субъектом экономической деятельности, однако, прав на такое обозначение не возникнет.

Кроме того, в содержание исключительных прав входит не только возможность распоряжения правами на товарный знак - отчуждение исключительных прав либо передача права использования товарного знака по лицензионному договору (ст.1234 ГК РФ, ст.1235 ГК РФ), но и так же правомочие разрешать или запрещать использовать товарный знак третьим лицам. Также правовая охрана товарного знака распространяется только на зарегистрированный товарный знак. Полагаем, что подход законодателя о распространении исключительных прав на день подачи заявки с обратной силой был выбран с целью защиты правообладателя, а именно в его правомочии запрещать использовать товарный знак.

Логично предположить, что сам товарный знак регистрируется субъектом экономической деятельности по мере распространения и приобретения известности среди потребителей. В данном случае потребители знают, что товар производителя отвечает требованиям качества, и так же зарекомендовал себя на рынке среди однородных ему товаров. При подаче заявления о регистрации товарного знака информация о нем становится доступной неограниченному кругу лиц. Соответственно, в данном случае возникает риск оппортунистического поведения третьих лиц посредством незаконного использования товарного знака. Как следствие деловой репутации добросовестного производителя может быть нанесен ущерб.

Так в деле А32-30594/2012 истец «СТРОВА-Медиа» подал исковое заявление к ответчикам ООО «Кубснаб», производителю, а также к нескольким его поставщикам с требованием о прекращении использования товарного знака «KUBANA», сходного до степени смешения с товарным знаком истца «KUBANA полуостров свободы» . Ответчик против заявленных требований возражал, поскольку выпуск продукции, маркированной товарным знаком «KUBANA» начал осуществлять до регистрации товарного знака истца. Однако суд с позицией ответчика не согласился, указав, что поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. Следовательно, в случае предоставления соответствующему обозначению правовой охраны, исключительное право на товарный знак действует с момента подачи соответствующей заявки (дата приоритета) и, соответственно, подлежит защите. Поэтому использование товарного знака в указанный период также является нарушением исключительного права на него [Определение Верховного Суда РФ от 06.04.2015 N 308-ЭС15-1640]. Представляется, что такая позиция суда коррелирует с подходом законодателя. Это можно считать вполне оправданным - данные нормы защищают добросовестного участника товарного рынка. В то же время такие «туманные» формулировки могут порождать злоупотребления распоряжения исключительными правами.

4. Согласно последнему подходу, момент возникновения исключительных прав на товарные знаки также связывают с моментом их регистрации в ГРТЗ. Такая позиция отражена в международном соглашении о международной регистрации товарных знаков [Соглашение о международной регистрации знаков]. В частности, в ст.4 указанного соглашения правовая охрана товарному знаку предоставляется с даты регистрации, либо внесения записи в Международном бюро. Соответственно, дату регистрации напрямую связывают с датой внесения данных в определенный реестр.

В то же время согласно общим принципам гражданского права момент возникновения прав на объекты, при условии их обязательной государственной регистрации, связывают с моментом внесения сведений в соответствующий реестр. К примеру, в ст. 8.1 ГК РФ указано, что права на имущество возникают, изменяются или прекращаются, когда появляется запись в государственном реестре. Такое же правило существует и для обязательственных правоотношений: договор считается заключенным для третьих лиц с момента его государственной регистрации.

В судебной практике суды так же нередко применяют этот подход. Так в деле А71-990/2016 истец обратился к ответчику с требованием о прекращении нарушения прав на товарные знаки «Маша» и «Медведь» посредством реализации продукции, на которую данные товарные знаки нанесены. Ответчик, в свою очередь, указывал, что спорные товарные знаки зарегистрированы позднее, чем он приобрел продукцию с такими товарными знаками, а также, что исключительные права у истца на тот момент не возникли. В данном случае суд согласился с доводами ответчика, указав, что действия третьих лиц по использования сходных товарных знаков до момента государственной регистрации товарного знака не является нарушением исключительных прав [Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2017 N С01-1271/2016]. Соответственно, в таком случае меры ответственности не применяются. Представляется, что подобная позиция противоречит первой точке зрения, согласно которой товарный знак должен наделяться правовой охраной при подаче заявки.

Таким образом при анализе существующих подходов определения момента возникновения прав на товарный знак было выявлено противоречие: в одних случаях суды определяют момент возникновения исключительных прав с даты подачи заявления о регистрации товарного знака, а в других с момента внесения сведений в ГРТЗ.

С другой стороны, в случае неиспользования товарного знака, правообладатель такого товарного знака лишается его правовой охраны. Данный период исчисляется с момента именно внесения соответствующих записей в реестр согласно п. 2.4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г.м№5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» [Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г.м№5/29]. Суды обращают внимание, что дата подачи заявки на регистрацию товарного знака не является датой, с которой начинается течь трехлетний срок при применении норм о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Представляется, что подобный подходя является правильным, поскольку существуют некоторые товары, введение в оборот которых должно осуществляться с момента выдачи разрешений от уполномоченных органов. К примеру, такие виды товаров, как пестициды и агрохимикаты могут быть введены в гражданский оборот только после проведения экспертизы таких веществ и регистрации Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Весь процесс экспертизы, выдачи разрешений занимает определенное количество времени, которое может превысить трехлетний срок обязательного использования товарного знака. Можно согласиться с позицией В. Малина, что в случае определения момента возникновения прав с момента подачи заявки, у правообладателя вообще не было бы возможности спользовать товарный знак [Малин, 2008, с.70].

Таким образом можно отметить, что целесообразно было бы определять момент возникновения исключительных прав на товарный знак с целью правовой охраны с момента подачи заявки. В то же время, десятилетний срок истечения исключительного права и трехлетний срок обязательного использования следовало бы отсчитывать с момента непосредственно самой государственной регистрации - внесение записи в ГРТЗ.

Представляется, следует согласиться с позицией Е.А. Мотыльковой, которая предлагает изменить формулировку п.1 ст. 1491 ГК РФ следующим образом: «Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты государственной регистрации товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Правовая охрана товарному знаку предоставляется со дня подачи заявки». Нам кажется, что данная формулировка поможет избежать неопределенности, возникающие в теории и на практике, а так же будет способствовать единообразному применению законодательства.

1.2 Содержание исключительных прав на товарный знак

Приступая к анализу правовой природы и содержания исключительных прав правообладателя на товарный знак, стоит раскрыть соотношение правовых категорий «исключительное право» и «интеллектуальная собственность».

На международном уровне термин «интеллектуальная собственность» раскрывается в ряде международных соглашений, к которым присоединилась Российская Федерация. В частности, в Конвенции, утверждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, участницей которой является Российская Федерация, данный институт в п. viii ст.2 раскрывается через перечисление прав на отдельные объекты (литературные произведения, изобретения, научные открытия, объекты индивидуализации, защита против недобросовестной конкуренции) [Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности].

В доктрине российского права высказываются различные точки зрения относительное обязательности применения положений конвенции. Одни указывают на то, что нормы конвенции являются обязательными для всех участников, и что понятия исключительные права и интеллектуальная собственность являются тождественными. Соответственно, представители данного подхода апеллируют к необходимости применения норм конвенции и приведения положений российского законодательства в соответствии с ними. Другие авторы утверждают, что конвенция носит рекомендательный характер для присоединившихся участников [Еременко, 2008, с. 56].

Иным международным актом, в котором приводится совершенно противоположное понимание природы интеллектуальной собственности, является Парижская конвенция по охране промышленной собственности (измененная 2 октября 1979 г.) [Конвенция по охране промышленной собственности]. В п.2 ст.1 данного акта приводится перечень объектов, которым предоставляется промышленная охрана: патенты на изобретения, товарный знаки и иные. Соответственно, в контексте данной конвенции интеллектуальная собственность отождествлена с определенными объектами, а не сквозь призму прав на такие объекты.

Таким образом, можно отметить, что на уровне международного права не выработана единая позиция по вопросу соотношений правовых категорий «интеллектуальная собственность» и «исключительные права».

На сегодняшний день появление категории «исключительные права» продиктовано необходимостью формального закрепления определенных прав за правообладателем ввиду роста значимости объектов интеллектуальной собственности для экономического оборота.

В национальном законодательстве первоначально термин «исключительные права» также не отграничивались от термина «интеллектуальная собственность». Ученые полагают, что такой подход законодателя связан со стремлением распространения более понятной конструкции права собственности объекты интеллектуальной деятельности. Соответственно, в отношении объектов интеллектуальной деятельности содержание правомочий правообладателя раскрывалось через категорию исключительного права [Баттахов, 2016, с.59]. В то же время в доктрине отмечается, что термин интеллектуальная собственность как юридическая категория представляется не совсем удачным, а сохранение данной правовой конструкции в законодательстве объясняется стремлением унификации норм конституции, которая содержит упоминание «интеллектуальной собственности» (ст.44 и 71 Конституции Российской Федерации) [Дозорцев, 1994, с.141].

В целом можно отметить, что на сегодняшний день конструкция «исключительных прав» способствует легальному закреплению правомочий правообладателя - легализует имущественное право лица в отношении нематериальных объектов, в том числе на товарный знак.

Переходя к анализу видов прав, которые входят в состав исключительных прав на товарный знак, отмечается, что в научной литературе выделяется три точки зрения.

Согласно первому подходу, в содержании исключительных прав на товарный знак входят только личные неимущественные права, поскольку они характеризуются стойкой связью с личностью правообладателя, непередаваемостью и неотчуждаемостью [Близнец, Леонтьев 2010, с.36]. Подобные подход был бы верен для тех объектов интеллектуальной деятельности, где автор и право авторства играет ключевую роль. Товарный знак не обладает подобными характеристиками, а право авторства на товарный знак не возникает. Иные авторы полагают, что в состав исключительных прав могут входить как личные неимущественные, так и имущественные права [Сергеев, Толстой, 1998, с. 75; Еременко, 2000, с. 38]. Соответственно, третья точка зрения поддерживает подход, согласно которому только имущественные права составляют институт «исключительных прав» [Гаврилов Э.П., 2001б, с. 8]. Последняя позиция представляется нам наиболее правильной: она основывается на том, что сама категория исключительных прав была введена в гражданский оборот для характеристики особой группы прав на нематериальные объекты - для реализации экономической функции их экономических функций. Поскольку согласно общим положениям гражданского законодательства личные неимущественные права являются неотчуждаемыми и непередаваемыми, не могут относиться к исключительным.

Таким образом можно отметить, что исключительность прав на объекты интеллектуальной собственности проявляется в том, что они относятся к особой категории объектов, монополии правообладателя, имущественной составляющей.

Что касается состава правомочий, отнесенных к «исключительным правам», единообразные подход так же не выработан.

В научной литературе высказана позиция, согласно которой в содержание исключительных прав, в том числе в отношении товарного знака, включаются два правомочия: использование и распоряжение. Такой позиции придерживаются И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев [Близнец, Леонтьев 2010, с.37], В.А. Дозорцев [Дозорцев, 1994, с.143]. С резкой критикой данной точки зрения выступает П.П. Баттахов, который указывает, что здесь не учитываются положения абзаца 2 п.1 ст.1229 ГК РФ, в котором законодатель прямо говорит о «негативной» функции исключительных прав. Такая негативная функция предполагает правомочие разрешать или запрещать третьим лицам использовать объект исключительных прав. При этом сам автор выделяет два аспекта, составляющих содержание исключительных прав: позитивный и негативный [Баттахов, 2016, с. 76]. В этом смысле под «позитивной функцией» понимается право использования и распоряжения результатом интеллектуальной деятельности, а к «негативной функции» относится право запрета использования таких объектов третьими лицами. При этом позитивная функций направлена на защиту объекта и проявляется через «публично-правовой аспект», негативная же функция отражает гражданско-правовой аспект.

Аналогичной позиции придерживается А.П. Сергеев, указывая на триаду правомочий: право на распоряжение, право единоличного пользования и право запрета третьим лицам использование объекта [Сергеев, 1996, с. 266].

С другой стороны, М.В. Лабзин отводит негативной функции гораздо большее значение, чем позитивной [Лабзин, 2009, с. 19]. Согласно его подходу воздержание третьих лиц от посягательств на объект интеллектуальной собственности составляет ценность исключительных прав, а целью государства является способствование такому воздержанию. Полагаем, что такой подход является слишком узким ввиду того, что позитивная функция никак не фигурирует в содержании исключительных прав.

С другой стороны В.И. Еременко, наоборот, указывает, что на сегодняшний день позитивной функции придают большее значение. Однако мы полагаем, что обе функции исключительного права важны, так как обеспечиваются одновременно как публично-правовой, так и частноправовой интерес. Кроме того, выделение одной из функции как главенствующей может привести к дисбалансу интересов правообладателей и третьих лиц [Еременко, 2008, с.40].

Таким образом в процессе исследования предлагаемых подходов к содержанию исключительных прав, представляется наиболее правильной точка зрения, согласно которой в исключительные права на товарный знак входят позитивные права: право на использование и право на распоряжение правами на товарный знак, а также негативные права - правомочие запрещать третьим лицам использовать товарный знак. Кроме того, в отношении прав на товарный знак законодатель прямо указал в ст. 1484 ГК РФ правомочия, отражающие как негативный аспект (п.3 «никто не вправе использовать товарный знак правообладателя), так и позитивный (п. 1 «право использования»; «право распоряжения»).

Под «правом использования» подразумевается правомочие самостоятельного использования товарного знака правообладателем способами, перечисленными в п.2 ст.1484 ГК РФ. Правомочие распоряжения включает в себя возможность правообладателя передать исключительное право третьим лицам посредством заключения договора об отчуждении исключительных прав, либо посредством заключения договора с правом использования товарного знака (лицензионный договор, договор коммерческой концессии).

Говоря о правомочии использования товарного знака, отмечаем, что перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим: в п.1 ст.1484 ГК РФ установлено общее правило использования - любым, не противоречащим законом способом; в п.2 уже поясняется, какие примерные действия попадают под категорию «не запрещенных законом». Также авторы отмечают, что на практике закрепление перечня действий не является значительным аспектом: данный список призван ограничить от незаконного использования товарного знака третьими лицами, нарушающих исключительное право правообладателя [Халилов, 2014, с.89].

Также использование товарного знака является не только правом, но и обязанностью для правообладателя [Куркина, 2012, с.12]. В ст.1486 ГК РФ указано, что неиспользование товарного знака правообладателем непрерывно в течение трехлетнего периода с момента государственной регистрации влечет прекращение его правовой охраны. Таким образом, законодатель устанавливает императивную норму в отношении обязанности использования товарного знака.

Полагаем, что целью введения такой императивной нормы является стремление законодателя обеспечить стабильное функционирование товарных знаков в гражданском обороте, а также попытка предотвратить случаи регистрации товарных знаков теми лицами, которые их не используют по назначению. Судебная практика выявила два случая подобной практики: неиспользование товарного знака вообще для обозначения продукции, либо его использование не для тех товаров или услуг, для которых товарный знак был зарегистрирован [Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-105/2014]. Так в деле А08-8802/2013 суд отказал в удовлетворении требований истца о запрете использования товарного знака, сходного с товарным знаком «Афродита», право на который зарегистрирован за истцом. В обосновании своих доводов суд указал, что истец не использовал товарный знак с момента регистрации на протяжении пятнадцати лет. Более того, суд расценил такой акт как акт злоупотребления правом. Представляется, выводы суда являются обоснованными: фактически истец не использовал зарегистрированный за ним товарный знак. В то же время предъявляет иск к добросовестным субъектам гражданского оборота.

Также в данной норме заложена практическая проблема иного характера: в п.1 ст.1486 ГК РФ указано, что с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака могут обращаться «заинтересованные лица». В то же время за подачу заявления, которое не имело под собой реального основания добиться прекращения правовой охраны товарного знака (ложное заявление), не предусмотрена ответственность. Некоторые авторы отмечают, что подобное поведение вызвано «низкими организационными и финансовыми издержками» со стороны заявителя [Серегин, 2007, с.40-41], так как бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (п.3 ст. 1486 ГК РФ). Кроме того, подобные действия порождают для правообладателя определенные проблемы финансового характера, включая в себя оплату услуг представителя для защиты своих интересов.

Помимо правомочия использования товарного знака, в исключительные права на данный объект входит также правомочие распоряжения. Согласно законодательству, существует ряд способов распоряжения исключительными правами на товарный знак. Во-первых, товарный знак как объект гражданских прав может перейти к другому лице в результате их реализации (общеправовые способы): в результате наследования (универсального правопреемства), вклада в уставной капитал хозяйственного общества, реорганизации юридического лица и иные. Во-вторых, посредством заключения договоров, направленных на отчуждение исключительных прав на товарный знак, предоставления права использования товарного знака (лицензионный договор). В то же время существует ограничение для коллективного товарного знака, который не может быть предметом указанных договоров. В-третьих, посредством заключения договоров, первостепенной целью которых не является передача прав на товарный знак, но по которым данные права тем не менее передаются (договор коммерческой концессии).

Таким образом, можно отметить, что в содержание исключительного права включаются двух функции: позитивная функция (право на использование и право на распоряжение), а также негативная функция (воздержание третьих лиц от посягательств на право правообладателя). При этом существенным представляется не только правомочия правообладателя, но и также обязанность по использованию товарного знака ввиду цели законодателя поддержание стабильного гражданского оборота.

1.3 Пределы осуществления прав на товарный знак

Как и у любого другого субъективного права, у исключительного права на товарный знак существуют определенные пределы: время действие, территория, перечень объектов, для которых регистрируется товарный знак.

В Российской Федерации, согласно п.1 ст.1491 ГК РФ, исключительное право на товарный знак ограничено десятилетним периодом со дня предоставления заявки в роспатент. В то же время у правообладателя есть право последующего продления действия исключительных прав, при условии, что он подаст соответствующее заявление в роспатент в течение года до дня прекращения правовой охраны товарному знаку. Аналогичные положения содержатся в Мадридском соглашении и протоколе к нему: при регистрации товарного знака в международной системе правовая охрана предоставляется ему на десятилетний срок.

Говоря о территориальных пределах, в ст.1479 ГК РФ указывается, что исключительное право распространяется на территории Российской Федерации при условии регистрации товарного знака на Российской территории. В случае, если субъект занимается международной торговлей, то территория, на которую распространяется его исключительное право, определяется международными договорами при наличии международной регистрации товарного знака.

Определение границ территории, на которую будет распространяться исключительное право, имеет значение при «рассмотрении вопроса о введении в оборот товарного знака» [Мотылькова, 2015, с. 97] и исчерпании прав на него. Так, в случае если третьи лица используют товарный знак правообладателя с его согласия на территории Российской Федерации, подобное действие не является нарушением его исключительных прав (ст.1487 ГК РФ). Соответственно, такое согласие требуется получить единожды, не запрашивая разрешения на каждый акт введения продукции, маркированной таким товарным знаком. В то же время необходимо учитывать, что продукция таких лиц не должна подвергаться изменениям.

Подобная позиция в отношении данной нормы также высказана судом: правообладатель, который дал согласие на использование товарного знака третьим лицам, не вправе в последующем запрещать его использование таким лицам [Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда России?скои? Федерации №19].

Территориальные пределы действия исключительных прав подразумевают под собой ограничение на свободное передвижение товаров. Соответственно, исключительные права могут быть ограничены территорией распространения. В доктрине такое явление получило название «исчерпание прав».

На сегодняшний день существует несколько принципов исчерпания прав: национальный, международный, региональный [Мотылькова, 2016, с.99]. В соответствии с национальным принципом, исключительное право правообладателя считается исчерпанным в случае, когда товар, маркированный товарным знаком правообладателя, был введет в оборот внутри одной страны. То есть даже при наличии разрешения продажи товаров на территории других государств, при ввозе товара в страну правообладателя данный акт будет считаться нарушением исключительных прав.

Согласно международному подходу исчерпания прав правообладатель, который разрешил использовать товарный знак третьим лицам при введении их товара в оборот, утрачивает в дальнейшем право запрета продажи товаров на территории других стран. В то же время такие третьи лица имеют право распоряжаться товарным знаком по своему усмотрению без каких либо ограничений. Например, в Японии действует международный принцип исчерпания прав. Обоснование подобного подхода сводится к тому, что сам товарный знак призван идентифицировать производителя, гарантируя потребителю определенное качество. Соответственно, главная функция товарного знака не меняется, вне зависимости от конкретного продавца. Единственное важное правило, чтобы такая продукция была введена в оборот либо самим правообладателем товарного знака, либо третьими лицами с его разрешения вне зависимости от территории [Пирогова, 2008, с.22].

В соответствии с региональным принципом введение продукции на одной из территорий региона влечет исчерпание исключительных прав на иных территориях соответствующего региона [Камагина, 2011]. По такой практике пошел Европейский союз, так как их политика направлена на экономическую интеграцию. Соответственно, логичным шагом стала отмена таможенных пошлин, снятие ограничений на импорт и экспорт товаров между странами-участницами союза и распространения регионального подхода при определении исчерпания прав на товарный знак.

Смешанный принцип включает в себя несколько вышеуказанных подходов. Отметим, что применение смешанного принципа возможно в рамках международных организаций, союзов.

В зависимости от выбранной политики и применения регионального или международного принципа зависит легализация так называемого «параллельного импорта» - ввоз оригинального товара маркированным товарным знаком без выдачи разрешения правообладателем. В данном случае импорт товаров осуществляется через другие каналы (через других поставщиков), о которых правообладатель на территории стран мог и не знать.

В Российской Федерации параллельный импорт не был запрещен, так как в Законе РФ от 23.09.1992 N 3520-1 в ред. от 17.10.1992 г. "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (Далее - «Закон о товарных знаках») в ст. 23 не содержалось территориального ограничения и запрета на параллельный импорт, что фактически означало применение международного принципа исчерпания прав. Позднее законодатель изменил подход в регулировании параллельного импорта: в «Законе о товарных знаках» в ред. от 27.12.2002 было указано, что введение продукции, маркированной товарным знаком правообладателя, должно осуществляться либо самим правообладателем, либо с его согласия третьими лицами. Эта норма осталась неизмененной при введении в действие ч. IV ГК РФ.

В качестве причин кардинальной смены политического курса и запрета параллельного импорта называют стремление законодателя поддержать правообладателя, который понес издержки на продвижение продукции или услуг среди населения и заработал определенную репутацию, в то время как издержки параллельных импортеров в этом отношении равны нулю. Отмечается также стремление законодателя сохранить национальную безопасность, ввиду того, что многие лекарственные и продовольственные товары должны отвечать требованиями качества, которое для потребителей гарантирует известный товарный знак [Мотылькова, 2016, с.102].

Стоит отметить, что в целом как среди органов исполнительной власти, так и среди ученых нет единого мнения об отношении к параллельному импорту и его легализации на территории Российской Федерации. Аргументы сторонников легализации параллельного импорта сводятся к следующему: во-первых, параллельный импорт ограничивает возможность разделения рынка между официальными производителями и поставщиками его продукции на российском рынке. Соответственно, увеличивается добросовестная конкуренция, а рынок и потребители не страдают от монополизации одним лицом. Также сами потребители получают оригинальную продукцию, маркированную известным товарным знакам, по более низким ценам. Подобной позиции в частности, придерживается Федеральная Антимонопольная Служба Российской Федерации [Радаев, 2010, с.45].

К недостаткам данного явления, к которым апеллируют Минэкономразвития, Федеральная Таможенная Служба [Радаев, 2010, с.51], можно отнести возможные нарушения параллельными импортерами правил хранения и перевозки продукции. Кроме того, цель параллельных импортеров состоит в быстром получении прибыли, что может отразиться на качестве товаров/услуг, предоставляемых потребителям. Правообладатель будет работать над качеством продукции, в то время как параллельный импортер не будет заботиться о репутации торгового знака - соответственно в целом бренд не будет пользоваться популярность среди потребителей. Такие импортеры не оказывают дополнительных услуг, таких как гарантийное обслуживание, обмен или возврат товаров. Соответственно, при возникновении проблем, связанных с товаром, потребитель не будет знать, куда обращаться. Иная проблема связана со снижением цен на продукцию: согласно сложившейся практике импортеры, не являющиеся правообладателями товарного знака, используют различные «серые схемы», которые позволяют им снижать издержки и демпинговать цены, что неизменно отражается на показателях официальных дистрибьюторов.

В Российской Федерации на сегодняшний день складывается неоднозначная ситуация, так как при вступлении России в таможенный союз и присоединении к договору о Евразийском экономическом союзе, получил распространение региональный принцип исчерпания исключительных прав. Так при введении продукции, маркированного товарным знаком на территории Казахстана или Белоруссии, данный акт приравнивается к введению продукции на территории Российской Федерации согласно п.V приложения №26 Договора о Евразийском экономическом союзе [Договор о Евразийском экономическом союзе]. Соответственно, возникает коллизия между нормами, регулирующими исчерпание прав на товарный знак, в законодательстве Российской Федерации и указанном международном соглашении.

Однако при анализе судебной практики было выявлено, что суды принимают во внимание именно национальный принцип исчерпания прав. Так в деле N А40-110491/2014 истец, компания Будвайзер Будвар, Нейшнл Корпорейшн обратилась с исковым заявлением с требованием запрета осуществлять введение товара в оборот солодового пива, на котором размещены его товарные знаки, к ответчику ООО «Мультибир». Ответчик с указанным требованиями был не согласен указав, что спорный товар был приобретен в государстве, которое является стороной договора о Евразийском экономическом союзе, и поэтому товар не является контрафактным согласно п. 16 раздела V Приложения № 26 Договора о Евразийском экономическом союзе. Однако суд удовлетворил требования истца в полном объеме, указав, что ответчик должен при введении товара в оборот на территории Российской Федерации получить разрешение у правообладателя [Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2016 N С01-443/2016]. Аналогичным образом в деле А40-44452/2014 суд встал на сторону правообладателя товарного знака [Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2015 N С01-969/2015].

Таким образом можно отметить, что суды при применении принципа исчерпания прав ориентируются на законодательство Российской Федерации. В то же время мы полагаем, что так как Российская Федерация подписала договор о Евразийском экономическом союзе, согласно которому для стран-участник должен действовать региональный принцип, то данная коллизия должна быть устранена. В частности, можем согласиться с позицией Е.В. Мотыльковой, которая предлагает внести изменения в ст.1487 ГК РФ «не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории стран-участниц договора о Евразийском экономическом союзе непосредственно правообладателем или с его согласия».

Другим пределом, ограничивающих использование и распоряжение исключительны прав, является тот факт, что правообладатель может использовать товарный знак только для тех товаров, работ или услуг, ради которых данный товарный знак регистрировался. В то же время согласно Парижской конвенции, п.1 ст. 6 bis, товарный знак, который может вызвать смешение с другим, уже известным товарным знаком, не может подлежать правовой охране. Иными словами, данный акт допускает, что правообладатель товарного знака может использовать его в отношении однородных товаров, которые не были изначально включены в заявлении при регистрации товарного знака, если при этом не возникнет угрозы смешения с другим товарным знаком. Подобное положение также содержится в ст.16 соглашения ТРИПС [Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности].

Кроме того, Н.Ю. Сергачева указывает, что норма, закрепленная в п.3 ст.1484 ГК РФ, расширяет пределы исключительных прав не только на товары, для которых товарный знак был зарегистрирован, но также и на однородные товары. Иными словами, правообладатель может использовать товарный знак для однородных товаров лишь в той мере, если это не вызовет смешения с товарным знаком третьего лица и не нарушит его прав. Как отмечает А.П. Сергеев [Cергеев, 2004, с.51], при доказанности совокупности таких условий, как «идентичность или однородность товаров, в отношении которых используется сходное обозначение с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак; сходство используемого обозначения с товарным знаком; вероятность смешения; отсутствие согласия правообладателя», может возникнуть смешение товарных знаков.

Однако при анализе правоприменительной практики было выявлено, что в спорах, может ли товарный знак распространяться на однородные товары, суд встает на сторону, которая желает оспорить право на товарный знак. Данный вывод подтверждается судебной практикой . Так в деле N СИП-105/2014 истец, индивидуальный предприниматель, обратился в суд с иском о досрочном прекращении товарного знака «Царские», зарегистрированного для товаров 30 класса МКТУ и класса МКТУ. Сам истец указал, что он занимается производством продуктов животноводства, и возникла необходимость в регистрации собственного товарного знака «Царские». Ответчик представил суду бизнес-каталог «Замороженные продукты», договоры поставки замороженных продуктов. Однако суд посчитал, что в данном случае ответчик использует товарный знак «Царские» не в отношении тех товаров, ради которых он регистрировался. Размещение товарного знака на однородных товарах не может свидетельствовать об его использовании. Исключительное право правообладателя ограничивается теми категориями товаров, работ или услуг, ради которых сам товарный знак был зарегистрирован и для целей, указанных в заявке [Определение Верховного Суда РФ от 09.02.2015 N 300-ЭС14-6948].

Подобная позиция представляется правильной. Можно провести аналогию с видами деятельности, которые юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должны указывать при подаче заявления на регистрацию. Это способствует упорядочению гражданского оборота в целом, а также возможности для государства отслеживать и пресекать попытки злоупотребления правами.

Устранение проблем, связанных с пределами исключительных прав на товарный знак, может повысить эффективность использования таких прав. В силу устранения коллизий предлагается внести изменения в ст.1487 ГК РФ «не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории стран-участниц договора о Евразийском экономическом союзе непосредственно правообладателем или с его согласия».

Глава 2. Проблемы охраны и защиты прав правообладателей на товарный знак

Исключительное право на товарный знак является важной правовой категорией, поскольку позволяет правообладателю в полной мере использовать данный объект. Соответственно, условия эффективной реализации исключительных прав предполагают тщательное исследование охраны и защиты данных прав.

В целях преодоления смешения понятий необходимо определить их соотношение и содержание. В данном контексте не будет проводится комплексное исследование, поскольку это не является основной целью работы. За основу была принята позиция И.Б. Живихиной, которая определяет охрану исключительных прав как институт предупреждения нарушения исключительных прав, которое обеспечивается государством; защита исключительных прав определяется как восстановление нарушенных прав либо устранение угрозы их нарушения [Живихина, 2006, с.43].

2.1 Нарушение исключительных прав на товарный знак

Товарный знак для правообладателя имеет важную экономическую ценность, поскольку товарный знак является средством индивидуализации продукции правообладателя, предназначенный для разграничения от аналогичных товаров или услуг. Соответственно, нарушая исключительные права на товарный знак, правообладатель может понести убытки. В частности при изготовлении контрафактных товаров правообладатель может недополучить ту прибыль, на которую мог бы рассчитывать, если бы контрафактный товар не был введен в оборот. Правообладатель несет так же репутационные потери: может снизиться уровень доверия потребителей к производимому товару в результате ухудшения качеств. Таким образом, отмечаем, что здоровая конкуренция между субъектами, а так же благополучие и безопасность населения во многом зависит от эффективности законодательства о защите правообладателей от нарушения их исключительных прав.