В целях настоящего исследования отмечаем, что необходимо провести соотношение между понятиями «нарушение исключительных прав на товарный знак» и «незаконное использование исключительных прав на товарный знак».

В действующем ранее Законе РФ от 23.09.1992 N 3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002) "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (Далее - Закон о товарных знаках), в ст. 4, нарушение исключительных прав отождествлялось с незаконным использование исключительных прав [Закон РФ № 3520-1]. Данные действия совершались посредством неправомерного использования товарного знака в гражданском обороте, способами, перечисленными в п.2 ст.4 указанного закона. В литературе отмечается, что ранее акцент был сделан именно на использовании товарного знака и его размещении на продукции без легального разрешения правообладателя [Гульбин, 2007, с. 55].

На сегодняшний день формулировка «нарушение исключительных прав» на объекты интеллектуальной деятельности, в том числе на товарный знак, отсутствует в законодательстве. В отношении незаконного использования исключительных прав содержится правовой запрет в п.1 ст.1229 ГК РФ: запрещается использовать результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе товарный знак, в отсутствие разрешения правообладателя. В ином случае подобные действия будут считаться незаконными и влекут ответственность. Что касается специальных норм в отношении прав на товарный знак, отсутствует какое-либо формальное определение нарушения исключительных прав. В ст.1515 ГК РФ содержится запрет на незаконное использование товарного знака. При этом в данной норме акцент сделан на применяемых мерах ответственности в случае нарушения исключительных прав.

Таким образом, можно сделать вывод, что, если ранее в законодательстве осуществлялось отождествление данных категорий, то на сегодняшний день понятие «нарушение исключительных прав» отсутствует в законодательстве. При анализе правоприменительной практики было выявлено, что судами данные понятия так же не разграничиваются. К примеру, в деле А32-3419/2014 общество обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, выразившееся в использовании товарного знака посредством реализации товара, маркированным незаконным товарным знаком. Суд согласился с заявленными требованиями истца, фактически отождествив данные действия [Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2015 г. по делу N А32-3419/2014].

В литературе указывается, что такое соотношение правовых категорий нарушения исключительных прав и незаконного использования является чрезмерно узким [Курлаев, 2007, с. 129]. В законодательстве указывается единственный признак нарушения исключительных прав - незаконное использование, которое выражается в использовании товарного знака или сходного с ним до степени смешения без разрешения правообладателя. Нарушение же исключительных прав возможно еще и посредством ввоза продукции, маркированного оригинальным товарным знаком, без разрешения правообладателя (параллельный импорт), недобросовестной конкуренции [Мотылькова, 2016, с.138].

Можно согласиться с О.А. Курлаевым, который предлагает закрепить формальное определение исключительных прав, которое заключается в действиях, которые «используют репутацию товарного знака в целях получения необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности либо имеют или могут иметь своим результатом создание препятствий для выполнения товарным знаком своей индивидуализирующей функции или делают выполнение такой функции невозможным» [Курлаев, 2007, с.165]. Полагаем, такое закрепление поможет разграничить незаконное использование и нарушение исключительных прав на товарный знак.

В то же время можем отметить, что на сегодняшний день что под «нарушением» исключительных прав следует понимать использование без разрешения правообладателя «сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникла вероятность смешения» (п.3 ст.1484 ГК РФ).

Для полного понимания сущности нарушения исключительных прав предлагается проанализировать его признаки. В п.3 ст.1484 ГК РФ вероятность смешения является функциональным признаком нарушения исключительных прав [Новоселова и др., 2016, СПС «Консультант плюс»]. В то же время отмечается, что при такой формулировке тождественные товарные знаки уже не будут являться объектом правонарушения. Соответственно, вероятность смешения применима только к сходным товарным знакам, но не тождественным. Однако при системном анализе норм, регулирующих правовую охрану исключительных прав, а так же исследований по данной проблематике можно отметить, что категория «сходные знаки» в данном случае является собирательной категорией, включающей в себя как тождественные товарные знаки, так и сходные до степени смешения.

Между тем, отсутствие конкретных признаков «сходных знаков» порождают проблемы в правоприменительной практике. Так в деле А40-2569/11-27-22 истец ООО «Лина» предъявил требования к ответчику ООО «Макдональдс» с требованием прекращения использовать зарегистрированный за ним товарный знак «С ПЫЛУ С ЖАРУ» и о взыскании компенсации 1 млн. рублей. В суде первой, апелляционной и кассационной инстанции в удовлетворении требований было отказано. Суды мотивировали свое решение следующим. Во-первых, ответчик использовал спорное словесное обозначение не в целях идентификации своих товаров с продукцией истца. Во-вторых, идентификационным признаком товаров ответчика служит стилизованная буква «М», которая является известной и зарекомендовала себя среди потребителей, а фраза «С ПЫЛУ С ЖАРУ» размещается на другой стороне упаковки, что так же не может свидетельствовать о намерении ответчика использования товарного знака истца. Дополнительным аргументом был тот факт, что спорное словесное обозначение используется ответчиком на упаковке своих товаров с 2008 года, до даты приоритета товарного знака истца. Соответственно, степени смешения товарных знаков не возникало.

Однако Высший Арбитражный Суд с выводами судов нижестоящих инстанций не согласился, удовлетворив требования истца в части запрета использования ответчиком спорного словесного изображения. Суд отметил вероятность смешения используемого ответчиком изображения, тождественного товарному знаку истца [Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 N 16577/11].

Таким образом делаем вывод, что по мере рассмотрения дела суды не разграничивали критерии «тождественности» и «сходного до вероятности смешения». Кроме того, данное решение кажется нам не совсем справедливым, с той точки зрения, что не учитывалась возможность введения потребителя в заблуждение.

Соответственно, можем согласиться с тем, что в п.3 ст.1484 необходимо разграничение данных критериев [Новоселова и др., 2016, СПС «Консультант плюс»].

Другим критерием вероятности смешения, который, как нам представляется, так же является важным при квалификации нарушения исключительных прав, является введение потребителей в заблуждение. Обращаясь к законодательству США в сфере товарных знаков - Lanham (trademark) act (15 U.S.C.) (Далее - закон США о товарных знаках), в ст.1114 указанного закона знаках нарушением исключительных прав признается его незаконное использование в коммерческих целях в форме копирование, имитации либо его нанесение на продукцию. Необходимым признаком для признания факта нарушения является введение потребителей в заблуждение [Закона США о товарных знаках]. Представляется, что подобный подход является правильным, ввиду самой цели регистрации товарных знаков - индивидуализация товаров среди однородных ему.

Между тем, иногда в российской правоприменительной практике критерий введения потребителей в заблуждение не всегда считается существенным, как в рассматриваемом ранее деле, а иногда суды принимают данный признак во внимание.

Так в деле А40-221/2013 истец ООО «Девелопмент» предъявил иск к ОАО «Сбербанк» по факту нарушения исключительных прав. Истец указал, что ответчик использовал слоган «всегда рядом» на вывесках, буклетах, в сети Интернет, который является сходным до степени смешения с товарным знаком истца «Мы всегда рядом». Суды трех инстанций требования истца не удовлетворили, указав, что в данном случае не возникает угрозы смешения. Также суды указали, что слоган «Всегда рядом» не является самостоятельным элементом, а представляет собой единое обозначение «Сбербанк всегда рядом» [Определение ВАС РФ от 11.04.2014 N ВАС-4092/14].

Подобная позиция представляется оправданной: если словесное обозначение, зарегистрированное третьим лицом в качестве товарного знака предстает рядом с известным товарным знаком, то такое использование словесного обозначения не может свидетельствовать о нарушении исключительных прав третьего лица.

Таким образом можем отметить, что критерий «сходный до степени смешения» должен включать в себя не только сходные товарные знаки, но и тождественные ему для преодоления путаницы в законодательстве и правоприменительной практике. Кроме того, при определении вероятности смешения необходимо учитывать введение потребителя в заблуждение.

В литературе отмечается так же еще один критерий при выявлении вероятности смешения товарных знаков - нарушение среди неоднородных товаров [Новоселова и др., 2016, СПС «Консультант плюс»]. В частности указывается, что если ограничивать вероятность смешения исключительно в отношении однородных товаров, то исключается возможность защиты широко известных товарных знаков, которые не были признаны общеизвестными в установленном порядке.

Зачастую производители товаров, чей товарный знак приобрел статус «бренд-имиджа» - некоего коммерческого актива, который не привязывается к конкретному товару, а становится олицетворением всей компании [Shenftleben, 2009, p.45-47], стремятся вывести на рынок не только конкретный продукт, но и неоднородные ему товары. Соответственно, третьи лица могут воспользоваться таим товарным знаком, даже если его товары или услуги не являются однородными товарам известной компании.

Представляется, что подобные действия можно пресекать институтом нарушения исключительных прав на товарный знак, так как создается вероятность смешения.

В то же время важно отметить, что как правило такие нарушители напрямую не нарушают исключительных прав правообладателя, а регистрируют собственное сходное изображение в качестве товарного знака, поскольку регистрируют сходное изображение в отношении неоднородных товаров. Регистрирующий орган, при рассмотрении заявки, анализирует товарный знак на предмет смешения с другим товарным знаком на однородные товары, но не разрешает вопрос злоупотребления правом. Соответственно, правообладатель в таком случае может с заявлением о признании товарного знака недействительным в соответствии с ст.1512 ГК РФ. Однако в данном случае невозможно взыскать компенсацию, поскольку нарушения исключительных прав в данном случае не происходит.

При этом полагаем, что судам необходимо устанавливать, использует ли хозяйствующий субъект общеупотребимое выражение, либо, действительно, желает воспользоваться известностью и репутацией более известного хозяйствующего субъекта.

В данном контексте можно привести следующий пример. В деле СИП-1010/2014 истец "КОНСИТЕКС С.А."/"CONSITEX S.A." подает заявление в суд с требованием признания недействительным решения роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "ZEGNA", зарегистрированной компанией «Алигуста» в отношении неоднородных истцу товаров.

Суд согласился с позицией истца, согласившись с выводом о неоднородности товаров. Суд сослался на то, что истцу принадлежит несколько товарных знаков, в том числе товарный знак «ZEGNA», зарегистрированный в отношении линии мужской одежды, является известным. Соответственно, регистрация тождественного товарного знака, пусть и в отношении однородных товаров, свидетельствует о намерении недобросовестной компании воспользоваться репутацией известного товарного знака.

Представляется, следует согласиться с позицией авторов, которые указывают, что если товарный знак приобрел статус «имидж-бренда» и получил широкую известность, но не является общеизвестным, то правообладатель может воспользоваться институтом аннулирования регистрации товарного знака. Одновременно с аннулированием такому владельцу известного товарного знака должно предоставляться право взыскания компенсации [Новоселова и др., 2016, СПС «Консультант плюс»].

Таким образом отмечаем, что нарушение исключительных прав не отождествляется с институтом незаконного использования прав. Нарушение исключительных прав возможно еще и посредством ввоза продукции, маркированного оригинальным товарным знаком, без разрешения правообладателя (параллельный импорт), недобросовестной конкуренции. Кроме того, квалифицирующим признаком нарушения исключительных прав является создание смешения с существующим товарным знаком и введении потребителей в заблуждение.

2.2 Недобросовестная конкуренция, связанная с неправомерным приобретением и использованием прав на товарный знак

Анализируя институты охраны и защиты исключительных прав правообладателя, нами была выявлена группа добросовестных субъектов, которые использовали определенный товарный знак в своей хозяйственной деятельности, но не зарегистрировали его в установленном законом порядке. Соответственно, государство, пытаясь защитить таких субъектов от недобросовестных действий тех лиц, которые регистрируют используемый товарный знак, посредством введения института недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием прав на товарный знак. Следовательно, предлагается проанализировать сущность указанного института, а так же оценить эффективность его применения на практике.

Представляется необходимым в первую очередь проанализировать, как институт «недобросовестной конкуренции» коррелирует с институтом исключительных прав на товарный знак.

Одним из фундаментальных исследований о корреляции данных институтов стала работа Тима Дорниса «Trademark and unfair competition conflicts». В своем исследовании автор анализирует генезис институтов, а так же причины, по которым нормы данных институтов зачастую составляют правовую коллизию на примере Германии. Так, в период развития законодательства о товарных знаках в Германии законодатель стремился защитить именно потребителей от различных проявлений мошенничества. Соответственно, нормы права о правах на товарный знак носили публично-правовой характер. С течением времени акцент сместился на защиту имущественной составляющей прав правообладателей. Тем не менее, при вынесении решений в спорах о товарных знаках судья в Германии должен руководствоваться не только ущербом хозяйствующим субъектам, но так же и в какой мере это отразилось на потребителях.

С другой стороны, развитие законодательства о недобросовестной конкуренции изначально предполагало защиту частных лиц, без какого-либо вмешательства органов власти. Однако позже, по аналогии с законодательством о товарных знаках, нормы о недобросовестной конкуренции стали рассматриваться в публично-правовом аспекте. А сам этот институт стал более «политизированным».

В то же время в США оба этих института, несмотря на отсутствие деления на частное и публичное право, призваны защищать именно частный интерес хозяйствующих субъектов. Отметим, что в данном случае речь идет именно о недобросовестной конкуренции в сфере прав на товарный знак [Tim. W. Dornis, 2017, p.185]. Так же Кэтрин Манли в своей работе указывает, что данные институты имеют общую направленность: поощрение развития здоровой конкуренции между субъектами [Manley C., 2015, p.153].

Что касается российской правовой действительности, то этот вопрос остается малоизученным. В.И. Еременко полагает, что закон о защите конкуренции отражает как публично-правовое (ограничение монополистической деятельности), так и частноправовое начало (недобросовестная конкуренция). При этом он настаивает, что сфера недобросовестной конкуренции является исключительно частноправовой, не отрицая при этом, что ее пресечение отражается как в целом на конкурентной среде, так и затрагивает интересы потребителей [Еременко, 2000, с.29].

Таким образом, следует отметить, что в разных странах соотношение двух институтов рассматривается законодателем совершенно по-разному. В то же время представляется, что следует согласиться с позицией В.И. Еременко, который указывает, что частноправовой аспект должен превалировать при защите от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав [Еременко, 2000, с.29].

Анализируя корреляцию правовых институтов исключительных прав на товарный знак и недобросовестную конкуренцию, следует так же отметить аспект роли правовых механизмов защиты от недобросовестной конкуренции.

Согласно п.2 ст.1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности объектом охраны интеллектуальной собственности является пресечение недобросовестной конкуренции. Г. Боденхаузен, комментируя положения данной конвенции, указывает, что в самой конвенции указано определение данного явления, наиболее частые ее проявления, и только лишь некоторые из них связаны с интеллектуальной собственностью и исключительными правами на товарный знак [Гаврилов Д.А., 2013, СПС «Консультант плюс»]. Следовательно, институт защиты от недобросовестной конкуренции шире, чем институт защиты от незаконного использования исключительных прав. Кроме того, на взаимосвязь институтов обращал внимание Ч.Г. Хэйнс, который отмечал, что сам правовой инситут недобросовестной конкуренции появился постольку поскольку суды столкнулись с проблемами имитации известных товарных знаков, которые не были зарегистрированы. Соответственно, решение принималось на основе принципа справедливости конкуренной борьбы [Haines, 1919, p.10].

Аналогичные мнения существуют в среде отечественных ученых-правоведов. Отмечается, что в большинстве дел о недобросовестной конкуренции объектом посгательств были именно товарный знак [Горленко, 1976, с.25].

Также Д.А. Гаврилов полагает, что нормы о защите от актов недобросовестной конкуренции не должны конкурировать с установленными нормами об ответственности за неправомерное использование исключительных прав на товарный знак. В поддержку своего подхода автор указывает, что применение норм о недобросовестной конкуренции возможно лишь в случае, если нарушаются принципы добросовестной конкуренции [Гаврилов Д.А., 2013, СПС «Консультант плюс»].

Представляется, с представленными позициями следует согласиться: если ограничиваться при защите прав правообладателей на товарный знак исключительно институтом защиты исключительных прав, то такое ограничение не позволит охватить весь спектр нарушений. Вследствие этого правообладателям необходимо предоставить дополнительные механизмы защиты, такие как защита от недобросовестной конкуренции.

Что касается правовой регламентации, то можем отметить, что, во-первых, в ст. 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - закон о защите конкуренции), устанавливается запрет на недобросовестную конкуренцию по приобретению и использованию исключительного права на средства индивидуализации, в том числе и на товарный знак. Данной норме корреспондирует положение гражданского законодательства, закрепленное в п.6 ч.2 ст.1512 ГК РФ, о правомочии заинтересованного лица оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку в случае, если действия субъекта по приобретению правовой охраны были признаны недобросовестной конкуренцией либо злоупотреблением правом. Следовательно, отмечаем, что, согласно гражданскому законодательству, для признания факта недобросовестной конкуренции достаточно факта приобретения исключительных прав, в то время как упоминание об использовании этих прав отсутствует.

Таким образом на законодательном уровне существует определенная коллизия норм. В то же время при разъяснении применения норм о защите конкуренции Пленум ВС и Пленум ВАС в своем совместном Постановлении Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указал, недобросовестная конкуренция в данном случае состоит из совокупности действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, в том числе на товарный знак. Соответственно, наблюдается несоответствие между законодательным регулированием и правоприменительной практикой.

В литературе судебное толкование норм о недобросовестной конкуренцией, связанной с приобретением и использованием прав на средства индивидуализации, в том числе на товарный знак, вызвала неоднозначные отзывы. В частности, О.А. Городов отмечает, что приобретение исключительного права основывается на регистрации товарного знака, которую осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Соответственно, такие действия нельзя признавать недобросовестной конкуренцией, за которые наступает ответственность [Городов, 2008 с.131].

Так же, при разъяснении указанных норм, Пленумы ВС и ВАС РФ указали, что в отдельных случаях приобретение исключительных прав может быть признано злоупотреблением правом. В таком случае, логично было бы изучить, как соотносятся злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция в данном контексте.

В литературе предлагается разделить позиции ученых относительно соотношения злоупотребления правом и недобросовестной конкуренцией на три группы [Голикова, 2011, с.40].

Первая группа ученых разделяют данные категории, апеллируя к тому, что запрет на недобросовестную конкуренцию подразумевает соблюдение конкурентного правового режима, а не использование злостным образом субъективных прав. Так А.В. Волков также указывает, что при недобросовестной конкуренции имеет место экономические злоупотребления, в то время как злоупотребление правом относится к юридическим аспектам [Волков, 2010, с.44]. О.В. Голикова отмечает, что данная группа ученых понимает под недобросовестной конкуренцией не злоупотребление своими правами, а предоставленными им экономическими свободами. Соответственно, при нарушении правил конкуренции нарушаются, в первую очередь, «правила игры на рынке». Такая же концепция отражена в немецкой доктрине о конкуренции [Голикова, 2011, с.42].

Однако, такая позиция представляется достаточно дискуссионной. Как справедливо отмечает Д.А. Гаврилов, недобросовестная конкуренция является правовой категорией, а посредством нарушения правил, установленных законом о конкуренции, затрагиваются не только экономические свободы субъектов, но и нарушаются юридические нормы и права субъектов-конкурентов. Кроме того, сама по себе экономическая возможность так или иначе закреплена в юридической норме, которая и является субъективным правом субъекта [Гаврилов Д.А., 2013, СПС «Консультант плюс»].

Полагаем, в сфере исключительных прав на товарный знак данную концепцию применить практически невозможно, так как незаконное использование товарного знака в хозяйственной деятельности или схожего с ним до степени смешения уже не является экономической возможностью, а именно нарушением исключительных прав. Таким образом совершение экономического злоупотребления так или иначе порождает правовое злоупотребление.

Некоторые ученые, такие как О.В. Голикова, Д.И. Серегин задаются вопросом, можно ли категорию «злоупотребления правом» применять к актам недобросовестной конкуренции, на которые уже и так установлен запрет? «Российское право, запрещая недобросовестную конкуренцию, полностью выводит эти действия из сферы субъективного права». Подобная позиция хотя и не совпадает полностью с мнением ученых первой группы, но очень их роднит. Полагаем, в данном случае происходит смешение понятий: субъект, злоупотребляя своим правом на конкуренцию, имеет целью так или иначе дискредитировать своих конкурентов. Соответственно, подобные действия порождают явление «недобросовестной конкуренции» [Голикова, 2011, с.44].

Другая группа ученых, в противовес первой, наоборот отождествляют данные правовые категории, поскольку сущностью недобросовестной конкуренции является злоупотребление конкурентными правами [Голикова, 2011, с.44]. Такая концепция берет свое начало из положений ст.1382 Французского гражданского кодекса [Гражданский кодекс Франции]. Сторонники данной концепции считают, что целью субъекта является причинение помех хозяйственной деятельность конкурентов.

Представляется, что данная концепция не является бесспорной: в сфере прав на товарный знак недобросовестный агент, размещая известный товарный знак или сходный с ним до степени смешения на своей продукции, в первую очередь имеет цель привлечение большего количества потребителей, а не причинение вреда конкуренту. Отмечается, что само по себе злоупотребление правом возможно лишь в случаях, если такое субъективное право лица закреплено в законе. Иными словами, незаконное размещение товарного знака на продукции будет являться не злоупотреблением правом, а нарушением исключительных прав. Соответственно, такие действия будут считаться противоправными.

Ученые третьей группы придерживаются той точки зрения, что сама по себе недобросовестная конкуренция не должна отождествляться со злоупотреблением правом, однако, в некоторых случаях она может приобретать такую форму. В контексте прав на товарный знак такая позиция представляется наиболее предпочтительной. К примеру, субъект подает заявку на регистрацию товарного знака, то есть формально реализовывает свое право, закрепленное в ст. 1492 ГК РФ. Однако данные действия имели злой умысел, поскольку, во-первых, были приобретены исключительные права на обозначение, которое использовалось конкурентом а также приобрело определенную известность. Во-вторых, целью данных действий являлось препятствование хозяйствующим субъектом - правообладателем такого товарного знака в использовании тождественного товарному знаку обозначения хозяйствующим субъектом-конкурентом и, следовательно, причинение вреда конкуренту. Такое понимание соотношения недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом полностью соответствует пониманию недобросовестной конкуренцией и злоупотреблению правом, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак.

Таким образом полагаем, что закрепление двух институтов, недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом, в ст.1512 ГК РФ было логичным шагом законодателя. Полагаем, в данной норме закрепление злоупотребления правом обосновано тем, что субъекты, приобретающие и использующие товарный знак недобросовестным образом, могут не являться конкурентами тем субъектов, которые ранее использовали такой товарный знак и не зарегистрировали в установленном законом порядке. Соответственно, без наличия злоупотребления правом охрану спорного товарного знака было бы крайне затруднительно признать недействительной. В литературе отмечается, что такой подход решил проблему захвата чужих товарных знаков [Курлаев, 2007, с.181].

Таким образом несмотря на существующую коллизию, в правоприменительной практике предоставление правовой охраны товарному знаку можно оспорить посредством указания на недобросовестность действий по приобретению и использования исключительных прав на средство индивидуализации, либо злоупотребления этим правом.

Одновременно с этим в законодательстве и в разъяснениях Пленума ВС и Пленума ВАС в совместном Постановлении Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 отсутствуют признаки приобретения и использования исключительных прав на товарный знак, при которых такие действия признают недобросовестными либо являются злоупотреблением правом. В литературе под приобретением следует понимать регистрацию товарного знака, при которой лицо знало либо с большой степенью вероятности должно было знать о том, что данный товарный знак уже используется другим хозяйствующим субъектов, но не зарегистрирован в установленном законом форме [Ариевич, 1997, с.5].

Судебная практика трактует приобретение исключительных прав, посредством которых произошла недобросовестная конкуренция, подобным образом. Так в деле Ф08-4655/2006 истец ОАО «Кропоткинский молочный комбинат» обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы с требованием о признании недобросовестной конкуренцией действия ЗАО «Московский завод плавленых сыров «Карат» по регистрации словесных обозначений «Дружба» и «Янтарь» в качестве товарных знаков и отказе заключать лицензионные договоры. Управление вынесло решение в пользу заявителя, указав, что сыры со словесными обозначениями «Дружба» и «Янтарь» использовались несколькими предприятиями с 60-х годов 20-го века. К моменту регистрации их в качестве товарных знаков сыры с таким наименованием приобрели популярность среди потребителей, соответственно, ЗАО «Карат» не тратило средств на продвижение продукции. Управление так же указало, что общество, в отсутствие затраченных средств на продвижение продукции, воспользовалось правом на регистрацию известных товарных обозначений и впоследствии отказывалось заключать лицензионные договоры с другими предприятиями, в том числе и с заявителем, производившими сыры с такими словесными обозначениями, в результате чего предприятия понесли убытки. В таких условиях действия ЗАО «Карат» можно признать недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом по приобретению и использованию спорных товарных знаков. Суд с позицией Управления согласился, а правовая охрана товарных знаков «Дружба» и «Янтарь» была прекращена [Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 03.10.2006 N Ф08-4655/2006].

Таким образом отмечаем, что действия по приобретению товарного знака признаются недобросовестными при условии, что лицо приобрело такие товарные знаки в отсутствие их регистрации, хотя другие субъекты хозяйствующего оборота использовали его, а сам товарный знак приобрел известность среди потребителей.

С другой стороны, возникает вопрос, что следует понимать под «использованием» исключительных прав при признании действий по приобретению и использованию исключительных прав недобросовестными? В литературе указывается, что под использованием следует понимать действия субъекта, которые прямо направлены на причинение вреда деловой репутации добросовестного субъекта, а так же причинение ему убытков [Гаврилов Д.А., 2013, СПС «Консультант плюс»]. При этом подразумевается, что добросовестный субъект использовал спорный товарный знак правомерно, пока недобросовестный субъект не осуществил его регистрацию.

Причинение убытков может быть обусловлено следующими действиями [Курлаев, 2007, с.177]:

- необходимость изъятия из хозяйственного оборота товаров, маркированных спорным товарным знаком

- необходимость возмещения убытков лицу

- приостановление производства товаров, на которых нанесен спорный товарный знак

- заключение лицензионного договора с правообладателем на право использования товарного знака

- необходимость продвижения вновь зарегистрированного товарного знака.

Так же полагаем, что, в случае подачи иска к недобросовестному субъекту о признании недействительным предоставлению правовой охраны товарному знаку, добросовестный субъект так же понесет судебные издержки, связанные с ведением судебного разбирательства.

Что касается вреда деловой репутации, то в данном контексте сведения о нарушении субъектам исключительных прав на товарный знак становится известным третьим лицам, в том числе контрагентам хозяйствующего субъекта, а так же потребителям [Гаврилов Д.А. , 2013, СПС «Консультант плюс»].

Вместе с проблемой содержания приобретения и использования исключительных прав на товарный знак как акта недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом в научной литературе поднимался вопрос о том, стоит ли действия, по использованию товарного знака, сходного с зарегистрированным товарным знаком до степени смешения, аналогичным образом квалифицировать как акт недобросовестной конкуренции? [Хабаров, Ермолина, 2011, с.157]. И, соответственно, можно ли в таком случае признавать недействительным предоставление правовой охраны такому товарному знаку?

Стоит отметить, что ранее, до принятия Федерального закона от 05.10.2015 N 275-ФЗ, которым в закон о защите конкуренции была введена ст.14.6, отдельной нормы, посвященной недобросовестной конкуренции при создании смешения не существовало. Соответственно, на сегодняшний день акты недобросовестной конкуренции, связанные с созданием смешения и связанные с приобретением и использованием прав на товарный знак отграничены друг от друга. Представляется, данное решение законодателя было правильным, так как при создании смешения объектом посягательств является не сам товарный знак, а его структурные элементы, которые в отдельности не составляют самостоятельный объект правовой охраны. Тем не менее их использование способно ввести потребителей, а так же иных участников рынка в заблуждение [Hopkins, 1917, p. 285 ]. В случае же с приобретением и использованием прав на товарный знак объектом посягательства является именно товарный знак.

В то же время представляется, что правовую охрану можно оспорить либо признать недействительной при создании смешения не по основанию, указанному в п.6 ч.2 ст.1512 ГК РФ, а по основанию п.2 ч.2 ст.1512 ГК РФ. Однако нам представляется такой способ защиты права менее предпочтительным, чем институт нарушения исключительных прав. При применении института нарушений исключительных прав правообладатель может взыскать компенсацию с нарушителя.

Вместе с тем Д.А. Гаврилов указывает, что, пресекая действия по недобросовестному приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак, правоприменитель «ликвидирует последствия, выраженные в принятии уполномоченным органом государственной власти решения по удовлетворению заявки недобросовестного участника рынка и регистрации товарного знака». Полагаем, следует согласиться с позицией автора, что пробелы законодательства в данной области порождают количество недобросовестных участников, которые своими действиями нарушают права на товарный знак добросовестных участников. Предлагается провести анализ законодательства США в сравнении с законодательством Российской Федерации в контексте регистрации товарных знаков. При подаче заявления

Так, согласно закону США о товарных знаках при подаче заявления вместе с основными документами должны быть предоставлены следующие документы:

- Во-первых, согласно п. а ст.1 указанного акта заявитель должен предоставить документы, позволяющие достоверно установить, что насколько известно заявителю, не существует других лиц, которые имеют права использовать указанный им товарный знак товарный знак. То есть, сам заявитель является единственным владельцем товарного знака, а сам товарный знак является уникальным. Кроме того, помимо указанных документов, заявитель должен указать момент времени, с которого хозяйствующий субъект использует товарный знак, а также перечислить товары, маркированные таким товарным знаком;

- Во-вторых, согласно п. b ст.1 данного закона, заявитель должен указать добросовестные намерения использования товарного знака, способ, посредством которого заявитель намеревается использовать товарный знак, а так же утверждение, что на рынке не существует других хозяйствующих субъектов, которые бы использовали сходный товарный знак, который может ввести в заблуждение потребителей.

Таким образом, в законодательстве США о товарных знаках уже содержатся барьеры для недопущения недобросовестного приобретения товарного знака в случае, если он используется другими хозяйствующими субъектами и не зарегистрированы. Кроме того, заявитель так же должен предоставить определенный план по использованию товарного знака, что, по нашему мнению, предотвращает ситуации неиспользования и недобросовестного использования товарных знаков.

Полагаем, что подобные положения должны содержаться и в отечественном законодательстве о товарных знаках. В частности, можно согласиться с позиций Д.А. Гаврилова, который предлагает внести следующие изменения в ГК РФ. Во-первых, при регистрации товарного знака заявитель так же должен предоставить либо заявлении о намерении использовать товарный знак в соответствии с теми товарами, ради которых он регистрируется, либо доказательства, позволяющие установить факт использования регистрируемого товарного знака. В частности, такими доказательствами могут быть образцы товаров, маркированные товарным знаком, факты, свидетельствующие о введении товара в оборот (накладные, акты передачи и т.д.), Интернет-сайт либо иные факты использования товарного знака в сети «Интернет». Во-вторых, заявитель должен указать, что факты использования данного товарного знака, либо сходного до степени смешения с другим товарным знаком, им не были выявлены [Д.А. Гаврилов, 2013, с.158]. Так же автор предлагает обязать правообладателя по истечении трех лет предоставлять в роспатент доказательства использования товарного знака. Кроме того, автор предлагает закрепить конкретный перечень документов в Правилах подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

Полагаем, что подобные изменения позволили бы сократить количество признания предоставления правовой охраны товарному знаку по причине недобросовестной конкуренции и злоупотреблению правом при его приобретении и использовании. Кроме того, такие изменения позволили бы защитить тех хозяйствующих субъектов, которые используют товарный знак, но не зарегистрировали его в установленном порядке.

2.3 Защита исключительных прав на товарный знак

Одним из условий эффективного регулирования общественных отношений в сфере использования исключительных прав является из защита товарного знака от противоправных действий третьих лиц. Согласимся с позицией, что основными функциями защиты исключительных прав на товарный знак являются восстановление прежнего положения, существовавшего до нарушения, возмещение вреда и пресечение противоправных действий. При этом защита прав на товарный знак является родовым понятием по отношению к способам защиты права и мерам ответственности [Мотылькова, 2016, с.138].

Для начала необходимо провести соотношение понятий «способы защиты» и «меры ответственности». В литературе отмечается, что несмотря на наличие схожих черт между двумя институтами (реализуются в рамках охранительных правоотношений; обеспечивают соблюдение гражданских прав; единое назначение - обеспечение восстановления нарушенных прав), тем не менее они не являются тождественными [Кархалев, с.58]. В частности указываются следующие различия.

Во-первых, различия проявляются в основании и условиях применения мера. Так, основанием для применения мер ответственности является факт правонарушения, обязательным условием же является наличие вины. С другой стороны, меры защиты применяются независимо от наличия вины и наличия причиненных убытков [Иоффе, 1969, с. 37]. На наличие таких обстоятельств так же указывает судебная практика: согласно положениям Пленума ВС и Пленума ВАС в совместном Постановлении Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 отсутствие вины в действиях нарушителя не исключает применения к нему мер защиты, а так же не освобождает его от обязанности прекращения нарушения прав.

Во-вторых, применение данных мер отличаются по целеполаганию. Так при применении мер ответственности основная цель - восстановление имущественного положения лица, исключительные права которого были нарушены, посредством уменьшения имущественной массы нарушителя и возмещения убытков правообладателю. В литературе отмечается, что сущность мер ответственности (гражданско-правовой) заключается в императивном возложении имущественных обязанностей на нарушителя [Красавчиков, 1985, с.502]. С другой стороны, целью защитных мер является восстановление правового положения, существовавшего до нарушения исключительных прав, в частности - восстановление деловой репутации.

Кроме того, данные меры отличаются по своим функциям. В литературе выделяют следующие функции мер ответственности: компенсационная (восстановление имущественного положения правообладателя), штрафная (возложение императивных обязанностей со стороны государства по выплате правообладателю ущерба/компенсации), пресекательная (предупреждение аналогичных нарушений исключительных прав, устранение либо приостановление нарушения прав), воспитательная (формирование добросовестного правосознания нарушителя посредством воздействия на него правовыми установками) [Мотылькова, 2016. С.141]. Представляется, в ряду этих функций следует выделить именно компенсационную функцию, так как выполняет первоочередную задачу применения мер ответственности.

В числе функций мер защиты выделяют такие функции, как восстановительная, которая заключается в восстановлении имущественных и личных неимущественных прав правообладателя; пресекательная, которая обеспечивает прекращение нарушения или угрозы нарушения исключительных прав; обеспечительная [Кархалев, с.59].

В-четвертых, анализируемые меры различаются по характеру правового воздействия на нарушителя. В частности, среди мер ответственности выделяют [Мотылькова, 2016, с.142]:

- уменьшение имущественной массы нарушителя (возмещение убытков, выплата компенсации, взыскание процентов по ст.395 и иные)

- лишение субъективных прав (право на имущество).

Так же к способам защиты гражданских прав относятся:

- восстановление гражданского состояния

- пресечение действий, нарушающих право либо создающих угрозу его нарушения, в частности в отношении товарных знаков посредством его удаления (п.3 ст.1515), либо изъятия из оборота и уничтожение товаров, на которых незаконно размещен товарный знак либо сходный до степени смешения товарный знак (п.2 ст.1515)

- признание права (ч.1 п.1 ст.1252)

- публикация решения суда о допущенном нарушении (ч.5 п.1 ст.1252)

В-пятых, при применении мер ответственности может учитываться личность нарушителя, его имущественное положение и т.д. (ст.1083 ГК РФ). В случае с применением мер защиты сама личность нарушителя, ровно как и его имущественное положение не играют роли - главная функция защитных мер - компенсационная.

Последнее отличие указанных мер состоит в том, что меры ответственности в большей степени носят диспозитивный характер. В то время как для правового регулирования мер защиты характерна определенная императивность санкций [Кархалев,с.65]. Представляется, это обусловлено характером защитных мер - правовое положение лица должно быть восстановлено в полном объеме, независимо от личности нарушителя и его имущественного положения.

Таким образом отмечаем, что разграничение мер защиты исключительных прав и мер ответственности за нарушение исключительных прав позволит применять их в судебной практике более обоснованно. Соответственно, это может привести к более эффективному регулированию защиты исключительных прав на товарный знак, а также поможет в устранении неопределенности обеспечения прав участников гражданского оборота.

В то же время, при анализе существующего законодательства, можем отметить, что законодатель не разграничивает институт защиты прав и институт мер ответственности в сфере исключительных прав. В частности, согласно пп.3 п. ст.1252 ГК РФ возмещение убытков является способом защиты исключительных прав, в то время как согласно п.4 ст.1515 ГК РФ возмещение убытков и выплата компенсации относятся к мерам ответственности за незаконное использование товарного знака. Как указывает А.В. Мотылькова в своем исследовании, было бы целесообразно разделить нормы по защите исключительных прав и нормы, предусматривающие меры ответственности за нарушение исключительных прав. В частности автор предлагает из ст.1252 «Защита исключительных прав» убрать пп.3 п.1 (возмещение убытков) и п.3 (выплата компенсации), а так же включить в указанную статью такой способ защиты как «восстановление нарушенного положения» [Мотылькова, 2016, с.152].

Так же автор предлагает переименовать ст.1253 «Меры ответственности за нарушение исключительных прав», добавив в нее нормы, касающиеся возмещения убытков и выплаты компенсации. Мы разделяем позицию автора и считаем, что такое разграничение будет способствовать лучшему пониманию двух институтов в правоприменительной практике. Полагаем так же следует структурировать подобным образом положения ст.1515, разделив ее на меры защиты исключительных прав на товарный знак (п.2, п.3 ст.1515 ГК РФ), а так же на меры ответственности (п.4,п.5 ГК РФ).

Таким образом мы отмечаем, что понятия «меры защиты исключительных прав» и «меры ответственности за нарушение исключительных прав» не являются тождественными понятиями, ввиду чего их необходимо разграничить как на законодательном уровне, так и при применении указанных норм. Также мы полагаем, что от разграничения указанных норм будет зависеть эффективность защиты исключительных прав правообладателей от их нарушений.

По мере анализа защиты исключительных прав мы выяснили, если меры защиты исключительных прав не вызывают особых затруднений со стороны правообладателей, то вопросы применения мер ответственности остаются наиболее проблемными. Наиболее распространенными мерами ответственности являются возмещение убытков и выплата компенсации. Такое диспозитивное право зависит от истца, однако, за выявленный факт нарушения правообладатель может потребовать по своему усмотрению либо возмещение убытков, либо выплату компенсации (ст.1252, ст.1515 ГК РФ).

Возмещение убытков заключается в возможности для правообладателя компенсировать свои потери, которые он понес от каждого случая нарушения исключительных прав. Так по аналогии со ст.393 при возмещении убытков в сфере исключительных прав можно выделить реальный ущерб (расходы, которые были произведены лицом для восстановления нарушенных прав) и упущенную выгоду (те неполученные доходы, которые правообладатель мог бы получить при обычных условиях гражданского оборота). В то же время при взыскании реального ущерба правообладателю необходимо доказать как точный размер причиненных убытков, так и причинно-следственную связь с фактом нарушения и наступившими убытками [Мотылькова, 2016, с.154]. Аналогичным способом правообладателю следует доказывать и размер упущенной выгоды, что составляет основную сложность. Представляется, правообладатель исключительных прав на товарный знак не всегда может достоверно точно определить понесенные убытки, поскольку лишь наличие нескольких фактов нарушения прав не выявляет всю систему нарушений прав. Кроме того, представляется затруднительным выявление числа потребителей, которые приобрели контрафактную продукцию. Как следствие, сложно так же посчитать убытки.

В литературе указывают на одну из возможных причин сложности взыскания ущерба, в частности связанного с нарушением прав на товарный знак - отсутствие формального закрепления понятия «убытки правообладателя» в оценочной деятельности (в Федеральном законе от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [Федеральный закон №135-ФЗ], ни в каких либо иных стандартах оценки) [Костин, 2008, с. 60]. Так же указывается на сложности, связанные с оценкой нарушения исключительных прав на товарный знак без проведения специальных экспертиз. Однако, в законодательстве отсутствуют четкие нормы, регламентирующие производство экспертизы, связанной с оценкой потенциальных убытков (упущенной выгоды) [Лопатина, 2008, с.132].

Таким образом ввиду того, что правообладатель сталкивается со сложностями оценки своих потенциальных убытков от нарушения прав на товарный знак, он стремится защитить свой имущественный интерес посредством предъявления требования о взыскании компенсации. Соответственно, представляется, следует проанализировать возможные трудности, с которыми сталкиваются ученые при определении правовой природы компенсации, а так же суды при определении расчета компенсации в случае ее присуждения.

В литературе указывается, что институт компенсации является традиционным институтом применения при нарушении прав в странах англо-саксонской правовой семьи, который именуется «статутными убытками» [Bainbridge, 1999, pp. 154-155]. Цель присуждения на правонарушителя возмещения таких убытков состоит в следующем:

1) Предотвращение попыток «отомстить» пострадавшей стороны посредством наложения штрафа на нарушителя, которые будет покрывать такое стремление пострадавшей стороны

2) Превентивное воздействие на правонарушителя

3) Вознаграждение пострадавшей стороны за надлежащее использование своих прав для поддержания правопорядка в общества

4) Пострадавшая сторона не только возмещает свои убытки, но и так же получает некое возмещения расходов, понесенных в связи защитой своих прав.

Соответственно, в странах англо-саксонской правовой семьи компенсацию рассматривают как штраф. Однако что касается стран романо-германской правовой семьи, компенсацию невозможно рассматривать как штраф ввиду того, что штраф присуждается публичными образованиями. Соответственно, наделение частного лица такими полномочиями противоречило бы делению институтов на частные и публичные.

В правоприменительной практике суды сталкиваются с проблемами определения компенсации. Предлагается проанализировать зарубежный опыт расчета компенсации, в частности - положения закона США о товарных знаках.

Так в правоприменительной практике США существует три метода расчета компенсации:

1) Взыскание фактически понесенных убытков правообладателя. К числу таких имущественных потерь могу в частности относиться: «снижение прибыли от продаж оригинальных товаров, снижение цен на такие товары, потеря гудвила или снижение будущих продаж по причине причинения вреда репутации, затраты на рекламу, понесенные в связи с необходимостью нового продвижения» [Новоселова и др., 2016, СПС «Консультант плюс»].

При таком расчете можно провести корреляцию с возмещением убытков правообладателя - на практике крайне сложно доказать и посчитать. Кроме того, иногда бывает сложно установить причинно-следственную связь между конкретными действиями нарушителя и убытками правообладателя;

2) Взыскание прибыли, которую получил нарушитель вследствие незаконного использования товарного знака. В таком случае основой расчета становятся бухгалтерские документы, а сам размер компенсации определяется как разница между полученной прибылью и понесенными расходами нарушителя на изготовление контрафактных товаров, оплата коммунальных услуг, аренда и иные [Glick, Reymann, Hoffman6 2003, p.333];