3) Взыскание суммы по предполагаемому лицензионному соглашению. Как правилу, американские суды увеличивают такую сумму в два раза [Новикова,2016].

Отмечаем, что аналогичные способы расчета компенсации закреплены в законодательстве Германии.

В отношении российского законодательства можем отметить, что в России методики расчета компенсации отличаются от западных.

1. Расчет компенсации в пределах суммы от 10 тыс. рублей до 5 млн. рублей. Как отмечается в литературе, введение такого способа расчета компенсации было продиктовано необходимостью защиты интересов правообладателя в случае, когда невозможно достоверно установить понесенные потери [Новоселова и др., 2016, СПС «Консультант плюс»].

Законодательством установлены нижние и верхние пределы суммы компенсации, а суд, в свою очередь, удовлетворяет требования истца в таких пределах (но не выше заявленных истцом).

В совместном Постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" суд указал, что должны учитываться характер допущенного нарушения, его срок, степень вины нарушителя. Кроме того, суд устанавливает размер компенсации исходя из принципов разумности и справедливости, а так же соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Положения пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ были предметом рассмотрения в Конституционном суде, которые постановлением 13.12.2016 N 28-П были признаны несоответствующими Конституции. Конституционный суд указал, что в случае, когда размер компенсации явно превышает размер причиненных правообладателю убытков, а отсутствие у Суда возможности снизить такую компенсацию нижу установленного предела подрывает доверие граждан закону [Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П] .

2. Расчет компенсации в двукратном размере стоимости контрафактной продукции. В отличии от законодательства западных стран, в России исчисление расчета компенсации на основе прибыли имеет существенные отличия.

Так, согласно п.1 ст. 1515 ГК РФ нарушением исключительных прав на товарный знак признается не только использование - реализация продукции, на которых такой товарный знак размещен, но и так же само его изготовление. Иными словами, даже если нарушитель не получил никакой прибыли, тем не менее правообладатель может потребовать с него возмещение компенсации в двукратном размере стоимости нереализованных товаров.

Также отличие заключается в том, что в странах Запада учитываются производственные расходы нарушителя, в то время как в России при исчислении компенсации такие расходы не принимаются во внимание. При этом возникает вопрос, имеют ли право суды снижать размер компенсации?

Вопрос возможности снижения компенсации, которая определяется на основании двукратного размера стоимости контрафактной продукции, является дискуссионным. Так же нет единства судебной позиции по данному вопросу. В частности в деле N А50-15093/2014 при рассмотрении дела о нарушении исключительных прав на товарный знак, суд удовлетворил требования истца, ООО «Привод», в части взыскания компенсации в двукратном размере стоимости контрафактной продукции с ответчков ООО «Электрические машины» и ООО «Союз». Ответчики были не согласны в части присуждения компенсации, обратившись в кассационную инстанцию. Суд по интеллектуальным правам оставил решения нижестоящих судов в силе, указав, что истец вправе самостоятельно выбирать способ расчета компенсации. Так как в данном деле истец просит взыскать двукратную стоимость контрафактной продукции, то суд самостоятельно не имеет права снижать размер компенсации [Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2015 N С01-388/2015].

В то же время в деле N 305-ЭС16-13233 истец обратился в суд с аналогичным заявлением, с требованием взыскания компенсации с ответчика 10 440 600 рублей. Однако, суд первой и апелляционной инстанции снизили размер компенсации до 100 000 рублей. В данном деле истец указал в кассационной жалобе, что подобными действиями суд нарушает положение закона, в соответствии с которым истец вправе требовать сумму компенсации исходя из двукратной стоимости контрафактной продукции. (С доводами истца Верховный суд согласился, передав дело и кассационную жалобу для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации) [Определение Верховного Суда РФ от 28.02.2017 N 305-ЭС16-13233].

Соответственно, на сегодняшний день вопрос возможности снижения судом остается открытым. Как нам представляется, действительно, выбор расчета компенсации остается за правообладателем. Соответственно, снижая размер компенсации, суды нарушают права правообладателя. В то же время расчет компенсации в двукратном размере контрафактной продукции без учета затраченных средств нарушителя представляется нам несправедливым: в таком случае правообладатель получает не прибыль, на которую мог бы рассчитывать, а сумму гораздо большую. В таком случае компенсация уже носит штрафной характер, что не соответствует целям гражданско-правовых способов защиты прав - восстановление существующего положения.

3. Расчет компенсации может производиться в двукратном размере лицензионного соглашения - соглашения по использованию прав на товарный знак. В данном случае взыскивается компенсация, которую правообладатель мог бы получить при обычных обстоятельствах, если бы заключил с нарушителем договор неисключительной лицензии. Такая нормы напоминает схожий институт в странах Запада, однако, в России не учитываются ни известность бренда, ни его положение на рынке. Сумма компенсации исчисляется как сумма, взыскиваемая при обычных условиях гражданского оборота, что нам представляется достаточно расплывчатым, а так же не учитывает специфики отдельно взятой компании.

Таким образом можем отметить, что, несмотря на выгоду правообладателя при заявлении о выплате компенсации за нарушение исключительных прав вместо возмещения убытков, которые посчитать бывает крайне затруднительно, данный институт не лишен своих недостатков. Представляется, что не принимаются во внимание различные факторы, которые учитываются в странах Запада (США и Германии). Включение указанных факторов в законодательство, на наш взгляд, способствовало бы справедливому вынесению решения при определении компенсации.

В целом можем отметить, что на законодательном уровне важно разграничивать институты «защиты исключительных прав» и «меры ответственности» в целях эффективности защиты исключительных прав правообладателей от их нарушений. Кроме того, при применении такой меры ответственности как взыскание ущерба необходимо закрепить критерии оценки и расчета ущерба правообладателя. В случае же применения такой меры ответственности, как компенсация, необходимо руководствоваться принципами разумности и справедливости. В частности, при определении компенсации в твердой денежной сумме необходимо учитывать характер нарушений, степень вины нарушителя, а так же не только размер стоимости товаров, но прибыль, которую нарушитель смог извлечь из своих действий и которую недополучил правообладатель.

Заключение

Таким образом можем отметить, что несмотря на возрастающую роль использования товарных знаков для организаций, существуют проблемы в их законодательном регулировании.

При исследовании основания возникновений исключительных прав на товарный знак было выявлено, что суды по-разному трактуют момент, с которого возникают исключительные права ввиду несовершенства законодательного регулирования. Полагаем целесообразно определить возникновение исключительных прав на товарный знак с момента подачи заявки. В то же время, десятилетний срок истечения исключительного права и трехлетний срок обязательного использования следовало бы отсчитывать с момента непосредственно самой государственной регистрации - внесение записи в ГРТЗ. Таким образом, соглашаясь с позицией Е.А. Мотыльковой, предлагаем изменить формулировку п.1 ст. 1491 ГК РФ следующим образом: «Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты государственной регистрации товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Правовая охрана товарному знаку предоставляется со дня подачи заявки». Данная формулировка поможет избежать неопределенности, а так же будет способствовать единообразному применению законодательства.

Кроме того, были проанализированы пределы прав правообладателя на товарный знак. В частности в правовом регулировании были выявлены проблемы при определении территориальных пределов исключительных прав на товарный знак ввиду возрастания количества фактов параллельного импорта, поскольку в законодательстве Российской Федерации применяется национальный принцип исчерпания прав. В то же время мы полагаем, что так как Российская Федерация подписала договор о Евразийском экономическом союзе, согласно которому для стран-участниц должен действовать региональный принцип, то данная коллизия должна быть устранена посредством установления в законодательстве Российской Федерации (в ст.1487 ГК РФ) регионального принципа исчерпания прав.

При анализе сущности нарушения исключительных прав было отмечено, что на сегодняшний день данный институт не отождествляется с институтом незаконного использования прав. Нарушение исключительных прав - более широкая категория, которая включает в себя незаконное использование исключительных прав, ввоз продукции, маркированного оригинальным товарным знаком, без разрешения правообладателя (параллельный импорт), недобросовестную конкуренцию в отношении прав на товарный знак. Кроме того, было отмечено, что квалифицирующим признаком нарушения исключительных прав является регистрация товарного знака сходного до степени смешения с уже существующим товарным знаком и введение потребителей в заблуждение.

При анализе аспектов защиты прав тех лиц, которые использовали в своей деятельности товарный знак, однако, не зарегистрировали его в установленном законом порядке, было предложено установление барьеров для регистрации такого товарного знака. В частности, по аналогии с законодательством США о товарных знаках было предложено при регистрации товарного знака закрепить обязанность для заявителя предоставить либо заявление о намерении использовать товарный знак в соответствии с теми товарами, ради которых он регистрируется, либо доказательства, позволяющие установить факт использования регистрируемого товарного знака. Так же было предложено при подаче заявления предоставлять документы, позволяющие достоверно установить, что насколько известно заявителю, не существует других лиц, которые имеют права использовать указанный им товарный знак товарный знак.

Анализируя вопросы защиты правообладателей отмечаем, что что на законодательном уровне важно разграничивать институты «защиты исключительных прав» и «меры ответственности» в целях эффективности защиты исключительных прав правообладателей от их нарушений. В случае применения такой меры ответственности, как компенсация, необходимо руководствоваться принципами разумности и справедливости. В частности, при определении компенсации в твердой денежной сумме необходимо учитывать характер нарушений, степень вины нарушителя, а так же не только размер стоимости товаров, но прибыль, которую нарушитель смог извлечь из своих действий и которую недополучил правообладатель. По аналогии с законодательством США предлагается ввести расчет компенсации в соответствии с бухгалтерскими документами лица, нарушившего исключительные права на товарный знак. Размер компенсации должен определяться как разница между полученной прибылью и понесенными расходами нарушителя на изготовление контрафактных товаров, оплата коммунальных услуг, аренда и иные расходы.

Таким образом полагаем, что совершенствование действующего законодательства будет способствовать защите интересов правообладателей и тех лиц, которые использовали товарный знак но не зарегистрировали его в установленном законом порядке. Так же подобные совершенствования могут способствовать защите интересов потребителей и недопущению появления некачественной продукции на российском рынке.

Список использованной литературы

Нормативные правовые акты

1. Конституция России?скои? Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 No 6-ФКЗ, от 30.12.2008 No 7-ФКЗ) // Собр. законодательства РФ. 2009. No 4. Ст. 445.

2. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.02.2017) // СПС «Консультант плюс»

3. Соглашение о международнои? регистрации знаков. Заключено в Мадриде 14 апреля 1891 г., в ред. от 2 октября 1979 г. Публикация ВОИС. No 260(R). 1992

4. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // "Закон", N 7, 1999

5. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности"(ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) // Собрание законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. N 37 (приложение, ч. VI). С. 2818 - 2849

6. Гражданскии? кодекс России?скои? Федерации (часть первая) (ред. от 28.03.2017): Федеральныи? закон от 30.11.1994 No 51-ФЗ // России?ская газета. 08.12.1994. No 238-23

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) (ред. от 03.07.2016, с изм. от 28.03.2017): Федеральный закон от 18.12.2006 N 230-ФЗ // "Российская газета", N 289, 22.12.2006

8. Закон РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" // "Российская газета", N 228, 17.10.1992

9. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О защите конкуренции" // "Российская газета", N 162, 27.07.2006

10. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона).- М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 4 - 592.

Специальная литература

11. Ариевич Е.А. Как бороться с недобросовестным приобретением прав на товарный знак? // Патенты и лицензии. - 1997. №12. - С.3-6

12. Баттахов, П. П. Право интеллектуальной собственности в предпринимательстве: проблемы теории и практики : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. -М.,2016. 392 с.

13. Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2010. 62 с.

14. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности. Монография представлена в системе “Консультант плюс” // СПС «КонсультантПлюс».

15. Гаврилов Э.П. Исключительные права на нематериальные объекты // Патенты и лицензии. 2001. No3. С. 28-32.?

16. Гаврилов Э.П. Интеллектуальная собственность: правовое регулирование, проблемы и перспективы // Законодательство. 2001. No 4. С. 7-12.

17. Голикова О.В. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом // Конкурентное право. - М.: Юрист, 2011, № 1. - С. 39-45

18. Горленко С.А. Недобросовестная конкуренция с использованием товарных знаков // Патенты и лицензии. 1997. N 5. С. 25-26

19. Городов О.А. Недобросовестная конкуренция: теория и правоприменительная практика М.: Статут. 2008 216 с.

20. Гришаев С. П. Правовая охрана товарных знаков. Статья подготовлена для системы “Консультант плюс” // СПС «КонсультантПлюс».

21. Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров - товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовои? аспект. М.: Статут, 2007. 284 с.

22. Дедков Е.А. Момент возникновения исключительного права на товарныи? знак // Патенты и лицензии. 2007. No11. С. 24-28.?

23. Дементьев В.Н. Временные границы деи?ствия права на товарныи? знак // Патенты и лицензии. 2002. No7. С. 37-43.

24. Еременко В. И. Содержание и природа исключительных прав (интеллектуальнои? собственности) // Интеллектуальная собственность. 2000. No 4, С. 28-38

25. Жалнина Е.А. Правовая охрана товарных знаков и право на защиту от недобросовестнои? конкуренции: Дис...канд. юр. наук. М., 2006. 199 с.?

26. Иоффе О.С. Общие положения. В кн.: Гражданско-правовая охрана интересов личности. / Под ред. Б.Б. Черепахина. М., 1969. 186 с.?

27. Камагина Е. Параллельный импорт - загогулина закона или петля для российского бизнеса? Статья подготовлена для системы “Консультант плюс” // СПС «КонсультантПлюс».

28. Кархалев Д.Н. Гражданско-правовые меры защиты и меры ответственности: Учебное пособие. - Уфа: РИО БашГУ, 2004 - 148с

29. Красавчиков О.А. Гражданско-правовая ответственность. В кн.: Советское гражданское право. / Под ред. О.А. Красавчикова. М., 1985. 750 с.?

30. Костин А. Убытки правообладателеи? интеллектуальнои? собственности: точка зрения оценщика. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность // Имущественные отношения в Российской Федерации, N 012. 2009. С. 27-69

31. Куркина Н.В. Содержание исключительного права на товарный знак в контексте других прав на результаты интеллектуальной деятельности // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2012. № 1. С. 196-202

32. Лабзин М.В. Право запрещать как юридическое содержание исключительного права // Патенты и лицензии. 2009. №7. С. 14-19

33. Лопатин В.Н. О состоянии правовои? охраны и защиты интеллектуальнои? собственности в России?скои? Федерации в 2007 году. Аналитическии? доклад / под редакциеи? д-ра юрид. наук Лопатина В.Н. М.: издание Совета Федерации Федерального Собрания России?скои? Федерации. 2008. 132 с.

34. Малин В. Правовое регулирование неиспользования товарного знака для некоторых видов товаров // Интеллектуальная Собственность. Промышленная собственность. 2008. No 1. С. 65-72.

35. Мотылькова Е.А. Проблемы правовой охраны товарного знака в законодательстве Российской Федерации: дисс. канд. юр. наук. - Ростов-на-Дону, 2015. - 208 с.

36. Новоселова Л.А. и др. Права на товарный знак: монография // . М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 144 с.

37. Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельныи? импорт. М.: Статут, 2008. 155 с.

38. Радаев В.В. Основные тенденции на рынках контрафактной продукции и возмож- ное влияние Таможенного союза [Текст] : аналит. отчет / отв. ред. серии В. В. Радаев ; Гос. ун-т -- Высшая школа экономики ; Лаб. экон.- социол. исслед. -- М. : Изд. дом Гос. ун-та -- Высшей школы эко- номики, 2010. -- 80 с.

39. Сергеев А.П., Толстои? Ю.К. Гражданское право. Учебник. Часть III. М.: ПРОСПЕКТ, 1998. 632 с.

40. Сергеев А.П. Право интеллектуальнои? собственности в России?скои? Федерации. 2-е изд. М., 2004. 480 с.

41. Серегин Д. И. Проблемы разрешения споров, связанных с прекращением правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования // Закон. 2007. № 10. -- С. 40-41

42. Хабаров Д.И., Ермолина Д.И. Недобросовестная регистрация товарных знаков, сходных с широко известными, в отношении неоднородных товаров // Закон. 2011. N 12. С. 156-162

43. Халилов Д.З Правовые проблемы приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности: дис… канд.юр.наук / Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 2014. 169 с.

44. Brand, Ronald A. Fundamentals of International Business Transactions. The Hague: Kluwer Law International, 2000. Print. P. 655

45. Dornis, Tim W. Trademark and Unfair Competition Conflicts: Historical-comparative, Doctrinal, and Economic Perspectives. Cambridge, United Kingdom: Cambridge UP, 2017. P. 641

46. Glick M.A., Reymann L.A., Hoffman R.R. Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis. Hoboken; New Jersey, 2003. P. 333.

47. Haines Ch.G. Efforts to Define Unfair Competition // Yale Law Journal. 1919. Vol. XXIX. No. 1. Pp. 1-28

48. Hopkins J.L. The Law of Trade Marks, Trade Names and Unfair Competition. 3rd ed. Cincinnati, 1917. Pp. 280 - 364.

49. Manley C. The Trademark Paradox: Trademarks and Their Conflicting Legal and Commercial Boundaries. Frankfurt Am Main: PL Academic Research, 2015. 151-172

50. Shenftleben M. The Trademark Tower of Babel-Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law // International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2009. Vol. 40. No. 1. Pp. 45 - 77.

Электронные ресурсы:

51. Федеральная служба интеллектуальной собственности (Роспатент). Годовой отчет 2015. Электронный ресурс. URL: http://www.rupto.ru/about/reports/2015_1#1.4 (Дата обращения: 10.04.2017)

52. Закон США «О товарных знаках», 15 U.S.C. §§ 1051 et seq. Электронный ресурс. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=3943 (Дата обращения: 04.04.2017)

53. Банк решений Арбитражного суда. Электронный ресурс. URL: http://ras.arbitr.ru/ (Дата обращения: 04.04.2017)

Судебная практика:

54. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // "Российская газета", N 70, 22.04.2009

55. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда России?скои? Федерации от 29.07.1997 No 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитои? прав на товарныи? знак» // "Вестник ВАС РФ", N 10, 1997

56. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П // "Российская газета", N 292, 23.12.2016

57. Определение Верховного Суда РФ от 06.04.2015 N 308-ЭС15-1640 по делу N А32-30594/2012 // СПС «Консультант плюс»

58. Определение Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013

59. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.04.2014 N ВАС-4092/14 по делу N А40-221/2013// СПС «Консультант плюс»

60. Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/11-27-22 // "Вестник ВАС РФ", 2012, N 8

61. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2014 г. N С01-758/2014 по делу N СИП-105/2014 // СПС «Консультант плюс»

62. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 03.10.2006 N Ф08-4655/2006 по делу N А32-4248/2006-48/158 // СПС «Консультант плюс»

63. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2017 N С01-1271/2016 по делу N А71-990/2016 // СПС «Консультант плюс»

64. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2016 N С01-443/2016 по делу N А40-110491/2014 // СПС «Консультант плюс»

65. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2015 N С01-969/2015 по делу N А40-44452/2014 // СПС «Консультант плюс»

66. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2015 г. по делу N А32-3419/2014 // СПС «Консультант плюс»

67. Решение Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2015 по делу N СИП-1010/2014 // СПС «Консультант плюс»

Размещено на Allbest.ru