Особенности злоупотребления правом в сфере интеллектуальной собственности

2 Определение Верховного Суда РФ от 20.01.2016 по делу № 310-ЭС15-12683, № А08- 8801/2013

Исходя из положений статьи 1473 Гражданского кодекса, под приобретением исключительных прав на фирменное наименование понимается государственная регистрация юридического лица и указание фирменного наименования в его учредительных документах. Под приобретением исключительных прав на товарный знак, согласно статьям 1477 и 1490 Гражданского кодекса, понимается его государственная регистрация и получение свидетельства, а также его приобретение по договору об отчуждении исключительных прав.

Использование исключительных прав на средства индивидуализации представляет собой, в том числе, их размещение на этикетках, упаковках товаров, в документации, в доменных именах, то есть выполнение ими непосредственной задачи по отличию их обладателя и реализуемых им товаров (услуг) от других хозяйствующих субъектов и их товаров (услуг). 2

В контексте рассматриваемого закона под приобретением исключительных прав на средства индивидуализации понимаются действия хозяйствующего субъекта, выразившиеся в умышленном приобретении исключительных прав на обозначение, которое уже определенное время использовалось конкурентом в качестве средства индивидуализации своей деятельности, производимых и реализуемых товаров, приобрело определенную узнаваемость у потребителей. При этом в случае недобросовестного приобретения исключительных прав на товарный знак такое обозначение ранее не было зарегистрировано в установленном порядке в качестве товарного знака, несмотря на широкое его использование его обладателем в предпринимательской деятельности. Использование исключительных прав на такие обозначения в целях недобросовестной конкуренции влечет возникновение вероятности или фактическое наступление последствий в виде смешения на рынке и введения в заблуждение в отношении производителя товара (услуги). В этой связи в полной мере прецедентными можно назвать случаи рассмотрения в качестве недобросовестной конкуренции действий хозяйствующего субъекта, направленных на возникновение смешения с товарами конкурента, с помощью размещения принадлежащего ему товарного знака на однородных товарах, при котором сходство такого товарного знака с товарным знаком конкурента, также зарегистрированным в патентном ведомстве, значительно усиливается. 1 п. 63 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

2 Гражданский кодекс Российской Федерации п. 2 ст. 1484

Положением статьи 14.5 установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности.

Четвертая часть Гражданского кодекса устанавливает критерии определения неправомерности использования объектов интеллектуальной собственности. В частности, к таким критериям относятся незаконное использование правонарушителем результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации конкурента, а также продажа, обмен или иное введение в оборот товара, осуществляемые на основе указанного неправомерного использования. Незаконное использование представляет собой применение объектов интеллектуальной собственности третьими лицами без согласия правообладателя.

Помимо того, что действия субъекта должны противоречить нормам гражданского законодательства, они должны содержать остальные признаки недобросовестной конкуренции, которые установлены Законом о защите конкуренции, в частности, предоставление преимущества в предпринимательской деятельности, причинение или способность причинения ущерба конкуренту, который является правообладателем, либо нанесение или способность нанесения вреда деловой репутации конкурента.1 Пленум Высшего Арбитражного Суда в своем Постановлении разъяснил, что лицом, действия которого могут быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция по положениям Закона о защите конкуренции, должен являться первоначальный производитель товара или иное лицо, при условии, если оно первым ввело товар в гражданский оборот с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности.2 Это подтверждается судебной практикой.

Так, Арбитражный суд Амурской области, рассматривая дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Благземпроект» к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Амурской области об оспаривании решения о привлечении к административной ответственности, отклонил довод заявителя о том, что оно не может быть привлечено к ответственности по части 2 статьи 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В обоснование своих доводов сторона ссылалась на Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 11. Однако, при рассмотрении данного заявления, суд отметил, что в пункте 17 названного Постановления описывается ситуация, когда товар (работа, услуга) введен в оборот первым лицом (нарушителем), а затем передан последующим лицам, которые по смыслу приведенного разъяснения Пленума не могут нести публично- правовую ответственность по части 2 статьи 14.33 КоАП РФ. В рассматриваемом деле было доказано, что заявитель первым ввел товар в оборот с незаконным воспроизведением чужого фирменного наименования по договору субподряда. Следовательно, заявитель является субъектом вменяемого ему правонарушения. 1 Глава 2.1 Федерального закона «О защите конкуренции»

2 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 (ред. от 25.01.2013) «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Как мы видим из приведенного примера, при рассмотрении вопросов о введении товара в гражданский оборот, учитываются фактические обстоятельства, при которых устанавливается лицо, которое первым использовало результаты интеллектуальной деятельности. В данном случае, несмотря на то, что право на фирменное наименование изначально принадлежало другому субъекту, право на осуществление деятельности было передано последним другому лицу по договору субподряда без осуществляемых до этого действий.

Установив данный факт, суд, отказал заявителю в удовлетворении требований об оспаривании решения УФАС.

Статьей 14.6 Закона о защите конкуренции установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения. Данную норму также можно отнести к частным случаям злоупотребления в сфере интеллектуальной собственности. Для иллюстрации этого следует привести пример из судебной практики.

Решением Федеральной антимонопольной службы от 25.09.2008 г. по делу № 1 14/67-08 в отношении ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» действия названного общества по введению в оборот плиточного шоколада «Алина» с незаконным использованием комбинированного товарного знака были признаны недобросовестной конкуренцией. Недобросовестность субъекта выразилась как раз в создании смешения названного товарного знака с существующим товарным знаком «Алёнка», использующимся для индивидуализации товаров того же класса МКТУ.

Факт смешения был установлен Федеральной службой по интеллектуальной собственности, которая в результате сравнительного анализа признала представленные товарные знаки сходными до степени смешения.

Вместе с тем, незаконность использования сходного товарного знака подтверждается также тем, что спорный товарный знак «Алина» был зарегистрирован и введен в оборот позже, чем товарный знак «Алёнка».

Данный случай представляет собой действия правообладателя, которые направлены на использование коммерческой ценности, различительной способности и известности средств индивидуализации конкурента, производимых им товаров или оказываемых услуг.

Применение норм данного закона о запрете недобросовестной конкуренции, связанной с использованием объектов интеллектуальной собственности возможно лишь в том случаев, когда имеется факт незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, которые подлежат правовой охране на территории Российской Федерации.

В заключение необходимо отметить, что случаи, которые признаются злоупотреблением правом в общем в гражданском законодательстве не закреплены в нормативно-правовых актах. Это связано с тем, что сфера распространения данного феномена достаточно широка и продолжает расширяться.

Для более полного понимания сущности злоупотребления правом необходимо исследовать ситуации конкретно в каждой области права, так как везде они имеют свои особенности, обусловленные сферой деятельности субъектов.

Злоупотребление правом в сфере интеллектуальной собственности не является исключением и также имеет свои особенности в силу специфики объектов и субъектов недобросовестных действий.

Наиболее четкое законодательное закрепление случаев недобросовестных действий в сфере интеллектуальной собственности содержится в Федеральном законе «О защите конкуренции». Нормы Закона о защите конкуренции устанавливают запрет на противоправное использование результатов интеллектуальной деятельности в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Этим они отличаются от других норм, которые посвящены правовой охране интеллектуальной собственности и общих норм гражданского законодательства, посвященных злоупотреблению правом.

Такое подробное описание случаев недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности закреплено именно в названном законе, так как большинство результатов интеллектуальной деятельности, а также средства индивидуализации используются в экономической деятельности, где и проявляется феномен злоупотребления касаемо данных объектов.

2. Злоупотребление отдельными видами прав в сфере интеллектуальной собственности

2.1 Злоупотребление авторскими и смежными правами

Авторские права, согласно положениям Гражданского кодекса, представляют собой интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства.1

Перечень объектов авторского права не является исчерпывающим, однако законодатель ограничивает их круг. Наряду с авторскими правами существуют смежные с ними права.

В сфере авторских и смежных прав достаточно часто возникают спорные вопросы. Одной из главных проблем является проблема злоупотребления различными правами. Рассмотрим различные случаи злоупотребления правами в сфере авторских и смежных прав.

В данном вопросе этот феномен может проявляться по-разному. Так, определенное число случаев связано с организациями коллективного управления имущественными правами авторов.

Организации коллективного управления имущественными правами создаются по инициативе самих правообладателей и являются в некотором смысле проводниками между ними и пользователями. Они создаются в форме некоммерческих организаций и имеют своими полномочиями сбор вознаграждений, в основе которого лежит договор с правообладателем о передаче полномочий по управлению его правами, который заключается в письменной форме, или же договор с другой такой же организацией коллективного управления правами.

Такие организации на основании договора вправе совершать все юридически значимые действия для защиты авторских и (или) смежных прав правообладателя. В частности, они имеют право на заключение лицензионных договоров с пользователями и на получение с них платы по таким договорам.1 1 П. 1 ст. 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Также авторское общество может заключать с правообладателем договоры о выплате вознаграждения, если объекты авторских и смежных прав могут использоваться без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения.

Помимо выше названного, авторские общества могут обращаться с иском в суд, как от своего имени, так и от имени правообладателя. Согласно Постановлению Высшего Арбитражного суда Российской Федерации даже в случае, когда авторское общество подает иск в суд от своего имени, оно, несмотря на это, действует в интересах правообладателей. То есть в данном случае организация коллективного управления правами несет все права и обязанности истца, но при этом не имеет материального интереса. Соответственно в подобных случаях такая организация будет иметь статус процессуального истца.

Одним из случаев злоупотребления правом авторским обществом признается ситуация, при которой данное общество собирает средства в пользу автора, однако результат творческой деятельности последнего не пользуется правовой защитой. Факт наличия правовой защиты необходимо проверять по двум основаниям. Первое - действует ли заявленное исключительное право на территории нашего государства и второе - не истек ли срок его действия. Если хотя бы одно из этих оснований не подтверждается, можно говорить о факте злоупотребления правом со стороны организации коллективного управления, так как она, не имея права, собирала средства в пользу автора неохраняемого результата творческой деятельности. То есть авторское общество злоупотребляет своим правом, взимая вознаграждение.

Данный случай находит подтверждение в судебной практике. Так, Суд по интеллектуальным правам, рассматривая кассационную жалобу общества коллективного управления смежными правами «Всероссийской организации интеллектуальной собственности» на решение Арбитражного суда Московской области и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда по иску Всероссийской организации интеллектуальной собственности к закрытому акционерному обществу «ВОЛЕН» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав исполнителей и изготовителей фонограмм, особенно отметил, что бремя доказывания наличия права на обращение с иском в защиту нарушенных прав исполнителей и изготовителей фонограмм возлагается на истца, осуществляющего на профессиональной основе деятельность по управлению такими правами на коллективной основе.

Также суд в данном постановлении обращает внимание как раз на необходимость установления фактов действия правовой охраны на территории РФ и на срок действия такой правовой охраны.1

Ввиду того, что заявителем не было предоставлено достаточных доказательств того, что правообладатели пользуются правовой защитой на территории Российской Федерации, суд отказал в удовлетворении заявленных требований. При отсутствии доказанного факта наличия правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности на территории России можно говорить о злоупотреблении правом со стороны общества коллективного управления имущественными правами авторов.

Злоупотребление правом в данном случае состоит в том, что общества по коллективному управлению имущественными правами авторов обращаются в суд с требованием компенсации, не имея на это прав. 1 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2015 по делу № А41-14145/2013

Чтобы не допускать получение компенсаций недобросовестным способом, судам следует тщательно проверять наличие прав обществ коллективного управления и условий, которые необходимы для получения ими компенсаций. Также, рассматривая подобные дела, суд должен учитывать только четкие, законные и бесспорные доказательства со стороны обществ.

Вопрос о злоупотреблении правом в области авторских и смежных прав встает также при оценке пародий. Согласно пункту 4 статьи 1274 Гражданского Кодекса Российской Федерации создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование этих пародий, либо карикатуры допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения. Однако, возникает проблема при определении понятия пародии. Как в судебной практике, так и в доктрине нет единства в подходе к данному определению. Некоторые авторы вовсе считают, что понятие пародии не имеет отношения к юриспруденции1, однако на наш взгляд данная позиция не является абсолютно обоснованной, поскольку как минимум Гражданский кодекс содержит в себе указание на данное понятие, из чего следует, что оно применимо к правовым отношениям. Но вместе с тем, Гражданский кодекс упоминает пародию касательно лишь авторских прав. Пункт 4 статьи 1274 Гражданского кодекса не регулирует создание и использование пародий на исполнителя, поскольку в нашей стране его уникальные черты и манеры не являются объектами правовой охраны. Интересно отметить, что в зарубежных странах, например в таких как, США, Канада, Австралия указанные права исполнителя, называемые right of publicity или personality rights, охраняются в силу закона или прецедента. 1 Лукьянов Р.Л. Гражданско-правовой режим охраны пародии // Право интеллектуальной собственности. 2012. № 1 (21).

Чтобы определить понятие пародии обратимся к толковому словарю под редакцией Д.Н. Ушакова, в котором на наш взгляд содержится наиболее подходящее целям статьи Гражданского кодекса определение. «Пародия - сатирическое произведение в прозе или в стихах, комически имитирующее, высмеивающее какие-н. черты других литературных произведений»1.

На основании различных определений в практике и доктрине выделяются признаки, определяющие пародию. Так, Р.Л. Лукьянов называет в качестве таких признаков комический характер и узнаваемость воспринимающим лицом.2 Данные признаки являются спорными, поскольку являются субъективными с точки зрения воспринимающего субъекта. У всех разное понятие комичности, а также не каждый воспринимающий может быть знаком с оригиналом произведения. В дополнение к перечисленным признакам Е. Герасимова называет личный творческий взгляд пародиста3. При определении пародии данные признаки должны рассматриваться комплексно. Это подтверждает и судебная практика. Так, при рассмотрении дела по иску ООО «Объединенное музыкальное издательство» к ООО «Красная Студия» о взыскании компенсации за неправомерное использование музыкальных произведений в эфире телеканала «ОРТ» судом была назначена искусствоведческая экспертиза для решения вопроса о том, является ли указанное использование пародией. Эксперт указал, что исследование музыки телепередачи без слов и изображения телепередачи некорректно. Эти номера являются и принадлежат особому жанру музыкальной пародии, пародируют песню в целом и ее исполнителей, используя их узнаваемость и популярность, а не ее музыкальный материал (собственно музыку, мелодию песни). Пародийный эффект номеров складывается из ряда компонентов - популярности музыки, визуального ряда, широкой популярности исполнителей и нового текста юмористического содержания в их сочетании. При отсутствии хотя бы одного из вышеназванных компонентов, в том числе узнаваемой популярной музыки, пародийный эффект просто исчезает.1 1 Толковый словарь русского языка: в 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935-1940.

2 Лукьянов Р.Л. Гражданско-правовой режим охраны пародии // Право интеллектуальной собственности. 2012. № 1 (21).

3 Герасимова Е. Проблема правового регулирования создания пародии на произведение в РФ// ИС. Авторское право и смежные права. 2009. № 4. С. 26.

Вопрос недобросовестности в области авторских и смежных прав в случае создания и использовании пародии достаточно спорный. Чтобы говорить о недобросовестности в этом случае необходимо понять какой элемент или какой по объему части произведения необходимо изменить, чтобы возникли основания для случая свободного использования. В связи с этим необходимо выделять ряд определенных критериев. Так, В.А. Колосов, в качестве таких критериев называет следующие: произведение должно быть лишь в основе пародии, но не должно использоваться целиком или в значительной части; строго целевое использование; свободное использование не должно наносить ущерба нормальному использованию произведения и необоснованным образом ущемлять законные интересы автора.2

Также В.А. Колосов говорит о том, что если в качестве мотива использования оригинального произведения в новом установлен обход авторского права на оригинальное произведение, то созданное производное произведение не следует признавать пародией, так как его создание нарушает принцип добросовестности и ведет к нарушению прав автора оригинального произведения и смешению представлений об обоих произведениях в сознании потребителей. В зарубежной практике суды признают добросовестными только те пародии, в отношении которых отсутствует риск смешения с оригинальным произведением. В некоторых странах суды для определения добросовестности пародии применяют тесты со среднестатистическими потребителями.3

Е. Герасимова пишет о том, что автор пародии, который оставляет основной замысел и сюжетные линии неизменными, является недобросовестным.1 1 Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.04.2013 по делу № А40-60254/1227-559

2 Колосов В.А. Пародия в системе авторского права // Закон. 2013. № 9. С.121.

3 Колосов В.А. Указ. соч. С.115. Однако, такой подход является проявлением слишком широкой правовой защитой авторов, так как ограничивает права на существование не только пародий, но и новых жанров в искусстве. Каждый вдохновившийся творением предшественника и пожелавший создать нечто сходное по стилю, жанру и сюжету сталкивался бы с требованием автора оригинала прекратить нарушение. Иными словами, при такой авторско- правовой защите после появления Огюста Дюпена (Э.А. По, 1841) никогда не появились бы Шерлок Холмс (А.К. Дойл, 1887), Эркюль Пуаро и Мисс Марпл (А. Кристи, 1920 и 1930), комиссар Мегрэ (Ж. Сименон, 1931), Ниро Вульф (Р. Стаут, 1934), Филип Марло (Р. Чандлер, 1934) и многие другие литературные герои.

Существуют различные подходы к оценке допустимости пародии в контексте наличия или отсутствия злоупотребления правом. Так, французская доктрина устанавливает, что при создании пародии у пародиста, во-первых, не должно быть злонамеренных целей, а во-вторых, автор пародии не должен преследовать прежде всего предпринимательские цели.2 В судебной практике США коммерческое использование пародии с одной стороны не допускается вовсе3, а с другой права пародиста, творческие действия которого создали пародию существенно отличной от оригинала, защищаются законом4. В деле Warner Bros. v. ABC суд высказал, с нашей точки зрения, особо значимое при оценке пародий соображение: анализировать следует сходство между выражением идей, а не самими идеями. Сходный подход, принимающий во внимание оригинальность произведения, сформулирован и в Великобритании. 1 Герасимова Е. Проблема правового регулирования создания пародии на произведение в РФ// ИС. Авторское право и смежные права. 2009. № 4. С. 26.

2 Герасимова Е. Указ. соч. С. 45.

3 DC Comics, Inc. v. Crazy Eddie, Inc., 205 U.S.P.Q. 1177 (S.D.N.Y. 1979

4 Warner Bros. Inc. v. American Broadcasting Companies, Inc., 720 F.2d 231

Если обратиться к российской судебной практике по данному вопросу, следует обратить внимание на подлежащие установлению обстоятельства, выделенные Президиумом Высшей Арбитражного суда. К числу таких обстоятельств, Президиум отнес выяснение следующих фактов: было создано новое или же производное произведение; подвергались ли переработке музыкальные произведения; является ли переработанное произведение пародией; каков допустимый объем заимствования оригинального произведения; насколько существенно переработано оригинальное произведение.

Однако, такой комплексный подход является скорее исключением. Как правило, суды при разрешении подобных споров исходят из обстоятельств дела и применяют не все критерии комплексно. Так, можно привести пример из судебной практики. По одному из дел Арбитражный суд города Москвы указал, что пародия, которая неотделима от оригинала, может быть создана даже в результате незначительного изменения первоначального объекта. Такой подход критикуется некоторыми авторами, которые указывают на то, что если руководствоваться данной позицией, то получается, что даже внеся незначительные изменения, автор «производного» произведения получает возможность извлекать выгоду.1

Некоторые исследователи говорят на то, что способом создания пародии может выступать не только изменение частей отдельного произведения, но и погружение его в новую среду при помощи изменения манеры исполнения.2

В этом контексте интересна судьба серии книг о Тане Гроттер Д.А. Емца. После тщетных попыток запретить обнародование этой литературной пародии в России юристы Дж. К. Роулинг решили преследовать это произведение за рубежом, в частности, в Нидерландах, где планировалось издание его перевода. 1 Решение Арбитражного суда города Москвы от 08.02.2010 по делу № А40-125210/2009 2 Королев М.П. Использование произведений при создании и дальнейшем использовании пародии // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 3.

Окружной суд Амстердама отверг ссылку ответчиков на то, что книга является пародией, и запретил публикацию, сочтя последнюю нарушением права Роулинг создавать производные произведения. Анализируя указанное решение, Марк Хукер обоснованно задаётся следующими вопросами. Во- первых, как определить, что в произведение, написанное на тему другого уже существующего произведения, введено столько новых элементов, что оно становится новым, а не производным произведением? Во-вторых, следует ли допускать превращение права автора на защиту своих произведений в право автора осуществлять цензуру результатов интеллектуальной деятельности других авторов? Сопоставив сюжеты, персонажей и другие элементы книг о Гарри Поттере и Тане Гроттер, Марк Хукер приходит к выводу, что последняя не может не быть признана пародией; запрет же публикации перевода представляется злоупотреблением правом со стороны Роулинг.1

В заключение рассмотрения вопроса использования пародии как средства злоупотребления правом необходимо отметить, что основная проблема в данном вопросе возникает из-за пробелов в законодательстве. Так, закон четко не устанавливает понятие пародии, ее сущность, признаки и допустимые пределы. Это все в совокупности предоставляет возможность злоупотреблять авторскими и смежными правами, а также влечет за собой проблемы судебного рассмотрения дел по данному вопросу. Суд при разрешении вопроса о пародии исходит из минимальных норм права, судебной практики, доктрины и своего усмотрения. Отсюда получается, что решение суда будет иметь в какой-то степени субъективный характер: суд может усмотреть злоупотребление там, где оно не предполагалось или же наоборот расценить недобросовестные действия как соответствующие закону. 1 Hooker M.T. Tanya Grotter: A Russian Harry Potter Knock-off or Parody/Selected papers from Nimbus-2003. Philadelphia: Xlibris, 2005.

Для решения данной проблемы следует внести изменения в законодательство в части, касающейся пародии и ее основных признаков, установить пределы, до которых разрешается использование произведения в качестве пародии без нанесения вреда обладателю авторских прав на исходное произведение.

Изучив судебную практику по вопросу злоупотребления правами в области авторских и смежных прав, представляется возможным выделить еще один случай, признающийся судами в качестве недобросовестных действий. Суды, рассматривая дела по авторским и смежным правам, называют актами недобросовестной конкуренции не только использование и приобретение названных прав, но и их защиту.

Так, например, Арбитражный суд Алтайского края, рассматривая дело по исковому заявлению закрытого акционерного общества «Мелодия» к индивидуальному предпринимателю Семаковой Е.К. о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных прав на музыкальные произведения, установил, что истец осуществлял свои гражданские права заведомо недобросовестно. Суть спора заключалась в том, что по словам истца ответчик незаконно осуществлял реализацию дисков с содержащимися на них музыкальными произведениями, на которые у индивидуального предпринимателя не имелось соответствующих прав.

Суд установил, что истец втайне от ответчика производил у последнего закупку товара, а затем через определенный промежуток времени потребовал у ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав. В то же время, закрытое акционерное общество «Мелодия» не извещало индивидуального предпринимателя о том, что имеются нарушения исключительных прав, а также не требовал прекращения реализации товаров.

Таким образом сложилась ситуация, при которой ответчик не знал о том, что допускает какие-либо нарушения, а истец в свою очередь вместо извещения его об этом предпринимал тайные действия. Фактически своими действиями истец одобрял незаконную продажу товаров. Также, следует обратить внимание, что в данном деле истец не предпринимал попытки поиска производителя контрафактного товара.

Отсутствие мер со стороны истца по поиску производителя незаконного товара, а также по предупреждению ответчика о нарушении исключительных прав суд расценил как недобросовестное поведение и злоупотребление правом.1

Мы рассмотрели лишь несколько примеров различного проявления актов недобросовестной конкуренции в сфере авторских и смежных прав, но в судебной практике таких дел большое количество и все чаще перед судами ставится вопрос о наличии злоупотребления правом в действиях лиц, участвующих в отношениях в сфере интеллектуальной собственности.

Подводя итоги рассмотрения проблемы злоупотребления авторскими и смежными правами, необходимо сказать, что недобросовестное поведение может проявляться как в использовании исключительных прав, так и в их защите. Также злоупотребляющими субъектами выступают авторы, исполнители произведений, уполномоченные ими лица, а также лица, претендующие на получение статуса автора.

Проблемы злоупотребления правом в сфере авторских и смежных прав заключаются, прежде всего, в недостаточном правовом регулировании большинства вопросов в данной области. Так, законодательство Российской Федерации не содержит четких определений, некоторых понятий, которые необходимы для более точного правоприменения; критериев и границ использования некоторых видов произведений. Отсюда возникает различное толкование и применение судами норм законодательства, судебной практики и доктрины, что приводит к противоречиям внутри одной правовой системы.

2.2 Злоупотребление правом на средства индивидуализации

Использование средств индивидуализации напрямую связано с осуществлением предпринимательской деятельности. Говоря об этом виде деятельности, нельзя не сказать про конкуренцию. Не исключаются при этом и ее незаконные формы. 1 Решение Арбитражного суда Алтайского края от 10.0.2015 по делу № А03-8136/2015

Соотношение понятий злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции является спорным вопросом. Некоторые ученые разграничивают данные понятия и говорят о том, что данные явления нельзя рассматривать вместе. К числу приверженцев такого мнения относятся, например, Волков А.В.1, Радченко С.А.2 Другие придерживаются мнения, что понятия злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция неразрывно связаны. К сторонникам данной точки зрения относится Поротикова О.И.3

На наш взгляд следует согласиться с мнением второй группы ученых и рассматривать недобросовестную конкуренцию как одну из форм злоупотребления правом. Это обосновывается тем, что недобросовестные конкурентные действия имеют часть признаков присущих злоупотреблению правом в общем смысле. К таким признакам относятся наличие у субъекта определенного права, недобросовестная цель, то есть цель не осуществить свои права и причинить вред таким способом другим субъектам; отсутствие прямого нарушения норм закона, неблагоприятные последствия, выразившиеся в причинении ущерба другим лицам.

Конвенция по охране промышленной собственности, в частности статья 10.bis, устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию. Под недобросовестной конкуренцией понимается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно части 2 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции», одной из форм недобросовестного осуществления промышленной или торговой деятельности является недобросовестная конкуренция, которая связана с приобретением или использованием исключительных прав на средства индивидуализации. 1Волков А. В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики. М., 2009.

2 Радченко С. Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М., 2010.

3 Поротикова О.И. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007.

К средствам индивидуализации глава 76 Гражданского кодекса Российской Федерации относит фирменное наименование, товарный знак, наименование места происхождения товара и коммерческое обозначение.

Большинство дел, касающихся злоупотребления правом в области средств индивидуализации, связано с товарными знаками: как со спорами исключительно про товарные знаки, так и со спорами, которые затрагивают товарные знаки вместе с другими видами средств индивидуализации.

Ярким примером судебной практики, связанным с товарным знаком и другими средствами индивидуализации является дело об обозначении «Ступени». Во всех инстанциях суды признали наличие злоупотребления правом, в связи с чем, отказали в удовлетворении исковых требований. Суть данного спора заключалась в том, что НОУ СОШ «Московский лицей «Ступени» обратилось а Арбитражный суд города Москвы с иском к ЧОУ «Частная общеобразовательная школа «Ступени» о запрете использовать охраняемый элемент «Ступени» товарного знака при осуществлении образовательной деятельности, в том числе в учредительных документах; обязание исключить указанный элемент из объявлений, вывесок, сети Интернет и других видов рекламы, а также любой документации, связанной с образовательной деятельностью.

Истец в обоснование своих требований приводил тот факт, что он с 2011 года является правообладателем товарного знака, а используемый ответчиком элемент «Ступени» в его фирменном наименовании является сходным до степени смешения с указанным товарным знаком. Как следствие, ответчик незаконно использует названный элемент и соответственно должен прекратить данной использование. Не согласившись с доводами истца, ответчик указал на тот факт, что элемент «Ступени» используется им в качестве части фирменного наименования с 1995 года. Данная дата является намного более ранней, чем дата регистрации товарного знака со спорным элементом.

Исследовав все представленные сторонами доказательства, суд установил, что первое упоминание в учредительных документах ответчика спорного обозначения появилось еще в 1993 году. Также суд указал на то, что к моменту регистрации истцом товарного знака, фирменное наименование ответчика с элементом «Ступени» уже стало общеизвестным на определенной территории.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам, выступая в качестве суда кассационной инстанции, указал на то, что, несмотря на то, что обе стороны осуществляли одинаковую деятельность, используя при этом сходные наименования, не составляли конкуренцию друг другу, так как действовали в различных территориальных округах города Москвы. Однако, истец, зарегистрировав на себя товарный знак со словесным элементом «Ступени», предпринимал попытки воспрепятствовать деятельности ответчика.

Совокупность всех обстоятельств, а именно регистрации истца товарного знака со спорным словесным элементом и обращение истца в суд с целью ограничить использование обозначения «Ступени» носит признаки злоупотребления правом. В связи с этим истцу было отказано в судебной защите.1

В данном случае мы видим, что словесное обозначение, использовавшееся в качестве фирменного наименования двух субъектов для индивидуализации услуг одного класса МКТУ, было зарегистрировано одним из них в качестве товарного знака с целью ограничить деятельность конкурента. Данная цель является признаком, указывающим на злоупотребление правом. 1 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2014 по делу №А40-64429/2013.

На примере этого дела мы видим, что оспариваться могут не только тождественные или сходные до степени смешения одинаковые средства индивидуализации, например два товарных знака, но и различные средства индивидуализации, например товарный знак и фирменное наименование. Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения и такое тождество или сходство могут ввести в заблуждение потребители или контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Соответственно в защиту своих прав обладатель исключительного права может потребовать признания недействительным предоставление правовой охраны сходному или тождественному средству индивидуализации или же запретить его использование.

В связи с применением указанной нормы возникает вопрос о способах осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров и услуг. Статья 1484 Гражданского кодекса содержит перечень таких способов, к которым относит использование средства индивидуализации путем его размещения на товарах, этикетках; при выполнении работ или указании услуг; н документации, которая связана с введением товаров в гражданский оборот и т.д. Указанный перечень не является исчерпывающим, однако позволяет достаточно полно определить какие действия по использованию товарного знака не могут осуществляться другими лицами без разрешения правообладателя.

При рассмотрении вопросов, связанных со злоупотреблением правом в области средств индивидуализации необходимо в первую очередь определить какие недобросовестные действия охватываются нормами законодательства.

Прямой запрет недобросовестной конкуренции, связанной с товарными знаками и средствами индивидуализации, содержится в Федеральном законе «О защите конкуренции». В частности, статья 14.4 названного нормативно- правового акта устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров и услуг. Данная статья прямо говорит о том, что названный вид недобросовестной конкуренции не допускается и если указанная норма нарушается, то по решению антимонопольного органа и федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности предоставление правовой охраны товарного знака прекращается.

Еще одна норма рассматриваемого федерального закона, статья 14.6, указывает на запрет недобросовестной конкуренции, связанной с созданием смешения. Для иллюстрации данной нормы следует привести пример из судебной практики.

Так, Арбитражный суд города Москвы, рассматривая дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Самарский майонезный завод» к Федеральной антимонопольной службе о признании незаконным решения о нарушении антимонопольного законодательства. Антимонопольным органом, а в последствии и судом, была высказана позиция о том, что наличие у заявителя исключительных прав на указанный промышленный образец не дает заявителю права выпускать продукцию, вид которой вызывает смешение на рынке и вводит в заблуждение относительно производителя товара.1

Подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса говорит о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия, если связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку действия правообладателя признаны злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. 1 Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2012 по делу № А40-96161/1217-935

Проанализировав указанные нормы законодательства, можно прийти к выводу, что злоупотреблением или недобросовестной конкуренцией в области средств индивидуализации признаются действия по их приобретению - регистрации или по договору отчуждения права - и использованию.

При этом если злоупотреблением признается только использование товарного знака, а его регистрация является добросовестной, то возможно пресечь именно действия по использованию путем запрета совершения правообладателем определенных действий. Регистрация же в таком случае должна быть оставлена в силе ввиду отсутствия оснований для ее отмены.

Действия правообладателя по приобретению исключительного права могут быть признаны недобросовестными после рассмотрения данного вопроса антимонопольным органом в административном порядке. Решение, которое выносит указанный орган, служит основанием для того, чтобы Роспатент принял решение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.1

Помимо административного, существует также судебный порядок защиты прав добросовестных субъектов от злоупотребления правом в области средств индивидуализации.2Если лицо, считает, что его права нарушаются актами недобросовестной конкуренции, то оно вправе пропустить административный порядок рассмотрения данного вопроса и обратиться непосредственно в суд. В таком случае Роспатент выносит решение о прекращении предоставления правовой охраны товарному знаку на основании решения суда о признании действий правообладателя недобросовестными.

То есть устанавливать недобросовестную конкуренцию в действиях субъекта вправе суд или антимонопольный орган. Роспатент в данных ситуациях выступает лишь исполнителем решений данных инстанций. 1 Пункт 63 совместного Постановления пленумов ВС и ВАС от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой ГК» 2 Пункт 20 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего

Арбитражного суда от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой ГК»

Несмотря на то, что приобретение и использование товарного знака могут быть признаны недобросовестной конкуренцией по отдельности, при оценке добросовестности приобретения исключительного права на товарный знак будет оцениваться и дальнейшее его использование правообладателем. Уполномоченный орган должен выяснить все фактические обстоятельства для более полного и обоснованного решения о наличии недобросовестных действий.1

Исходя из положений статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, при оценке действий по приобретению прав на товарный знак необходимо оценить честность такого приобретения. То есть основным фактом, подлежащим оценке, является установление цели приобретения прав. Чтобы правильно установить цель приобретения исключительных прав на товарный знак не достаточно изучить только факт регистрации или приобретения другим способам. Необходимо проследить и дальнейшие действия правообладателя для того, чтобы понять осуществляет ли он действия согласно заданной цели или же, напротив, в противоречие ей. То есть по поведению лица после приобретения прав можно объективно понять истинную цель приобретения прав на товарный знак.

Однако при квалификации действий лица как акта недобросовестной конкуренции существуют определенные трудности. Так, между фактом приобретения исключительного права и осуществления правообладателем недобросовестных действий может пройти достаточно большой промежуток времени, вплоть до нескольких месяцев или даже лет. 1 Корнеев В.А., Рассомагина Н.Л. «О недобросовестной конкуренции при приобретении и (или) использовании прав на товарный знак»

Следует обратить внимание на то, что действия по защите исключительных прав не только не запрещены законом, но и предписаны им. Например, статьями 1252, 1515 Гражданского кодекса. Нормы закона устанавливают обязанность каждого не нарушать права других субъектов. Исключительное право на товарный знак по сути своей является законным способом ограничения конкуренции со стороны правообладателя по отношению к иным субъектам предпринимательской деятельности.

Соответствие государственной регистрации товарного части четвертой Гражданского кодекса не имеет правового значения для установления факта злоупотребления. Это обусловлено тем, что такое соответствие статье 1483 Гражданского кодекса проверяет Роспатент при регистрации средства индивидуализации. Установление данного факта никак не влияет на цель приобретения исключительного права на товарный знак.

Также необходимо отметить, что Конституционный суд Российской Федерации, проверяя ряд статей ранее действовавшего Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров», в своем определении указал, что регистрация в качестве товарного знака обозначения широко известного и использовавшегося ранее в коммерческом обороте является законной и непротиворечащей Конституции в той мере, в которой они позволяют регистрировать в качестве товарного знака словесные обозначения, используемые в коммерческом обороте неопределенное по продолжительности время, на имя только одного субъекта предпринимательской деятельности.1 1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20.12.2001 № 287-О.

Опять же это свидетельствует о том, что признаком недобросовестной конкуренции при регистрации товарного знака является главным образом цель такой регистрации.

Недобросовестная цель приобретения исключительного права на товарный знак определяется намерением субъекта причинить вред другим уже на момент приобретения права, с отложением дальнейшей реализации нечестного умысла при наиболее благоприятных обстоятельствах. Такие обстоятельства могут выражаться в использовании исключительного права путем запрещения со стороны правообладателя индивидуализировать другим субъектам свои товары, работы и услуги тождественным или сходным до степени смешения средством индивидуализации.1

Следует отметить, что недобросовестная цель должна быть у лица на момент приобретения исключительных прав на товарный знак, а не появиться впоследствии. Существование данной цели проще доказать, если между моментом приобретения и моментом использования прав на товарный знак прошел небольшой промежуток времени. Значительно сложнее доказать неправомерные мотивы правообладателя, если между приобретением и использованием средства индивидуализации прошел достаточно большой промежуток времени. В такой ситуации следует проанализировать все фактические обстоятельства, которые имели место за весь период обладания правами на этот товарный знак. Примером, когда между приобретением и использованием средства индивидуализации проходит значительное количество времени ввиду ожидания благоприятных обстоятельств может служить ситуация, когда лицо приобрело исключительное право на товарный знак, но не использовало его какое-то время, так как на рынке не было конкурентов, деятельности которых он мог бы помешать использованием товарного знака. С появлением конкурирующих субъектов, правообладатель начинает использование товарного знака и предъявление требований другим лицам.

Об отсутствии в действиях правообладателя нечестного умысла может свидетельствовать отсутствие у лица действий по защите своего товарного знака, бездействие по оспариванию товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения с его средством индивидуализации. 1 Корнеев В.А., Рассомагина Н.Л. «О недобросовестной конкуренции при приобретении и (или) использовании прав на товарный знак» Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 8, июнь 2015 г., СПС «КонсультантПлюс».

При квалификации действий лица как добросовестных или недобросовестных важен правовой механизм. Закон о защите конкуренции определяет недобросовестную конкуренцию как любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.1 По смыслу данного определения недобросовестной конкуренцией могут быть признаны не только действия, направленные главным образом на причинение убытков или вреда другим субъектам, но и действия, цель которых это получение преимуществ в предпринимательской деятельности. Подобная выгода может быть получена путем приобретения исключительных прав на широко известное обозначение, вызывающее у потребителей ряд положительных ассоциаций с определенными товарами или услугами, а также с производителем, которым правообладатель не является.

Вместе с тем Закон о защите конкуренции вступил в силу в 2006 году и соответственно применителен к тем случаям, которые возникли после его введения в действие. К действиям же, которые имели место быть до введения названного закона, может быть применено общее правило о злоупотреблении, которое содержится в статье 10 Гражданского кодекса. Однако существуют и такие действия, которые были совершены до 1994 года, то есть до введения в действие первой части Гражданского кодекса. К таким случаям применяется правовой механизм, предусмотренный статьей 10.bis Парижской конвенции. Это объясняется тем, что до принятия Гражданского кодекса с содержащимися в нем нормами касаемо злоупотребления, в нашей стране не существовало норм, которые бы регулировали данный вопрос. В свою очередь, недобросовестные действия совершались и до 1994 года. 1 Пункт 9 статьи 4 Федерального закона «О защите конкуренции».

Согласно законодательству закон обратной силы не имеет, именно поэтому ввиду отсутствия до определенного времени в национальном законодательстве необходимых норм следует применять нормы международного права.

Еще одним вопросом, который нуждается в анализе, является определение состава лиц, на которых могут быть направлены недобросовестные действия.

Очевидно, что для выявления наличия недобросовестной конкуренции необходимо установить существование конкурентов, на которых направлены действия правообладателя.

Однако само существование конкурентов на рынке в момент осуществления обладателем действий по реализации исключительного права не является свидетельством наличия у такого лица недобросовестных целей. Такое существование определяет лишь право конкурентов на обращение в антимонопольный орган или в суд с требованием признания действий правообладателя недобросовестной конкуренцией.

Таким образом, для квалификаций действий субъекта как добросовестных или недобросовестных необходимо определить ряд факторов: цель приобретения исключительного права на товарный знак, фактические обстоятельства использования такого права, дату, когда данное право было приобретено и наличие конкурентов на момент приобретения или использования исключительного права на товарный знак.