Анализ законодательства о товарных знаках

Требование об использовании товарного знака (знака обслуживания) в США регулируется законодательством двояко. Так, с одной стороны, доказательства по использованию необходимо предоставить непосредственно на стадии регистрации обозначения, то есть исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) приобретается в рыночных условиях на основании самого использования. Для заявителя, имеющего намерение зарегистрировать конкретное обозначение, это является весомым преимуществом, поскольку у него возникает возможность установить дату приоритета в том случае, если он начал использовать товарный знак (знак обслуживания) раньше конкурентов. С другой стороны, обладатель исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) обязан подтверждать фактическое использование, осуществлять контроль за уже зарегистрированным обозначением в период действия правовой охраны, а также декларировать само использование по истечении пяти лет с момента регистрации.

Кроме этого, с июня 2012 г. Бюро по патентам и товарным знакам США стало вправе истребовать любые дополнительные доказательства, справки, декларации, примеры и информацию, способные подтвердить использование либо неправомерное использование обозначения после регистрации вне зависимости от времени его использования, то есть до истечения пяти лет, исчисляемых с момента регистрации товарного знака.

Владелец исключительного права на зарегистрированное обозначение может использовать принадлежащее ему обозначение, а также распоряжаться им.

Право использования исключительного права на товарный знак означает, что только лицо, на имя которого был зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания), может пользоваться исключительными правами в отношении соответствующего средства индивидуализации, при этом разрешая или же запрещая иным лицам его использование (проявление как положительного, так и отрицательного характера права пользования).

Право распоряжения означает наличие у правообладателя возможности уступить права в отношении товарного знака (знака обслуживания) или предоставить право использования третьим лицам на основании лицензии.

Реализация прав владельца товарного знака (знака обслуживания) неразрывно связана с исполнением им предусмотренных действующим законодательством обязанностей. Основной обязанностью правообладателя является практическое применение зарегистрированного обозначения.

Понятие «применение знака» трактуется достаточно широко и включает как фактическое использование обозначения на выпускаемых или реализуемых товарах (оказываемых услугах), так и его номинальное использование, под которым понимается публикация товарного знака (знака обслуживания) в газетах, журналах, при рассылке оферты.

В юридической практике по-прежнему немалое значение и остроту имеет вопрос о том, какие действия можно считать использованием товарного знака (знака обслуживания), а, следовательно, являются нарушением исключительных прав владельца, а какие действия таким использованием считать не следует.

В США посредством формирования законодательства и судебной практики сложился подход, регулирующий свободное использование товарных знаков (знаков обслуживания) - доктрина добросовестного использования (trademarkfairuse)См.: Fact Sheets Protecting a Trademark. FairUseofTrademarks [Электронный ресурс] // URL: https://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Fair-Use-of-TrademarksNL.aspx (дата обращения: 18.10.2018).. В РФ же нормы о так называемом свободном использовании товарного знака (знака обслуживания) отсутствуют.

Согласно Закону Лэнхема использование товарных знаков (знаков обслуживания) третьими лицами допускается в описательных целях (descriptiveuse). Такое использование означает, что слово в одном случае может использоваться в качестве описательного термина или же нарицательного существительного, а в другом - обладать различительной способностью для конкретных видов товаров (услуг). Иными словами, факт регистрации обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) не отменяет описательного значения слова и его использование в письменной речи не может ограничиваться правообладателем словесного товарного знака (знака обслуживания). В связи с этим обстоятельством, использование зарегистрированного обозначения в описательных целях в США не является нарушением исключительных прав правообладателя.

Так, например, в деле об использовании издателем газетного заголовка «Радость шести» в отношении памятных вещей, связанных с шестым чемпионатом Чикаго Буллса, суд посчитал, что указанная фраза носила некоммерческий описательный характер и не использовалась для идентификации газеты как непосредственного источника памятных вещей, а была употреблена для описания счастья и радости, вызванных чемпионатамиСм.: Fact Sheets Protecting a Trademark. FairUseofTrademarks [Электронный ресурс] // URL: https://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Fair-Use-of-TrademarksNL.aspx (дата обращения: 18.10.2018)..

Судебная практика, сложившаяся в США по вопросу использования обозначений в описательных целях, выработала условии, при наличии которых возможно такое свободное использование (когда используемое слово или выражение выступает не в качестве товарного знака или знака обслуживания, а представляет собой характеристику товара или услуги):

- отсутствует индивидуализирующая функция (обозначение не используется в качестве товарного знака (знака обслуживания));

- обозначение используется исключительно для описания своих товаров (услуг);

- обозначение используется добросовестно.

Свободное использование товарных знаков (знаков обслуживания) в США допускается также при так называемом номинативном использовании (nominativeuse). Концепция номинативного использования получила свое развитие в американской судебной практике. Однимизяркихпримеровявляетсядело 1992 г. New Kids on the Block v. News America Publishing.Истец возражал против того, что ответчики при проведении социологического опроса использование название известной музыкальной группы NewKidsontheBlock, которое одновременно являлось товарным знаком. Суд указал, что в данном случае нарушение исключительного права отсутствует, поскольку без упоминания соответствующего названия (а также товарного знака) было бы невозможным провести опросСм.: A Study on the Scheme of Nominative Fair Use of Trademarks [Электронныйресурс] // URL: www.niuyie.com/a-study-on-the-scheme-of-nominative-fair-use-of-trademarks/ (датаобращения: 18.10.2018)..

Для того чтобы определить является ли использование номинативным или же присутствует смешение товаров (услуг) на рынке судебной практикой США были выработаны следующие критерии:

- использование товарного знака (знака обслуживания) происходит лишь в том допустимом объеме, который необходим для проведения идентификации товара (услуги);

- невозможно однозначно идентифицировать товар (услугу) без использования товарного знака (знака обслуживания);

- отсутствие со стороны ответчика таких действий, которые бы создавали ложное впечатление о наличии какой-либо связи с владельцем исключительного права на зарегистрированное обозначение в виде его согласия на размещение товарного знака (знака обслуживания) или же в форме спонсирования См.: Ходаков И.Д. Свободное использование товарных знаков без согласия правообладателя: опыт США и России // Журнал Суда по интеллектуальным правам, 2018. № 19. С. 105. .

Исходя из этого, можно говорить о том, что номинативное использование подразумевает упоминание товара или услуги, то есть происходит «отсылка» потребителей (покупателей) к товарам (услугам) обладателя исключительного права на товарный знак (знак обслуживания).

Подвидом номинативного использования является сравнительная реклама (comparativeadvertising). При сравнительной рекламе собственные товары (услуги) сопоставляются с другими товарами (услугами) при помощи указания на товарный знак (знак обслуживания). В судебной практике США сложилась позиция, согласно которой разрешено использовать товарные знаки (знаки обслуживания) для добросовестного сравнения товаров (услуг) с аналогичными, производимыми конкурентами. Сравнительная реклама считается допустимой в том случае, если она не является ложной, а также не наносит вред деловой репутации обладателя исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) и не «размывает» товарный знак (знак обслуживания). Таким образом, сравнение должно соответствовать как критериям номинативного использования, так и нормам, которые регулируют добросовестную рекламуСм.: Comparative advertisement and trademark infringement [Электронныйресурс] // URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1cf2e8f0-927c-4c06-8d22-5485e6be541e (датаобращения: 19.10.2018)..

Еще одним видом разрешенного использования обозначений третьими лицами является пародирование (trademarkparody) товарных знаков (знаков обслуживания). При таком использовании товарные знаки (знаки обслуживания) воспринимаются потребителями в качестве шутки. Данный вид использования считается самым неоднозначным: при пародировании основанием освобождения от ответственности за нарушение исключительных прав правообладателя является не сама пародия, а отсутствие вероятности смешения с товарным знаком (знаком обслуживания)См.: Superman, Superdad, and the Limits of a Trademark Parody Defense [Электронныйресурс] // URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cc841a65-f328-49df-a460-71a3b958c25b (датаобращения: 19.10.2018).. Кроме этого, особого внимания заслуживают пародии известных товарных знаков (знаков обслуживания). Пародирование известных обозначений является нарушением исключительных прав, поскольку может приводить к «размыванию» товарных знаков (знаков обслуживания), а также дискредитировать их правообладателей в глазах потребителей.

Таким образом, перечисленные виды свободного использования товарных знаков (знаков обслуживания) третьими лицами в США признаются допустимыми, не нарушающими исключительные права правообладателей, поскольку такое использование не вызывает смешение товаров (услуг) и не вводит потребителей в заблуждение.

Что касается РФ, то как уже говорилось ранее, на законодательном уровне не были закреплены нормы о свободном использовании товарных знаков (знаков обслуживания), однако в судебной практике сложился подход, согласно которому допускается использование зарегистрированных обозначений третьими лицами без согласия правообладателя, если такое использование происходит не ради индивидуализации товаров (услуг), а в целях описания или информирования. Тем не менее, следует отметить, что единообразная практика по вопросу свободного использования товарных знаков (знаков обслуживания) на данный момент не выработана.

Так, нанесение зарегистрированных обозначений на упаковки в описательных целях без согласия правообладателя признается российскими судами нарушением его исключительного права на товарный знак (знак обслуживания). В решении по делу об использовании словесного изображения товарного знака «Ням-Ням», принадлежащего ЗАО «Микояновский мясокомбинат», суд отклонил доводы ответчика о том, что обозначение «Ням-Ням», нанесенное на упаковку, используется не для индивидуализации паштетной продукции, а для описания свойств продукта как съедобного и вкусного, без намерения использовать чужой товарный знак для продвижения собственного товара, в связи с чем нанесение ответчиком на свою продукцию обозначения «Ням-Ням» не носит индивидуализирующего значения, так как используется в описательных целях. Суд пришел к выводу, что спорное обозначение «Ням-Ням» используется в розничных торговых сетях как наименование товара (паштет Хаме Ням-ням), поэтому имеется вероятность смешения товара с точки зрения среднего потребителя соответствующих товаров См.: Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2016 по делу № СИП-186/2016. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.10.2018). . Таким образом, несмотря на то, что ответчик не преследовал цели индивидуализировать товар, суд посчитал данное обстоятельство не имеющим правового значения. Иными словами, свободное использование товарных знаков (знаков обслуживания) для описания каких-либо свойств товаров (услуг) и для информирования путем нанесения зарегистрированных обозначений на упаковку является недопустимым. По российскому законодательству данный вид использования становится возможным лишь в случае признания товарного знака (знака обслуживания) недействительным соответствующим решением Палаты по патентным спорам (Роспатентом).

Однако, если товарный знак (знак обслуживания) используется в описательных или информационных целях иным способом (не на упаковке товара), то такой вид свободного использования зарегистрированных обозначений допускается в РФ.

Решение Арбитражного суда Калининградской области по делу № А21-1436/2018 суд отказал в удовлетворении исковых требований ООО «Подо-Профи» о прекращении использования зарегистрированного товарного знака «подо». В качестве аргумента суд пояснил, что словесное упоминание товарного знака не является использованием этого знака при условии, что это не ведет к смешению продукции истца и ответчика, кроме этого было отмечено, что само слово «подо» носит описательный характер для конкретизации оказываемой ответчиком услуги, а не для привлечения внимания потребителей за счет товарного знака истца См.: Решение Арбитражного суда Калининградской области от 18.04.2018 по делу № А21-1436/2018. [Электронный ресурс]. URL: sudact.ru (дата обращения: 20.10.2018)..

В Постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда по делу № А41-73418/2017 суд оставил апелляционную жалобу Компании с ограниченной ответственностью «ДжафферджиБрозерсЭкспортс (Прайвет) Лимитед» и ООО «ЧАЙНЫЙ ДОМ ДЖАФ» без удовлетворения. Судом было отмечено, что простое упоминание товарных знаков в интервью, статьях, новостях, иных материалах на сайте даже при реализации однородной продукции в том случае, если не возникает риск смешения с товарами правообладателя зарегистрированного обозначения, не представляет собой использование зарегистрированного обозначения, то есть словесное упоминание чужого товарного знака не является его использованием. Кроме этого, суд указал, что упоминание товарного знака ответчиком не связано непосредственным образом с введением товара в гражданский оборот. Размещение товарного знака правообладателя на сайте представляет собой информирование потребителей о наличии журнала истца, дает о нем справку, при этом у ответчика отсутствует цель рекламирования себя в качестве производителя товаров и услуг, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак. Суд также отметил, что смешение потребителями правообладателя товарного знака невозможно, поскольку использование ответчиком товарного знака истца не направлено на индивидуализацию товара правообладателя и никак не может его индивидуализировать См.: Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2018 № 10АП-5189/2018 по делу № А41-73418/17. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.10.2018)..

Неоднозначной остается позиция судов по вопросу использования товарных знаков (знаков обслуживания) путем размещения зарегистрированных обозначений на информационных вывесках, стендах, специальных конструкциях и баннерах.

С одной стороны, указание товарного знака (знака обслуживания) на вывесках признается правомерным, поскольку сам факт размещения не свидетельствует о незаконности использования, а может означать информирование потребителей и донесение до них определенных сведений о товарах (услугах).

Так, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу № С01-1146/2016 было установлено, что «расположение вывески с изображением товарных знаков, имеющихся на продаваемых автозапчастях, наименование производителя автозапчастей на фасаде магазина, в котором продаются оригинальные запчасти данного производителя, само по себе не свидетельствует о незаконности использования товарного знака, а лишь говорит о том, что в магазине продаются соответствующие товары для автомобилей, производимых третьим лицом» См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2016 № С01-1146/2016 по делу № А57-6183/2016. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.10.2018)..

Кроме этого, в соответствии с п.1 ст.9 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель или продавец) должны доводить до сведения потребителей всю необходимую и достоверную информацию о товарах (услугах), такая информация может быть размещена на вывеске См.: О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 // Российская газета. 1996. 16 января.. В научной литературе также поддерживается позиция, согласно которой монополия правообладателя в отношении средств индивидуализации должна быть ограничена ради интересов потребителей, которым гораздо проще ориентироваться на товарные знаки при поиске определенного рода продукции См., например, Ситдикова Р.И., Тюлькин А.А. Свободное использование товарных знаков в целях реализации интересов потребителей // Журнал Суда по интеллектуальным правам, 2018. № 20. .

С другой стороны, существует позиция, согласно которой размещение зарегистрированных обозначений на щитах, баннерах, стендах, вывесках представляет собой рекламу. Товарный знак (знак обслуживания) служит для индивидуализации товаров (услуг) компании, чем поддерживает интерес потребителей к выпускаемой продукции. При этом достаточным следует считать изображение каких-либо элементов или логотипов, чтобы данную информацию можно было признать рекламной См.: Кирилловых А.А. Социальная реклама: некоторые проблемы правового регулирования и правоприменительной практики // Право и экономика, 2018. № 2. С. 57..

Рекламная функция товарного знака (знака обслуживания) подразумевает сохранение различительной способности и возможности привлечения внимания путем создания определенного имиджа и репутации. Следовательно, показ товарного знака (знака обслуживания) в рекламе таким образом, который не сопоставим с его имиджем, может привести к нарушению прав и интересов правообладателя См.: Григорьев Д.А. Использование интеллектуальной собственности в рекламе // ИС. Авторское право и смежные права, 2016. № 3. С. 37. . Такое нарушение в соответствии с п.4 ч.2 ст.5 Закона о рекламе может расцениваться как акт недобросовестной конкуренции См.: О рекламе: Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ // Российская газета. 2006. 15 марта. .

Так, в Определении Верховного Суда РФ по делу №304-КГ15-8874, А67-4453/2014 была изложена позиция, согласно которой понятие «использование» товарного знака (знака обслуживания) трактуется широко и включает в себя размещение зарегистрированных обозначений (в некоторых случаях случайное или ошибочное). Судом было также отмечено, что по смыслу п.4 ч.1 ст.14 Федерального закона «О защите конкуренции» не только продажа и обмен товара, но любой другой способ введения в гражданский оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности недопустим. При этом важно подчеркнуть, что перечень способов введения в гражданский оборот не является исчерпывающим См.: Определение Верховного Суда РФ от 09.12.2015 по делу N 304-КГ15-8874, А67-4453/2014. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.10.2018)..

Что касается сравнительной рекламы как одного из способов свободного использования товарного знака (знака обслуживания) третьими лицами, то она представляет собой один из наиболее распространенных и эффективных видов рекламы, который позволяет продемонстрировать не абстрактные качества товаров и услуг, а их конкретные достоинства и преимущества за счет сравнения с аналогичной продукцией других производителей См.: Григорьев Д.А. Использование чужих товарных знаков в рекламе // Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2013. № 3. С.104.. При этом наиболее часто в такой рекламе размещают товарные знаки (знаки обслуживания) правообладателя при отсутствии соответствующего разрешения.

В последнее время в практике российских судов наметилась тенденция, допускающая свободное использование товарных знаков (знаков обслуживания) в целях сравнительной рекламы.

Так, Девятым арбитражным апелляционным судом была рассмотрена жалоба Общества с ограниченной ответственностью «РАДА-ФАРМА» на решение Арбитражного суда г.Москвы по делу № А40-231430/16. Истец обратился с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕТА-ГРАНД» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «Радахлорин».

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, отметив, что указание на препарат «Радахлорин», описание его характеристик, информирование потребителей о его наличии, сравнение препарата с препаратами других производителей (курсив мой - Д.А.) не может квалифицироваться как использование без согласия правообладателя схожих с принадлежащим ему товарным знаком обозначений в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован См.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2017 № 09АП-22371/2017-ГК по делу № А40-231430/16. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.10.2018). . Суд также ссылался на правовую позициюПрезидиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (Постановление № 10852/09 от 01.12.2009), согласно которой словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 № 10852/09 по делу № А45-15761/2008-8/270. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.10.2018). . Суд пришел к выводу, еслизарегистрированное обозначение указано иным лицом без цели индивидуализации товаров и услуг, и при этом отсутствует вероятность смешения различных товаров и производителей, такое указание не может быть расцененов качестве использования товарного знака. Как следствие, отсутствует нарушение исключительных прав владельца.

Вместе с тем, ранее в судебной практике можно было встретить противоположный подход по рассматриваемому вопросу. Так, в Постановлении ФАС Московского округа по делу № КГ-А41/4778-09 представлена позиция, согласно которой «рекламирование какого-либо товара или услуги, при котором происходит косвенное использование товарного знака в рекламе обязано предполагать наличие соответствующих правовых оснований для использования данного товарного знака (знака обслуживания)» См.: Постановление ФАС Московского округа от 05.08.2009 № КГ-А41/4778-09 по делу № А41-5137/08. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.10.2018). .

В отличие от США, в законодательстве Российской Федерации отсутствует указание на возможность создания пародии, в том числе пародии на товарные знаки (знаки обслуживания) в целях извлечения прибыли. Однако можно говорить о том, что любая пародия (в том числе коммерческая пародия на бренд) представляет собой произведение, имеющее определенную художественную ценность, создаваемое в культурных целях. Кроме этого товарные знаки (знаки обслуживания) довольно часто представляют собой фантазийное изображение или совершенно оригинальное обозначение, а значит, помимо средств индивидуализации могут выступать объектами авторского права. Согласно ст. 1274 ГК РФ все случаи свободного использования произведений применимы к объектам авторского права. Таким образом, создание пародий на товарные знаки (знаки обслуживания) можно обосновать в качестве свободного использования зарегистрированных обозначений третьими лицами См.: Зайцев А.М. «Сбербар», «Газпромчик»: возможно ли использование пародийных товарных знаков в России? // Журнал Суда по интеллектуальным правам, 2015. № 8. С. 59. .

Следует отметить, что судебная практика, касающаяся возможности пародирования товарных знаков (знаков обслуживания) отсутствует. Однако в литературе можно встретить упоминание о двух попытках создания пародии на общеизвестные товарные знаки. Первый пример касается пародии на товарный знак «Сбербанка» - кафе «Сбербар», которые были схожи шрифтами и логотипами. Второй случай - пародия на товарный знак «Газпром» - портативные газовые плитки «Газпромчик»См, например, Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы: учебное пособие / отв. ред. Е.В. Алферова. М.: РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел правоведения, 2016. 152 с.. Попытки пародирования были расценены правообладателями как нарушение их исключительных прав, к создателям пародий были направлены требования о прекращении незаконного использования указанных обозначений, все закончилось без судебных разбирательств.

Таким образом, можно говорить о том, что российская судебная практика выработала два случая свободного использования товарных знаков (знаков обслуживания) третьими лицами при отсутствии согласия правообладателя:

1) использование зарегистрированного обозначения в общеупотребительном значении слова (для описания товаров и услуг или информирования потребителей) без цели индивидуализации и без нанесения соответствующей маркировки на упаковку;

2) номинативное использование зарегистрированных обозначений.

Однако следует отметить, что в настоящее время вопрос о способах свободного использования товарных знаков (знаков обслуживания) в РФ становится все более актуальным - количество судебных споров растет. Между тем, несмотря на наметившуюся тенденцию, допускающую различные виды использования третьими лицами, в практике не сложилось единообразного подхода, суды по-разному толкуют само понятие «использование товарного знака (знака обслуживания)». В связи с этим, на наш взгляд, необходимо, опираясь на опыт США и учитывая особенности правовой системы нашей страны, внести некоторые изменения в нормы гражданского законодательства, регулирующие аспекты использования таких средств индивидуализации, как товарные знаки (знаки обслуживания).

Важно учитывать тот факт, что исторические особенности правовых систем стран англосаксонской семьи, к которым относятся США, предопределили их способность гибко и своевременно подстраиваться под все происходящие в обществе изменения. В связи с этим опыт США в сфере правового регулирования различных новшеств, возникающих в общественной жизни, может стать хорошим ориентиром для России. Вместе с тем нельзя полностью перенять, «скопировать» разработанные в другой стране, в совершенно иных экономических, социальных, политических условиях механизмы правового регулирования товарных знаков (знаков обслуживания). Нельзя также забывать, что в РФ основная функция (функция индивидуализации товаров и услуг), которую призваны выполнять товарные знаки (знаки обслуживания) подавлялась и искажалась на протяжении длительного периода времени.

Российским законодательством не предусмотрена возможность ограничения исключительного права правообладателя в форме добросовестного использования товарного знака (знака обслуживания), например в описательных целях. Это противоречит как положениям международных договоров, так и нормам, принятых в государствах с наиболее развитыми правопорядками (ЕС и США) См.: Малахова Н.Л. Об ограничении исключительного права на товарный знак // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014. № 6. С. 116. . Как мы убедились ранее, отсутствие четкой законодательной позиции в РФ, относящейся к романо-германской правовой семье и признающей в качестве основного источника права закон, провоцирует возникновение противоречий в судебной практике. Данное обстоятельство приводит либо к нарушению законных интересов правообладателя, либо же, наоборот, содействует неограниченному и необоснованному расширению полномочий владельца и ущемляет интересы других субъектов предпринимательской деятельности.

Статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что обладатель исключительного права на зарегистрированное обозначение может использовать принадлежащее ему средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. При этом он может разрешать или запрещать другим лицам использование принадлежащего ему средства индивидуализации. Иные лица не имеют право использовать средство индивидуализации при отсутствии согласия правообладателя, поскольку такое использование (без согласия) является незаконным и влечет ответственность, установленную законом, кроме случаев, когда использование обозначения третьими допускается Гражданским кодексом без согласия владельца. При этом важно отметить, что п.5 указанной статьи в отдельных случаях допускает возможность ограничения исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания) при условии, что такие ограничения учитывают законные права и интересы владельца зарегистрированного обозначения, а также иных лиц См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 № 230-ФЗ // Российская газета. 2006. 22 декабря. .

На основании предусмотренной гражданским законодательством возможности ограничения исключительного права правообладателя на товарный знак (знак обслуживания), а также с учетом опыта США по данному вопросу, на наш взгляд, рациональным представляется дополнить статью 1484 ГК РФ п.4 и изложить его следующим образом: «Допускается свободное использование товарных знаков (знаков обслуживания) без согласия правообладателя в описательных, информационных, ознакомительных, научных, учебных и культурных и иных правомерных целях, кроме цели индивидуализации товаров (работ или услуг), если в результате такого использования отсутствует вероятность смешения и возможность введения потребителя в заблуждение».

Кажется необходимым также дополнить статью 1484 ГК РФ п. 5, который даст право свободно использовать товарный знак (знак обслуживания) в целях сравнительной рекламы: «Допускается свободное использование товарных знаков (знаков обслуживания) без согласия правообладателя путем размещения в сравнительной рекламе при условии, что такое размещение товарного знака (знака обслуживания) не имеет цели индивидуализации соответствующего объекта рекламы и не вызывает у потребителя ложное представление о связи такого объекта с правообладателем размещенного товарного знака (знака обслуживания)».

Кроме этого, предлагается дополнить статью 1484 ГК РФ п.6, закрепляющим возможность пародирования товарных знаков (знаков обслуживания): «Допускается свободное использование товарных знаков (знаков обслуживания) без согласия правообладателя путем создания пародии на оригинальное зарегистрированное обозначение, при этом пародия должна создавать соответствующий эффект комичности, а также отвечать требованиям, установленным п.4 ст.1484 ГК РФ».

Таким образом, введение возможности свободного использования товарных знаков (знаков обслуживания) третьими лицами без согласия правообладателя в действующее гражданское законодательство РФ позволит восполнить существующие пробелы, выработать единообразный подход в судебной практике по данному вопросу, а также «сбалансировать» права и интересы обладателей исключительных прав на зарегистрированные обозначения, иных участников экономического оборота и, конечно же, потребителей товаров и услуг.

Мы также предполагаем, что введение такого отдельного вида свободного использования товарных знаков (знаков обслуживания), как пародирование позволит снизить степень монополизации экономики в РФ, частично устранить «зажатость» предпринимательской сферы, существующие барьеры и ограничения, возможно, также повысит эффективность защиты и безопасности потребителей, которые, как известно, являются слабой и наиболее уязвимой стороной.

Глава 2. Особенности гражданско-правовой защиты исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)

2.1 Основания для защиты исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)

Как уже говорилось ранее, одной из основополагающих функций товарных знаков (знаков обслуживания), по-нашему мнению, является защитная функция.

Прежде чем дать характеристику защите товарных знаков как правовому институту, следуетостановиться на анализеследующих понятий - «охрана» и «защита».

Правовая охрана товарного знака представляет собой специальную группу правовых норм, которые закрепляют определенные требования к установленному порядку приобретения, использования и распоряжения исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания).

В рамках правовой охраны необходимо отметить, что обозначение приобретает статус товарного знака (и следовательно становится охраняемым) «не автоматически», а только в случае обладания им таких объективных признаков, как служебный и инструментальный характер, а также его соответствия установленным в статье 1483 ГК РФ и выраженным в негативной форме условиям охраноспособности, которые подтверждаются при регистрации товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности См.: Панкова М.Н. Функции и критерии охраноспособности товарного знака в Российской Федерации // Вестник Военного университета. 2011. № 4 (27). С. 109. .

Кроме этого отмеченные нами в предыдущей главе функции товарных знаков (идентификационная, защитная, гарантийная, рекламная, информационная) предопределяют критерии его охраноспособности, непосредственно связанные с условиями признания товарных знаков (знаков обслуживания) объектами правовой охраны. Так, для того чтобы обозначение получило статус охраняемого, необходимо его соответствие следующим условиям:

- иметь условный (символичный) характер;

- соответствовать критерию новизны;

- обладать различительной способностью;

- пройти соответствующую процедуру регистрации (что подтверждается выдачей свидетельства на товарный знак).

Для того чтобы устранить препятствия предоставления правовой охраны увеличивающихся видов обозначений, в том числе так называемых «нетрадиционных» товарных знаков (знаков обслуживания), необходимо также выделять дополнительные критерии охраноспособности, к которым следует отнести:

- наличие объективной формы представления (любое представление обозначения, позволяющее объективно и однозначно его воспринимать);

- достоверность информации о товарном знаке (знаке обслуживания);

- наличие способности к воспроизведению соответствующего обозначения;

- стабильность и постоянство характеристик товарного знака (знака обслуживания);

- узнаваемость товарного знака (знака обслуживания) См.: Мотылькова А.В. Проблемы правовой охраны товарного знака в законодательстве Российской Федерации: автореф. … дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2016. С. 8. .

Мы предполагаем, что к указанным критериям охраноспособности товарных знаков (знаков обслуживания) можно также отнести положение, закрепленное в статье 1478 ГК РФ, о необходимости наличия статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя, без которого невозможно приобрести исключительное права на товарный знак. Это также соответствует правилу, изложенному в подпункте 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, в силу которого правовая охрана зарегистрированного обозначения может быть прекращена на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или утратой правообладателем статуса индивидуального предпринимателя.

Так, например, в Постановлении по делу № СИП-611/2015 от 30 мая 2016 г. Суд по интеллектуальным правам указал на тот факт, что «по смыслу указанных норм (а именно статьи 1478 и пп.4 п.1 ст.1514 ГК РФ) права государственная регистрация гражданином - правообладателем в качестве индивидуального предпринимателя является необходимым условием сохранения правовой охраны товарного знака (курсив мой - Д.А.)и исключительного права на него» См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2016 г. по делу № СИП-611/2015 [Электронный ресурс]. URL: sudact.ru/ (дата обращения: 19.05.2018)..

Интерес также вызывает вопрос, касающийся возможности предоставления правовой охраны так называемым «скандальным», «провокационным» товарным знакам (знакам обслуживания), к которым относятся непристойные слова и изображения, оскорбляющие и унижающие достоинство личности, религиозные чувства верующих и другие. Возникают трудности при определении наличия противоречия таких обозначений общественным интересам, общепринятым принципам морали, гуманности и нравственности, поскольку данный вопрос в значительной степени является субъективным из-за существующих этнических, национальных, культурных различий. Мы разделяем позицию А.В.Мотыльковой, которая считает, что при принятии решения о предоставлении (или же об отказе в предоставлении) правовой охраны таким обозначениям должно быть сформулировано четкое обоснование для каждого дела по существу с учетом таких факторов, как специфический характер товарного знака (знака обслуживания), его элементы, восприятие потребителей, а также все иные сопутствующие обстоятельства. Сама сущность товарного знака (знака обслуживания) направлена на формирование положительного образа его владельца в сознании потребителей, что в большинстве случаев устанавливает его допустимую форму и исключает возможность использования неприятных и некорректных слов, изображений, вызывающих негативные эмоции и ассоциации См.: Мотылькова А.В. Проблемы правовой охраны товарного знака в законодательстве Российской Федерации: автореф. … дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2016. С.17-18..

Правовая защита товарных знаков (знаков обслуживания) представляет собой совокупность мероприятий, которые «определены соответствующими правовыми нормами, имеют направленность против нарушителя исключительного права на товарный знак и применяются для восстановления нарушенного или оспоренного права и (или) выплаты компенсации либо же возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения» См.: Мазаев Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва. 2011. С. 19..

На основании сказанного можно сделать вывод, что правовая охрана представляет собой установление общего правового режима, а защита права -совокупность особых мероприятий, которые проводятся в случаях, когда нарушены или оспорены гражданские права. Рассмотренные термины обладают различным смысловым значением: «защита предусматривает специальный комплекс мер, направленных на восстановление уже нарушенного права, а охрана (как более широкое понятие) кроме мер защиты также включает в себя меры, направленные на недопущение нарушения исключительных прав. Законодательством устанавливаются специальные средства защиты охраняемых прав» См.: Быструшкина И.В. Гражданско-правовая охрана товарного знака и фирменного наименования: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2007. С. 15. . Права находятся под охраной постоянно, а защищаются лишь тогда, когда имеет место их нарушение.

Предметом гражданско-правовой защиты будет выступать совокупность гражданских правовых отношений, касающихся использования и распоряжения исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания). Любое лицо, которое вступило в гражданско-правовые отношения, может защищать свои нарушенные или оспариваемые права, интересы, охраняемые законом. Обладатели исключительного права на зарегистрированное обозначение также обладают бесспорным правом на защиту. Поскольку права на объекты интеллектуальной собственности являются гражданскими правами, решение вопроса о применении мер защиты остается за правообладателем, а не каким-либо государственным органом.

Юридический факт, представляющий собой неправомерное действие, выступает в качестве основания, порождающего возникновение права на защиту исключительного права на зарегистрированное обозначение. Следует заметить, что под неправомерным действием в данном случае понимается совершение субъектом конкретного правонарушения. При этом правонарушением считается противоправное действие по использованию товарного знака без согласия правообладателя.

Действующим гражданским законодательством не предусмотрено однозначное определение понятия «нарушение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания)». Ученые предлагают различные трактовки указанного термина.

Так, под нарушением исключительного права владельца товарного знака (знака обслуживания) понимается использование в качестве средства индивидуализации обозначения, находящегося под действием правовой охраны, являющегося тождественным или схожим до степени смешения, если такое использование способно ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов в отношении объекта индивидуализации и осуществляется без разрешения правообладателя, кроме случаев, когда использование другими лицами допускается законом без согласия владельца См.: Мотылькова А.В. Проблемы правовой охраны товарного знака в законодательстве Российской Федерации: автореф. … дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2016. С.10..

Нарушением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) следует считать любые действия, которые вызывают использование репутации обозначения ради получения необоснованных преимуществ в предпринимательской сфере или же имеют (могут иметь) в качестве результата создание препятствий для реализации товарным знаком (знаком обслуживания) индивидуализирующей функции либо делают осуществление данной функции невозможным См.: Курлаев О.А. Правовое регулирование использования исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания: автореф. … дис. канд. юрид. наук. М., 2007. С.11..

Таким образом, в науке обоснованно сложился широкий подход к нарушению исключительного права на товарный знак (знак обслуживания). Это обусловлено весьма внушительным спектром действий, подпадающих под рассмотренное понятие, а также существованием различных деталей и обстоятельств, позволяющих судить о наличии (отсутствии) нарушения прав владельца товарного знака (знака обслуживания).

Факт нарушения исключительного права на зарегистрированное обозначение можно установить путем определения его сферы действия, которая включает в себя:

- возможность возникновения до степени смешения (которая может создать у потребителей ложное представление о товаре или производителе);

- тождественность или сходность до степени смешения обозначения с зарегистрированным обозначением, обладающим правовой охраной;

- «однородность товарных знаков, зарегистрированных в отношении одних и тех же классов Международного классификатора товаров и услуг (МКТУ)» См.: Мальцев К.Л. Правовое регулирование использования исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2012. № 3 (83) . С.136. .

Также при квалификации деяний в качестве нарушающих исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) следует отметить, что указанные нарушения всегда связаны с использованием обозначения как средства индивидуализации для целей гражданского оборота, то есть не всякие действия лица, разместившего обозначение, будут признаны нарушением исключительного права.

Кроме этого, важным является то, что действующим законодательством устанавливается открытый перечень действий, совершение которых при отсутствии согласия владельца зарегистрированного обозначения может быть квалифицировано как нарушение исключительных прав. К действиям такого рода относят незаконное размещение обозначения или сходного с ним до степени смешения на товарах, упаковке, этикетках, которые каким-либо образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и перевозятся с этой целью. Незаконное размещение товарных знаков в сопроводительной документации, в предложениях, объявлениях и рекламе о продаже товаров также представляют собой нарушение исключительных прав. Сюда же следует отнести незаконное использование зарегистрированного обозначения в сети Интернет в структуре доменного имени на различных сайтах и при других способах адресации.

В заключение параграфа следует сделать вывод, что закрепленный гражданским законодательством РФ перечень случаев использования средств индивидуализации, относящихся кнарушению исключительных прав, является открытым и может быть расширен на основе принципа «разрешено все, что не запрещено законом». На наш взгляд, данное положение кажется весьма разумным и обоснованным, поскольку с течением времени и стремительным развитием общества, возможность возникновения новых действий, нарушающих исключительные права правообладателей, чрезвычайна высока и требует принятия объективных мер законодательного реагирования.

2.2 Способы гражданско-правовой защиты права на товарный знак (знак обслуживания)

Общеизвестным является тот факт, что исключительные права на средства индивидуализации имеют высокую социальную и экономическую значимость. В связи с этим действующим законодательством предусмотрены широкий спектр возможностей по эффективному обеспечению их защиты от посягательств, что выражается в разнообразии форм и способов защиты.

Как было указано нами ранее, содержание исключительного право на зарегистрированное обозначение представляет собой совокупность правомочий правообладателя по использованию и распоряжению данным правом. Для всех иных лиц законом установлен запрет на использование исключительного права при отсутствии согласия правообладателя. Нарушение установленного требования ведет к наступлению неблагоприятных последствий для правонарушителя, в виде мер гражданско-правовой, уголовной и административной ответственности.

Гражданско-правовую защиту исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) можно определить как установленные законодательством меры, направленные против правонарушителя и применяемые для восстановления нарушенного (оспоренного) права и (или) компенсации утраченного права или понесенных в связи с таким нарушением убытков См.: Мазаев Д.В. Способы гражданско-правовой защиты права на товарный знак // Вестник экономической безопасности МВД России. 2011. № 4. С. 152. .

Способы защиты нарушенного права - это совокупность предусмотренных действующим законодательством мер, оказывающих принудительное воздействие на правонарушителя и (или) на его имущество, применяемые в целях предупреждения совершения правонарушений, восстановления нарушенного субъективного права, возложения на правонарушителя дополнительных обременений различного характера, а также устранения неблагоприятных последствий правонарушений.

Реализация меры гражданско-правовой защиты исключительного права на зарегистрированное обозначение происходит в рамках охранительных гражданских правовых отношений. Выбор способа защиты имеет прямую связь с формой защиты. Согласно статье 11 ГК РФ основной юрисдикционной формой защиты нарушенных гражданских прав является судебная защита. Обращение за защитой в органы судебной власти предполагает возможность правообладателя использовать различные гражданско-правовые средства защиты. В статье 12 ГК РФ приведен открытый перечень общих способов гражданско-правовой защиты, которыми может воспользоваться владелец товарного знака. Кроме этого, правообладатель вправе обратиться в суд, с требованиями, установленными пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ. Указанное нормативное положение представляет собой совокупность дополнительных способов защиты исключительных прав. Данная статья также устанавливает особые способы защиты исключительных прав как:

1. признание права (владелец товарного знака вправе в судебном порядке предъявить требование о признании права на зарегистрированное обозначение к лицу, нарушившему его интересы);

2. пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (данное требование может быть предъявлено к лицу, действия которого нарушают или создают угрозу нарушения исключительного права, а также в случае осуществления лицом необходимых приготовлений к таким действиям);

3. возмещение убытков (указанное требование может быть предъявлено правообладателем к лицу, в результате неправомерных действий которого были причинены убытки);

4. изъятие материального носителя, на котором незаконно используется средство индивидуализации и которое в связи с этим является контрафактным;

5. публикация решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя (требование предъявляется правообладателем к нарушителю исключительного права на товарный знак в целях восстановления деловой репутации, а также предупреждения потребителей о введении их в заблуждение лицом, совершившим нарушение).

Для перечисленных способов защиты важно отметить следующее:

- правообладатель в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ вправе потребовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации (более детально данная мера защиты будет рассмотрена в следующем параграфе), при этом правообладателю, обратившемуся за защитой права не нужно доказывать размер причиненных ему убытков (на наш взгляд, отсутствие необходимости доказывать размер причиненных убытков на практике вызывает определенные трудности, поскольку без выраженной численной величины судам сложно установить объективный размер компенсации);

- в соответствии с пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ материальные носители, на которых незаконно используется средство индивидуализации, после изъятия подлежит уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иное не предусмотрено ГК РФ; при этом уничтожению также подлежат устройства, оборудование и иные средства, которые использовались или были предназначены для нарушения исключительных прав на товарные знаки.

Помимо общих и дополнительных способов защиты гражданских прав, правообладатель может воспользоваться специальными способами защиты, предусмотренные параграфом 2 главы 76 ГК РФ. Так, например, правообладатель вправе требовать удаление товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, с документации, рекламы, вывесок и других материалов, нарушающим исключительное право на товарный знак (п.3 ст. 1515 ГК РФ).