Секрет производства (ноу-хау) в предпринимательской сфере Российской Федерации

Если лицо, получившее информацию, доступ к которой ограничен Федеральными законами, в связи с исполнением своих служебных или профессиональных обязанностей, разгласило ее, то это влечет за собой административных штраф, если не уголовную ответственность. К таким лицам законодатель относит должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления и др.

По требованию правообладателя за разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, могут быть привлечены к уголовной ответственности должностные лица и работники государственных и иных организаций. Под незаконными действиями, касающимися нарушения прав на ноу-хау, согласно ст. 183 Уголовного кодекса РФ, понимаются: 1) собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую, банковскую тайну путем подкупа, угроз; 2) незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую и иные тайны без согласия правообладателя лицом, которому она была доверена или известна в силу его трудовых обязанностей.

В заключении хочется отметить, что сегодня ноу-хау в том или ином виде используется в деятельности многих производств, что значительно увеличивает их возможности и денежный оборот. В российском законодательстве не все аспекты, связанные со служебным секретом производства, имеют достаточное регулирование. В этом параграфе были рассмотрены такие проблемные моменты, как доступ работника к ноу-хау, создание работником секрета производства по трудовому договору, вознаграждение за созданный объект, запрет на разглашение конфиденциальной информации даже после прекращения трудовой деятельности лица. Казалось бы, что работник более слабая сторона в данных правоотношениях. Однако судебная практика по вопросу разглашения ноу-хау работником складывается так, что слабой стороной выступает работодатель, так как именно ему нужно сохранить конфиденциальной информацию, доступ к которой работник уже имеет. А если дело дошло до суда, то и доказать факт использования работником запрещенной к разглашению информации.



2.2 Способы защиты секрета производства

Важность охраны личных и национальных достижений в области интеллектуальной деятельности обусловлена тем, что данные объекты являются значимым фактором национальной безопасности, конкурентоспособности государства. Ведь именно благодаря этим изобретениям происходит производство новой продукции, внедрение новейших технологий на производства, организация новых видов деятельности Мирских И.Ю., Мингалева Ж.А. Влияние изменений действующего законодательства на развитие интеллектуальной деятельности в Российской Федерации. // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. № 3. С. 311-318..

Рассматривая тему защиты секрета производства, необходимо понять в чем разница между терминами «правовая охрана» и «правовая защита».

Правовая охрана устанавливает на какие объекты возникают права, в чем состоит содержание права, какому лицу оно принадлежит и какими способами защищается в случае неправомерного посягательства. Правовая защита - это более узкое понятие, так как она определяет лишь те меры и действия, которые могут предприниматься в случае, когда право уже нарушено Гаврилов Э.П. Защита частным правом секретов производства и информации, составляющей коммерческую тайну. // Патенты и лицензии. 2015. № 4. С. 1..

Согласно ст. 1472 ГК РФ защита прав обладателя секрета производства от неправомерных посягательств может осуществляться средствами гражданского, административного, трудового, уголовного права.

В положениях ТРИПС содержатся гражданско-правовые, административные и уголовные меры, которые призваны защитить интеллектуальную собственность от посягательств на нее третьих лиц. Положения части четвертой ГК РФ корреспондируют положениям указанного соглашения несмотря на то, что Россия не является его участницей.

Общие гражданско-правовые способы защиты интеллектуальной собственности содержатся в ст. 1225 ГК РФ. Среди них: предъявление требования о признании права, о пресечении действий, о возмещении убытков, об изъятии материального носителя, на котором находится результат интеллектуальной собственности, о публикации решения суда с указанием настоящего правообладателя.

Имущественные споры, связанные с нарушением прав обладателя секрета производства, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с правилами процессуального законодательства о подведомственности гражданско-правовых споров.

Вышеперечисленные способы защиты применимы ко всем объектам интеллектуальной собственности, в том числе и к ноу-хау. Рассмотрим поподробнее некоторые из них.

Признание права. Данный способ защиты применяется, когда право на результат интеллектуальной собственности оспаривается, отрицается. Под признанием права, в данном случае, понимается как признание исключительного права в целом, так и наличие прав у лица. Данный способ защиты применим к ноу-хау, так как законодательством не предусмотрена его государственная регистрация Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2017 № С01-878/2017 по делу № А40-253608/2016..

В деле по иску г-на Синева А.В. был избран именно такой способ защиты права.

Гражданин Синев А.В. обратился в суд с иском к администрации Канавинского района г. Н. Новгорода, Дремину П.Н., Невретдиновой Ю.А., Горшкову А.Ю., Региональному общественному движению «Нижегородское единство», УФАС России по Нижегородской области и др. о признании права собственности на ноу-хау. Также истец требовал устранить нарушения в отношении данного объекта.

Синев А.В. утверждал, что ответчики присвоили себе на бездоговорной основе результат его интеллектуальной собственности и получали от этого экономическую выгоду. Доступ к нематериальному активу ответчики получили в счет погашения своей кредиторской задолженности. Они утвердили ликвидационные балансы без указания в них ноу-хау, принадлежащее Синеву А.В., и предоставили в налоговые органы ФНС РФ недостоверные данные. Ноу-хау они получили в ходе процедуры банкротства, без разрешения собственника.

Судом в данном деле было упомянуто, что уже вступили в силу решения Арбитражного суда Нижегородской области по делам № А 43-231/2008 2-3 от 18 апреля 2008 года, А 43-230/2008 41-2 от 28 апреля 2008 года, А 43-2961/172007 34-803 от 04 мая 2008 года, А 43-14013/2008 26-270 от 08 декабря 2008 года и др., согласно которым ООО «Приокское», ООО «Мыза», ОАО «Дельта», ООО «Финансово-аналитический центр «Доверие» признали исключительные права Синева А.В. на секрет производства и обязались устранить нарушения, которые влекут или могут повлечь за собой нарушение исключительного права лица. Также они обязались указать в своей бухгалтерской отчетности указать использование поступивших сведений с определением порядка признания доходов и расходов в установленном законом порядке. Позже с них были взысканы задолженности.

Ответчики ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» указывали, что данные секреты производства ими не использовались.

Новые доводы истца о том, что ответчиками нарушено его право интеллектуальной собственности на секреты производства "НОУ-ХАУ" в судебном заседании подтверждения не нашли.

Доказательств того, что со стороны ответчиков имело место быть нарушение требований законодательства при исполнении решений и определений судов в пользу Синева А.В., а также факты отсутствия исполнения обязанностей, возложенных на ответчиков законом и решениями судов, в суд предоставлено не было.

В удовлетворении исковых требований Синева А.В. по данному делу суд принял решение отказать Решение Канавинского районного суда г. Новгорода от 10.01.18 по делу № 2-413/2018 (2-4792/2017;)..

Как мы видим, признание права собственности в отношении ноу-хау применяется, когда лица, которые не имеют прав на данный объект, используют его и получают экономическую выгоду без согласия правообладателя. В таком случае, последний может требовать признания за ним права и обязать нарушителей прекратить использование его собственности.

Следующий способ защиты интеллектуальной собственности - это требование о прекращении действий, которые нарушают права правообладателя. Под этим можно понимать запрет на изготовление подделок товара, запрет на использовании технологий, запрет на распространение конфиденциальной информации и др.

Рассмотрим дело № А33-28905/2016. Истец - ООО "Научно-производственный центр магнитной гидродинамики" подал иск об обязании общества "УНИМЕТ" прекратить распространение информации, содержащей коммерческую тайну истца (на сайте ответчика были расположены рабочие чертежи индукторов магнитно-гидродинамических перемешивателей TYPE 400, TYPE 500 и TYPE 700 SB).

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что истцом не были созданы необходимые условия для соблюдения Павловым Е.А. режима коммерческой тайны, который, в свою очередь, также не подтверждал свое согласие на соблюдение режима коммерческой тайны для каких-либо документов, ввиду того, что перечень информации, составляющей коммерческую тайну, сторонами договора не определялся, порядок обращения с данной информацией, и контроль за его соблюдением не устанавливался, учет лиц, получивших допуск к конфиденциальной информации не осуществлялся, поскольку его текст и оригиналы чертежей не содержат грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации.

В связи с этим суд пришел к выводу, что истец не доказал, что в отношении рабочих чертежей индукторов магнитно-гидродинамических перемешивателей TYPE 400, TYPE 500 и TYPE 700 SB им был установлен режим коммерческой тайны, а также не доказал факт размещения ответчиком в сети Интернет чертежей, на которые обществом "НПЦ магнитной гидродинамики" были зарегистрированы исключительные права. В иске было отказано Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2017 № С01-922/2017 по делу № А33-28905/2016..

В данном деле истец требовал запретить ответчику распространение принадлежащей ему информации путем размещения ее в сети Интернет. Однако ему это не удалось, так как не было доказано, что истец совершил все необходимые действия для защиты своего нематериального актива.

Восстановление положения - это способ защиты права, который применяется, когда нарушенное право может быть восстановлено путем устранения последствий правонарушения. Э. Гаврилов отмечает, что запрет обязательно должен быть конкретным и относиться только к объекту спора и тем действиям, которые ответчик совершал в отношении этого объекта Гаврилов. Э.П. Судебные споры по вопросам интеллектуальной собственности. // Хозяйство и право. 2000. № 2. С. 57-63..

Возмещение убытков. Как известно, под убытками понимаются расходы, которые произведены лицом, права которого были нарушены, неполученные доходы, которые это лицо должно было получить, если бы право не было нарушено.

Особенностью отношений по поводу ноу-хау при осуществлении его защиты является то, что когда право нарушено, например, была создана партия незаконных изделий, то правообладателю никакой имущественный вред не причиняется. Возникают лишь убытки, которые выражаются в той прибыли, которую он бы мог получить при реализации изделий с использованием ноу-хау. Размер причинённых убытков и размер упущенной выгоды правообладатель должен доказать сам, что в отношении ноу-хау становится довольно проблематичным.

В связи с этим, в настоящее время, существует специальная норма для защиты интеллектуальной собственности, закрепленная в п. 3 ст. 1252 ГК РФ. В соответствии с данной нормой для отдельных видов интеллектуальной собственности правообладатель может «вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права».

Целью данной нормы является обеспечение более эффективной защиты исключительных прав в тех случаях, когда у правообладателя могут возникнуть сложности при определении точного размера неполученного дохода от нарушения права. В настоящее время в судебной практике при нарушении исключительных прав такой способ защиты, как взыскание компенсации, очень распространен. Размер компенсации, исходя из ст. 1301 ГК РФ, может определяться тремя способами:

В размере от 10 тыс. до 5 млн. рублей;

В двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

В двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Окончательный размер требуемой компенсации определяется судом (а. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Если рассмотреть ст. 1472 ГК РФ, где говорится о том, что лицо, которое неправомерно получило сведения о секрете производства и разгласило или использовало их - обязано сохранять конфиденциальность таких сведений в соответствии с п. 2 ст. 1486, п. 3 ст. 1469, п. 2 ст. 1470 ГК РФ, а в случае разглашения обязано возместить убытки, если иная ответственность не предусмотрена. Мы видим, что в данном случае законодателем не предоставлена возможность выбора способа восстановления нарушенного права. В данном случае нельзя выбрать взыскание компенсации вместо возмещения убытков.

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда рассмотрела гражданское дело по апелляционной жалобе на решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга по иску ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг» к Никитенко о взыскании убытков, причиненных разглашением секрета производства.

Иск мотивирован тем, что с 11 марта 2008 года Никитенко работал в ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг».

В силу должностного положения Никитенко стал известен секрет производства - разработки в области производства пароконденсатных систем, исключительное право на которое принадлежит истцу, в период исполнения трудовых функций, ответчик учредил ООО «АРМ Инжиниринг», на сайте которого разместил подробную информацию о продукте и предложил его к продаже, при этом сам продукт, реклама на него идентичны тому, исключительное право на который принадлежит истцу, таким образом, ответчик, имея допуск к секрету производства, воспользовался им в своих личных целях, чем и причинил истцу убытки.

В суде первой инстанции ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг» было отказано.

При подготовке дела к апелляционному рассмотрению было установлено, что в первой инстанции дело было рассмотрено в отсутствие истца ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг», который, не был извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. После чего судебная коллегия перешла к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца пояснила, что ответчиком, на принадлежащем ему сайте, был разглашен секрет производства - установки перекачки конденсата на электронасосах (CPU), редукционных станций (PRS), сепараторов пара (S7), деаэратора, коллектора пара в виде использования чертежей.

Также следует отметить, что согласно пояснениям представителя истца, секретные разработки производства - ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг» спорных агрегатов (установка перекачки конденсата на электронасосах (CPU), редукционные станции (PRS), сепараторы пара (S7), деаэратор, коллектор пара) в период с 2011 года по 2015 год по договорам передавались третьим лицам. При этом на переданных третьим лицам чертежах также отсутствуют гриф или отметки о том, что данные сведения составляют коммерческую тайну истца, что подтверждается представленными стороной истца в материалы дела заявлением ООО «СТОРГЕ МК» с копиями чертежей спорных агрегатов.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу о том, что суд первой инстанции правомерно исходил из того, что истцом доказательств, безусловно свидетельствующих о разглашении ответчиком сведений, относящихся к коммерческой тайне общества, в деле не имеется. Также, судебной коллегией установлен факт допущенных судом первой инстанции нарушений процессуального закона, на основании чего Решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга отменено, а по иску «Спиракс-Сарко Инжиниринг» к Никитенко о взыскании убытков, причиненных разглашением секрета производства, отказать Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.09.16 по делу № 33-17808/2016..

Вновь судебная практика складывается в пользу ответчика; в иске отказано, так как истец не ввел режим коммерческой тайны в отношении ноу-хау, без чего доказать факт использования конфиденциальной информации оказалось невозможным.

Возвращаясь к вопросу об определении убытков от незаконного посягательства на право лица, обладающего объектом интеллектуальной собственности, можно сказать, что это очень непростая задача, в особенности, если таким объектом является ноу-хау. Позицию законодателя по данному вопросу нельзя считать оптимальной. Мы считаем, что положение статьи 1472 ГК РФ необходимо дополнить, в частности, необходимо добавить возможность взыскания компенсации за нарушение интеллектуальных прав на ноу-хау. Несмотря на то, что п. 1 данной статьи и говорит о том, что помимо взыскания убытков могут быть применены и иные меры ответственности, предусмотренные законом или договором, на наш взгляд, данная возможность должна быть четко оговорена.

Природа выплаты компенсации отличается от природы возмещения убытков, и, по нашему мнению, была введена законодателем для того, чтобы правообладателю было легче доказать объем потерь, возникших из-за правонарушения. Таким образом, данная норма призвана обеспечить наиболее эффективную защиту исключительных прав в ситуации, когда правообладатель затрудняется точно определить убытки или неполученную выгоду.

Как уже отмечалось, в ст. 1301 ГК РФ «Ответственность за нарушение исключительного права на произведение» написано, во-первых, что обладатель исключительного права может требовать, по своему усмотрению, либо возмещения убытков за нарушение права, либо компенсации, во-вторых, ранжирование компенсации, которая может быть выплачена. Внесение подобных дополнений в ст. 1472 ГК РФ, на наш взгляд, может упрочить положение правообладателя ноу-хау.

Предлагается внести в ст. 1472 ГК РФ следующие изменения:

п. 1 дополнить фразой: «по выбору правообладателя, либо возместить убытки, либо компенсировать их»;

а. 2 п. 1 дополнить следующей формулировкой: «Правообладатель исключительного права на секрет производства может требовать от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования ноу-хау, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование ноу-хау тем способом, который использовал нарушитель.»

После внесенных дополнений ст. 1472 ГК РФ будет выглядеть так:

«1. Нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии с пунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса, обязано, по выбору правообладателя, либо возместить убытки, либо компенсировать их, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

Правообладатель исключительного права на секрет производства может требовать от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования ноу-хау, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование ноу-хау тем способом, который использовал нарушитель.»

2. Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.»

Нельзя обойти вниманием и п. 2 ст. 1472 ГК РФ. В нем от ответственности за незаконное использование ноу-хау освобождаются лица, которые не знали и не должны были знать о том, что они совершают незаконные действия, так как они получили доступ к объекту случайно или по ошибке. При этом критериев или ссылок, на что можно опереться при определении того, что означают понятия: «не знали и не должны были знать», «случайно или по ошибке» - нет. Мы считаем, что это еще одно слабое место в отечественном регулировании права на секрет производства.

Гражданским кодексом предусмотрены и иные гражданско-правовые способы защиты интеллектуальной собственности.

Например, если производилась перевозка материальных носителей, на которых был результат интеллектуальной деятельности и это привело к нарушению исключительного права, то суд может принять решение о том, что такие носители являются контрафактными и подлежат изъятию из оборота и уничтожению без выплаты компенсации, если иное не предусмотрена ГК РФ.

В 2015 году рассматривалась дело, где немецкая пивоваренная компания Paulaner Brauerei GmbH & Co KG (истец) требовала запретить ответчику ООО "Ватергрупп" использовать спорный товарный знак и уничтожить всю продукцию, которую последний успел произвести.

Истец настаивал на том, чтобы из оборота были изъяты и уничтожены 21120 бутылок и 9072 банки, содержащих товарный знак компании "Пауланер Брауерай ГмБХ Ко. КГ" и на взыскании компенсации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2015 требования компании "Пауланер Брауерай ГмБХ Ко. КГ" удовлетворены.

В обоснование кассационной жалобы общество "Ватергрупп" указало, что спорный товар не подлежит изъятию и уничтожению, поскольку товар не вводился в гражданский оборот и нарушение исключительного права отсутствует.

В уведомлениях таможенного органа о ввозе указано, что декларантом товара, содержащего спорный товарный знак, является ответчик. Однако, при проведении в суде документального контроля таможенным органом были обнаружены признаки нарушения исключительного права истца на товарный знак. Выпуск товаров, декларируемых ответчиком, был приостановлен.

Требование истца удовлетворено, поскольку разрешение на использование спорного товарного знака на территории РФ ответчику истцом не предоставлялось Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2015 № С01-111/2015 по делу № А40-135472/2014..

В данном деле истец настаивал на том, чтобы за счет ответчика из оборота был выведен и уничтожен товар, на котором был товарный знак истца. Иск был удовлетворен, и, по-нашему мнению, абсолютно правомерно.

Если возникла ситуация, при которой нарушитель создал оборудование, предназначенное для посягательства на результаты интеллектуальной собственности, то по решению суда -- это оборудование будет подлежать изъятию и уничтожению за счет нарушителя или станет доходом Российской Федерации.

При изучении судебной практики по вопросу защиты прав на ноу-хау было выявлено, что довольно часто при рассмотрении подобных споров суд исходит из формального признака, то есть из того соблюдены ли все требования по засекречиванию информации Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5.05. 2014 г. № С01-331/2014 по делу А40-41976/2013..

Рассмотрим административные способы защиты интеллектуальных прав, которые осуществляются в соответствии с КоАП РФ.

Привлечение к административной ответственности за нарушение интеллектуальных прав осуществляется по двум направлениям:

за нарушение упомянутых прав;

за недобросовестную конкуренцию.

Административная ответственность за нарушение интеллектуальных прав предусмотрена ст. 7.12. КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» и ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака». Также может быть применена ст. 13.12 КоАП РФ, которая влечет наложение штрафа за нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление деятельности в области защиты информации.

Административная ответственность за недобросовестную конкуренцию предусмотрена ч. 2 ст. 14.24 КоАП. Из текста статьи становится понятно, что в случае нарушение прав на ноу-хау правообладатель сможет обратиться за защитой только в антимонопольный орган, органы внутренних дел не уполномочены рассматривать подобные случаи. Такую ситуацию нельзя назвать удовлетворительной, поскольку административный порядок используется именно для фиксации правонарушений, что в случае с ноу-хау особенно сложно реализуемо.

Если рассматривать уголовное законодательство, то можно найти норму, которая может быть использована в случае неправомерного получения или разглашения коммерческой тайны.

Согласно ст. 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» следующие действия могут быть квалифицированы как нарушения коммерческой тайны:

собирание сведений о коммерческой тайне;

незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну;

использование таких сведений.

Можно сделать вывод, что поскольку незаконное использование ноу-хау считается незаконным использованием коммерческой тайны, то меры, перечисленные в ст. 183 УК РФ, могут быть применены и в случае нарушения исключительного права на ноу-хау.

Таким образом, проанализировав способы защиты и меры ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной собственности, можно сделать вывод, что способы защиты прав на ноу-хау, в отличие от способов защиты иных объектов интеллектуальной собственности, существенно ограничены, в частности, для защиты ноу-хау нет статей в КоАП РФ, а в УК РФ есть статья, которую, проанализировав, мы сможем применить. Это может быть связано с тем, что факт того, что информация в режиме конфиденциальности была использована, может быть выявлен только при помощи незапланированной проверки, которая проводится административными и правоохранительными органами. В противном случае, практически всегда у правонарушителя есть возможность скрыть доказательства неправомерного использования ноу-хау.



3. Передача исключительного права на ноу-хау третьим лицам

3.1 Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства

Несмотря на всю сложность при определении данного нематериального объекта и необходимость мер, которые направлены на сохранение его конфиденциальности, существуют несколько распространенных способов, с помощью которых может осуществляться передача ноу-хау, или его часть, по договору.

Согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ “правообладатель может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности…любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе и путем его отчуждения по договору другому лицу”.

Среди самых распространенных способов передачи ноу-хау выделяют:

договор об отчуждении исключительного права на ноу-хау;

лицензионный договор о предоставлении права на использование ноу-хау;

смешанные патентные лицензии;

договор коммерческой концессии;

договор купли-продажи;

договор на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Ситдиков Р.Б. Правовая охрана ноу-хау в России: монография. М.: Статут, 2017. С. 96..

В данной части работы мы рассмотрим первый способ распоряжения исключительным правом из приведенного списка.

При составлении договора об отчуждении исключительного права на ноу-хау возникает ряд тонкостей, которые мешают эффективной работе с данным институтом. Это происходит из-за специфики объектов, с которыми производится работа.

Принятие главы четвертой ГК РФ во многом упростило работу с результатами интеллектуальной собственности. Однако, существуют еще много пробелов, связанных с регулированием объектов части IV ГК РФ, вследствие чего, довольно часто, применению подлежат общие нормы. Это, в свою очередь увеличивает количество исков.

В главе 75 ГК РФ прописаны два возможных способа распоряжения исключительным правом на секрет производства, а именно: договор об отчуждении исключительного права (ст. 1468 ГК) и лицензионный договор (ст. 1469 ГК).

Основным различием между двумя вышеуказанными договорами является то, что в лицензионном договоре заранее оговаривается объем передаваемых лицензиату прав, а в договоре об отчуждении права передаются в полном объеме.

Отчуждение исключительного права на ноу-хау является одной из форм распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности.

Данный договор подразумевает, что одна сторона передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности другой стороне в полном объеме. Он может быть, как консенсуальным, так и реальным, поскольку п. 4 ст. 1234 ГК прямо указывает, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности переходит от правообладателя к покупателю в момент заключения договора, если иное не предусмотрено соглашением.

К элементам договора относятся его стороны, предмет, цена (для возмездного договора), срок, форма и содержание. Сторонами договора об отчуждении исключительного права на секрет производства являются правообладатель и приобретатель. Государственной регистрации он не подлежит, а п. 2 ст. 1234 ГК РФ прямо указывает на то, что договор должен быть заключен в письменной форме. Городов О.А. Особенности распоряжения исключительным правом на секрет производства по российскому законодательству. материалы науч. конф. М.: РАНХиГС при Президенте РФ. // Юридический факультет им. М.М. Сперанского, Юстицинформ, 2015. С. 105.

Одним из основополагающих условий, при которых секрет производства сохраняет свою коммерческую ценность, является его неизвестность третьим лицам.

Когда происходит полное отчуждение прав на ноу-хау, на лицо, распорядившееся своим правом, в силу указания, содержащегося в п. 2 ст. 1468 ГК РФ, накладывается обязанность сохранения его в секрете. Ответственность за неисполнение данной обязанности указана в ст. 1472 ГК РФ.

К данному виду договора применим п. 5 ст. 1234 ГК РФ, в котором говорится о возможности правообладателя расторгнуть договор, в случае если имело место быть существенное нарушение приобретателем обязанности выплатить вознаграждение. Тогда, прежний правообладатель вправе через суд требовать перевода на себя исключительных прав приобретателя, также как возмещения убытков, в случае, если исключительное право перешло к правообладателю. Кроме того, в рассматриваемой ситуации приобретатель вправе выплатить вознаграждение даже после получения от правообладателя уведомления об отказе от договора (а. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ).

С подобным сталкиваются не только при заключении договора об отчуждении исключительного права, но и при заключении лицензионного договора, предметом в котором выступает результат интеллектуальной деятельности.

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 № С01-1361/2014 по делу № А56-75812/2013, рассмотрен случай незаконной передачи ответчиком исходных кодов программы для ЭВМ и информации о наименовании и функциональном предназначении исходных кодов третьему лицу.

Истец ООО «Кристал Реалити» обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ООО «Спб Софтваре Консалтинг» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав по лицензионному договору.

По мнению ответчика, вывод судов о распространении им программы для ЭВМ «Mobile Media Player for Symbian v.3» в нарушение условий лицензионного соглашения не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В обоснование своих возражений истец указал, что судами в рамках дела № А56-54588/2011 были установлены факты нарушения авторских прав истца, а именно бездоговорное использование объекта авторского права, что то есть передача исходных кодов программ для ЭВМ, в связи с чем суды признали законным расторжение обществом «Кристал Реалити» лицензионного соглашения в одностороннем порядке.

В лицензионном договоре не была предусмотрена возможность передачи ответчиком другим лицам исходных кодов программы для ЭВМ, следовательно, ответчик вышел за рамки, установленные договором и нарушил исключительные права истца Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2015 № С01-1361/2014 по делу № А56-75812/2013..

Риск разглашения конфиденциальной информации третьим лицам при заключении договора о передаче секрета производства есть всегда, однако, важно, чтобы стороны четко прописали этот вопрос в договоре, а в случае его нарушения, виновное лицо понесло ответственность и возместило ущерб.

Можно выделить несколько условий, которые должны соблюдаться при заключении такого вида соглашений, в то время как отсутствие этих условий влечет за собой их недействительность или незаключенность.

Во-первых, заключение договора подразумевает, что правообладатель передает покупателю исключительное право на секрет производства в полном объеме. Это и передача всех правомочий, входящих в исключительное право правообладателя согласно ст. 1466 ГК РФ, и отчуждение всей информации, которая составляет ноу-хау. Если данное условие не соблюдено, то будет применима норма ст. 168 ГК РФ, согласно которой, сделка будет признана оспоримой.

Когда между правообладателем и покупателем был заключен договор об отчуждении исключительного права на секрет производства, однако в договоре не был зафиксирован объем передаваемых прав, по логике ст. 1233, ст. 1468 и ст. 1469 ГК РФ такой договор переквалифицируется в лицензионный.

Примером по вышеуказанному выводу может быть дело № 2-4183/2016, в котором между истцом и ответчиком был заключен договор коммерческой концессии; ответчик обязался предоставить истцу на указанный в договоре срок право использовать в предпринимательской деятельности истца комплекс принадлежащих ответчику исключительных прав, в том числе: бренд бук, логотипы, фирменный стиль и исходники, секрет производства (ноу-хау), также обязался обучить его технологии взаимодействия с клиентами.

Истец полагал, что впоследствии ему будут переданы права на товарный знак или знак обслуживания, однако, передача совершена не была, поскольку данный товарный знак не был зарегистрирован. Тогда, истец подал иск о том, что эта сделка недействительна вследствие того, что она не была зарегистрирована.

Суд указал, что, во-первых, эта сделка не может быть коммерческой концессией, потому что ее обязательным условием является передача товарного знака; во-вторых, суд пришел к выводу, что переданная истцу информация является ноу-хау (секретом производства), так как обладает всеми необходимыми признаками установленными гражданским законодательством; в-третьих, в данном договоре было указано каким способом и в каком объеме истец может использовать комплекс передаваемых ему исключительных прав, следовательно - между сторонами был заключен лицензионный договор на передачу ноу-хау. Поскольку, секрет производства, также, как и договор по его передаче регистрации не подлежит - суд в иске отказал Решение Волгодонского районного суда от 08.08.16 по делу № 2-4183/2016..

Как мы видим, между истцом и ответчиком был заключен не договор об отчуждении исключительного права, а договор коммерческой концессии. Суд, исходя из сведений, предоставленных ему сторонами, пришел к выводу о том, что договор необходимо переквалифицировать из коммерческой концессии в лицензионный договор, так как отсутствовало обязательное условие о передаче товарного знака. Подобное может произойти и с договором об отчуждении исключительного права на ноу-хау.

Во-вторых, существенным условием в возмездном договоре является положение о вознаграждении за передачу прав на ноу-хау. Из п. 3 ст. 1234 ГК РФ следует вывод о том, что договор может быть, как оплачиваемым, так и безвозмездным. Если соглашением установлено, что данное отчуждение производится за вознаграждение, то тогда существенными условиями становятся условие о размере вознаграждения или порядок его определения. Тогда, если в возмездном договоре об отчуждении исключительного права отсутствует условие о вознаграждении, это влечет за собой признание договора незаключенным, что создает серьезную проблему в части правового регулирования отношений, складывающихся между сторонами в договоре о передаче ноу-хау.

За время, пока сторонам (стороне) не известно, что между ними действует незаключенный договор, сторона-приобретатель имеет возможность изучить все сведения о секрете производства, необходимые ей для дальнейшего применения ноу-хау в коммерческом обороте. Поскольку договор не заключен, то приобретатель имеет возможность не только ознакомиться с секретной информацией, но после этого и не выплачивать правообладателю вознаграждение.

Абзац 3 п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» мы можем увидеть следующее: “…к ответственности за нарушение исключительного права на секрет производства может быть привлечено любое лицо, разгласившее сведения, составляющие секрет производства (или допустившее иные нарушения исключительного права), в том числе публично-правовое образование…”.

Пункт 57 вышеуказанного Постановления, разъясняет статью 1472 ГК РФ, в которой перечислены лица и ответственность, которая за ними последует за разглашение секрета производства. Но в ней нет указания на лицо (приобретателя), которое правомерно получило доступ к информации по договору об ее отчуждении и его ответственность за разглашение конфиденциальных сведений. Исходя из логики законодателя, под определение «любое лицо» мы можем отнести и приобретателя ноу-хау, получившего доступ к информации на законных основаниях.

В-третьих, в договоре об отчуждении исключительного права следует уделить внимание определению предмета договора, поскольку он конфиденциален Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 786..

Проблема при последующем определении предмета договора проиллюстрирована в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2015 № С01-14/2015 по делу № А40-179244/2013.

ООО "Научно-производственное объединение «Сатурн» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Федеральному агентству по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (ФАПРИД) о признании незаключенным лицензионного договора. В лицензионном договоре отсутствовало указание на конкретные объекты - результаты интеллектуальной деятельности, права на которые передавались, что не позволяло определить предмет договора.

Решением Арбитражного суда города Москвы в удовлетворении первоначального иска отказано.

Суды установили, что спорный договор содержит все необходимые условия, предусмотренные статьей 1235 ГК РФ. Несмотря на то, что технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе выполнения опытно-конструкторских работ, не входят в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, суды пришли к выводу, что результаты интеллектуальной деятельности, являющейся предметом лицензионного соглашения, вполне поглощаются такими понятиями, как секреты производства (ноу-хау).

Применив положения статьи 421 ГК РФ о свободе договора, суды пришли к выводу о том, что исковые требования общества о признании лицензионного договора незаключенным удовлетворению не подлежат. Доводы кассационной жалобы о том, что существенные условия лицензионного договора не соответствуют обязательным требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1235 ГК РФ, в ходе рассмотрения кассационной жалобы не нашли своего подтверждения Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2015 № С01-14/2015 по делу № А40-179244/2013..

Из приведенного дела можно сделать вывод о том, что необходимо до мелочей прописывать все аспекты, связанные с предметом такого вида договоров.

Ноу-хау действует, пока сохраняется его конфиденциальность, недоступность третьим лицам. Когда между сторонами заключается договор об отчуждении исключительного права, происходит неизбежное раскрытие сведений контрагенту, и, если в договоре нет указания о выплате вознаграждения правообладателю, то договор считается незаключенным. Примером может послужить Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 № С01-1182/2016 по делу № А65-2227/2016.

Как установлено судами, между обществом «Агентство креативных решений» (лицензиар) и обществом «МИРМЕКС» (лицензиат) был заключен лицензионный договор о передаче секрета производства (ноу-хау) для извлечения лицензиатом прибыли от оформления виз, бронирования авиабилетов и отелей, страхования туристов.

Во исполнение условий договора лицензиат оплатил лицензиару часть первого паушального взноса. Между тем, в последующем общество лицензиат посчитал, что указанный договор является ничтожной сделкой, поскольку подлежит государственной регистрации, в связи с тем, что спорный договор, по мнению истца, является договором коммерческой концессии.

Считая спорный договор незаключенным, истец обратился к ответчику с письменным требованием о возврате перечисленного им первого паушального взноса, однако, в указанном требовании истцу было отказано.

Суд первой инстанции, отказывая обществу «МИРМЕКС» в удовлетворении исковых требований, пришёл к выводу, что спорный договор был заключен между истцом и ответчиком, поскольку его стороны согласовали все его существенные условия, которые регулируется положениями главы 69 и 75 ГК РФ о лицензионном договоре, а государственная регистрация такого договора не предусмотрена, то оснований для его признания незаключенным не имеется. Суд также посчитал, что стороны приступили к его исполнению.

Суд апелляционной инстанции, указанные выводы поддержал, оставив решение в силе, указав на правомерность вывода суда первой инстанции о том, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты своих прав.

Суд по интеллектуальным правам исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, не нашел оснований для отмены решения апелляционной инстанции Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2017 № С01-1182/2016 по делу № А65-2227/2016..

В приведенном деле не было спора о том, указано ли в договоре вознаграждение правообладателю. Однако ответчик, после того как выплатил первый платеж по договору, попытался признать его незаключенным, ссылаясь на отсутствие регистрации и несогласованность основных условий. В случае признания договора незаключенным, истец мог оказаться в очень невыгодном положении, ввиду того, что информация, составляющая ноу-хау уже разглашена контрагенту.

В продолжение данной темы, п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 165 от 24.02.14 говорит о том, что если в ходе переговоров сторона заявила о возмездности договора или необходимости согласовать цену, то такое условие становится существенным для договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). В таком случае договор не будет считаться заключенным до тех пор, пока условие о возмездности не будет согласовано, или сторона, которая высказалась о возмездности договора не согласится данное условие исключить.

Если говорить о признании договора об отчуждении ноу-хау незаключенным, возврат неосновательного обогащения или возмещение ущерба, не в полной мере охватывают интересы правообладателя, ввиду особого характера передаваемого объекта Дашян М. Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд. М.: Litres., 2017. С. 254.. Из чего вытекает необходимость в создании иных правовых механизмов защиты прав правообладателя, нежели предусмотренные законодателем в настоящий момент.

Для урегулирования данного вопроса мы предлагаем законодательно закрепить норму, обязывающую стороны, заключившие между собой возмездный договор об отчуждении секрета производства, и не уточнившие в нем вознаграждение правообладателя, конкретизировать данное положение в дополнительном соглашении к договору.

В действующем законодательстве вопрос об отсутствии цены в возмездном договоре об отчуждении исключительного права регулирует а. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 648.. Данное положение относится и к аналогичным вопросам в договоре об отчуждении ноу-хау.

На наш взгляд, указанная норма является достаточно строгой. Проблема при ее применении прослеживается достаточно легко.

Абзац 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ гласит: “При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются”.

С одной стороны, п. 3 ст. 424 ГК РФ мог бы быть «спасательным кругом» для договоров, которые в силу отсутствия в них условия о цене, признаны незаключенными.

Однако, при детальном рассмотрении этой нормы, мы видим, что в ней указывается способ, который при работе с результатами интеллектуальной деятельности не совсем корректен. Исходя из нее, должна быть определена та цена, “которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги”. К ноу-хау данное определение не может быть применено в силу отсутствия аналогии на секрет. Несмотря на то, что его создание является продуктом восприятия и переработки правообладателем существующей информации, ценность представляет несуществующее ранее решение. Из чего вытекает, что необходима норма, конкретно обращенная к результатам интеллектуальной деятельности, и в частности, к секрету производства.

Мы предлагаем в а. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ дополнить первое предложение словами: «…стороны должны заключить дополнительное соглашение, в котором условие о вознаграждении будет определено», и убрать из него положение о том, что договор будет считаться незаключенным.

Так, в нашей редакции новый п. 3 ст. 1234 ГК РФ будет выглядеть таким образом:

«По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения, стороны должны заключить дополнительное соглашение, в котором условие о вознаграждении будет определено. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме».

Данная норма могла бы укрепить положение правообладателя ноу-хау, снизить количество подаваемых судебных исков, количество незаключенных договоров, чем поддержала бы гражданский оборот.

В заключение хочется отметить, что законодательство на сегодняшний день не в полной мере отражает и способствует разрешению возникающих проблем. Для того, чтобы уменьшить возможное количество споров по данному вопросу, нами была предложена новая редакция статьи 1234 ГК РФ, в которой указано, что «…стороны должны заключить дополнительное соглашение, в котором условие о вознаграждении будет определено». По нашему мнению, данное положение может укрепить гражданский оборот, а также привлечет интерес к институту отчуждения исключительных прав, так как права правообладателей были бы в большей мере защищены.

3.2 Лицензионный договор о предоставлении права на использование ноу-хау

Еще одним способом передать право на секрет производства является лицензионный договор.

Положения о лицензионном договоре как правовой форме введения прав на результат интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот содержатся в ст. 1235-1238 ГК РФ.

В предыдущей части работы мы рассматривали отчуждение прав на ноу-хау как способ передачи данного объекта. Хочется отметить, что такое четкое разделение данных договоров существует преимущественно в России. За рубежом оно отсутствует и часто считается, что договор о передаче ноу-хау схож с договором купли-продажи Ситдиков Р.Б. Правовая охрана ноу-хау в России. М.: Статут, 2017. С. 57..

Если рассматривать лицензионный договор с точки зрения объема прав, то он может быть исключительным и неисключительным. Исключительность лицензионного договора означает, что лицензиату предоставляется право выдавать лицензии на данный объект третьим лицам, а неисключительный вид, соответственно, такую возможность не предоставляет. Он может быть и консенсуальным, и реальным, но на практике он всегда является консенсуальным, то есть передача конфиденциальной информации происходит после заключения договора.

Обязательной для внесения в договор является информация о предмете договора и о способах ее использования. Следует обратить внимание на то, что лицензиат может использовать ноу-хау только в том порядке и теми способами, которые четко прописаны в тексте договора. Если какое-то право четко не указано в договоре, то им лицензиат воспользоваться не сможет Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.12.2016 № С01-633/2016 по делу № А60-39605/2015..

Судом в деле по иску г-на Москвитина М.А. к ООО «Эффективный Ритейл» была рассмотрена похожая ситуация. Истец намеревался заключить лицензионный договор с фирмой, продающей украшения. Когда договор уже был подписан сторонами, а паушальный взнос выплачен - истец решил отказаться от сделки и начал требовать деньги обратно, обосновывая это тем, что территория, на которой договором разрешено ведение бизнеса, не верна. Это было бы весомым доводом в пользу истца, если бы не было выяснено, что он ни разу на протяжении времени, когда велась подготовка к производству, не просил изменить ошибку, не говорил о ее наличие. Ответчик в суде заявил, что как только ему бы поступил такая информация, он бы незамедлительно исправил текст проекта договора.

Рассмотрев материалы дела были сделаны следующие выводы.

Во-первых, судом было усмотрено четкое намерение сторон о заключении договора, что подтверждается их действиями, интернет-перепиской. Во-вторых, поскольку на протяжении всего времени, пока стороны пытались заключить договор, истец ни раз не указал на то, что территория в договоре не верна, а если бы указал - она была бы исправлена - он пытается утаить реальную причину, по которой он хочет разорвать сделку и забрать паушальный взнос. В-третьих, паушальный взнос, как было указано в проекте лицензионного договора, не возвращается в случае, если отказ от договора будет по вине лицензиата - что и произошло. В возврате денег было отказано Решение Советского районного суда г. Казани от 09.08.17 по делу № 2-4070/2017..

...