Правовое регулирование названий музыкальных групп

В рассматриваемом случае Палата по патентным спорам пришла к выводам о том, что у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность, популярность песен не доказывает восприятие потребителем обозначения «Bad boys blue» в качестве указания на место нахождения группы, различные бывшие участники после распада группы выступали в разных местах, в виду чего невозможно установить, относительно какой конкретно страны потребители могут быть введены в заблуждение. В удовлетворении возражения было отказано, мнение Палаты по патентным спорам относительно данного вопроса неоднократно поддерживалось Судом по интеллектуальным правам См. Решение Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2015 по делу № СИП-325/2015, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2015 № С01-1017/2015 по делу № СИП-325/2015..

Заявитель возражения также ссылался на статью 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. От 02.10.1979)., которая посвящена пресечению недобросовестной конкуренции, и на положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности касательно возможности использования названия в случае, если права на него возникли до регистрации товарного знака (п. 1 ст. 16 ТРИПС) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005)., однако, к сожалению, эти доводы не были предметом оценки ни Палаты по патентным спорам, ни Суда по интеллектуальным правам в виду отсутствия заинтересованности заявителя в обжаловании регистрации товарного знака по перечисленным основаниям.

Представляется, что данные доводы могут быть использованы для защиты интересов участников группы в случае регистрации их названия в качестве товарного знака третьим лицом, не имеющим связи с группой. Однако необходимо учитывать, что вышеуказанные основания оспаривания имеют значение в случае, если группа имеет определенное признание, и вряд ли могут быть использованы в случае невысокой степени известности группы на мировом уровне или на уровне определенной страны/территории, поскольку для признания злоупотребления правом при регистрации товарного знака необходимо, чтобы заявитель знал, что заявленное обозначение используется другим лицом, а для введения в заблуждение потребителей необходимо, чтобы потребители были достаточно знакомы с продукцией и услугами музыкальной группы.

В качестве преимуществ осуществления регистрации названия группы в качестве товарного знака можно отметить следующие:

приобретение исключительного права, что означает наличие возможности препятствовать использованию обозначения третьими лицами и предъявлять исковые требования о нарушении исключительного права;

в течение срока действия исключительного права на товарный знак другие группы не смогут вести аналогичную деятельность, используя такое же или схожее до степени смешения название;

Возможность передать право использования по лицензионному договору (данный аспект может быть важным, например, в случае принадлежности исключительного права одному лицу и желания использовать название другими участниками);

Возможность ведения борьбы с контрафактом («пиратскими» записями, CD-дисками и так далее).

Также Мадридское соглашение Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891). при определенных условиях позволяет подать заявку на регистрацию в странах-участницах союза с датой приоритета первоначальной заявки в стране происхождения, что является удобным для пресечения нарушений в других юрисдикциях в случае приобретения группой внезапной популярности не только в пределах одной страны.

Таким образом, регистрация названия музыкальной группы в качестве товарного знака является наиболее часто используемым способом приобретения названием охраны с правовой точки зрения. Однако зачастую в силу ряда факторов при приобретении исключительного права на товарный знак не учитываются интересы всех участников музыкального коллектива, а также возникает ряд других практических проблем (в частности проблем, возникающих в связи с наличием абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака), которые являются предметом отдельного рассмотрения в главе 3 настоящей работы.

Аспектом, заслуживающим упоминания, являются функции, которые призван выполнять товарный знак. Дискуссии о функциях товарного знака ведутся до сих пор, однако в качестве основных можно выделить индивидуализирующую, информационную, рекламную функции, а также функцию гарантии качества. В частности, об индивидуализирующей функции товарного знака прямо говорится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»..

В связи с этим необходимо отметить, что название музыкальной группы фактически выполняет те же функции, для которых предназначен товарный знак. Во-первых, название призвано индивидуализировать саму группу, а также товары и услуги, производимые и оказываемые ей. Во-вторых, информационная функция названия коллектива проявляется в доведении до сведения потребителей различного рода информации о том, кто является автором и исполнителем песен, чьи альбомы они покупают, на чей концерт они приобретают билеты и так далее в целях предупреждения введения в заблуждение. Иными словами, как информационная функция товарного знака обеспечивает «ретрансляцию потребителям информации о товаре (услуге)» Право интеллектуальной собственности: учебник / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь, В.А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. Т. 3: Средства индивидуализации. 432 с., так и название группы необходимо для «сообщения» потребителям сведений о деятельности группы. В-третьих, название группы имеет значение для успешной реализации её товаров и услуг, а также для продвижения группы на музыкальном рынке, что означает выполнение названием коллектива рекламной функции. Так, потребители с большей степени вероятности приобретут билеты на концерт всемирно известной группы, нежели чем на концерт группы, известной в пределах одного города. Наконец, функция гарантии качества, которую выполняет товарный знак, «связана с гарантией тех свойств и признаков, которыми должен обладать товар» Рахматулина Р.Ш. Свобода договора и ее ограничение в лицензионных соглашениях с участием предпринимателей // Юрист. 2016. № 15. С. 19.. Можно утверждать, что название музыкальной группы выполняет аналогичную гарантийную функцию - в общем смысле это означает, что потребители, приобретая новый альбом с записями песен известной им группы, будут иметь все основания предполагать, в каком жанре исполнены песни на приобретенном альбоме, какие музыканты записали данный альбом, а также какого качества будет альбом с музыкальной точки зрения.

В связи с особенностями, присущими сфере музыкального творчества, не всегда возможно осуществить регистрацию названия группы в качестве товарного знака, а также надлежащим образом защищать свои права, вытекающие из факта использования названия группы, ставшего в определенной степени известным. На основании того, что функции, которые выполняет название музыкальной группы, аналогичны функциям товарного знака, предлагается в зависимости от степени популярности группы среди потребителей и территории использования автоматически приравнивать название музыкального коллектива к товарному знаку без необходимости осуществления государственной регистрации. Примером подобного подхода являются страны англо-саксонской правовой системы, в которых возможна защита незарегистрированного обозначения. Данные аспекты правового регулирования будут рассмотрены далее в главе 2 настоящего исследования.

1.3 Иные способы охраны названий музыкальных групп

Использование названия музыкальной группы в доменном имени

В широком смысле доменное имя можно обозначить как совокупность символов, используемую для адресации в сети Интернет. Вопрос правовой природы доменного имени имеет самостоятельное значение и теоретических споров касательно данного вопроса не становится меньше, однако исследование данной темы выходит за рамки настоящей работы, в связи с чем автор предлагает ограничиться практической стороной рассматриваемого явления, а именно возможностью использования названия группы в доменном имени и потенциальной защиты прав на него. Несмотря на то, что на текущий момент доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности, нельзя отрицать тот факт, что оно обладает высокой коммерческой ценностью. Так, коллектив может зарегистрировать свое название в качестве доменного имени для официального сайта.

Примерами такого случая являются официальные сайты группы Звери (https://zve.ru/), группы Сплин (https://splean.ru/), группы Metallica (https://www.metallica.com/).

Однако необходимо отметить, что регистрация названия в качестве доменного имени выполняет только функцию доказательства существования группы и осуществления ей деятельности, а также коммерческую функцию (в силу того, что приобретение доменного имени, в котором содержится известное слово или словосочетание, может стоить очень дорого, некоторые лица пользуются популярностью группы для приобретения коммерческой выгоды). Название группы, содержащееся в составе доменного имени, не приобретает охраноспособность с точки зрения законодательства об интеллектуальной собственности.

В случае приобретения исполнителем или группой высокой степени узнаваемости и популярности существует недобросовестная практика регистрации доменных имен другими лицами, не имеющими связи с таким исполнителем или группой и желающими воспользоваться узнаваемостью их названия. С целью пресечения подобных действий лица, имеющие законный интерес в приобретении прав на соответствующее доменное имя, имеют возможностью воспользоваться процедурой разрешения споров, предусмотренной Единой политикой разрешения споров о доменных именах (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, далее - UDRP), разработанной ВОИС и принятой ICANN.

Такие споры уже имели место быть. В частности, американская певица Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джерманотта), инициировавшая процедуру разрешения спора, предусмотренную UDRP, получила права на доменное имя ladygaga.mobi, ранее использовавшееся другим лицом, поскольку указанное доменное имя сходно до степени смешения с товарным знаком «LADY GAGA», правообладателем которого является певица Stefani Germanotta and Ate My Heart Inc. v. Nancy Faralisz, The Michigan Initiative LLC Case No. D2016-0298.. Аналогичное решение было принято о передаче прав на доменное имя wizkhalifa.biz певцу Уиз Халифа, несмотря на отсутствие зарегистрированного товарного знака Cameron Thomaz p/k/a Wiz Khalifa and Wiz Khalifa Trademark, LLC v. Anthony Lynch and Anthony ceo Case No. D2015-0166.. В обоих случаях регистрация и использование доменных имен ответчиками были признаны недобросовестными действиями.

Таким образом, регистрация названия группы в качестве доменного имени не является способом защиты названия от недобросовестного использования третьими лицами. Однако существование доменного имени с названием группы в составе, принадлежащего участникам группы, является дополнительным доказательством существования группы и приобретения ею известности, а также повышает степень узнаваемости обозначения, использованного в доменном имени, что имеет важное значение для оспаривания регистрации товарных знаков и для охраны незарегистрированных обозначений, используемых в качестве товарных знаков, в странах англо-саксонской правовой системы.

Псевдоним

По общему правилу псевдоним используется для обозначения физического лица, одного исполнителя (например, Глюкоза, Гуф, Дима Билан, Витас, Елка, Рома Зверь). Центральным вопросом в разрезе названий музыкальных групп является возможность существования псевдонима для коллектива.

На основании пункта 1 статьи 19 ГК РФ гражданин для осуществления своих прав и обязанностей может использовать псевдоним, под которым понимается вымышленное имя. На основании этого можно сделать вывод, что с большей степенью вероятности псевдоним может быть использован только для индивидуального исполнителя.

Однако интересное положение содержится в п. 1 ст. 1315 ГК РФ, в соответствии с которым под правом на имя исполнителя понимается, в том числе, право на указание своего имени или псевдонима, а в случае совместного исполнения - «право на указание наименования коллектива исполнителей» Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.. Таким образом, для целей регулирования вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, наименование коллектива исполнителей теоретически может быть приравнено к псевдониму физического лица. Данного мнения придерживаются, в частности, Ю.С. Харитонова Харитонова Ю.С. Правовые вопросы использования псевдонима как средства идентификации гражданина // Юрист. 2017. № 2. С. 41-46. и О.А. Рузакова, говоря о возможности рассмотрения названия коллектива исполнителей в качестве псевдонима, поскольку коллектив исполнителей является самостоятельным субъектом (правда, непонятно, каким именно, поскольку далее О.А. Рузакова также говорит о том, что коллектив исполнителей не является субъектом гражданских правоотношений, ими являются физические лица, входящие в данный коллектив) Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный комментарий к главам 69-71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин, М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2014. 510 с..

Необходимо отметить, что право на указание названия музыкальной группы входит в состав права на имя исполнителя в случае осуществления исполнения совместно с другими участниками группы. В связи с этим можно сделать вывод, что данное право приобретает иное значение, нежели чем псевдоним в смысле статьи 19 ГК РФ, в связи с чем в полной мере нельзя говорить о существовании коллективного псевдонима как вымышленного имени для осуществления гражданских прав и обязанностей.

Можно согласиться с мнением М. А. Рожковой, которая указывает, что «право на наименование группы лиц не подпадает под категорию права на псевдоним - в ст. 19 ГК РФ речь идет об идентификации с помощью псевдонима именно гражданина, а не объединений граждан (в том числе творческих объединений)» Рожкова М.А. Использование имени и псевдонима, в том числе в качестве товарного знака // Хозяйство и право. 2017. № 8. С. 29..

Существует Международный стандартный идентификатор имен и псевдонимов (ISNI) International Standard Name Identifier (ISO 27729) [Электронный ресурс] // ISNI, 2020. URL: https://isni.ru/about/ (дата обращения 25.02.2020)., на сайте в сети Интернет которого отмечается, что псевдоним регистрируется вместе с именем и отдельная регистрация только псевдонима невозможна, что подтверждает связь псевдонима только с конкретным физическим лицом и маловероятность рассмотрения названия музыкальной группы в качестве псевдонима в смысле статьи 19 ГК РФ.

Несмотря на это, распространенной практикой является ситуации, когда участники коллектива разрабатывают так называемый коллективный псевдоним и заключают договор об осуществлении совместной творческой деятельности под данным псевдонимом, сторонами которого являются все участники группы. Такое соглашение явно выражает намерение всех участников группы использовать название для определенных целей, подтверждает дату создания названия (что является важным в случае спора с другими группами, использующими аналогичное название), определяет порядок использования названия и принадлежность прав на него.

Правовая природа псевдонима и его соотношения с правом на имя является сложным и малоизученным вопросом, однако для целей настоящего исследования стоит отметить, что в любом случае признание или непризнание существования возможности закрепления псевдонима за группой лиц не имеет значительного практического значения, поскольку фактически не позволяет препятствовать использованию обозначения другими лицами в отсутствие регистрации псевдонима в качестве товарного знака. Вопрос о существовании коллективного псевдонима может иметь значение только в контексте заключения соглашения между участниками группы о факте его существования и о праве на его использование теми или иными лицами в различных ситуациях (в случае выхода из группы, для самостоятельных проектов и так далее).

Таким образом, несмотря на недостаточную степень изученности коллективных псевдонимов с правовой точки зрения, заключение участниками группы соглашения об использовании ими коллективного псевдонима может быть рекомендовано во всех случаях создания музыкальных групп и осуществления ими деятельности.

Альтернативные способы регистрации

Отдельного упоминания заслуживает такой феномен, как регистрация названия группы в специализированном частном реестре, получивший значительное распространение в последние десятилетия в связи с развитием информационных технологий. В сети Интернет существует определенное количество сервисов, представляющих собой реестры названий групп. Включение названия в такие реестры осуществляется за отдельную плату (по состоянию на 13.03.2020 плата на большинстве ресурсов за включение составляет 15 долларов США). Основными примерами являются ресурсы bandname.com и bandnamevault.com.

Сервис bandnamevault.com является относительно недавней разработкой (2016 год) и примечателен тем, что использует технологию блокчейн, а также осуществляет поиск по другим ресурсам в целях добавления информации о названиях музыкальных групп. В результатах выдачи поиска по названию группы содержится информация о существующих коллективах с таким же или схожим наименованием, а также ссылки на ресурсы с их песнями (в частности, Spotify).

Регистрация названия группы в указанных реестрах с юридической точки зрения не влечет за собой возникновения самостоятельных прав на название, как, например, при осуществлении регистрации товарного знака. Однако такие реестры в сети Интернет в силу их значительной популярности среди представителей музыкального сообщества выполняют несколько важных функций: во-первых, информация из них может служить доказательством использования названия определенным коллективом в случае действительного ведения им деятельности, а не простого «резервирования» названия за собой (что важно для оспаривания недобросовестной регистрации товарного знака и имеет особое значение для концепции охраноспособности незарегистрированных товарных знаков, имеющей место в странах англо-саксонской правовой системы. Данная концепция будет подробно рассмотрена далее в главе 2 настоящей работы); во-вторых, ведение онлайн реестров снижает риск потенциальных нарушений со стороны третьих лиц в связи с информированием о занятости названия другим коллективом. В американском руководстве для музыкальных групп и индивидуальных исполнителей, составленном музыкантом и юристом, отмечается, что регистрация в подобных онлайн-реестрах обращает внимание пользователей реестров на то, что лицо или группа заявляет свои права на определенное имя R. Stim, Music law: How to run your band's business, NOLO, 2018. P. 259..

Таким образом, включение названия группы в реестр является необязательной, но рекомендуемой мерой для коллективов, приобретающих известность, в связи с преимуществами такой онлайн-регистрации и низкой стоимостью данного действия.

По итогам рассмотрения главы 1, можно сделать общий вывод о том, что такое понятие как «название музыкальной группы» плохо «встраивается» в существующую и давно сложившуюся систему объектов интеллектуальной собственности. Наиболее подходящими объектами интеллектуальной собственности для решения общего вопроса об охраноспособности названий групп являются объекты авторского права, фирменное наименование и товарный знак (знак обслуживания), однако ни один из них не является идеальной конструкцией для приобретения названием группы охраны.

Зачастую название музыкальной группы сложно признать самостоятельным произведением, в связи с чем становится невозможной квалификация в качестве объекта авторского права. Также далеко не все участники музыкальных проектов регистрируют свои названия в качестве товарных знаков. Кроме того, априори не всегда существует возможность регистрации названия в качестве товарного знака в виду наличия абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака, которые выступают существенным потенциальным препятствием для значительного количества названий. Использование названия группы в составе фирменного наименования может иметь значение только в рамках препятствия регистрации аналогичного товарного знака на конкретной территории, однако фактически мало что дает с точки зрения защиты права группы на ее название.

Другие потенциальные способы защиты прав на название (использование в доменном имени, квалификация в качестве коллективного псевдонима, регистрация в онлайн-базах данных) не имеют самостоятельного значения и могут быть использованы только в совокупности с нормами, посвященными защите прав на объекты интеллектуальной собственности.

В связи с этим, для защиты интересов добросовестных участников оборота (участников музыкальных групп) представляется необходимым внедрить в отечественное правовое поле определенные дополнительные механизмы, предназначенные для регулирования отношений, возникающих в связи с использованием названий музыкальных групп. В частности, в силу выполнения названиями групп функций, аналогичных функциям товарных знаков, целесообразно в зависимости от степени известности и территории распространения автоматически признавать за названиями музыкальных групп статус товарного знака с соответствующими последствиями без необходимости осуществления регистрации, исходя из особенностей отношений, складывающихся в области музыкального творчества.

Глава 2. Особенности правового регулирования названий музыкальных групп в странах англо-саксонской правовой системы на примере США и Великобритании

Выбор рассматриваемых стран в первую очередь обусловлен наличием специфики регулирования по сравнению с Российской Федерацией, а также значительным количеством возникших в данных юрисдикциях практических вопросов по теме исследования, рассмотренных в ходе судебных споров.

2.1 Правовое регулирование названий музыкальных групп в США

Так же, как и в России, регистрация названия группы в качестве товарного знака является основным способом приобретения таким обозначением правовой охраны. Многие американские юридические фирмы напрямую предлагают оказание услуги регистрацию названия музыкальной группы в качестве товарного знака См., например, сайт Gerben Law Firm [Электронный ресурс] // Gerben Law Firm, 2020. URL: https://www.gerbenlaw.com/blog/3-important-reasons-to-trademark-your-band-name/ (дата обращения 03.03.2020); сайт юриста Kurt Dahl: The LawyerDrummer [Электронный ресурс] // Kurt Dahl, 2011 - 2019. URL: https://lawyerdrummer.com/what-i-do/ (дата обращения 03.03.2020); сайт адвоката Law office of Alan Korn [Электронный ресурс] // Alan Korn, 2015. URL: https://www.alankorn.com/article-band-trademark.html (дата обращения 03.03.2020).. Данный факт подчеркивает большую востребованность услуги среди групп, имеющих происхождение или активно ведущих деятельность на территории США, по сравнению с российскими музыкальными группами. Автору настоящей работы неизвестны случаи упоминания на сайтах отечественных юридических фирм конкретной услуги по регистрации товарного знака, направленной на закрепление прав на название музыкального коллектива.

В первую очередь необходимо отметить, что в США процедура регистрации названия для музыкантов существенно проще, в силу существования официальных разъяснений по этому вопросу, подготовленных специально для музыкантов и других субъектов творческой деятельности и размещенных на официальном сайте USPTO United States Patent and Trademark Office [Электронный ресурс] // URL: https://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/musicians-and-artists-profile (дата обращения 31.03.2020) и https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/rockin-trademark (дата обращения 31.03.2020)., упоминание которого уже имело место ранее в тексте настоящей работы.

Указанные разъяснения затрагивают следующие вопросы:

отличие между авторским правом и товарными знаками;

преимущества регистрации товарного знака в USPTO;

перечень субъектов, имеющих возможность стать правообладателем исключительного права на товарный знак;

перечень товаров и услуг, которые рекомендуется указать в заявлении на регистрацию названия группы в качестве товарного знака;

вопросы регистрации сценического имени или псевдонима в качестве товарного знака;

международная защита товарного знака;

регистрация доменного имени;

ответы на наиболее распространенные вопросы, возникающие у музыкантов в ходе подачи заявки на регистрацию товарного знака;

дополнительные источники информации (ссылки на различные инструкции для предпринимателей и проч.).

Представляется, что было бы целесообразно разместить аналогичные разъяснения в соответствии с российским законодательством в соответствующем разделе на сайте Роспатента для повышения правовой грамотности данной категории заявителей и достижения прозрачности процедуры регистрации названий музыкальных групп в качестве товарного знака.

Отличительной особенностью регистрации знака в США, которая имеет первостепенное значение непосредственно для музыкальных коллективов, является перечень лиц, которые могут выступать правообладателями исключительного права. Как уже было упомянуто выше, в отличие от законодательства Российской Федерации правообладателем может быть в том числе физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя. Данный факт бесспорно снижает уровень юридических сложностей для музыкантов. Однако более удобной конструкцией для сферы музыкального бизнеса является предоставленная законодательством США возможность подачи заявки на регистрацию обозначения совместно несколькими физическими лицами, не имеющими статуса индивидуальных предпринимателей и без создания юридического лица, либо физическими лицами совместно с юридическими (joint individual applicants) Trademark Manual of Examining Procedure, §803.03(d).. Указанную конструкцию можно оценить в качестве максимально удобной для членов музыкальной группы, так как каждый участник имеет возможность стать правообладателем исключительного права на товарный знак совместно с другими, и при этом нет необходимости проходить дополнительные юридические процедуры (создание юридического лица, выбор правовой формы, подготовка учредительных документов, соблюдение требований, предъявляемых к участникам юридического лица при его создании и так далее). Отсутствие лишних формальностей должно стимулировать музыкантов к регистрации названий. Для этого при подаче заявки на регистрацию названия музыкальной группы необходимо указать сведения (включая сведения о гражданстве) о каждом её участнике на отдельном листе Trademark Federal Statutes and Rules, §2.32..

Однако при принятии решения о том, каким участникам группы (всем или только некоторым из них) будет принадлежать исключительное право на название, необходимо учитывать практические аспекты вопроса, касающиеся возможности выступать и записывать песни под данным названием в случае выхода одного или нескольких участников группы, прихода новых и так далее. Так, в случае если все участники группы являются соправообладателями исключительного права на товарный знак и один из участников группы меняется на нового члена команды, для оформления нового участника в качестве правообладателя вместо старого необходимо заявление всех текущих правообладателей в целях такой смены. Подобная ситуация может создать ряд возможностей для злоупотребления своим правом уходящему участнику группы, который может не дать согласие на смену правообладателя товарного знака и предпринять попытки препятствовать использованию названия группы. В связи с этим возможность закрепления прав на название за несколькими отдельными физическими лицами является удобной конструкцией, однако не лишена определенных недостатков, поскольку все аналогичные приведенной выше ситуации следует учитывать участникам группы при выборе лица (лиц), которому будет принадлежать право на зарегистрированное название группы.

Интересным является тот факт, что не всегда законодательство о товарных знаках является фактором, препятствующим использованию названия группы её бывшим участником. Обобщая судебную практику по данному вопросу, можно сделать вывод, что бывший участник группы может указывать на свою принадлежность к этой группе (даже в случае регистрации названия в качестве товарного знака) при соблюдении двух условий:

бывший участник группы указывает на свою принадлежность к ней не вводящим в заблуждение потребителей образом;

отсутствует договор с бывшим участником группы, в которым содержалось бы положение, запрещающее ему подобные указания (более подробно договорные аспекты отношений между участниками будут рассмотрены далее).

Например, в деле Kassbaum v. Steppenwolf Productions, Inc. Kassbaum v. Steppenwolf Productions, Inc., 236 F.3d 487 (9th Cir., 2000). Апелляционный суд девятого округа США постановил, что нормы о договорах и о товарных знаках не препятствуют использованию бывшим басистом группы Steppenwolf фраз «ранее Steppenwolf», «участник оригинального состава Steppenwolf» и «основатель группы Steppenwolf» в рекламных материалах для новой группы при условии, что данные фразы должны быть менее заметными, чем название новой группы.

Также еще одной особенностью регулирования отношений в связи с названиями музыкальных групп в США является наличие развитой концепции «nominative fair use». Согласно правовой доктрине номинативного свободного использования, использование лицом чужого товарного знака в целях отсылки к товарам и услугам правообладателя знака не будет являться нарушением исключительного права на товарный знак. При этом в одном из дел суд отметил, что проведение анализа на предмет установления номинативного свободного использования целесообразно, когда ответчик использовал товарный знак истца для описания товара истца, даже если конечная цель ответчика заключается в описании его собственного товара Brother Records, Inc. v. Jardine. 318 F.3d 900 Ninth Circuit , January 28, 2003 (No. 01-57095). (выделено мной - П.М.).

Необходимо отметить, что в целом доктрина nominative fair use впервые была сформулирована и использована в деле New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc. New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992)., которое было связано непосредственно с использованием названия музыкальной группы в целях проведения социологического опроса в газетах для определения уровня популярности и известности группы в целом и каждого участника в частности. Очевидно, что опрос не может быть проведен без упоминания названия группы, в следствие чего теряется сама суть и возможность проведения социологических опросов в случае признания таких действий нарушением исключительного права на товарный знак.

В рассматриваемом деле Апелляционный суд девятого округа США сформулировал следующие критерии, необходимые для установления факта номинативного использования и, соответственно, отсутствия нарушения:

спорный товар или услугу затруднительно идентифицировать в отсутствие использования товарного знака;

товарный знак использован только в том объёме, который является разумно необходимым для идентификации товара или услуги;

такое использование товарного знака не должно создавать впечатление о связи правообладателя с размещением товарного знака или ином его одобрении таких действий.

Данный тест был применен к случаю с New Kids on the Block следующим образом: во-первых, невозможно ссылаться на указанную группу без использования их товарного знака, поскольку далеко не все потребители узнают имена участников; во-вторых, ответчики ссылались на группу только в той мере, в какой это было необходимо для её идентификации в качестве предмета опроса, а также не был использован их уникальный логотип; наконец, информация, приведенная в опросах, не позволяет сделать вывод, что данные опросы одобрялись или исходили каким-либо иным образом от группы New Kids on the Block. Напротив, один из опросов напрямую указывал на обратное, поскольку в нем содержался вопрос «раздражает ли группа New Kids on the Block?».

Представляется, что положения доктрины номинативного свободного использования и приведенный выше тест, разработанный при рассмотрении дела New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc. в 1992 году, могут быть использованы для разрешения вопроса о возможности использования бывшим участником группы её названия в США (если нет договорных отношений между участниками, которыми было бы установлено иное).

Примером, хорошо иллюстрирующим данный случай, служит дело Brother Records Inc. v. Jardine Brother Records, Inc. v. Jardine. 318 F.3d 900 Ninth Circuit, January 28, 2003 (No. 01-57095).. Компания, созданная участниками американской рок-группы The Beach Boys и являющаяся правообладателем исключительного права на аналогичный названию группы товарный знак, обратилась в суд с иском к бывшему гитаристу группы Алану Джардину, чтобы воспрепятствовать последнему использовать название группы в различных формулировках (например, «Алан Джардин из группы The Beach Boys», «The Beach Boys «Семья и друзья» и проч.). Алан Джардин являлся одним из основателей группы, и группа достигла значительного коммерческого успеха в годы его участия в ней, благодаря выпуску нескольких хитов и гастролям по всей стране. Для решения вопроса суд применил доктрину номинативного свободного использования и определил пределы, в которых допустимо ограниченно использовать товарный знак. В рассматриваемом случае было установлено нарушение Аланом Джардином исключительного права на товарный знак, поскольку сделанное им указание на название группы позволяло предполагать, что концерты проводятся с согласия или иного одобрения всей группы The Beach Boys. В обоснование данного вывода был положен тот факт, что в некоторой части рекламных материалов ссылка на название «The Beach Boys» была куда более заметной, чем слова «Семья и друзья», в силу чего промоутеры и покупатели концертных билетов были введены в заблуждение, закономерно полагая, что на концерте будет выступать оригинальный состав группы The Beach Boys. Также менеджер музыканта дал показания, согласно которым его прямой рекомендацией было использовать название «The Beach Boys» в целях создания и повышения ценности предстоящего концертного тура.

Таким образом, в США лицо имеет законную возможность ссылаться в рекламе своих концертов или иным образом использовать название группы, бывшим участником которой оно является, при четком соблюдении рассмотренных трех критериев. Наиболее важное значение имеет восприятие такого использования со стороны рядовых потребителей, которые должны отчетливо понимать, чьи товар или услугу они приобретают - всей группы в целом или одного из её участников. Такое решение представляется справедливым для всех участников гражданского оборота благодаря тому, что учитываются интересы как экс-участника группы, который вкладывал свои силы в её развитие и приобретения ею узнаваемости и популярности, так и потребителей, которые при приобретении товара или услуги имеют право знать источник их происхождения. При этом правообладателю товарного знака также не наносится ущерб, так как потребители осознают, что товар или услуга исходят не от него.

Кроме того, критерии добросовестного использования названия бывшими участниками группы могут быть закреплены или конкретизированы в соглашении, заключаемом между всеми участниками (band agreement). Зачастую данные соглашения позволяют бывшим участникам для коммерческих целей использовать формулировку «ранее [название группы]», но, как правило, включают при этом определенные ограничения в отношении такого указания. Например, ограничения могут касаться срока, в течение которого допускается указание на причастность к определенной группе, а также размера шрифта и его стиля, которым выполнено название группы.

Учитывая определенное удобство рассмотренной конструкции, несомненно важной для правового регулирования названий музыкальных групп, вместе с тем нельзя утверждать, что доктрина номинативного свободного использования является чем-то принципиально новым для России и необходимым для введения в отечественное правовое поле. Определенный аналог регулирования можно вывести из положений законодательства Российской Федерации. Как было отмечено ранее, под использованием товарного знака понимается его использование с целью индивидуализации товаров и услуг субъектов исключительного права на товарный знак (п. 1 ст. 1477 ГК РФ, ст. 1484 ГК РФ). Поэтому, как в том числе отдельно указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, № 96, 06.05.2019., простое использование слов, зарегистрированных в качестве товарных знаков, не для целей индивидуализации определенных товаров, работ или услуг, не составляет нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку не признается его использованием (п. 157 Постановления). Такое использование возможно в письменных публикациях и в устной речи, а также любыми способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ (перечень способов осуществления исключительного права на товарный знак).

В одном из Постановлений Суда по интеллектуальным правам также содержится позиция о том, что упоминание в описательных или информационных целях зарегистрированного в качестве товарного знака слова не является использованием товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2016 № С01-377/2016 по делу № А40-128923/2015.. Существует также российская положительная судебная практика по данному вопросу, сложившаяся непосредственно в связи с названиями музыкальных групп. В частности, в одном из дел истец утверждал, что реклама выступления певицы, содержащая указание на то, она является бывшим участником группы «Пропаганда», нарушает его исключительное право на товарный знак. Однако в удовлетворении требований истца было отказано во всех инстанциях, так как подобное указание является «ссылкой на реальные творческие достижения исполнителя» и не нарушает исключительное право истца на товарный знак Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2017 № С01-372/2017 по делу № А41-50022/2015..

Таким образом, в Российской Федерации также возможно правомерное использование названия музыкальной группы, в том числе ее бывшими участниками, при условии, что такое использование направлено исключительно на достижение описательных, информационных или иных целей, не связанных напрямую с индивидуализацией товара или услуги. Иными словами, при подобном упоминании названия у потребителей не должно оставаться сомнений о действительном источнике происхождения товара или услуги.

Необходимо также отметить, что в США предусмотрено аналогичное российскому регулирование относительно возможности регистрации имени физического лица (включая сценическое имя и псевдоним) в качестве товарного знака. Закон Лэнхема о товарных знаках запрещает использование имени реально существующего человека без его письменного согласия 1 15 U.S.C. § 1052(c).. Так, если обозначение представляет собой действительно существующее имя (к которому для рассматриваемых целей относится также никнейм (псевдоним) и сценическое имя), ещё одним требованием для регистрации такого обозначения является согласие того лица, чье имя (псевдоним и т.п.) используется, которое должно быть приложено к материалам заявки Trademark Manual of Examining Procedure, §813.. При этом (схожее положение отсутствует в российском законодательстве), если обозначение не имеет отношения к имени реально существующего человека, но может быть интерпретировано как имя (например, название группы, которое выглядит как имя человека), то в приложении к заявке должно быть указано, что заявленное обозначение не является именем живого человека.

Дополнительным к получению согласия требованием, также отсутствующим в российском законодательстве, является приложение к документам заявки доказательств присутствия заявленного на регистрацию имени исполнителя как минимум на двух разных произведениях (например, на обложках нескольких компакт-дисков) Trademark Manual of Examining Procedure, §1202.09(a).. Кроме того, указанное имя должно непосредственно идентифицировать серию произведений, а не только являться указанием на автора письменного произведения или имя исполнителя.

Аналогичные требования предъявляются к знакам обслуживания. Согласно 15 U.S.C. §1127, имя не может быть зарегистрировано как знак обслуживания, если оно не служит для идентификации услуг. Если имя используется только для идентификации его носителя (но не услуг), то оно не может быть зарегистрировано как знак обслуживания.

В контексте регулирования названий музыкальных групп приведенное положение означает, что имена (действительные имена физических лиц и псевдонимы) отдельных лиц или групп могут выполнять функцию знаков обслуживания (и быть зарегистрированными в качестве таковых) только в том случае, если они идентифицируют услуги, а не только отдельное лицо или группу. Иными словами, обозначение в виде имени может быть зарегистрировано только в том случае, если оно приобретает вторичное значение, смысл. Под вторичным значением для целей регистрации понимается использование имени таким образом, чтобы потребители ассоциировали конкретное имя с определенным товаром или услугой Yvette Joy Liebesman, When Selling Your Personal Name Mark Extends To Selling Your Soul, 83 TEMP. L. REV. 1, 47 n.17 (2010)..

Заслуживающим внимания является тот факт, что изначально законодательство США не предусматривало регистрацию имени исполнителей в качестве знака обслуживания как таковую. Регулирование изменилось, когда американский телеведущий Джонни Карсон смог убедить Патентное ведомство США о наличии права регистрации своего имени, которое использовалось как знак обслуживания для услуг развлекательного характера только вместе со словосочетанием «in concert» Mark Halloran, The Musician's Business and Legal Guide. Routledge, 2017. P. 14..

На сайте USPTO также указывается, что связь имени, используемого в качестве потенциального товарного знака, с конкретными товарами и услугами, для индивидуализации которых оно предназначено, может подтверждаться скриншотами с веб-сайта с соответствующими товарами и услугами, фотографиями обложек книг, фотографиями ярлыков на футболках и проч. United States Patent and Trademark Office [Электронный ресурс] // URL: https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/rockin-trademark (дата обращения 31.03.2020). При этом отдельно отмечается, что не может быть зарегистрировано как товарный знак имя для звукозаписей, если оно было использовано в качестве названия одной из песен или оно служит только для обозначения конкретного лица как артиста.

Существует несколько примеров случаев в сфере названий музыкальных групп, когда заявленное обозначение получило отказ в регистрации по причине того, что потребители не ассоциировали конкретную услугу с названием и заявленное обозначение лишь напоминало им об определенной личности с соответствующим именем. Одним из них является отказ в регистрации обозначения «GORDON ROSE», поскольку оно использовалось только для идентификации конкретного человека, а не в качестве знака обслуживания для идентификации услуг музыкальной группы In re Generation Gap Prods., 170 USPQ 423 (TTAB 1971).. Напротив, в тех случаях, когда заявленное обозначение, представляющее собой имя, использовалось в рекламных объявлениях, на которых видна была фотография музыкальной группы, а также было указано имя, адрес и номер телефона агента по бронированию группы, оснований для отказа в регистрации не было См., например, In re Ames, 160 USPQ 214 (TTAB 1968)..

Таким образом, данные положения, содержащие значительно более расширенные требования по отношению к законодательству Российской Федерации к регистрации обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с именем, позволяют защищать сценическое имя музыканта от недобросовестной регистрации третьими лицами его имени в качестве товарного знака и его использования для получения необоснованной выгоды в виду популярности и известности такого музыканта. Однако представляется, что действующего российского регулирования в данной сфере достаточно и нет необходимости заимствовать опыт США в рамках внедрения более детального регулирования.

Основной особенностью США и ряда других стран англосаксонской правовой системы (в частности, Великобритании и Австралии) является существование концепции common law trademarks, согласно которой правовой охраной обладают как зарегистрированные, так и незарегистрированные товарные знаки. Для того, чтобы обозначение получило охрану в качестве товарного знака в отсутствие регистрации, необходимо его использование в коммерческой деятельности, либо намерение использовать. Недостатком отсутствия регистрации является тот факт, что защитить незарегистрированное обозначение возможно только в рамках территории, на которой оно используется (в отличие от предоставления правовой охраны зарегистрированному товарному знаку на территории всей страны).

Так, в деле Capetola v. Orlando Capetola v. Orlando, 463 F. Supp. 498 (E.D. Pa. 1978)., судом в том числе рассматривался вопрос о возникновении права на товарный знак «Dawn» в силу его использования. Суд установил, что у профессиональной певицы возникло право на указанный товарный знак, поскольку она начала выступать под именем Dawn в 1960 году и использовала данное имя в коммерческих целях в течение одиннадцати лет.

Преимущество федеральной регистрации перед незарегистрированными товарными знаками продемонстрировано, в частности, в решении по делу Stuart v. Collins Stuart v. Collins, 489 F. Supp. 827 (S.D.N.Y. 1980).. Не обладающий значительной популярностью рок-музыкант Томас Стюарт, участник группы THE RUBBERBAND, зарегистрировал название своей группы в качестве товарного знака в США. При этом основная территория деятельности группы велась только лишь в юго-восточной части США. Через несколько лет после того, как название было зарегистрировано, известный американский музыкант Бутси Коллинс начал выпускать записи песен и отправился в тур, используя название «BOOTSY'S RUBBER BAND». Томас Стюарт подал иск о нарушении исключительного права на товарный знак и получил значительную денежную компенсацию. В случае, если бы название группы не было бы зарегистрировано, нарушение было бы ограничено рамками определенной более узкой территории, на которую распространялась репутация Томаса Стюарта, и музыкант с меньшей долей вероятности смог бы выиграть дело и получить достаточную компенсацию.

Напротив, в деле Sunenblick v. Harrell Sunenblick v. Harrell, 895 F.Supp. 616, 628-29 (S.D.N.Y.1995). небольшая звукозаписывающая компания, использующая незарегистрированное обозначение «UPTOWN RECORDS», обратилась в суд с иском к более крупному лейблу, который использовал такое же название. В иске было отказано на том основании, что вероятность смешения крайне мала, так как стороны специализировались на разных музыкальных жанрах. Представляется, что в случае наличия федеральной регистрации товарного знака «UPTOWN RECORDS» решение суда было бы кардинально иным.

Правовая основа, гарантирующая защиту незарегистрированных, но используемых товарных знаков, заложена в параграфе 1125 Кодекса США 15 U.S.C. § 1125(a)., согласно которому лицо, использующее в коммерческой деятельности любое слово, термин, наименование, символ, их комбинацию и т.п. и вводящее тем самым в заблуждение относительно происхождения или принадлежности товаров и услуг, несёт ответственность перед лицом, которому может быть причинен ущерб такими действиями. Иными словами, несмотря на отсутствие регистрации обозначения, используемого для индивидуализации товаров и услуг, лицо, которому принадлежит такое обозначение, вправе защищать его от неправомерного использования третьими лицами.

На сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) United States Patent and Trademark Office [Электронный ресурс] // URL: https://www.uspto.gov/learning-and-resources/ip-policy/musicians-and-artists-profile (дата обращения: 31.03.2020). содержится прямое указание на то, что регистрация обозначения на федеральном уровне не является обязательной. Применительно к названиям музыкальных коллективов данное правило означает, что если какие-либо лица начали использовать конкретное название для своей группы, то такое использование дает возможность в США защищать право на название и прекращать несанкционированное использование названия иными лицами.

Таким образом, в США при выборе оригинального названия для группы, которое ранее никем не использовалось, более важное значение приобретает факт использования такого названия в рамках определенной территории (priority of use), нежели чем его регистрация в качестве товарного знака. Права на название автоматически возникают в силу его интенсивного использования, в связи с чем у любого коллектива появляется потенциальная возможность препятствовать последующим коллективам вести деятельность под таким же или схожим названием. В случае спора между коллективами по вопросу принадлежности права на название, главным критерием будет является дата начала его использования. Приоритет возникает у того лица, которое раньше начало использовать обозначение, при этом факт наличия или отсутствия регистрации отходит на второй план.