Усыновление (удочерения) детей

При подаче заявки, по которой испрашивается приоритет, более ранняя заявка признается отозванной. Приоритет не может устанавливаться по дате подачи заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет.

4) Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке -- по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальнаязаявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.

5) Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним с соблюдением условий, предусмотренных соответственно пунктами 2, 3 и 4 настоящей статьи и статьёй 1382 настоящего Кодекса.

1381 статья ГК РФ регламентирует условия установления даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, по отношению к которой ограничивается круг источников информации из уровня техники, противопоставляемых заявленному объекту при проверке соответствия изобретения, полезной модели, промышленного образца условиям патентоспособности или при рассмотрении возражения против выдачи патента.

Таким образом, дата приоритета -- это дата пограничного раздела между заявленным объектом и противопоставляемым уровнем техники. Если дата приоритета совпадает с датой опубликования источника информации из уровня техники, последний не может быть противопоставлен при экспертизе.

1) Приоритет по дате подачи. Пункт 1 ст.1381 ГК РФ относится к основному случаю установления даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, когда дата приоритета является датой подачи заявки. Приоритет будет установлен в любом случае, но в данной ситуации он совпадает с датой подачи. Фактическое совпадение даты приоритета с датой подачи, тем не менее, не позволяет приравнять одну дату к другой по их функциям (предназначению). От даты подачи заявки отсчитывается срок действия патента (если он выдан) и осуществляются другие, юридически значимые действия с заявкой или патентом, а на ту же фактическую дату, но дату приоритета, устанавливаются источники информации, релевантные заявленному объекту.

С установлением даты подачи связана процедура установления даты поступления заявки, направленной в Роспатент средствами факсимильной связи. По данному вопросу на сайте Роспатента размещена информация для заявителей о порядке регистрации дат поступления документов, направленных по факсу в нерабочие часы Роспатента и ФГУ ФИПС следующего содержания:

«Нормативными документами, регламентирующими составление, подачу и рассмотрение заявок на объекты патентных прав и средства индивидуализации, допускается использование средств факсимильной связи для подачи заявки, представления дополнительных материалов по запросу и других документов (далее - документы). В случае поступления оригинала документа в течение месяца с даты поступления его по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим этот документ, датой поступления документа считается дата поступления его по факсу. Поскольку административные процедуры, связанные с регистрацией поступивших документов, Роспатент и ФГУ ФИПС осуществляют в режиме рабочего времени, в случае поступления документов по факсу позднее установленного рабочего времени, а именно после 18 часов 15 минут, в пятницу - после 17 часов ОО минут, их регистрация осуществляется на следующий рабочий день. Соответственно датой их поступления в ФГУ ФИПС считается следующий рабочий день. Заявителям рекомендуется руководствоваться указанным порядком при исчислении срока представления оригинала документов».

Таким образом, Роспатент выразил свою позицию в отношении установления даты поступления документов по факсу, по которой отсчитывается далее дата подачи заявки, дата представления ответа на запрос и т. д. Насколько разумна такая позиция и как она аукнется в отношении заявителей, пользующихся факсом, особенно в экстремальных ситуациях, когда день поступления документов в Роспатент влияет на последующие процессуальные действия в отношении таких документов?

Может ли такая позиция в отношении установления, даты поступления документов заявки по факсу распространяться на другие формы подачи заявок в нерабочее время, например на подачу заявки электронным образом в онлайновом режиме, и как все это повлияет на установление приоритета?

Попробуем ответить на поставленные вопросы, а какова будет реакция Роспатента - покажет время. Но наш оптимизм подсказывает, что Роспатент уточнит свою позицию, чему мы будем весьма признательны.

Позиция Роспатента, возможно, базируется на ст. 194 «Порядок совершения действии в последний день срока» ГК РФ:

«1) Если срок установлен для совершения какого-либо действия может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.

2) Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок».

Механическое распространение изложенного выше правила на установление даты поступления документов заявок не учитывает, что в этой статье ГК РФ предусмотрена возможность совершения действий в отношении письменных заявлений и извещений через организации связи (почтовые отделения), причем при сдаче в почтовое отделение документов, представляющих собой письменные извещения и заявления, такие документы считаются сданными в срок, что приобретает особую значимость и актуальность для соблюдения процессуальных сроков в судебном разбирательстве. У лица, пользующегося правилами по ст. 194 ГК РФ, имеется альтернатива: отправить документы факсом или сдать документы на почту, изданная альтернатива уже содержит тот вариант отправки (почтовый), который гарантирует считать такую отправку документов как сделанную в срок.

Заявки на объекты патентных прав и средства индивидуализации не относятся к письменным заявлениям и извещениям, а представляют собой документы иной категории, в отношении которой действуют нормы части четвертой Г К РФ, иначе определяющие правила исчисления сроков, в первую очередь сроков, влияющих на установление приоритета. В отношении даты установления приоритета по дате подачи заявки ни часть четвертая ГК РФ, ни нормы Парижской конвенции по охране промышленной собственности не содержат каких-либо иных «единиц измерения» времени, кроме как «дата».

Приоритет изобретения (и иных объектов) не может быть установлен по дате сдачи заявки в отделение связи, и сдача заявки в почтовое отделение связи не влияет на установление даты подачи заявки, которая устанавливается по фактическому поступлению заявки именно в Роспатент или его территориальные подразделения. Обратим также внимание на ст. 114 «Окончание процессуальных сроков» АПК РФ:

«1) Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующем месяце и число последнего года установленного срока.

2) Процессуальный срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока. Если окончание процессуального срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца.

3) Процессуальный срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного срока.

4) В случаях, если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.

5) Процессуальное действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня установленного срока.

6) Если заявление, жалоба, другие документы либо денежные суммы были сданы на почту, переданы или заявлены в орган либо уполномоченному их принять лицу до двадцати четырех часов последнего дня процессуального срока, срок не считается пропущенным.

7) Если процессуальное действие должно быть совершено непосредственно в арбитражном суде или другой организации, срок истекает в тот час, когда в этом суде или этой организации по установленным правилам заканчивается рабочий день или прекращаются соответствующие операции».

По правилу п. 7 ограничение срока предусмотрено только для ситуации, когда процессуальное действие должно быть совершено непосредственно в суде или другой организации.

Подача заявки (процессуальное действие) факсом или электронным образом совершается не Роспатентом и не непосредственно в Роспатенте, а осуществляется непосредственно заявителем (его представителем) и вне Роспатента, что исключает распространение данного правила на подачу заявок. В качестве подтверждения изложенного и в качестве примера обратим внимание на норму п. 1 ст. 1374 ГК РФ, в соответствии с которой: «заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, лицом обладающим правом на получение патента в соответствии с настоящим Кодексом (заявителем)››.

Совершенно очевидно, что такое процессуальное действие, как подача заявки, осуществляется не «непосредственно» Роспатентом, что исключает распространение правила по второй части п. І ст. 194 ГК РФ на ситуацию с подачей заявки. Правило п. 7 ст. 114 АПК РФ имеет отношение к такому процессуальному действию, совершаемому непосредственно Роспатентом, как прием заявок на бумажных носителях непосредственно в здании Роспатента (ФИПС), и очевидно, что Роспатент (ФИПС) вправе осуществлять указанное Процессуальное действие (из рук в руки) поприему заявок на бумажных носителях в рабочее время. Но подача заявки и прием заявки - это резные процессуальные действия, осуществляемые субъектами, и нельзя этого не учитывать.

Никаких изъятий по времени работы Роспатента, при установлении даты подачи заявки по факсу регламенты, не содержат, что подтверждается, например, содержанием п. 13.3 «Использование факса» Административного регламента по изобретениям, согласно которому «оригиналы документов заявки, переданных по факсу, должны быть предоставлены в течение одного месяца с даты поступления их по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, поступившие ранее по факсу».

Дата поступления документов заявки по факсу фиксируется автоматически круглосуточно и независимо от графика работы сотрудников Роспатента, если, конечно, Роспатент не выключает факсы на ночь. Но последнее трудно представить, как трудно представить, что можно отключить в нерабочее время серверы ведомства, чтобы в это время не принимать электронную корреспонденцию со всего мира.

Дата поступления в Роспатент документов заявок по факсу или электронным образом в онлайновом режиме должна устанавливаться по дате автоматизированного подтверждения Роспатентом приема таких документов, и перенос фактической даты поступления таких документов на более позднюю дату не соответствует установившейся мировой практике работы авторитетных патентных ведомств.

1) Приоритет по дате поступления дополнительных материалов. Пункт 2 1381 статьи ГК РФ содержит условия установления приоритета по дате поступления дополнительных материалов к более ранней заявке, которые не были приняты в связи с признанием их изменяющими сущность ранее заявленного решения. Под сущностью заявленного решения в отношении изобретений и полезных моделей понимается совокупность признаков, отраженная в формуле и описании. Соответственно, признаки, отсутствовавшие в указанных документах поданной заявки, но представленные в дополнительных материалах как отражающие сущность заявленного решения, не будут приняты при рассмотрении поданной заявки. В данном случае установление приоритета по дате поступления дополнительных материалов предполагает обязательную подачу новой заявки.

Для установления приоритета по дате поступления дополнительных материалов является обязательным наличие уведомления заявителя Роспатентом о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов по предшествующей заявке ввиду признания их изменяющими сущность заявленного в ней решения. Отсутствие такого уведомления со стороны Роспатента не позволяет установить приоритет по дате поступления дополнительных материалов по предшествующей заявке, даже если они фактически изменяют сущность заявленного в ней решения. Последнее условие направлено на пресечение попыток испрашивать более ранний приоритет по указанному основанию по любым дополнительным материалам, направляемым в Роспатент по рассматриваемым заявкам. Таким образом, инициирование данной ситуации возможно только со стороны Роспатента, а заявитель имеет право только на ответное действие -- оформить новую заявку с истребованием такого приоритета.

2) Внутренний приоритет. Положения п. 3 регулируют установление так называемого внутреннего приоритета и применяются в отношении заявок, поданных в одно и то же патентное ведомство (в данном случае -- в Роспатент).

Применение нормы о внутреннем приоритете только в отношении заявок, непосредственно поданных в Роспатент, следует из содержания данной нормы, определяющей подачу заявки именно в Роспатент, а не в иные ведомства и международные организации. Как юридически значимое действие рассматривается действие «подача заявки в Роспатент», а не иные ситуации. В частности, внутренний приоритет не должен устанавливаться по международной заявке, зарегистрированной получающим ведомством другой страны и переведенной на национальную фазу в Россию, так как международная заявка была подана не в Роспатент. При этом сохранение даты подачи международной заявки не подменяет собой саму подачу заявки непосредственно в Роспатент. Собственно такой приоритет и называется внутренним, поскольку при его установлении учитываются только заявки, поданные внутри одной страны -- России. Аналогичным образом внутренний приоритет устанавливается в Германии, из патентного закона которой и заимствован.

Внутренний приоритет не может быть установлен на основании отозванной или признанной отозванной заявки. Это означает, что в момент подачи новой заявки первая -- более ранняя заявка должна еще находиться в производстве, т. е. иметь статус заявки, по которой ведется экспертиза. Независимо от судьбы новой заявки первая заявка будет в любом случае признана отозванной, и по ней невозможно восстановить делопроизводство. Подача новой заявки не накладывает на экспертизу каких-либо иных обязанностей, кроме установления приоритета. Оценка патентоспособности будет проводиться на общих основаниях.

Гражданский кодекс Российской Федерации не устанавливает в явном виде ограничения, из которого следовало бы, что заявка, по которой испрашивается внутренний приоритет, и более ранняя заявка, на основании которой этот приоритет устанавливается, должны быть заявками на один и тот же объект промышленной собственности (т. е. обе заявки должны быть заявками либо на изобретение, либо на полезную модель, либо на промышленный образец).

Положения данного пункта распространяются на случаи истребования приоритета по заявке на изобретение на основании более ранней заявки на полезную модель, и наоборот, так как условия установления даты подачи (по которой устанавливается приоритет) для таких заявок одинаковы.

Что же касается заявки на изобретение или полезную модель, с одной стороны, и заявки на промышленный образец, с другой стороны, то такой «симметрии» условий установления даты подачи нет. Поэтому попытка истребования внутреннего приоритета, например, по заявке на промышленный образец на основании более ранней заявки на полезную модель, может столкнуться с трудностью, обусловленной тем, что дата подачи этой более ранней заявки была установлена без учета требования наличия перечня существенных признаков, обязательного для установления даты подачи заявки на промышленный образец. Кроме того, законодатель относит к одной и той же категории заявки на изобретение и полезную модель с точки зрения включения их в уровень техники, предусматривает возможность их взаимного преобразования, но не включает в эту категорию заявки на промышленный образец. Это дает основание считать, что из положений кодекса не вытекает возможность применения положений о внутреннем приоритете в отношении пар «заявка на изобретение (полезную модель) -- заявка на промышленный образец» и «заявка на промышленный образец -- заявка на изобретение (полезную модель)».

Дополнительно нужно заметить, что при истребовании внутреннего приоритета новая заявка может относиться не обязательно к тому же самому изобретению (полезной модели, промышленному образцу), что и более ранняя заявка. Иными словами, новая заявка, например на изобретение, может содержать объект, раскрытый в описании к первой заявке, но не заявленный в ее формуле.

При истребовании внутреннего приоритета срок подачи новой заявки, отсчитываемый от даты подачи более ранней заявки, зависит от того, к какому объекту относилась эта более ранняя заявка. Более ранняя заявка на выдачу патента на полезную модель в этом отношении предоставляет меньшие возможности, чем заявка на выдачу патента на изобретение.

Первоначальная заявка на дату подачи выделенной заявки не должна быть отозвана или признана отозванной. Если первоначальная заявка отозвана или считается отозванной и не истек срок для подачи возражения против признания данной заявки отозванной, выделенная заявка может быть подана после восстановления прав на ранее признанную отозванной первоначальную заявку. Выделенная заявка может быть подана тем же заявителем, указанным в первоначальной заявке, что не исключает возможности подачи выделенной заявки другим лицом при условии подачи заявителем заявления о передаче права на первоначальную заявку другому лицу. Подача указанного заявления должна быть осуществлена ранее даты подачи выделенной заявки или в один с ней день, при этом рассмотрение выделенной заявки по существу будет осуществлено после регистрации передачи права на первоначальную заявку.

В п. 2.9 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве предусмотрено правило, согласно которому «выделенная заявка может являться источником для выделении из нее другой выделенной заявки на выдачу па- юн га на изобретение при условии, что изобретение было раскрыто как в первоначальной заявке, так и в первой выделенной заявке».

К сожалению, аналогичного правила нет в административном регламенте Роспатента, что иногда вызывает вопросы о возможности осуществления такого «многоэтапного» выделения заявок, находящихся на рассмотрении в этом ведомстве. Однако не должно быть никаких препятствий со стороны Роспатента в принятии к рассмотрению заявок, выделенных из уже ранее «выделенных» заявок с сохранением приоритета по первоначальной заявке, в том числе конвенционного приоритета, при этом общий срок действия патента по любой выделенной заявке исчисляется от даты подачи первой заявки. Надо понимать, что выделение очередной заявки является не прихотью заявителя, а следствием результатов экспертизы по существу, когда в связи с изменением первоначальной оценки соблюдения единства изобретения на противоположное суждение уже не может быть выдан один патент на заявленную группу изобретений и последняя преобразуется в ряд выделенных заявок, каждая из которых, пройдя свой этап экспертизы по существу, также может распасться на отдельные изобретения. Не должно быть ни-каких препятствий для заявителя получить патенты на все те изобретения, которые им заявлены и которые являются патентоспособными, но должны быть защищены отдельными патентами.

Если первоначальная заявка является конвенционной, то с учетом положении п. G ст. 4 Парижской конвенции, датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в Роспатент при наличии соответствующей просьбы заявителя.

Хотя выделенная заявка, как уже отмечалось, может быть пода-на на любое изобретение (полезную модель, промышленный образец), раскрытое в первоначальной заявке, т. е. не обязательно на то, для которого в первоначальной заявке испрашивалась правовая охрана, существует предусмотренная ГК РФ (п. 5 ст. 1384) ситуация, когда выделенная заявка подается именно на такое изобретение (полезную модель, промышленный образец). Эта ситуация связана с нарушением требования единства изобретения (полезной модели, промышленного образца). При наличии такого нарушения, выявленного экспертизой или самим заявителем, на изобретение (изобретения), либо полезную модель (полезные модели), либо промышленный образец (промышленные образцы), не связанные с другими заявленными настолько, чтобы было выполнено требование единства, заявитель может подать выделенные заявки с сохранением приоритета по первоначальной заявке при соблюдении условий п. 4 комментируемой статьи.

3) Несколько приоритетов. В п. 5 комментируемой ст. 1381 предусмотрены правила, когда более ранний приоритет по заявке может быть установлен на основании нескольких предшествующих заявок при соблюдении для каждой из них соответствующих условий. Данное положение относится ко всем видам более раннего приоритета и распространяется, в том числе, на случаи комбинирования приведенных в названных пунктах условий для установления приоритета на основании нескольких более ранних заявок или дополнительных материалов к ним.

Допускается, в частности, установление разных приоритетов для разных частных случаев выполнения изобретения, представленных в разных зависимых пунктах формулы изобретения; возможно также установление разных приоритетов по изобретениям, образующим группу и представленным разными независимыми пунктами формулы. Нельзя исключить и ситуацию, когда заявитель просит установить несколько разных приоритетов для изобретения по одному и тому же пункту формулы, основываясь на нескольких более ранних заявках, в каждой из которых это изобретение раскрыто.

Последняя ситуация возможна, в частности, когда заявитель в одном пункте формулы формирует через альтернативные сочетания нескольких вариантов изобретения. При этом для одного варианта испрашивается один приоритет, а для другого -- другой. Как правило, это достаточно запутанные ситуации, и экспертиза старается

подать соответствующее ходатайство, однако оно должно быть подано в пределах указанного 16-месячного срока. Условием удовлетворения этого ходатайства является подтверждение того, что заявитель запросил копию первой заявки в том патентном ведомстве, куда она была подана, не позднее 14 месяцев, с даты подачи первой заявки. Кроме того, в этом случае заверенную копию первой заявки нужно представить в Роспатент в течение двух месяцев, с даты ее получения заявителем из ведомства, в котором она была запрошена.

4) Перевод первой заявки. Согласно последнему абзацу п. 3 комментируемой статьи Роспатент имеет право потребовать от заявителя представления перевода первой заявки на русский язык, если она составлена на другом языке. Однако такое право ограничено ситуацией, в которой от подтверждения наличия права на конвенционный приоритет зависит установление патентоспособности заявленного изобретения. Это означает, что представление упомяну-того перевода необходимо только в тогда, когда в процессе экспертизы заявки по существу выявлены источники, потенциально (при не подтверждении права на конвенционный приоритет) препятствующие выдаче патента по данной заявке, так как они включены в уровень техники с даты, находящейся в интервале между датой истребования конвенционного приоритета и датой подачи заявки в Роспатент.

Последствия совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца

1 Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями.

В течение двенадцати месяцев со дня получения от федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего уведомления заявители должны сообщить в этот федеральный орган о достигнутом ими соглашении.

При выдаче патента по одной из заявок все авторы, указанные в ней, признаются соавторами в отношении идентичных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

В случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем. О своем выборе заявитель должен сообщить в срок и в порядке, которые предусмотрены абзацем вторым настоящего пункта.

Если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от заявителей не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 1386 настоящего Кодекса, заявки признаются отозванными.

2 При совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 1394 настоящего Кодекса. Сведения о выдаче патента на изобретение или полезную модель и сведения о прекращении действия ранее выданного патента публикуются одновременно.

Ситуация, рассматриваемая в ст. 1383 ГК РФ, в которой возможно установление идентичности нескольких изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, может иметь место по отношению к двум или более заявкам на объекты промышленной собственности одного и того же вида (все заявки являются либо заявками на выдачу патента на изобретение, либо заявками на выдачу патента на полезную модель, либо заявками на выдачу патента на промышленный образец) или к нескольким заявкам, относящимся к объектам разных видов -- изобретению и полезной модели. Норма по четвертому абзацу п. 1 ст. 1383 ГК РФ относится к ситуациям, когда формально сталкиваются две (три и т. д.) заявки на идентичные изобретения или две заявки на полезные модели или две заявки на промышленные образцы.

При соблюдении условий, указанных в этой норме, патент выдается по заявке, выбранной заявителем, например из двух заявок на идентичные изобретения заявитель должен выбрать одну заявку, по которой будет выдан патент; вторая заявка будет признана отозванной. Ранее в подобных ситуациях при рассмотрении заявок на выдачу авторских свидетельств использовалась процедура объединения (присоединения) заявок. Действующее законодательство такой нормы не содержит.

1 Идентичность объектов и возможность их «разведения». Изобретения, полезные модели по разным заявкам можно считать идентичными, если полностью совпадает содержание независимых пунктов формул этих заявок, характеризующих указанные объекты. Для признания независимых пунктов формул идентичными по содержанию достаточно совпадения включенных в них совокупностей признаков и не требуется полного совпадения в отношении редакции этих признаков при условии неизменности объема понятий, определяющих сравниваемые признаки.

Именно неизменность объема сравниваемых понятий позволяет судить об идентичности объектов патентных прав. Если одно понятие по объему входит в другое, то говорить об идентичности сравниваемых объектов невозможно.

Например, признаки: «нож имеет форму квадрата» и «нож имеет форму прямоугольника с равными сторонами» -- являются идентичными по объему содержания приведенных понятий. В то же время понятие «нож» входит в более общее понятие -- «режущий инструмент», и данные понятия не идентичны по объему прав.

Промышленные образцы по разным заявкам можно считать идентичными, если совпадают совокупности их существенных признаков, отображенных на изображениях изделий и приведенных в перечнях существенных признаков. При этом различия в словесных формулировках визуально идентично воспринимаемых признаков не могут влиять на констатацию идентичности промышленных образцов.

В отношении изобретений и полезных моделей в аналогичной ситуации под идентичными понимаются такие из них, которые совпадают по объему прав в связи с совпадением совокупностей признаков, приведенных по меньшей мере в независимых пунктах формул из разных заявок. Меняя совокупность признаков в формулах даже идентичных по чертежам изобретений, можно развести заявки и получить по каждой отдельный патент. Никаких теоретических и практических сложностей для выбора вариантов разведения столкнувшихся заявок на изобретения и (или) полезные модели нет.

Изобретения (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными не только в случае, когда полностью совпадает содержание независимых пунктов формулы, но и в случае, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями и имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких альтернативных понятий и представляющих собой вариант (варианты) изобретения, идентичного со сравниваемым объектом.

Формальная экспертиза заявки на изобретение

1 По заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

2 В случае, когда заявителем представлены дополнительные материалы к заявке на изобретение, в соответствии с пунктом 1 статьи 1378 настоящего Кодекса проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются, но могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя.

3 О положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя незамедлительно после завершения формальной экспертизы.

4 Если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

5 Если заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (пункт 1 статьи 1375), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений необходимо рассматривать, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.

1) Формальная экспертиза. В отличие от ст. 21 ранее действовавшей Патентного закона Российской Федерации, предусматривавшей использование некоторых ее норм как при проведении формальной экспертизы, так и при проведении экспертизы по существу, все нормы 1384 статьи ГК РФ относятся к формальной экспертизе, что совершенно не оправдано, так как вопросы, связанные, в частности, с установлением нарушения единства изобретений, могут и должны рассматриваться как при проведении формальной экспертизы, так и при проведении экспертизы по существу.

К числу функций формальной экспертизы отнесена проверка наличия документов, предусмотренных п. 2 ст. 1375 ГК РФ, и соблюдения установленных требований к ним. Данный пункт, как и ранее, не устанавливает продолжительность формальной экспертизы по времени, но практика Роспатента показывает, что формальная экспертиза укладывается в один-два месяца, с даты подачи заявки.

Проверка соблюдения установленных требований к документам заявки на стадии формальной экспертизы не предусматривает экспертизу сущности заявленного объекта и ограничивается требованиями, прямо указанными в правилах административного регламента Роспатента.

Проверка соблюдения требования единства изобретения, упомянутого в п.5 комментируемой статьи, ограничивается формальной проверкой того, заявлено ли одно изобретение или более и образуют ли они, судя лишь по их названиям и (или) указанному назначению (без проверки того, являются ли они в действительности таковыми), одну из групп, допускаемых упомянутым административным регламентом Роспатента в заявках на группу изобретений.

2) Проверка дополнительных материалов. Проверка, предусмотренная п. 2 ст. 1384 ГК РФ, осуществляется при формальной экспертизе путем сличения совокупности признаков измененной формулы изобретения, если дополнительные материалы содержат таковую, или признаков, предлагаемых заявителем для включения в формулу, с текстом первоначально представленных описания и формулы. Когда объем формулы относительно невелик, провести такое сличение несложно, но если формула содержит десятки многострочных пунктов, провести достоверное сличение документов в сжатые сроки маловероятно. В отношении объектов генной инженерии такое сличение без средств компьютерной техники просто невозможно, чем, в том числе, объясняется требование к таким заявкам представлять документы на машиночитаемых носителях (наряду с бумажным носителем).

Чертежи, первоначально представленные в материалах заявки, также могут быть использованы в качестве источника признаков, включаемых в измененную формулу, при условии, как уже было отмечено ранее, возможности их однозначной идентификации от изображения элементов (признаков) на чертеже к их словесному эквиваленту в формуле.

3) Изменение формулы изобретения по описанию. Изобретение, первоначально включенное в формулу, может быть заменено другим, которое тоже было раскрыто в указанных документах заявки. Формула изобретения не является обязательным документов для установления даты подачи заявки, и первоначальная формула, если она отсутствовала на дату подачи, может содержать любое изобретение, раскрытое в описании.

Речь идет даже не об изобретениях, названных заявителем таковыми в описании заявки, а о любом техническом решении, которое сформулировано в описании. Например, если в описании заявлен шариковый подшипник, о чем явно следует из названия изобретения, а в описании, кроме того, раскрыт состав смазки для таких подшипников, заявитель вправе уточнить формулу изобретения и в отношении смазки для подшипников.

Возможность оформления дополнительных материалов в качестве самостоятельной заявки может быть связана с содержанием п. 2 ст. 1381 ГК РФ о праве на установление приоритета новой заявки по дате поступления таких дополнительных материалов к более ранней заявке. Однако заявитель может не испрашивать более ранний приоритет при подаче новой заявки, если считает, что отсутствие публикации сведений о первой заявке не препятствует оценке патентоспособности изобретений по новой заявке, включающей объект с измененной сущностью. Таким же образом заявитель может поступить, если уверен в том, что в уровне техники после даты подачи первой заявки не будет выявлено иного источника информации, который может препятствовать признанию патентоспособности объекта по новой заявке.

Возможность составить описание новой заявки не ограничивается только сведениями из дополнительных материалов; при подготовке новой заявки могут совместно использоваться документы более ранней заявки, к которой представлены дополнительные материалы. Последнее приводит к необходимости решать вопрос с приоритетом относительно признаков, раскрытых на разные даты: на дату подачи заявки и на дату представления дополнительных материалов к ней, и не принятых во внимание.

Направление заявителю запроса при проведении формальной экспертизы может быть обусловлено только указанием на конкретные нарушения требований к документам заявки, установленных непосредственно в Кодексе, и требований, установленных в Административном регламенте Роспатента. Кодекс не ограничивает количество запросов, которые могут быть направлены заявителю по одной и той же заявке. Запросов может быть ровно столько, сколько требуется при рассмотрении конкретной заявки, и все определяется качеством оформления документов и изначальной профессиональностью заявителя и эксперта в данных вопросах.

Вместе с тем заявка может быть признана отозванной и при наличии ответа заявителя на запрос, если этот ответ не содержит запрашиваемых документов. Последнее означает, что в ответе должны содержаться сведения, запрашиваемые экспертизой, или аргументированное обоснование непредставления запрошенных сведений.

4) Последствия признания заявки отозванной. Признание заявки отозванной приводит к тому, что она в отношении территории России более не имеет правовых последствий:

-- экспертиза по ней проводиться не будет;

-- никакие дальнейшие действия заявителя не могут быть основаны на отозванной заявке, в частности на основании этой заявки или дополнительных материалов, представленных по ней, не может быть испрошен и установлен приоритет по более поздней заявке того же заявителя;

-- сведения об отозванной заявке не публикуются в бюллетене Роспатента, что исключает попадание в уровень техники сведений о сущности заявленного изобретения через публикацию Роспатента.

Изложенное не исключает использование отозванной в России заявки в качестве основания для истребования по дате ее подачи конвенционного приоритета при патентовании этого изобретения за рубежом, что непосредственно следует из подп. (1), (2) и (3) п. А ст. 4 Парижской конвенции.

Если по российской заявке была установлена дата подачи, то, несмотря на последующее признание ее отозванной, дата подачи заявки и ее регистрационный номер сохраняются, что позволяет использовать данную заявку (при соблюдении установленного срока) в качестве приоритетной для истребования конвенционного приоритета при зарубежном патентовании, но не позволяет использовать ее в качестве приоритетной при испрашивании внутреннего приоритета.

1) Экспертиза заявки на изобретение по существу

По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течении 3 лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца при условии представления вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

2) Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

ѕ информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;

ѕ проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 ГК РФ.

ѕ Информационный поиск в отношении заявленного изобретения, относящегося к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 и в пунктах 5 и 6 статьи 1350 ГК РФ (способы клонирования человека, способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека, использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях) и (открытия; научные теории и математические выводы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей, правила и методы игр, интеллектуальной и хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ;

ѕ решения, заключающиеся только в предоставлении информации; топологии интегральных микросхем; сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за исключение микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами), не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя до истечения 6 месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу.

3) По истечении 6 месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске, если по такой заявки не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, и если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки.

Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах указанного федерального органа, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке.

4) Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Порядок и условия проведения такого информационного поиска и предоставление сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

5) В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения, должны быть представлены в течении 2 месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течении месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на 10 месяцев.

1) Отсроченная экспертиза

Гражданский Кодекс сохраняет предусмотренную Патентным законом Российской Федерации систему отсроченной экспертизы заявки на изобретение по существу, для которой характерно проведение такой экспертизы только при наличии соответствующего ходатайство заявителя или третьего лица. В отличии от аналогичной нормы п.7 ст.21 Патентного закона Российской Федерации, в п.1 ст.1386 ГК РФ трехлетний срок исчисляется не от даты подачи, а от дня подачи, что явно не вписывается в общие нормы кодекса, так как три года можно отсчитать именно от конкретной даты, но не от конкретного дня.

Исходя из того что экспертиза по существу включает два этапа: информационный поиск определенной направленности и проверку соответствия условиям патентоспособности, запрашиваемые материалы должны быть необходимы для осуществления экспертизой именно этих функций. Например, если проведения информационного поиска препятствует неопределенность формулы изобретения, невозможность определения объема испрашиваемых прав, экспертиза вправе запросить уточненную формулу изобретения, так как без последней невозможно не только завершить, но даже и начать экспертизу по существу. Отметим, что формула изобретения , предложенная экспертизой в своем запросе, после одобрения её заявителем по статусу также приравнивается к формуле, предложенной заявителем. Это исключает возможность в последующем обвинять экспертизу в том, что заявителю якобы навязали формулу изобретения, которую он не предлагал.

Иные дополнительные материалы, которые действительно необходимы, также могут быть запрошены экспертизой, но их запрос не должен являться результатом экспертизы по существу.

Формальное получение отчета об информационном поиске, проведенного по ходатайству заявителя или третьего лица, с подтверждением патентоспособности заявленного изобретения, тем не менее не всегда является гарантией вынесения решения о выдаче патента. Ситуация может сложиться таким образом, что после направления заказчику отчета об информационном поиске, может быть выявлена заявка, пользующаяся более раним приоритетом и порочащая новизну заявленного изобретения. Такая конвенционная заявка может поступить в Роспатент позже, чем дата проведения информационного поиска по другой заявке. В этом случае экспертиза при проведении второго этапа экспертизы по существу (оценка патентоспособности) обязана информировать заявителя об изменении уровня техники, в сравнении с которым оценивается патентоспособность. Такие ситуации достаточно редки, но возможны.

2) Экспертиза заявки по существу и оценка патентоспособности

Административным регламентом по изобретениям установлено, что по результатам экспертизы заявки по существу заявителю должен быть направлен исходящий документ экспертизы в виде решения, уведомления или запроса.

К решениям относятся решение о выдаче патента, решение об отказе в выдаче патента и решение о признании заявки отозванной.

К уведомлениям относятся, в частности, уведомление об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу, уведомление о результатах проверки патентоспособности, уведомление о необходимости уплаты или доплаты пошлины, уведомление о невозможности преобразования заявки и т.д.

К запросам относятся, в частности, запрос дополнительных материалов, запрос отсутствующих или исправленных документов, запрос перевода на русский язык документов и т.д.

К исходящим документам экспертизы может быть отнесено также уведомление о проведении информационного поиска, которое должно направляться вместе с отчетом о поиске, так как отчет об информационном поиске является промежуточным этапом экспертизы по существу, без проведения которого невозможно осуществить оценку новизны и изобретательского уровня изобретения. Информационный поиск проводят в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в \случае необходимости толкование терминов, используемых в представленной формуле изобретения. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения.

3)Срок проведения экспертизы по существу

Роспатент в Административном регламенте по изобретения установил правило, согласно которому исходящий документ экспертизы должен быть направлен заявителю не позднее 12 месяцев со дня направления уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу. Данное новшество имеет конъюнктурный характер, направленный на формальное умиротворение отечественной изобретательской общественности, желающей получать патенты на изобретения в течение очень короткого времени после подачи заявки, не понимаю, что проверочный характер экспертизы не позволяет, как говорится, «гнать лошадей». Совершенно очевидно, что текущие сроки рассмотрения заявок можно только прогнозировать с учетом объема поступающих заявок, но не устанавливать их волевым, не предусмотренным нормами части четвертой ГК РФ, порядке.

4) Проверка промышленной применимости изобретения

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или социальной сферы. Возможность использования изобретения определяется: наличием указания назначения изобретения; наличием в соответствующих документах заявки, включая чертежи, указания средств и (или) методов, с помощью которых возможно осуществления изобретения в том виде и с тем назначением, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения, а при отсутствии таких сведений в указанных документах заявки допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшим общедоступным до даты приоритета изобретения, но последнюю информацию целесообразно приводить в описании заявленного изобретения или представлять в ответ на соответствующий запрос экспертизы.