Введение потребителя в заблуждение, как абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности»

На правах рукописи

Диссертация

на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Введение потребителя в заблуждение, как абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку

12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Бутенко Светлана Викторовна

Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор Э.П. Гаврилов

Москва - 2013

Оглавление

Введение

1. Введение потребителя в заблуждение в системе критериев охраноспособности товарного знака

1.1 Товарный знак: понятие, признаки и особенности правового регулирования

1.2 Основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку и их классификация на абсолютные и относительные

2. Проблемные аспекты применения основания «введение в заблуждение» при экспертизе товарных знаков

2.1 Введение потребителя в заблуждение в отношении товара

2.2 Введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара

2.3 Научная дискуссия об отнесении запрета на введение потребителя в заблуждение к абсолютному или относительному основанию для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению

3. Введение потребителя в заблуждение - абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению

3.1 Критика практики применения запрета на регистрацию обозначений, вводящих в заблуждение, в качестве относительного основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку

3.2 Обоснование правомерности применения запрета на регистрацию знаков, способных ввести в заблуждение, в качестве абсолютного основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению

Заключение

Список литературы

Введение

Актуальность темы исследования. Интеграция Российской Федерации в мировое экономическое пространство требует дополнительных правовых гарантий для субъектов гражданского оборота. Юридические механизмы, посредством которых достигается цель обеспечения реализации прав и законных интересов предпринимателей, с одной стороны, должны быть адекватны быстро меняющимся реалиям рынка, а с другой - иметь универсальный характер. Поправки, вносимые начиная с 2013 года в нормы Гражданского кодекса Российской Федерации Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2013.^, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ и от 23.07.2013 N 251-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2013.^, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ в ред. Федерального закона от 02.10.2012 N 166-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2013.^, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2013. , знаменуют собой новый этап системного реформирования российского гражданского законодательства. Сущностные изменения затронут в том числе отдельные положения кодекса, посвященные правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Правоприменительная практика в сфере интеллектуальной собственности ставит перед учеными комплексные задачи, от решения которых зависит дальнейшая эволюция гражданско-правовой доктрины.

Тем не менее, многие дискуссионные аспекты толкования и применения законодательства в сфере правовой охраны товарных знаков, к сожалению, не нашли отражения в проекте Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : проект Федерального закона // Консультант Плюс : справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2013. Одной из сложнейших проблем, оставшихся без внимания юридического сообщества при формировании упомянутого пакета поправок, является трактовка правовой природы такого основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, как способность товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Данный критерий охраноспособности обозначений, претендующих на статус товарных знаков, безусловно, является в настоящее время одним из самых часто используемых как при принятии Роспатентом решений об отказе в государственной регистрации заявляемых обозначений, так и в качестве правового мотива для оспаривания действительности товарных знаков. Столь частое применение нормы пп. 1 п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса, налагающей запрет на предоставление правовой охраны обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, связан с совокупностью причин.

Во-первых, формулировка упомянутой нормы сама по себе является довольно неконкретной и содержит в своем объеме ряд категорий, смысл которых установить затруднительно («введение в заблуждение», «способность», и т. п.).

Во-вторых, в настоящее время отсутствуют какие-либо ведомственные акты или рекомендации, полно и ясно раскрывающие существо исследуемого основания.

В-третьих, как свидетельствует правоприменительная практика, суды и эксперты Роспатента толкуют норму пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не единообразно и порой допускают смешение самостоятельных критериев охраноспособности товарных знаков, таких как «введение в заблуждение», «сходство до степени смешения», «ложность», и т.д.

Указанное позволяет сделать вывод о наличии объективной необходимости проведения комплексного исследования, посвященного проблемам применения основания «введения потребителя в заблуждение» при оценке соответствия заявляемых обозначений или уже зарегистрированных товарных знаков нормам действующего законодательства. Основополагающим и принципиальным остается вопрос о юридическом значении коллизии прав подателя заявки и третьих лиц при оценке способности знака дезинформировать потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего соответствующую услугу. От решения вопроса о том, чей именно (частный или публичный) правовой интерес призван защитить законодательный запрет на регистрацию обозначений, способных вводить в заблуждение, не в последнюю очередь зависит дальнейшее развитие правового института товарных знаков. Это продиктовано тем, что категория «введение в заблуждение» неразрывно связана с такими базовыми понятиями цивилистики, как «недобросовестная конкуренция», «добросовестность», «злоупотребление правом», «существенное заблуждение», «обман», «государственная регистрация», «однородность», «сходство до степени смешения», «нарушение исключительного права», и т.д.

Вопрос отнесения способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение к абсолютным запретам в регистрации (связанным с внутренним дефектом знака) или относительным условиям охраноспособности (т.е. вытекающим из столкновения прав на различные нематериальные объекты) является многоаспектным. Решить указанную задачу без обращения к судебной практике и анализа правовой позиции экспертизы Роспатента в рамках делопроизводства по конкретным заявкам представляется невозможным. При этом научное исследование, посвященное указанным выше проблемам, должно иметь соответствующую теоретическую базу и основываться на общих подходах Гражданского кодекса к пониманию правовой категории «заблуждение».

Степень научной разработанности темы исследования. В настоящее время в России отсутствуют диссертационные работы, всецело посвященные анализу такого основания для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению как его способность вводить потребителя в заблуждение. Как правило, данный мотив для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения изучается учеными в совокупности критериев охраноспособности товарных знаков. Отдельные вопросы трактовки исследуемого основания затронуты, в частности, в диссертациях Е.А. Ариевича Ариевич, Е. А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ариевич Евгений Анатольевич. - М., 1984. - 202с. , А.П. Рабец Рабец, А. П. Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рабец Анна Петровна. - Владивосток, 2002. - 258 с., К.К. Рамазановой Рамазанова, К. К. Гражданско-правовая охрана прав владельцев товарных знаков и знаков обслуживания по российскому законодательству : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рамазанова Карина Каримовна. - М., 2011. - 160 с., М.В. Цветковой Цветкова, М. В. Гражданско-правовая защита прав на средства индивидуализации от недобросовестной конкуренции : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цветкова Марина Васильевна. - М., 2011. - 197 с. , и др. При этом представляется, что наиболее полное исследование проблемы соотношения абсолютных и относительных оснований при определении охраноспособности обозначений, способных ввести в заблуждение, содержится в диссертации Н.Ю. Медведева. Медведев, Н. Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Медведев Николай Юрьевич. - М., 2008. - 138 с.

Анализу правовой природы знаков, вводящих потребителя в заблуждение, посвящены работы О.Л. Алексеевой, Е.А. Ариевича, Д.А. Боровского, Э.П. Гаврилова, С.А. Горленко, Е.А. Данилиной, Н.Л. Дубовицкой, М.Г. Карабановой, Д.М. Ковалевой, А.Д. Корчагина, М.Г. Любомировой, О.А. Матющенко, В.М. Мельникова, В.А. Мордвинова, В.В. Мордвиновой, В.В. Старженецкого, Г.И. Тыцкой, М.Я. Эпштейна и некоторых других.

Признавая весомый вклад упомянутых практиков и теоретиков в осмысление правового существа товарных знаков, вводящих в заблуждение, на наш взгляд, в настоящее время в гражданско-правовой науке отсутствует специальное диссертационное исследование, посвященное проблеме отнесения способности товарных знаков вводить потребителей в заблуждение к числу абсолютных запретов, и содержащее притом:

- типизацию обозначений, вводящих потребителя в заблуждение, в том числе с учетом источника возникновения такого заблуждения;

- последовательное разграничение абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации заявленных обозначений по ряду дополнительных признаков (помимо положенного в основу данной классификации принципа учета вида защищаемого правового интереса);

- обоснование неправомерности применения мотива по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве относительного основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, осуществленное на базе детального анализа нескольких юридических споров;

- ряд конкретных предложений по совершенствованию действующих норм Гражданского кодекса в связи с неясностью содержания критерия «введение в заблуждение».

Безусловно, такая ситуация не может способствовать полноценному развитию правового института товарных знаков в Российской Федерации.

Объектом диссертационного исследования являются гражданско-правовые отношения, складывающиеся в области правовой охраны товарных знаков и касающиеся применения запрета на регистрацию обозначений, вводящих потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя.

Предмет диссертационного исследования составляют нормы права, рекомендации Роспатента, правоприменительная практика Роспатента и арбитражных судов, а также научная доктрина в области правовой охраны средств индивидуализации.

Цель настоящей работы состоит в комплексном исследовании проблемных аспектов применения основания для отказа в предоставления правовой охраны заявленному обозначению «способность вводить потребителей в заблуждение», разработке и обосновании концепции использования указанного запрета в качестве абсолютного, т.е. не требующего анализа прав и законных интересов третьих лиц, а также в подготовке рекомендаций по совершенствованию законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

Для достижения заявленной цели диссертационного исследования были поставлены следующие задачи:

- дать комплексную характеристику товарному знаку как объекту правовой охраны;

- исследовать закрепленные в законе критерии охраноспособности товарных знаков и выявить место запрета на регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, в данной системе;

- провести анализ существующих научных взглядов по вопросу обоснованности деления оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарным знакам на абсолютные и относительные, исходя из принципа учета охраняемого правового интереса, а также провести разграничение указанных групп правовых мотивов по ряду дополнительных признаков;

- исследовать правовую сущность запрета на регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, выделить типы заблуждения, возникающего у потребителя в результате регистрации или использования дезинформирующих обозначений, установить источники возникновения такого заблуждения;

- проанализировать проблемные аспекты применения основания по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве относительного и обосновать необходимость отнесения запрета на регистрацию обозначений, вводящих в заблуждение ввиду своей природы, к числу абсолютных;

- разработать предложения по совершенствованию действующего законодательства в сфере применения исследуемого критерия охраноспособности товарных знаков.

Методология исследования. В рамках проведения настоящего исследования были применены как общенаучные методы познания (диалектический, системный, сравнительный, логический, и т.д.), так и частно-научные (сравнительно-правовой, формально-юридический, правового моделирования, и т.д.). Использование упомянутых методов позволило исследовать поставленную в диссертации проблему комплексно, через призму действующего законодательства и правоприменительной практики.

Нормативная база диссертационного исследования включает в себя Конституцию Российской Федерации Конституция Российской Федерации : (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2009. - № 4. - Ст. 445., Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. [Текст] // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 1996. - № 2., Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. - Вып. XLIII. - М., 1989., Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к нему Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (пересмотрено в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Ницце 15 июня 1957 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г.) и Протокол к Мадридскому соглашению от 28 июня 1989 г. [Электронный ресурс] // URL: http://www.wipo.int/madrid/ru/legal_texts/madrid_agreement.html, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О защите конкуренции» Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О защите конкуренции», в редакции от 30.12.2012 № 318-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 18.07.2009 № 181-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2013., Закон «О защите прав потребителей» Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1, в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2013., Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. №32, зарегистрированы в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. № 4322 // Российская газета. - 2003. - № 82 от 29.04.2003 г. и некоторые другие нормативно-правовые акты.

Эмпирическую базу исследования составляет практика применения арбитражными судами различных инстанций и Роспатентом положений российского законодательства, регламентирующих пресечение регистрации товарных знаков, способных ввести потребителей в заблуждение, а также некоторые формы недобросовестной конкуренции.

Теоретической основой диссертационного исследования являются труды российских и зарубежных ученых: О.Л. Алексеевой, Е.А. Ариевича, И.А. Близнеца, Г.Х. Боденхаузена, Э.П. Гаврилова, О.В. Добрынина, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, В.О. Калятина, П.В. Крашенинникова, А.Я. Курбатова, А.Б. Лисюткина, И.Э. Мамиофы, П. Матели, Ф. Мостерта, В.В. Орловой, Г.А. Свердлык, А.П. Сергеева, Ю.А. Тихомирова, Л.А. Трахтенгерц, И.Я. Хейфеца и других.

Научная новизна исследования состоит в том, что диссертация представляет собой научное исследование комплексного характера, в котором, в частности, впервые были исследованы типы и формы введения потребителя в заблуждение в силу внутренней сущности обозначения или обстоятельств его использования, проведено последовательное разграничение абсолютных и относительных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по ряду дополнительных признаков, обоснована неправомерность использования запрета в регистрации знаков, способных ввести в заблуждение, в качестве относительного критерия охраноспособности заявленных обозначений, соотнесены нормы гражданского и антимонопольного законодательства по вопросу пресечения дезинформации потребителей.

Указанное позволило сформулировать и вынести на защиту следующие положения:

1. Во избежание неправомерного отождествления незарегистрированных обозначений с товарными знаками, что приводит к замене регистрационного принципа правовой охраны товарных знаков принципом предоставления исключительного права на основании использования маркировки, целесообразно определить товарный знак следующим образом:

«Товарный знак представляет собой охраняемое исключительным правом обозначение, служащее для индивидуализации товаров, работ и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. В качестве товарного знака может быть зарегистрировано любое обозначение, за исключением изъятых из правовой охраны в силу прямого указания закона. Заявленное обозначение не подлежит регистрации, а правовая охрана товарного знака признается недействительной в случаях:

1). Несоответствия обозначения условиям регистрации, указанном в законе - ст. 1483 ГК РФ (критерии охраноспособности заявленного обозначения).

2). Приобретения исключительного права недобросовестным лицом вследствие злоупотребления правом.

Во втором случае действия правообладателя по регистрации охраноспособного обозначения нарушают требования, предъявляемые не к самому объекту правовой охраны (к интеллектуальной собственности), а к юридически значимым действиям субъектов гражданского оборота. На практике имеют место случаи, когда в регистрации охраноспособного обозначения отказывается, а уже существующий товарный знак оспаривается со ссылкой на его несоответствие запретам, установленным статьей 1483 ГК РФ, хотя действительным основанием для непредоставления или прекращения правовой охраны выступает злоупотребление правом со стороны подателя заявки, но не порочность знака.

Смешение двух подгрупп оснований для отказа в предоставлении правовой охраны обозначениям приводит к конфликту норм правового регулирования.

3. Установлено, что различия между абсолютными и относительными основаниями для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению, состоят в следующем:

1). Абсолютные запреты продиктованы внутренней природой знака, его сущностным дефектом. Относительные критерии связаны с правами третьих лиц и не вызваны пороком самого средства индивидуализации.

2). Коллизия прав на сходные или тождественные объекты возникает под влиянием изменяющихся обстоятельств и поэтому способна исчезать и появляться вновь. Абсолютные запреты, применяемые к знакам, не подлежащим правовой охране в силу своей природы, продиктованы длительными, или даже перманентными явлениями.

3). Преодоление абсолютного основания посредством использования частно-правовых инструментов (письма-согласия от правообладателя «старшего» знака, регистрации договора отчуждения исключительного права на сходный объект, и т.п.) не представляется возможным.

4). Заявленное обозначение прежде всего подлежит анализу на наличие абсолютных мотивов для отказа в регистрации.

В целях упорядочения правоприменительной практики и единообразного толкования отдельных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленным обозначениям, считаем целесообразным разделить указанные в статье 1483 ГК РФ основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку на абсолютные и относительные.

4. Подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускает регистрацию обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Употребление союза «или» в пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ подразумевает, что ложные знаки выделяются в самостоятельную категорию обозначений, не подлежащих регистрации, наряду со способными ввести в заблуждение.

Между тем, заблуждение представляет собой вид ошибки или непреднамеренного несоответствия представления о предмете его истинным свойствам.

Необходимо проводить различие между ложными товарными знаками и обозначениями, способными ввести потребителей в заблуждение. Если ложный знак может быть только описательным, то введение в заблуждение характерно для фантазийных обозначений. Принципиальное отличие ложных знаков от обозначений, способных ввести в заблуждение заключается в том, что для первой группы обозначений всегда характерно намерение заявителя дезинформировать среднестатистического потребителя товара или услуги.

5. Установлено, что знаки, вводящие потребителя в заблуждение, могут быть выявлены либо на стадии экспертизы заявленного обозначения, либо при использовании незарегистрированного обозначения или товарного знака для маркировки соответствующих товаров или услуг.

Исходя из вышеизложенного, сделан вывод о существовании двух источников введения потребителя в заблуждение:

1). Сущность знака. Подобным обозначениям следует отказывать в правовой охране на основании пп. 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в связи с изначально присущим свойством вызывать ошибочное суждение о товаре или его производителе.

2). Параллельное использование охраноспособного с точки зрения пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ обозначения двумя хозяйствующими субъектами (недобросовестная конкуренция «в чистом виде», подпадающая под пп. 2 пункта 1 или пункт 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции).

6. В отличие от арбитражного суда, Федеральной антимонопольной службы, прокуратуры и Роспотребнадзора, Роспатент не вправе запретить использование в гражданском обороте вводящего в заблуждение знака, даже посредством принятия решения об отказе в регистрации заявленного обозначения. Следовательно, конечная правовая цель, выражающаяся в защите прав потребителя на достоверную информацию о товаре и его изготовителе, не может быть достигнута посредством применения запрета на регистрацию вводящих в заблуждение знаков в качестве относительного основания, когда коллизии прав заявителя и интересов третьих лиц придается решающее значение.

7. В результате применения запрета на регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, в качестве относительного основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, возникает правовая неопределенность в разграничении сферы применения самостоятельных критериев охраноспособности товарных знаков, таких как «введение в заблуждение», с одной стороны, и, «коллизия прав», с другой стороны (запреты по п. 6, 8, 9 ст. 1483 ГК РФ).

Такое толкование оказывает негативное влияние на единообразие правоприменительной практики Роспатента и судов, а также открывает возможности для неоправданного использования запрета по пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ как при экспертизе обозначения по заявке, так и при оспаривании товарных знаков.

8. Использование обозначения третьим лицом до даты его приоритета не должно приниматься во внимание при решении вопроса о возможности охраны заявленного обозначения, если только такое использование не привело к общеизвестности этого обозначения.

В действующем законодательстве по товарным знакам нет требования «новизны» регистрируемых обозначений (аналогичной «новизне» в патентном праве) и отсутствует право «преждепользования» товарным знаком.

В целях предупреждения регистрации широко известных обозначений на имя лиц, очевидно не аффилированных с производителями соответствующих товаров (международные корпорации, деятели эстрады), следует предусмотреть право экспертизы до принятия решения по заявке направлять заявителю специальное уведомление о существовании вероятности введения потребителя в заблуждение при использовании такого обозначения.

Указанные уведомления должны носить предупредительный характер и не повлекут за собой вынесение решения об отказе в регистрации обозначения со ссылкой на пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

9. На практике имеют место случаи оспаривания товарного знака по мотиву введения потребителей в заблуждение в связи с его сходством или тождеством с обозначением, используемым в обороте подателем возражения. При этом податель возражения не говорит о сходстве его обозначения с зарегистрированным товарным знаком (относительное основание для отказа в регистрации), а ссылается на введение потребителя в заблуждение (абсолютное основание). Зачастую истинным мотивом для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ выступает желание подателя возражения иметь собственные исключительные права на то же или сходное обозначение, т.е. частный интерес хозяйствующего субъекта.

Законодательная формулировка запрета на регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, не требует от экспертизы и судов анализа однородности. Правообладатель «старшего» средства индивидуализации, сходного с товарным знаком, оспариваемым по основанию введения в заблуждение, имеет возможность возразить против предоставления правовой охраны спорному обозначению практически в отношении любых товаров и услуг, при этом действуя за пределами пятилетнего давностного срока, установленного пп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Аннулирование регистрации товарного знака на основе такого возражения противоречит духу и букве закона.

10. Сделан вывод, что в законодательстве об интеллектуальной собственности, а также в положениях отраслевых нормативно-правовых актов заложено достаточное количество правовых механизмов, гарантирующих защиту прав потребителей и пресекающих введение в заблуждение в том случае, если запрет по пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ будет применяться в качестве абсолютного, т.е. не требующего анализа прав и законных интересов иных лиц, основания.

В частности, введение потребителей в заблуждение в результате смешения двух средств индивидуализации или незарегистрированных обозначений при их параллельном использовании подлежит пресечению судами, антимонопольной службой, Роспотребнадзором на основании применения норм:

- подпункта 2 пункта 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» (недобросовестная конкуренция в форме введения в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товаров или в отношении его производителей);

- пункта 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» (недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средство индивидуализации);

- пункта 2 статьи 10 в совокупности с мерами по пп. 2, 5 пункта 2 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», ст. 14.7 КоАП (введение потребителей в заблуждение в результате предоставления некорректной информации о свойствах товаров, их изготовителях);

- второго абзаца пункта 4 ст. 19 ГК РФ (злоупотребление правом на использование имени или псевдонима физического лица без его согласия, способом, который повлек за собой введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан).

11. Установлено, что договор отчуждения исключительного права на товарный знак, приводящий к появлению на стороне правопреемника нескольких совладельцев, не порождает введения потребителя в заблуждение, поскольку правовая природа объекта сделки - товарного знака - не исключает возможности совладения. Представляется, что число обозначений, имеющих тесную связь с правообладателем и не допускающих множественность лиц на стороне правопреемника, ничтожно мало.

12. Считаем целесообразным закрепить в пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ положение о том, что оценка способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение должна осуществляться на дату приоритета товарного знака, без учета использования тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации и незарегистрированных обозначений третьими лицами для любых (как однородных, так и не однородных) товаров и услуг.

Пресечение введения потребителя в заблуждение, возникающего в связи с параллельным использованием конкурентами спорного обозначения для маркировки однородных товаров, должно осуществляться Федеральной антимонопольной службой и арбитражным судом. В дальнейшем данную категорию дел целесообразно отнести к исключительной подведомственности судов, исходя из смысла части 3 статьи 35 Конституции, в соответствии с которой никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы в рамках совершенствования законодательных положений по вопросам правовой охраны товарных знаков и условий их регистрации. Результаты исследования могут быть полезны патентным поверенным и специалистам, практикующим в области средств индивидуализации товаров и услуг, а также в учебном процессе при изучении курса права интеллектуальной собственности.

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа была выполнена и обсуждена на кафедре промышленной собственности Российской государственной академии интеллектуальной собственности. Выводы, полученные диссертантом, нашли отражение в опубликованных работах, а также излагались на Всероссийских научно-практических конференциях «Правовые проблемы укрепления российской государственности» (2010 и 2011 год), II (XVII) Ежегодной научно-практической конференции Межрегиональной общественной организации содействия деятельности патентных поверенных «Палата патентных поверенных» (2011 год).

Положения диссертационного исследования нашли применение в практической деятельности диссертанта в качестве патентного поверенного по товарным знакам в Обществе с ограниченной ответственностью «Агентство Интеллектуальной Собственности «Бутенко и Партнеры» (г. Томск).

Структура работы предопределена целями и задачами диссертационного исследования и состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения и списка использованной литературы.

1. Введение потребителя в заблуждение в системе критериев охраноспособности товарного знака

1.1 Товарный знак: понятие, признаки и особенности правового регулирования

Гражданское законодательство регламентирует имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения граждан и юридических лиц, складывающиеся по поводу специально оговоренных объектов. К объектам гражданских прав, в соответствии со статьей 128 ГК РФ, относятся вещи, имущество и имущественные права, результаты работ и оказание услуг, нематериальные блага, а также «охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации». Предыдущая редакция статьи 128 ГК РФ, действовавшая до 1 января 2008 года изменения внесены Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. От 02.07.2013) «О введении в действие части четвертой». , отдельно не выделяла категорию «средства индивидуализации (интеллектуальная собственность)», включая данное понятие в состав единой группы объектов: «результаты интеллектуальной деятельности».

Из актуального текста статьи 128 ГК РФ следует, что законодатель разграничил категории «результат интеллектуальной деятельности» и «средство индивидуализации», несмотря на одинаковый правовой режим, предусмотренный статьями 1225 и 1226 ГК РФ для обоих подклассов интеллектуальной собственности. Статья 1225 ГК РФ, содержащая перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которым в силу закона предоставляется правовая охрана, вслед за действующей редакцией статьи 128 ГК РФ, продолжает разграничивать данные понятия.

Наряду с фирменным наименованием, коммерческим обозначением и наименованием места происхождения товара, к средствам индивидуализации относятся товарные знаки и знаки обслуживания. В соответствии со ст. 1477 ГК РФ, «на товарный знак, т.е. на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак». При этом на основании пункта 2 статьи 1477 ГК РФ, товарным знаком признаётся обозначение, служащее для маркировки товаров, а знаком обслуживания - обозначение, призванное индивидуализировать выполняемые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями работы или оказываемые ими услуги. Поскольку правила о товарных знаках в кодексе соответственно применяются и к знакам обслуживания, термин «товарный знак» далее будет толковаться расширительно, с включением в его объем также знаков обслуживания.

Выделение категорий «результат интеллектуальной деятельности» и «средство индивидуализации» уже в самой первой по порядку статье Части четвертой ГК РФ подчеркивает ряд принципиальных отличий в правовой природе указанных групп объектов. Назначение средств индивидуализации заключается в идентификации юридического лица (фирменное наименование), предприятия как имущественного комплекса (коммерческое обозначение), товара (товарный знак, наименование места происхождения товара) или услуги (знак обслуживания). В отличие от объектов патентного права (изобретение, полезная модель, промышленный образец), товарный знак призван акцентировать внимание потребителя на товаре или услуге с оригинальной маркировкой, и, как следствие, увеличить спрос на соответствующую продукцию или услугу. Средства индивидуализации не претендуют на новизну как неизвестность рынку, искусству, языку бытового общения и в этом смысле не должны (хотя могут) являться уникальными. В частности, И.Э. Мамиофа отмечает, что в качестве товарного знака могут выступать фамилии, обычные слова или даже уже зарегистрированные обозначения, заявленные для других товаров. Мамиофа, И. Э. Понятие и определение товарного знака [Текст] / И.Э. Мамиофа // Практика изобретательской и патентно-лицензионной работы. - Л. : ЛДНТП, 1981. - С. 12.

Как указывает Э.П. Гаврилов, «новизна в сфере товарных знаков определяется и устанавливается применительно к классу товаров или к перечню товаров; …. Иными словами, нельзя ответить на вопрос: "Является ли новым товарный знак "Самовар"? Ответ на этот вопрос может быть неоднозначным, например: "При применении к таким-то товарам этот знак не новый, при применении к другим товарам этот знак - новый (и, разумеется, для применения к самоварам этот знак вообще не может быть зарегистрирован)"». Гаврилов, Э. П. О разграничении авторских произведений и товарных знаков [Текст] / Э.П. Гаврилов // Патенты и лицензии. - 2003. - № 3. - С. 27. В научной литературе такая особенность названа «принципом специализации товарного знака». Тьщкая, Г.И., Мамиофа, И. Э., Мотылева, В. Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований мест происхождения товаров капиталистических и развивающихся странах. - М. : ВНИИПИ, 1985. - С.ЗЗ.

В области правовой охраны товарных знаков корректно говорить о требовании относительной новизны, существующей применительно к обозначению конкретного товара в данный отрезок времени. Близкой позиции придерживается Е.А. Данилина, которая отмечает, что введение в законодательство критерия «новизна» для заявляемых на регистрацию обозначений является избыточным, т.к. в отличие от объектов патентного права товарный знак не должен быть объективно новым. Данилина, Е.А. Критерии охраноспособности или условия регистрации товарного знака? [Текст] / Е.А. Данилина // Патенты и лицензии. - 2013. - №10. - С. 18. Абсолютная новизна как неизвестность марки рынку товаров и услуг отсутствует в перечне критериев охраноспособности заявленных обозначений. Поскольку творчество - это «деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее» Большая Советская Энциклопедия. - Изд. 3-е, Т. 25. - М. : Советская энциклопедия, 1978. - С. 330., то там, где нет абсолютной новизны, на наш взгляд, отсутствует творчество в его привычном понимании, а там, где нет творчества, нет и результата интеллектуальной деятельности. В данной связи последовательное разграничение правовых категорий «результат интеллектуальной деятельности» и «средство индивидуализации» в положениях Гражданского кодекса следует признать целесообразным.

Существует ещё одна особенность средств индивидуализации (в частности, товарных знаков) как объектов интеллектуальной собственности - в законе отсутствует регламентация авторства на данную группу объектов. Автор не перечислен в ст. 1478 ГК РФ среди обладателей исключительного права на товарный знак, к тому же, ст. 1228 ГК РФ, признающая автором результата интеллектуальной деятельности гражданина, творческим трудом которого создан такой результат, ничего не говорит об авторстве на средства индивидуализации товаров и услуг. В подобной ситуации корректнее говорить о возможности возникновения личных неимущественных прав на элемент товарного знака, и, как следствие, параллельной охране такого обозначения или его составных частей авторским правом, например, в качестве произведения дизайна, и - одновременно - исключительным правом на товарный знак. Упомянутая особенность товарного знака является весьма существенной при столкновении в суде авторских прав на отдельные элементы в составе обозначения и исключительного права на зарегистрированный товарный знак, принадлежащего иному лицу Как справедливо отмечает В.Н. Дементьев, вопрос о столкновении прав возникает в случае, когда обладатель авторского права не совпадает с владельцем (или заявителем) товарного знака. См. Дементьев, В.Н. Как «развести» объекты авторского права и товарные знаки? // Патенты и лицензии. - 2000. - № 3. - С. 18..

Из легального определения товарного знака, закрепленного в статье 1477 ГК РФ, возможно вывести следующие конституирующие особенности товарного знака как объекта правовой охраны:

1. Товарный знак представляет собой обозначение, получившее особый правовой статус.

Под словом «обозначение» принято понимать знак, метку или некий индикатор, с помощью которых что-либо обозначено («условные обозначения», «буквенные обозначения»). Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е [Электронный ресурс] / С.А. Кузнецов. - СПб. : Норинт. 1998. В этом смысле любой товарный знак обладает свойством номинации, т.е. возможностью соотнесения языковых (изобразительных, звуковых, и т.д.) единиц или символов с обозначаемыми объектами. Для этого необходимо, чтобы такой знак мог быть воспринят органами чувств человека и не обнаруживал полного совпадения с обозначаемым явлением во всех своих элементах.

В лингвистике утвердилась точка зрения, согласно которой наиболее популярные Веркман, Каспер Дж. Товарные знаки: создание, психология, восприятие / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - С.178. - словесные - товарные знаки представляют собой имена собственные. Евсюкова, Т.В., Глухова, О.В. Словесные товарные знаки: ономастический и лингвокультурологический аспекты: монография. - Ростов-на-Дону: РГЭУ, 2011. - С. 13-18. Н.А. Стадульская указывает, что «товарный знак со всеми остальными типами собственных имен роднит то обстоятельство, что они непервичны по отношению к общей лексике и что в их основе могут быть как имена нарицательные, так и имена собственные других типов». Евсюкова, Т.В., Глухова, О.В. Там же. С. 17.

2. Задачей товарного знака является индивидуализация товара или услуги конкретного производителя или предпринимателя.

По мнению специалистов, И.А. Зенина Зенин, И.А. Гражданское право: учебник для вузов. - М. : Высшее образование, 2008. - С. 290. , И.П. Янушкевича Янушкевич, И.П. Юридическая основа и практика применения товарного знака, знака обслуживания и фирменного наименования. - М. : ИНИЦ Роспатента,1998. - С. 24. и Поля Матели Матели Поль. Новое французское законодательство по товарным знакам. - Книга 1. - Душанбе, 1998. - С. 50-51., основной функцией товарного знака является «различительная» («отличительный характер», «отличительная», «дифференцирующая», «индивидуализирующая»). Цель маркировки товара специальным знаком достигается только в том случае, когда обозначение способно идентифицировать изделие, производимое коммерсантом, и выделить его среди аналогичных или однородных товаров конкурентов. Как точно отметил Поль Матели в своей работе «Новое французское законодательство по товарным знакам», «…товарный знак, определенный по своей природе, состоит из ассоциации обозначения и объектов, которые он покрывает. Именно этот бином, указанное обозначение - объект, составляет в юридическом плане товарный знак». Матели Поль. Там же. С. 50.

Необходимо отметить, что категории «товар» и «услуга» не имеют однозначной трактовки в современном российском законодательстве. Пункт 1 статьи 455 ГК РФ, посвященный условию о товаре в договорах купли-продажи, указывает, что «товаром по договору купли-продажи могут выступать любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных статьей 129 настоящего Кодекса». Пункт 4 статьи 129 специально оговаривает, что результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не могут переходить от одного лица к другому: предметом договора об отчуждении исключительного права на товарный знак выступает не сама интеллектуальная собственность (средство индивидуализации), а исключительные права на такое обозначение.

В свою очередь, статья 4 ФЗ «О защите конкуренции» под товаром понимает объект гражданских прав (в том числе работу, услугу, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. Представляется, что отождествление товара (вещи), услуги и работы недопустимо, исходя из целей гражданско-правового регулирования. Это приводит к неправомерному смешению договоров подряда и оказания услуг, предметом последнего из которых выступает труд как таковой - его результаты существуют вне материального выражения, в отличие от договора подряда.

Несмотря на то, что термины «товар», «работа» и «услуга» не синонимичны, правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания является единым. При этом следует признать, что в ряде случаев понятие «товарный знак» употребляется в законе в его узком смысле (в частности, когда законодатель имеет ввиду обозначение, служащее для индивидуализации товара, т.е. вещи) Представляется, что в пункте 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации имеется ввиду товарный знак в «узком» смысле..

3. Субъектом права на товарный знак может выступать только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Согласно норме статьи 1478 ГК РФ, обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Первичный анализ данного правила позволяет предположить, что такой подход продиктован желанием законодателя ограничить сферу реализации исключительного права на товарный знак областью коммерческой деятельности. Тем не менее, известны случаи, когда правовая охрана товарного знака предоставляется на имя государственных органов или некоммерческих юридических лиц, которые априори не могут ставить перед собой цель извлечения прибыли в качестве основного вида деятельности. Например, товарный знак по свидетельству № 286650 принадлежит Некоммерческой организации "Союз профессиональных фармацевтических организаций" из города Москвы, а обозначение под регистрационным номером 289689 - Некоммерческому партнерству "Группа компаний "Норма-Холдинг". Следовательно, изъятие физических лиц из перечня субъектов, которым в силу закона могут принадлежать исключительные права на товарные знаки, не связано с предпринимательской деятельностью как таковой.

Необходимо отметить, что законодательство многих зарубежных стран исходит из принципиальной возможности закрепления права на товарный знак за физическим лицом, не обладающим специальным правовым статусом. Например, Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания», в редакции Закона Республики Беларусь от 9 июля 2012 г. № 389-З // http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=V19302181 во втором пункте статьи 2 предусматривает, что «товарный знак может быть зарегистрирован на имя организации или гражданина». Представляется вполне справедливым, как минимум, предоставить гражданам возможность для подачи заявки на регистрацию товарного знака в настоящее время Роспатент отказывает в приятии таких заявок к рассмотрению со ссылкой на несоблюдение статьи 1478 ГК РФ, устанавливающей, что «обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель». с расчетом на приобретение заявителем статуса индивидуального предпринимателя в течение трех лет после регистрации знака. Указанный срок выбран не случайно: три года - это временной промежуток, в течение которого правообладатель имеет возможность не использовать свое обозначение без опасности досрочного прекращения правовой охраны в порядке статьи 1486 ГК РФ. В общем и целом, нельзя не согласиться с Э.П. Гавриловым, который называет норму статьи 1478 дискриминационной по отношению к российским гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, поскольку у них может возникнуть объективная потребность стать обладателями исключительного права на товарный знак в отношении товаров, изготовляемых и вводимых в гражданский оборот не регулярно, а только время от времени Гаврилов, Э. П., Еременко, В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). - М. : Экзамен, 2009. - С. 819.. Похожей позиции придерживается Д.В. Мазаев. Мазаев, Д. В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мазаев Дмитрий Владимирович. - М., 2011. - 226 с.

4. Правовая охрана товарных знаков в России носит пост-регистрационный характер.

Из определения, данного статьей 1477 ГК РФ, следует, что товарным знаком является обозначение, используемое коммерсантами в целях индивидуализации своих товаров и услуг, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством. Следует согласиться с позицией Э.П. Гаврилова, указывающего на неточность данной формулировки: так, термины «обозначение» и «товарный знак» не являются синонимами. Гаврилов, Э. П., Еременко, В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). - М. : Экзамен, 2009. - С. 817. Безусловно: всякий товарный знак представляет собой обозначение, однако не каждое обозначение имеет статус товарного знака. Иначе говоря, товарный знак - это обозначение (символ, марка, метка), уже получившее правовую охрану в Российской Федерации.

Это одна из принципиальных особенностей правового института товарных знаков в России, в отличие, например, от законодательства Соединенных Штатов Америки, где допускается получение правовой охраны торговой марки на основании факта первого использования. Необходимо отметить, что пункт 1 статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, ратифицированной СССР и входящей в систему источников российского права, устанавливает, что «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством». Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. [Текст] // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 1996. - № 2. При этом, как отмечает Г.Х. Боденхаузен, «конвенция не устанавливает, приобретается ли право на знак в силу факта регистрации, или в силу использования знака, или же необходимо сочетание этих элементов. Она предоставляет членам Союза по своему усмотрению решать, в какой степени они желают подвергать специальной экспертизе заявки на регистрацию знаков. Точно так же конвенцией не определен объем охраны товарных знаков (если не считать ряда специальных случаев, согласно статьям 6^bis, 6^quinquies и 6^septies)» Боденхаузен, Г. Х. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий [Текст] / Под ред. Проф. М.М. Богуславского. - М. : Прогресс, 1977. - С. 27..