Введение потребителя в заблуждение, как абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку

Во-вторых, в каждой области промышленности можно выделить лидирующие страны и страны-аутсайдеры, однако ситуация в этом смысле довольно переменчива: так, например, все большую репутацию на российском рынке завоевывают китайские автомобили, чего нельзя было прогнозировать еще несколько лет назад.

В-третьих, как справедливо отмечает Поль Матели, «протяженность рынков до размеров континентов или всего мира создает огромную дистанцию между изготовителем и потребителем: выбор потребителя больше не диктуется его личными связями с изготовителем; он знает только товар, который представлен только товарным знаком, который его отличает» Матели Поль. Новое французское законодательство по товарным знакам. - Книга 1. - Душанбе, 1998. - С. 50-51.. Связка «производитель - марка» для товарных знаков является второстепенной, т.к. предметом индивидуализации, согласно статье 1477 ГК РФ, выступает все-таки товар или услуга, а не конкретный производитель. Более того, зачастую фигура правообладателя не совпадает с реальным изготовителем товара, действующим на основании лицензионного соглашения, заключенного с правообладателем товарного знака. В данной связи представляется, что рядовому потребителю в большинстве случаев безразлично, кто именно производит покупаемый им товар, - его привлекает товарный знак, который гарантирует привычное качество маркируемых изделий. Покупатель никогда не застрахован от того, что товар с немецкой фамилией на этикетке не будет производиться китайским лицензиатом на вполне законных основаниях.

Наконец, необходимо отметить, что в силу пункта 2 статьи 10 Закона «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года, при маркировке товаров обязательным является информирование потребителя о производителе товара, включая адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера. Указанные обстоятельства подтверждают, что включение в товарный знак иностранной фамилии, даже при условии, что такая фамилия ассоциируется с иной территорией, нежели страна происхождения заявителя, по общему правилу не приводит к введению потребителя в заблуждение в отношении места нахождения изготовителя товара.

Приведем иной пример из практики. На регистрацию заявлено комбинированное обозначение по заявке № 2012724370, включающее словесный элемент «Krьger Haus» («дом Крюгера»), для товара «пиво», а также в отношении баров, ресторанов, продвижения товаров для третьих лиц. В июле 2013 года экспертизой вынесено уведомление о предварительном отказе в регистрации знака, в том числе в связи с опасностью введения потребителя в заблуждение, поскольку у потребителя может возникнуть ложное ассоциативное впечатление об иностранном происхождении товара, что не соответствует действительности. Вероятно, эксперт соотнес немецкую фамилию и товар «пиво», вследствие чего сделал предположение (в уведомлении это не оговорено), что заявитель желает породить в сознании потребителя дополнительные ассоциации с Германией как местом нахождения заявителя, т.к. данная страна имеет давние традиции пивоварения.

Однако, такой мотивации у заявителя - пивоваренной компании ОАО «Томское пиво» - не было. Дело в том, что прусский подданный Карл Крюгер, фамилия которого включена в товарный знак, еще в 1884 году открыл в Томской губернии пивоваренный завод, правопреемником которого является фирма-заявитель. Через несколько лет завод был передан в управление племяннику Карла - Роберту Крюгеру. К концу 19 века завод выпускал до 50 тысяч ведер пива в год, на нем варили квас и более пятнадцати сортов пива Официальный сайт ООО «Томское пиво» [Электронный ресурс] // URL: http://tomskbeer.ru/about/historycom/. В девяностых годах 20 века завод восстановил свои мощности после нескольких десятилетий падения объемов производства и начал выпускать пиво под маркой «Крюгер». С достаточной вероятностью можно утверждать, что имя Карла Крюгера известно многим сибирякам и ассоциируется с конкретным производителем, а не с Германией как таковой. Использование знака планируется вести также на территории Западной Сибири.

Приведенный пример демонстрирует, что способность иностранной фамилии вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя экспертизой Роспатента зачастую презюмируется без особых на то оснований. При этом выводы о неохраноспособности заявленного обозначения делаются без ссылок на какие-либо источники сведений и носят предположительный характер.

Как справедливо отмечает Э.П. Гаврилов в постатейном Комментарии к Части четвертой Гражданского кодекса, «само введение в заблуждение относительно товара или его изготовителя происходит при использовании товарного знака. Любые попытки до этого момента определить возможность введения потребителя в заблуждение - умозрительны, а потому не являются точными» Гаврилов, Э. П., Еременко, В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). - М.: Экзамен, 2009. - С. 832.. В данной связи практика вынесения отказов в регистрации иностранных имен и фамилий со ссылкой на пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ без анализа фактических обстоятельств использования и ассоциативной связи между существом обозначения и местом нахождения заявителя, представляется необоснованной и ущемляющей права российских заявителей.

3) Географические названия и культурные объекты в составе заявленного обозначения.

Проблема интерпретации географических названий на предмет их ложности либо способности вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара стоит довольно остро уже не первое десятилетие.

В подпункте 3 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента № 39 от 23 марта 2001 года, содержатся общие подходы к оценке охраноспособности товарных знаков, включающих географические указания. Как отмечается в указанных Рекомендациях, если географическое название не может восприниматься как простое указание на место производства товара и нахождение производителя, т.к. по отношению к заявленному товару является фантазийным обозначением, его нецелесообразно оценивать с точки зрения ложности. В качестве примеров таких знаков в Рекомендации приводятся обозначения "СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС" для товара "мороженое", "КАСПИЙ" для товара "сигареты", "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" для товара "башенные краны", и т.д.

В свете изложенной в Рекомендациях позиции Роспатента, представляется спорным вынесение отказа в регистрации обозначения «ПАН-АМЕРИКАНО» на заявителя из России (заявка № 2011715324). Так, в Решении об отказе в регистрации товарного знака указывается, что «заявленное обозначение «ПАН-АМЕРИКАНО» («ПАН» - первая часть сложных слов со значением «в полном охвате, проявлении»; «АМЕРИКАНО» (от исп. «AMERICANO») - производное от «американский»; см. dic.academic.ru, www.slovari.yandex.ru) в силу семантического значения «всеамериканский» указывает на регион, в связи с чем способно создать представление об американском происхождении товаров, которое в рассматриваемом случае в отношении российского заявителя не соответствует действительности». Подобный подход представляется не основанным на законе, поскольку обозначение «ПАН-АМЕРИКАНО» не указывает на конкретное место происхождения товара. Так, топоним «Америка» зачастую используется для обозначения Нового Света, состоящего из двух континентов и 35 государств, включая страны Карибского бассейна. Приставка «пан-» в значении, приведенном экспертизой, делает смысл указанного слова еще более абстрактным, что не приводит к восприятию его в качестве описательного знака. Представляется, что вывод о способности обозначения «ПАН-АМЕРИКАНО» вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товара сделан Роспатентом не вполне обоснованно.

Применительно к оценке охраноспособности топонимов, В.М. Мельников отмечает, что для оценки восприятия того или иного знака в качестве указания места производства продукта, в Германии проводят опросы общественного мнения. Если знак воспринимается как указание на места производства товара незначительным числом респондентов, вероятность предоставления правовой охраны такому обозначению существенно возрастает. Мельников, В. М. Товарные знаки за рубежом на финише XX века. Практика ведомств и судов - М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. - С.80.

Помимо базовых подходов к определению описательного или фантазийного характера заявленного в качестве товарного знака названия географического объекта, в Рекомендациях 2001 года содержатся и иные принципиальные положения. В подпункте 4 пункта 3 Рекомендаций есть следующее утверждение: «Введение в заблуждение может быть достигнуто использованием иностранных слов в обозначении, которое при определенных обстоятельствах воспринимается потребителем через ассоциацию как географическое указание. Вероятность возникновения такой ассоциации тем выше, чем выше репутация географического объекта, язык которого использован, как производителя тех или иных товаров. Так, например, не может быть предоставлена правовая охрана винной этикетке, исполненной в традиционной для грузинских вин манере с указанием названия "СОЛНЦЕ ГОР" и описательными элементами на грузинском языке, если эта этикетка подана российским заявителем.».

Таким образом, Рекомендации 2001 года не только проводили различие между ложными географическими указаниями, несоответствие которых действительности очевидно на этапе экспертизы заявки, и знаками, способными ввести в заблуждение относительно места нахождения изготовителя, но и предлагали алгоритм, способный помочь эксперту при оценке охраноспособности заявленного обозначения.

Правовая позиция Роспатента, изложенная выше, нашла свое подтверждение на уровне правоприменительной практики Высшего арбитражного суда.

Определением ВАС РФ от 4 марта 2010 года № ВАС-1969/10 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 марта 2010 года № ВАС-1969/10 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2013. об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации установлено, что Палата по патентным спорам Роспатента, а также арбитражные суды правомерно сочли комбинированное обозначение по заявке № 2006704711, представляющее собой бутылку с этикеткой, включающей словесный элемент «BANANIA» и фразу «LE PLUS NOURRISSANT DES ALIMENTS FRANCAIS" - "Самый питательный из французских продуктов" - неохраноспособным в силу нормы пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров", согласно которой не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя. Заявка подавалась на имя российского индивидуального предпринимателя для товаров 33 класса МКТУ.

Специалисты П.Б. Мэггс и А.П. Сергеев указывают, что вполне допустимо использовать географическое название в качестве товарного знака, если конкретный товар, для маркировки которого испрашивается правовая охрана, не может ассоциироваться по своим свойствам с соответствующим названием как местом его происхождения Мэггс, П. Б. Сергеев, А. П. Там же. С.349.. Аналогичный подход применялся Комитетом по делам изобретений в середине 20-х годов прошлого века. В частности, в одном из своих Постановлений Комитет указывает, что географические названия, не имеющие реальной связи с местом происхождения товаров, не должны считаться вводящими в заблуждение, если географическая местность, заявляемая в качестве товарного знака, не славится производством продуктов высокого качества, идентичных или однородных с теми, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны. Постановление Комитета № 57 / Вестник Комитета № 20 // Кирзнер, А. М. Петровский, В. В. Патентное и авторское право. Законы о патентах на изобретения, о промышленных образцах (рисунках и моделях), о товарных знаках и об авторском праве. - Л. : Рабочий суд. - 1927. - С. 131.

На основании анализа законодательства ряда зарубежных стран, М.Н. Соколова выделяет группу известных географических названий, «на территории которых нет и не может быть организовано производство», т.е. являющихся фантазийными для любых товаров и услуг. Соколова, М. Н. Правовые проблемы охраны средств индивидуализации товаров, содержащих географические обозначения : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Соколова Марина Николаевна. - М., 2002. - С. 31. При этом указанный автор приходит к выводу, что «регистрация известного географического обозначения в качестве значимого элемента товарного знака возможна в случае отсутствия производства товаров, маркированных таким же обозначением, на данной территории». Соколова, М. Н. Там же. Отсутствие реального производства чая и кофе в поселении Итон рядом с Лондоном послужило одним из мотивов пересмотра Палатой по патентным спорам Роспатента ранее принятого экспертизой решения об отказе в государственной регистрации товарного знака «Итон» для упомянутых товаров в связи с опасностью введения потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров. Гаврилов, Э. П., Еременко, В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). - М. : Экзамен, 2009. - С. 833. Итак, из числа топонимов, не подлежащих правовой охране в силу пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, необходимо исключать названия географических объектов, на территории которых производство соответствующих товаров отсутствует.

Представляется немаловажным, что сам факт включения в заявленное обозначение словесных элементов, представляющих собой названия географических объектов, не соответствующих реальному местонахождению заявителя, еще не свидетельствует о наличии реальной опасности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара. В частности, существует огромное количество реальных городов, рек, провинций, названия которых не известны рядовому российскому потребителю, что предопределяет восприятие подобных знаков в качестве фантазийных. Исходя из того, что возможность введения в заблуждение есть потенциал, реализация которого зависит от ряда субъективных причин, Е.А. Ариевич приводит пример обозначения «Энн Арбор», которое, с одной стороны, представляет собой название американского городка с населением в 100 000 человек, а с другой - «практически не способно породить у потребителей представление о происхождении товара с таким знаком из США». Ариевич, Е. А. Введение в заблуждение: практика и реальность // Патенты и лицензии. - 2000. - № 9. - С.26. При оценке способности заявленного обозначения вызывать не соответствующие действительности ассоциации, автор предлагает учитывать три принципиальных момента:

«1) насколько у обозначения явно присутствует то свойство или значение, которое способно породить не соответствующую действительности ассоциацию;

2) известны ли случаи превращения этого потенциала в реальность, либо же, напротив, имеются доказательства отсутствия реализации этого потенциала;

3) в какой степени даже доказанная возможность введения в заблуждение может нанести реальный ущерб интересам потребителей.». Ариевич, Е. А. Там же.

Подобный подход представляется вполне обоснованным при оценке охраноспособности товарных знаков, включающих географические наименования.

Наконец, Президиум Высшего Арбитражного Суда в Постановлении № 15006/06 от 09 октября 2007 года указал, что обозначение "ГЖЕЛКА" не может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара и нахождения его изготовителя, поскольку одноименная река, а также местность, в которой она протекает, не известны широкому кругу потребителей какими-либо особыми свойствами, имеющими значение при производстве товаров 33 класса МКТУ, выпускаемых заявителем и маркируемых с использованием спорного знака. Следовательно, правоприменительная практика идет по пути признания юридически значимым как степени известности географического объекта среди потребителей соответствующего товара, так и наличия особых свойств товара, связанных с происхождением продукта с соответствующей территории.

С проблемой оценки географических названий на способность вводить потребителей в заблуждение тесно связана практика по отказу в предоставлении правовой охраны товарным знакам, включающим наименования известных архитектурных ансамблей и культурных объектов. Как указывает В.В. Орлова, если регистрация в качестве товарного знака испрашивается для названия известной усадьбы-музея, а заявитель не имеет к ней никакого отношения, такое обозначение не подлежит правовой охране, в том числе, как вводящее потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара Орлова, В.В. Обновленное российское законодательство о товарных знаках // Патенты и лицензии. - 2004. - №4. - С. 10. На практике в регистрации подобных знаков заявителям отказывается со ссылкой на подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ (введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и его местонахождения).

Решением Роспатента от 15 июля 2011 года было отказано в регистрации товарного знака «ВЕРСАЛЬ» по заявке №2010715821 для всех заявленных рубрик («приправы, в том числе майонез»). Экспертиза указала, что словесный элемент «ВЕРСАЛЬ» представляет собой название города во Франции, в связи с чем заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров.

Отказ в предоставлении правовой охраны указанному обозначению послужил основанием для подачи возражения на решение экспертизы. В Решении Роспатента, принятом по результатам рассмотрения соответствующего возражения Палатой по патентным спорам, доводы экспертизы были опровергнуты: «Следует отметить, что с 1979 года именно Версальский дворец и парк включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (фр. Parc et chвteau de Versailles), а не обозначение «ВЕРСАЛЬ». В настоящее время Версаль является пригородом Парижа, центром туризма мирового значения. …. С Версалем связано множество значимых событий французской и мировой истории. Изложенное обуславливает вывод о том, что словесный элемент «ВЕРСАЛЬ» заявленного обозначения известен своими историческими, архитектурными и парковыми памятниками и никак не относится к производству товаров, тем более «майонеза».» Решение Роспатента № 2010715821 от 15 июля 2011 г. [Электронный ресурс] // URL: http://www.fips.ru/cdfi/pps.dll?File=_new/2012/2012%C200697/2012%C200697-2012.08.16.htm . Патентное ведомство тем самым установило, что тождество заявленного обозначения топониму, который при этом ассоциируется со всемирно известным архитектурным ансамблем, само по себе не может послужить достаточным основанием для применения положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Указывая на необоснованность оспариваемого решения экспертизы, коллегия Палаты по патентным спорам также отметила, что фактические данные, подтверждающие реальность введения потребителя в заблуждение посредством маркировки российского товара обозначением «ВЕРСАЛЬ», отсутствуют.

Необходимо отметить, что арбитражные суды зачастую применяют полностью противоположный подход к оценке охраноспособности товарных знаков, включающих элементы, ассоциирующиеся с известными культурными объектами. Так, арбитражные суды всех инстанций установили, что комбинированный товарный знак, включающий словесный элемент "KREMLYOVSKAYA" и изображение, похожее на храм Василия Блаженного (Покровский собор), позволяет потребителю ассоциировать соответствующие элементы именно с Московским Кремлем. Сопоставив данное обстоятельство с особым статусом Кремля, который в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.01.1992 № 82 является официальной резиденцией Президента Российской Федерации, суды признали, что спорный товарный знак может вызывать в сознании потребителя представление об изготовителе товара, который непосредственно связан с исполнительными органами государственной власти, что не соответствует действительности Определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № ВАС-3481/10 от 6 апреля 2010 года.. Отказывая в передаче дела в Президиум ВАС РФ, суд установил, что в сложившихся обстоятельствах признание недействительной правовой охраны товарного знака "KREMLYOVSKAYA" отвечает требованиям законности и направлено на пресечение введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, существующую практику в области экспертизы топонимов на предмет их способности вводить потребителя в заблуждение в отношении места нахождения изготовителя сложно признать единообразной. В целом, можно выделить следующие проблемные моменты, возникающие при оценке охраноспособности такого рода обозначений: анализ топонима в качестве прямого указания на место производства товара либо фантазийного знака; трудность объективного исследования уровня известности географического объекта среди среднестатистических потребителей соответствующего товара; проблема соотнесения топонима с особыми качествами товаров, для которых испрашивается правовая охрана; оценка реальности наступления неблагоприятных последствий в случае регистрации спорного обозначения, и т.д. Представляется, что решение таких коллизий должно осуществляться в соответствии с правилами административного регламента по товарным знакам, принятие которого откладывается уже несколько лет.

4) Сведения из сети Интернет как доказательство несоответствия знака пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Такими специалистами, как М.Я. Эпштейн Эпштейн, М. Я. Изменения к главе 76 ГК РФ: возможные последствия. // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - № 3. - С. 15. , Н.Л. Дубовицкая Дубовицкая, Н. Л. Экспертиза заявок на товарные знаки. // Патентный поверенный. - 2007. - № 2. - С. 36., В.М. Станковский Станковский, В. М. Товарный знак и введение в заблуждение // Патентный поверенный. - 2007. - № 3.- С. 10-14., М.Г. Любомирова Любомирова, М. Г. Куда приведут благие намерения? // Патентный поверенный. - 2007. - № 4. - С. 17., В.А. Мордвинов Мордвинов, В. А., Мордвинова В. В. Информация из Интернета - основание для отказа в регистрации товарного знака? // Патентный поверенный. - 2009. - № 6. - С. 41., Д.М. Ковалева Ковалева, Д. М. Применение некоторых оснований для отказа в регистрации товарного знака в условиях обновленного законодательства / Часть четвертая Гражданского кодекса РФ - эволюция или революция в законодательстве об интеллектуальной собственности?: Сб. докл. научно-практической конференции «Коллегиальные чтения-2007». - СПб. : СПбГТЭУ «ЛЭТИ», 2007. - С 36-38. и С.В. Бутенко Бутенко, С. В. Введение потребителя в заблуждение и правовая охрана товарных знаков // Патенты и лицензии. - 2011. - № 7. - С. 19-20.достаточно часто обсуждалась практика Роспатента по отказу в регистрации заявленных обозначений со ссылкой на пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ на основании сведений об использовании сходного или тождественного обозначения другими лицами в отношении однородных товаров или услуг. Как правило, эксперт при этом базирует свой вывод о способности знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара на информации, полученной из сети Интернет. Такой подход экспертизы представляется не вполне корректным по следующим причинам:

1)Круг полномочий эксперта ФИПС строго очерчен ведомственными нормативными актами. Действующие Правила не содержат указания на то, что экспертиза имеет право исследовать новизну обозначения в ее широком понимании, т.е. за пределами поиска сходных товарных знаков, внесенных в Государственный реестр в отношении однородных рубрик.

С одной стороны, в силу правила пункта 1 раздела «C» статьи 6^quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства. Рассуждая о допустимости использования Интернета для оценки способности заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение, М.Г. Карабанова и О.А. Матющенко отмечают, что в настоящее время проблему введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров нельзя решить только в рамках взаимоотношений «потребитель - производитель», поскольку среднестатистический потребитель в России не привык отстаивать свои права перед производителями товаров и услуг. Карабанова, М. Г., Матющенко, О. А. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака. // Патентный поверенный. - 2009. - № 6. - С.32-33.

Однако, Федеральная служба по интеллектуальной собственности на основании п. 6.3. Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утв. Постановлением Правительства № 218 от 21 марта 2012 г. Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности» в ред. Постановления Правительства РФ от 03.06.2013 № 466 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2013., уполномочена осуществлять государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания и не наделена правом пресекать правонарушения в иных сферах деятельности. Защита прав потребителей находится в компетенции иных органов: Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, прокуратуры, судов и т. д. Более того, российским антимонопольным законодательством (пп. 2 п. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции») предусмотрена специальная ответственность за акт недобросовестной конкуренции, сопряженный с введением потребителей в заблуждение. Роспатент, в силу ограниченности своих полномочий, может оценить только вероятную способность заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товара, в то время как органы Федеральной антимонопольной службы, Роспотребнадзор и суды - реализацию заложенного в знаке потенциала, т.е. объективную реальность.

2) Подобная правоприменительная практика приводит к фактическому установлению квази права преждепользования на товарные знаки, что противоречит пост-регистрационному принципу правовой охраны обозначений в РФ. Э.П. Гаврилов комментирует данную тенденцию следующим образом: «Получается, что российская система регистрации товарных знаков, базирующаяся на принципе первой регистрации (first to file), превращается в систему охраны товарных знаков по принципу первого использования (first to use), которая применяется в США.». Гаврилов, Э. П. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ и интеллектуальные права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - № 4. - С. 19.

3) Сведения, находящиеся в сети Интернет, не всегда можно проверить на предмет их достоверности. Также объективную сложность представляет собой определение даты, на которую соответствующая публикация была осуществлена. Делать это необходимо, поскольку оценка охраноспособности заявленного обозначения осуществляется на дату его приоритета.

Это лишь некоторые проблемные аспекты, возникающие в ситуации, когда экспертиза основывает выводы о способности товарного знака вводить в заблуждение на непроверенной и обрывочной информации из сети Интернет.

Для подтверждения изложенных выводов, приведем несколько примеров из практики.

Марка «LONGA VITA» была заявлена на регистрацию в отношении товаров 21 класса (щетки зубные, зубные нити, и т.п.) российским юридическим лицом. В вынесенном экспертизой уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства указывалось, что данное обозначение воспроизводит наименование зубных щеток, производимых китайской фирмой и, как следствие, оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места производства товара.

Эксперт не мог знать, что указанная китайская компания была контрагентом заявителя и занималась производством щеток по его заказу. Знак был зарегистрирован после предоставления копий договоров заказа. В отсутствие доказательств наличия гражданско-правовых отношений между заявителем и китайской компанией, обозначение «LONGA VITA» по заявке № 2008724830, вероятно, не было бы зарегистрировано. При этом никакой проверки достоверности представленных в интернет-публикации сведений Роспатент не осуществлял.

Другой пример. Томская компания заявила на регистрацию в качестве товарного знака для пива и безалкогольных напитков обозначение «Шемрок». В процессе делопроизводства по заявке ведомство указало, что заявленное обозначение представляет собой транслитерацию английского слова «shamrock» («трилистник») и воспроизводит обозначение, которое в соответствии с данными ряда англоязычных сайтов используется на территории Соединенных Штатов американской компанией «Shamrock Brewing Company» для маркировки однородных товаров. По мнению эксперта, это является достаточным основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения со ссылкой на его способность вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товара.

Позиция Роспатента в данном случае представляется не совсем правомерной, поскольку:

а) в материалах дела заявки отсутствовали доказательства, подтверждающие введение в гражданский оборот на территории России пива и напитков под маркой «Shamrock» американской компанией, а также известность такой продукции рядовому потребителю;

б) подход экспертизы нарушает принцип территориальной правовой охраны товарных знаков, поскольку в России у американской пивоварни нет исключительных прав на товарный знак в 32 классе МКТУ;

в) ведомство, по существу, требует от заявленного обозначения абсолютной мировой новизны, что не сообразуется с критериями охраноспособности товарных знаков и противоречит правовой природе данного средства индивидуализации.

Ознакомившись с приведенными выше контрдоводами заявителя, Роспатент снял ранее выдвинутое основание для отказа в регистрации товарного знака и принял решение о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению.

Известна и противоположная практика, когда добросовестному заявителю не удается убедить патентное ведомство в некорректности применении нормы пп.1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ на основании сведений об использовании сходного знака другим лицом, полученным из Интернета. Так, отказывая в регистрации товарного знака «Ma Belle» по заявке № 2011731698 для мебели, Роспатент указал, что «по сведениям сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит обозначение «Ma Belle», используемое итальянской компанией «Cecotti Collezioni» …. Представленные заявителем доводы о неизвестности товаров итальянской фирмы под спорным названием в России, по мнению автора диссертации, не снимают приведенных выше оснований, поскольку в настоящее время база данных сети Интернет является общедоступным, современным и наиболее полным источником сведений, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах и их производителях. Поэтому, экспертиза учитывает не только ранее зарегистрированные знаки, но и общедоступную информацию».

Представляется, что в данном случае экспертиза не только учла общедоступную информацию, но и придала ей особый статус, порочащий любое заявленное обозначение, тождественное используемому другим лицом без регистрации для продвижения однородных товаров.

Действуя подобным образом, экспертиза, как свидетельствует практика, не подвергает сомнению истинность сведений, представленных в сети. В решении об отказе в регистрации товарного знака «СЛАДКИЕ ШТУЧКИ» по заявке № 2011724481, Роспатент указывает следующее: «При определении возможности ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя экспертиза учитывает любую доступную информацию, справочники, энциклопедии, а также информацию в сети Интернет. Поскольку в сети Интернет любому пользователю доступна информация о том, что с 1992 года существует кондитерская компания «Сладкие штучки» (ИП Сапрыкин Дмитрий Николаевич, г. Курган), и данное словосочетание используется для маркировки однородных товаров указанного индивидуального предпринимателя, у потребителя может сложиться представление о принадлежности товаров данному лицу, что для заявителя по заявке № 2011724481 - ОАО «Кондитерская фабрика Абаканская», не соответствует действительности.». Необходимо отметить, что в Интернете на момент вынесения упомянутого решения экспертизы присутствовала информация исключительно о тортах под наименованием «Сладкие штучки», но не о конфетах или мармеладе, в отношении которых также была подана заявка кондитерской фабрики из Республики Хакасия.

Проанализируем правовую позицию экспертизы, изложенную в приведенном решении.

В данном примере Роспатент признает юридически значимой любую, даже самую незначительную, вероятность введения потребителя в заблуждение. Представляется крайне маловероятным, что рядовой потребитель кондитерских изделий будет руководствоваться сведениями из сети Интернет при выборе конфет и станет изучать историю использования соответствующей маркировки. При этом экспертиза не учитывает, что заявитель и индивидуальный предприниматель находятся в разных субъектах федерации и не конкурируют друг с другом.

С юридической точки зрения, доводы экспертизы сводятся к фактическому признанию за предпринимателем из Кургана исключительного права на коммерческое обозначение, существование которого препятствует регистрации тождественного товарного знака на иного заявителя. Представляется, что само по себе обозначение «СЛАДКИЕ ШТУЧКИ» не вызывает у рядового потребителя никаких ассоциаций с конкретным производителем из Кургана и является сугубо фантазийным применительно к месту происхождения товара. Иными словами, вывод о способности заявленного знака вводить потребителя в заблуждение в отношении изготовителя продукции основан всецело на факте использования тождественной маркировки производителем кондитерских изделий из другого региона и никоим образом не вытекает из существа обозначения, его семантики. Таким образом, применение основания «введение в заблуждение» экспертизой Роспатента предопределяется фактическими обстоятельствами использования анализируемого обозначения, но не его природой.

Критикуя практику экспертизы по противопоставлению заявленному обозначению данных из сети Интернет, В.А. Мордвинов и В.В. Мордвинова справедливо отмечают, что в таком случае регистрация товарного знака теряет всякий смысл и авторитет данного средства индивидуализации неизменно падает на фоне существования доменных имен, права на которые можно получить сравнительно быстро. Мордвинов, В. А., Мордвинова, В. В. Информация из Интернета - основание для отказа в регистрации товарного знака? // Патентный поверенный. - 2009. - № 6. - С. 41.

Контент Интернет-сайтов, оперативно наполняемый любой информацией и так же быстро изменяемый, способен сыграть роль инструмента в руках недобросовестных конкурентов. Так, в целях пресечения регистрации изначально охраноспособного товарного знака, конкуренты заявителя имеют возможность в кратчайшие сроки создать Интернет-страницу с недостоверными сведениями об использовании заявленного обозначения, которая будет обнаружена экспертизой и послужит основанием для вменения заявителю запрета по пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. В данной связи игнорирование экспертизой даты публикации соответствующей информации на сайте, а также отсутствие возможностей для объективной проверки достоверности таких сведений, вкупе с тенденцией к противопоставлению заявленному обозначению любой, даже самой маловероятной, опасности введения потребителя в заблуждение, приводят к нарушению принципа равенства субъектов гражданского оборота и не отвечает презумпции добросовестности действий заявителя. Такой подход в известном смысле противоречит и базовым положениям российского гражданского права, которые признают юридически значимым только существенное заблуждение субъекта - в данном случае, потребителя.

Проблема необходимости анализа Роспатентом «истории» использования заявленного обозначения встанет особенно остро в связи с грядущим введением права оппозиции третьих лиц по опубликованной заявке, когда любое заинтересованное лицо будет вправе представить на рассмотрение экспертизы свои возражения по существу заявленного обозначения, в том числе со ссылкой на его способность вводить в заблуждение. Так, подпункт б) пункта 128 проекта Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : проект Федерального закона // Консультант Плюс : справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2013., предлагает дополнить пункт 1 статьи 1499 новым (третьим) абзацем следующего содержания: «В случае поступления обращения в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1493 настоящего Кодекса содержащиеся в обращении доводы о несоответствии обозначения требованиям статей 1477 и 1483 настоящего Кодекса учитываются при экспертизе заявленного обозначения.». Если указанная новелла войдет в новую редакцию статьи 1499 ГК РФ, соответствующие обращения будут подаваться третьими лицами и по основанию пп.1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ, прежде всего - со ссылкой на способность заявленного обозначения вводить в заблуждение относительно изготовителя товара.

В такой ситуации эксперт вынужден будет стать арбитром между заявителем и третьим лицом. При этом разрешению будет подлежать не вопрос сходства до степени смешения с чужим зарегистрированным знаком или поданной заявкой, а более комплексная проблема, а именно коллизия прав заявителя на регистрацию охраноспособного по его мнению обозначения с интересом третьего лица, который может быть как основан на законе (в случае, например, если действия заявителя по приобретению прав на товарный знак представляют собой акт недобросовестной конкуренции), так и нет (когда действия подателя обращения представляют собой злоупотребление правом).

Прогнозируемая выше ситуация потребует от субъектов правоприменения четкого понимания существа и правовой природы основания «введение потребителя в заблуждение». В противном случае неопределенность в толковании запрета по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, которая существует уже сейчас, в результате введения института оппозиции по заявке может привести к повсеместному нарушению прав заявителей, повышению уровня коррупции и нарушению принципа единообразия в практике Роспатента и арбитражных судов. Представляется, что поставленная выше проблема может быть разрешена посредством применения основания по пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве «абсолютного» критерия охраноспособности товарных знаков, что будет обосновано в третьей главе диссертации.

2.3 Научная дискуссия об отнесении запрета на введение потребителя в заблуждение к абсолютному или относительному основанию для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению

Проблемам квалификации мотива «способность знака вводить в заблуждение» в качестве абсолютного либо относительного основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку в юридической литературе уделялось немалое внимание. Принципиальным вопросом, влияющим на отнесение указанного критерия к одной из двух групп условий охраноспособности, является вопрос о правомерности учета прав и интересов третьих лиц при оценке заявленного обозначения на соответствие пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ. По данной проблеме в науке сформировалось две противоположных позиции.

Часть специалистов относит основание «способность знака вводить потребителей в заблуждение» к категории абсолютных и, как следствие, отмечает, что при отказе в регистрации знака по мотиву пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ экспертиза не имеет права ссылаться на коллизию прав, которую может породить предоставление правовой охраны спорному обозначению, а также не должна делать вывод о способности знака вводить в заблуждение на том основании, что заявленное обозначение затрагивает интересы третьих лиц (в частности, владельцев сходных регистраций).

Как указывает Э.П. Гаврилов, «ложность обозначения или то обстоятельство, что обозначение способно ввести в заблуждение, как основания отказа в регистрации товарного знака отнесены к абсолютным препятствиям для регистрации товарного знака (ст. 6 Закона), то есть к тем основаниям, которые применимы сами по себе, без ссылок на обозначения других лиц» Гаврилов, Э. П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны товарных знаков // Хозяйство и право. - 2007. - № 4. - С. 60.. Критикуя практику Роспатента и судов по одновременному применению положений о запрете на регистрацию знаков сходных и способных ввести в заблуждение, Э.П. Гаврилов делает следующее замечание: «данные нормы материального права являются альтернативными: применение одной нормы исключает возможность применения другой нормы. Действительно, если определенное обозначение вводит в заблуждение относительно товара или его производителя, сравнивать его с другими обозначениями не надо» Гаврилов, Э. П. Там же..

Специалисты патентного ведомства А.Д. Корчагин и С.А. Горленко придерживаются аналогичной позиции: «Разделение оснований для отказа в регистрации товарного знака базируется на ст. 6^quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в которой рассматриваемые основания сосредоточены в п. В.1 и В.3. Основания, включенные в п. В.1, позволяют отказывать в регистрации товарного знака в случаях, «если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана». Основания, указанные в п. В.3, дают возможность отклонять при регистрации знаки, «... если они могут ввести в заблуждение общественность». Корчагин, А. Д., Горленко, С. А. Товарный знак: основания для отказа в регистрации // Патенты и лицензии. - 2004. - № 8. - С. 4. В качестве косвенного подтверждения того обстоятельства, что способность обозначения вводить в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя не должна доказываться ссылкой на наличие прав третьих лиц авторы приводят разъяснения к п. В.З этой статьи, данные профессором Г. Х. Боденхаузеном в Комментариях к Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В его работе отсутствуют упоминания о корреляции прав третьих лиц со способностью обозначения вводить в заблуждение. Корчагин, А. Д., Горленко С. А. Там же. С. 5. К пониманию основания по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве абсолютного склоняется и Е.А. Данилина Данилина, Е. А. Критерии охраноспособности или условия регистрации товарного знака? // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - №10. - С. 18-19. и Д.М. Ковалева, рассуждая о неправомерности исследования патентным ведомством практики использования заявленного обозначения другими лицами на дату подачи заявки, приходит к заключению, что вывод о способности заявленного обозначения вводить в заблуждение возможен только в том случае, если знак содержит не соответствующие действительности элементы или воспринимается таким образом, что это может привести к обману покупателей Ковалева, Д. М. Применение некоторых оснований для отказа в регистрации товарного знака в условиях обновленного законодательства // Часть четвертая Гражданского кодекса РФ - эволюция или революция в законодательстве об интеллектуальной собственности?: Сб. докладов научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения - 2007». - Спб.: СПбГТЭУ «ЛЭТИ», 2007. - С. 38. .

С критикой практики Роспатента по применению пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ выступает и М.Я. Эпштейн: «Экспертиза пытается указывать в качестве оснований для отказа по данному критерию наличие каких-то сведений об использовании похожего товарного знака, в частности на отдельных страницах Интернета, даже когда это происходит в другой стране. Но суть данного критерия в другом. Введение потребителя в заблуждение, как это оговорено в п. 3 ст. 1483 ГК РФ, может произойти тогда, когда заявленное обозначение само по себе несет потребителю неверную информацию, вызывает ложные ассоциации.» Эпштейн, М. Я. Изменения к главе 76 ГК РФ: возможные последствия // Патенты и лицензии. - 2013. - № 3. - С. 15..

Похожая точка зрения высказывалась М.Г. Любомировой, которая отмечает, что для проверки заявленного обозначения на предмет его способности вводить потребителя в заблуждение сравнивать анализируемую марку с другими товарными знаками не требуется. Любомирова, М. Г. Куда приведут благие намерения? // Патентный поверенный. - 2007. - № 4. - С. 26-27.

Комментируя французское законодательство, налагающее запрет на предоставление правовой охраны знакам, способным обмануть публику, Поль Матели приходит к выводу о прочной связи между способностью вызывать несоответствующие действительности ассоциации и существом самого знака. В частности, он отмечает следующее: «Запрет касается самого товарного знака, независимо от его предполагаемого использования. Таким образом, достаточно, чтобы обман был возможен для того, чтобы был применен запрет. Как раз это предусматривает текст закона, который указывает на товарный знак, который "способен обмануть". Именно воспринимая товарный знак сам по себе, может быть оценен риск обмана». Матели Поль. Там же. С. 85.

Также Н.Ю. Медведев относит основание по пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ к числу абсолютных и подлежащих применению без сопоставления с иными средствами индивидуализации, принадлежащими третьим лицам. Медведев, Н. Ю. Там же. С. 13. При этом автор соглашается с тем, что сходство до степени смешения это один из способов введения в заблуждение: «Очевидно, что в случае, когда знаки тождественны или сходны до степени смешения, потребитель будет полагать, что данные знаки принадлежат одному производителю, и тем самым будет, по сути, вводиться в заблуждение относительно истинного изготовителя товара, маркированного данными товарными знаками.». Медведев, Н. Ю. Там же. С. 39.

Представители противоположной точки зрения исходят из похожего тезиса: «сходство до степени смешения - лишь частный случай введения в заблуждение». Ариевич, Е. А. Введение в заблуждение; практика и реальность // Патенты и лицензии. - 2000. - № 9. - С. 23. Продолжая эту мысль, Е.А. Ариевич рассуждает таким образом: «Смешение знаков приводит к тому же самому результату: если потребитель спутал знаки, значит он способен купить не тот товар, т.е. будет введен в заблуждение относительно товара.».

Говоря о необходимости введения особого уровня охраны знаков, хоть и не внесенных в реестр общеизвестных, однако обладающих мировой известностью, А.П. Рабец указывает, что отказ в подобной регистрации может последовать как со ссылкой на абз. З п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках (относительное основание «сходство до степени смешения»), так и в связи со способностью заявленного обозначения вводить в заблуждение относительно изготовителя товара (абсолютное основание «введение в заблуждение» - абз. 2 п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках) Рабец, А. П. Там же. С. 135.. Таким образом, А.П. Рабец допускает возможность применения основания «способность знака вводить в заблуждение» и в ситуации столкновения интересов заявителя и третьих лиц.

Специалист патентного ведомства Н.Л. Дубовицкая указывает, что «имитируемое обозначение может не быть зарегистрировано в качестве товарного знака, но уже введено в гражданский оборот другим хозяйствующим субъектом. В подобном случае заявленное обозначение может быть признано не отвечающим требованиям, установленным п. 3 ст. 6 Закона и п. 2.5 Правил, то есть способным ввести потребителя в заблуждение как относительно изготовителя, так и самого товара». Дубовицкая, Н. Л. Экспертиза заявок на товарные знаки // Патентный поверенный. - 2007. - № 2. - С. 36. В.М. Станковский также полагает, что эксперт вправе оценить обстоятельства предшествующего использования заявленного обозначения другим лицом. Станковский, В. М. Товарный знак и введение потребителя в заблуждение // Патентный поверенный. - 2007. - № 2. - С. 14.

В диссертации М.В. Цветковой высказывается следующая точка зрения: «Основное предназначение товарного знака - обеспечение возможности потенциальному покупателю отличить маркированный товар одного производителя от аналогичных товаров другого производителя. Поэтому сходное до степени смешения обозначение вводит потребителя в заблуждение относительно принадлежности товара и может повлечь возможность неправильного субъективного восприятия в сознании покупателя относительно информации об изготовителе продукции или товаре.». Цветкова, М. В. Там же. С. 70.

Как следует из приведенной ретроспективы, вопрос об отнесении основания по пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ к абсолютным или относительным мотивам для отказа в регистрации обозначения является дискуссионным.

В диссертации Н.Ю. Медведева приводится анализ практики применения данного основания арбитражными судами и делается следующий вывод: «в настоящее время в Российской Федерации отсутствует какая-либо определенная судебная практика по вопросу толкования понятия «способность вводить в заблуждение» Медведев, Н. Ю. Там же. С. 40.. Современная практика арбитражных судов по данному вопросу также не является единообразной, однако в последнее время можно констатировать, что Высший арбитражный суд чаще применяет основание «способность знака вводить в заблуждение» в качестве относительного, и арбитражные суды восприняли такую тенденцию как руководство к действию. Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 года № 2979/06, Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 июня 2008 г. № 4173/08, Постановление Президиума ВАС РФ № 16912/11 от 24 апреля 2012, Определение Высшего Арбитражного Суда от 1 июня 2012 г. № ВАС-6300/12 Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2012 г. № 09АП-6269/2012-АК, Постановление ФАС МО от 23 января 2012 г. по делу № А40-15592/11-19-136, и т.д.