Введение потребителя в заблуждение, как абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку

На данное обстоятельство указывается и в диссертации К.К. Рамазановой: «Установлено, что в российской правоприменительной практике отсутствует единый подход к решению вопроса о том, является ли «способность обозначения ввести в заблуждение потребителя» безусловным основанием для отказа в регистрации товарного знака, позволяющим без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц оценить существо заявленного на регистрацию в качестве товарного знакам обозначения, или относительным, позволяющим учитывать способность потребителя ассоциировать данное обозначение с иными производителями. Необходимо обеспечить единообразное применение указанной нормы и исключить возможность придания факту использования обозначения такого же правового значения, как и факту подачи заявки на регистрацию товарного знака или факту регистрации товарного знака.». Рамазанова, К. К. Там же. С.12.

Подход патентного ведомства к юридической квалификации анализируемого мотива для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку трудно назвать определенным. Приказом Роспатента от 6 июля 2004 г. № 12 были утверждены Разъяснения о неправомерности ссылок на п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» при применении основания «способность знака вводить потребителей в заблуждение» Приказ Роспатента от 6 июля 2004 г. № 12 «Об утверждении Разъяснения о неправомерности ссылок на п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ при применении оснований для отказа в регистрации товарного знака, установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 6 названного закона» [Электронный ресурс] // http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/2004/7/6/26777/.. Указанный документ апеллировал к необходимости гармонизации российского законодательства с положениями законов стран-участниц Парижской конвенции, таких как Великобритания, и устанавливал, что при оценке соответствия заявленного или оспариваемого знака абзацу 2 п. 3 ст. 6 Закона экспертизе необходимо исходить из следующего:

1. Заявленное обозначение или оспариваемый знак должны быть проанализированы с точки зрения их способности вводить в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц, включая товарные знаки.

2. Такое исследование следует проводить, руководствуясь положениями п. 2.5 (2.5.1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, в соответствии с которыми к обозначениям, способным ввести в заблуждение относятся, в частности, знаки, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается вводящим в заблуждение, если таковым является хотя бы один из его элементов.

3. При применении оснований, предусмотренных абзацем вторым пункта 3 статьи 6 Закона ("Абсолютные основания для отказа"), принятие соответствующих решений, исходя из сходства до степени смешения обозначения или товарного знака с охраняемым товарным знаком следует считать неправомерным, поскольку упомянутое основание может быть применено только в рамках реализации пункта 1 статьи 7 Закона ("Иные основания для отказа").

Представляется, что процитированные разъяснения вносили предельную ясность в понимание правовой природы запрета на регистрацию знаков, способных ввести в заблуждение. Тем не менее, без упоминания каких-либо причин, спустя всего полгода Приказ был отменен. Приказ Роспатента от 20 января 2005 г. № 7 «О признании утратившим силу Приказа Роспатента от 06.07.2004 № 12».

В действующей редакции пункта 3 статьи 1483 ГК РФ отсутствует оговорка о возможности применения основания «способность знака вводить в заблуждение» с учетом столкновения прав и законных интересов. Проект Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по организации приема, регистрации и экспертизы заявок на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания URL: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/208eaac5-1a72-11e1-08f9-9c8e9921fb2c/adm_reg_tz.pdf, разработанный в соответствии с приказом Роспатента от 24 июня 2011 г. № 73 «О разработке и утверждении административных регламентов Федеральной службы по интеллектуальной собственности по предоставлению государственных услуг», также не содержит четких разъяснений по данному вопросу.

В свою очередь, пункт 3.4. главы VII Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации содержит следующий тезис: «Современные условия экономического развития страны требуют дальнейшего совершенствования регулирования отношений, связанных с товарными знаками, знаками обслуживания и наименованиями мест происхождения товаров. Прежде всего это касается уточнений положений ГК, посвященным основаниям для отказа в государственной регистрации товарного знака, чтобы такая регистрация не могла явиться причиной введения потребителей в заблуждение» Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации. Принята Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 года // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2009. - № 11. - С. 6-99.. Таким образом, не только научное сообщество, но и законодатель считают исследуемую проблему актуальной и чрезвычайно значимой.

Резюмируя исследование, проведенное в рамках настоящей главы, следует прийти к следующим выводам:

1. Законодатель выделяет две группы обозначений, которым надлежит отказывать в регистрации со ссылкой на пп. 1 п. 3 статьи 1482 ГК РФ:

1) Знаки, способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара, для маркировки которого испрашивается правовая охрана.

2) Обозначения, способные ввести в заблуждение в отношении изготовителя товара.

Вынесение отказов в регистрации заявленного обозначения со ссылкой на его способность вводить потребителя в заблуждение относительно товара на практике встречается нечасто. При оценке соответствия заявленного знака условию охраноспособности по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ необходимо установить все смыслы анализируемого обозначения и оценить наиболее вероятные ассоциации, которые обозначение способно породить у рядового потребителя соответствующего товара или услуги.

Если марка в числе прочего вызывает ассоциации с товаром или местом его происхождения, которые не соответствуют действительности, обязательному анализу подлежит степень правдоподобности таких догадок. Обозначения, порождающие ошибочные, но притом малоправдоподобные ассоциации с товаром или его производителем, не способны дезинформировать покупателей и в силу указанного обстоятельства подлежат регистрации.

Существует особая группа обозначений (т.н. «суггестивные» марки), которые намекают на некоторое свойства и характеристики маркируемого изделия, не описывая их напрямую, и в этом смысле обладающие различительной способностью. Среди них выделяется категория знаков, намекающая на свойства, фактически отсутствующие у маркируемого товара. Если описываемое качество продукта является случайным или дополнительным к основному свойству, его наличие или отсутствие в приобретаемом товаре не принципиально для потребителя. Соответственно, заявленное обозначение, вызывающее ассоциации с несущественными качествами и свойствами, отсутствующими у товаров по перечню заявки, не представляет собой опасность с точки зрения пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Вопрос об отнесении основания «способность знака вводить потребителя в заблуждение» к группе относительных или абсолютных мотивов для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку является дискуссионным. Правоприменительная практика в данной сфере скорее не единообразна. Назрела объективная необходимость в анализе правовой природы положений пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, что специально оговорено в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации.

2. При оценке способности заявленного обозначения или товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, целесообразно принимать во внимание только существенное заблуждение. Существенным следует считать такое заблуждение, при котором правдоподобность ошибочной ассоциации, порождаемой заявленным обозначением, и, как следствие, вероятность дезинформации покупателя достаточно высоки и очевидны для эксперта без анализа конкретных обстоятельств использования спорной маркировки. Обратный подход приводит к ущемлению прав и законных интересов заявителя.

3. Использование латиницы в обозначении, заявляемом на регистрацию, не может служить достаточным основанием для вынесения отказа в предоставлении правовой охраны по мотиву способности вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товара или места нахождения его изготовителя. Запрет на включение латиницы в обозначения, заявляемые российскими товаропроизводителями, является дискриминационным по отношению к российским хозяйствующим субъектам.

4. Вывод о способности обозначения, включающего иностранное имя и/или фамилию вводить потребителя в заблуждение неправомерен в отсутствие хотя бы одного из приводимых критериев:

1). Заявленное обозначение включает фамилию иностранного происхождения, которая однозначно воспринимается как часть имени собственного. правомерность товарный заблуждение

2) Обозначение вызывает стойкую ассоциацию с конкретным местом производства товара, не соответствующую реальному месту нахождения заявителя.

Представляется, что обозначения, включающие фантазийные имена и фамилии и не порождающие обманчивых ассоциаций с конкретным лицом или местом нахождения изготовителя, не подпадают под запрет по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

5. На практике существует проблема оценки экспертизой Роспатента сведений о предшествующем использовании заявленного обозначения другими лицами в отношении аналогичных товаров. Как правило, при обнаружении соответствующих сведений в сети Интернет экспертиза отказывает в регистрации обозначения со ссылкой на его способность вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, несмотря на тот факт, что достоверность подобной информации никем не установлена. Это открывает возможности для злоупотреблений со стороны недобросовестных конкурентов, особенно в случае введения нормы действующего в законодательства права третьих лиц на представление своих возражений против регистрации заявленного обозначения на стадии проведения экспертизы.

6. Вопрос об отнесении основания «способность знака вводить потребителя в заблуждение» к группе относительных или абсолютных мотивов для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку является дискуссионным. Правоприменительная практика в данной сфере скорее не единообразна, однако в последнее время арбитражные суды идут по пути толкования условия регистрации по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве относительного критерия охраноспособности. Назрела объективная необходимость в анализе правовой природы запрета на регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, что специально оговорено в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации.

3. Введение потребителя в заблуждение - абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению

3.1 Критика практики применения запрета на регистрацию обозначений, вводящих в заблуждение, в качестве относительного основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку

Основное отличие относительных и абсолютных оснований заключается в том, что при анализе соответствия заявленного обозначения абсолютным критериям охраноспособности наличие коллизии прав и законных интересов заявителя и других лиц является юридически иррелевантным. Как отмечалось во первой главе настоящего исследования, экспертиза товарного знака на предмет наличия абсолютных оснований для отказа в его регистрации сопряжена с установлением особых, имманентно присущих марке, свойств, которые не позволяют признать ее охраноспособной.

В некоторых случаях арбитражные суды относят запрет на регистрацию знаков, вводящих потребителя в заблуждение, к числу абсолютных. Приведем цитату из такого судебного акта: «Способность знака вводить потребителя в заблуждение относится к абсолютным основаниям для отказа, т. е. основаниям, определяющим охраноспособность знака без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц. Отнесение введения в заблуждение к абсолютным основаниям означает, что запрет на регистрацию вводящих в заблуждение знаков может применяться только в тех случаях, когда введение в заблуждение возникает вследствие природы самого знака. Способность вводить потребителей в заблуждение относится к абсолютным основаниям для отказа, позволяющим без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц оценить существо заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения. Суд апелляционной инстанции полагает, что оспариваемый товарный знак не несет в себе никакой информации о производителе товара, следовательно, сам по себе он не может порождать в сознании потребителя не соответствующих действительности представлений об изготовителе товара.» Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2012 года № 09АП-36944/2011.. В пересмотре цитируемого Постановления арбитражного суда апелляционной инстанции в порядке надзора было отказано Определением Высшего Арбитражного Суда от 28 сентября 2012 г. № ВАС-12216/12.

Приведенный судебный акт является скорее исключением в арбитражной практике. Так, в Определении ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июня 2012 года № ВАС-6300/12 Определение Высшего Арбитражного Суда от 1 июня 2012 г. № ВАС-6300/12 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. дан. - М., 2013. судом установлено следующее: «Суд апелляционной инстанции признал, что Компания «Франклин Индастриез Лимитед», являясь правообладателем сходного товарного знака с более ранним приоритетом, длительное время использовала указанный товарный знак, в результате чего это обозначение приобрело широкую известность на рынке реализации бытовой техники и электроники до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 373905, поэтому регистрация тождественного товарного знака на имя Метрополь Холдингс ЛТД может вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, выпускаемых на рынок компаниями. Исходя из указанных обстоятельств, суд признал, что Роспатент принял обоснованное решение об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны такому товарному знаку.». В данном примере суд счел возможным признать оспариваемый товарный знак способным вводить потребителя в заблуждение на основании следующих фактических обстоятельств:

а) существует сходный с оспариваемым товарный знак, который внесен в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания и имеет более ранний приоритет;

б) сходство до степени смешения вкупе с известностью объекта «старших» прав на том же товарном рынке до даты подачи заявки на спорное обозначение приводит к опасности введения потребителя в заблуждение.

При таком правовом подходе основание по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ применяется в качестве «относительного», зачастую в совокупности с запретом по мотиву сходства до степени смешения. В такой логической связке введение потребителя в заблуждение выступает следствием сходства двух средств индивидуализации и их смешения в глазах покупателей.

Проанализируем правомерность описываемой правовой позиции на основе подробного анализа двух примеров из практики.

1) Спор по товарному знаку «Frenchkiss».

В Палату по патентным спорам Роспатента поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «Frenchkiss», рег. № 424745. Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован для широкого перечня кондитерских изделий в 30 классе и представлял собой словесный элемент, выполненный на белом фоне оригинальным шрифтом, с заглавной буквы, в одно слово, при этом буква «F» и стилизованное сердечко над «i» в красном цвете, а все остальные буквы - в черном. Правовая охрана обозначению предоставлена в красно-бело-черном цветовом сочетании.

Знак оспаривался по трем правовым снованиям:

1.Сходство до степени смешения с товарными знаками № 323234, № 426525, имеющими более ранний приоритет, и зарегистрированными для услуг 35 класса: продвижение товаров (для третьих лиц), а именно шоколада и кондитерских изделий. Оба знака обслуживания имели в своем составе словесный элемент «French Kiss», выполненным в два слова, с заглавной буквы, курсивом коричневого (323234) или черного (426525) цвета. Обозначения включают также неохраняемые элементы: «CHOCOLATE», «BOUTIQUE», «PATISSERIE».

2.Сходство с фирменным наименованием владельца знаков обслуживания - ООО «ФРЕНЧКИС». Необходимо отметить, что в Единый государственный реестр юридических лиц также внесено фирменное наименование общества в латинице. Исключительное право на средство индивидуализации юридического лица возникло за несколько лет до даты приоритета оспариваемой регистрации.

3.Введение потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товара. Податель возражения указывал, что на дату приоритета оспариваемого знака им осуществлялось введение в гражданский оборот шоколадных конфет, маркированных словосочетанием «French kiss», при этом указанная продукция стала широко известна российскому потребителю.

Роспатент удовлетворил данное возражение по первому и третьему основаниям. В решении ведомства, в частности, установлено следующее:

- словесные элементы «FRENCHKISS» и «French kiss» тождественны по семантическому и фонетическому признакам, что обуславливает сходство до степени смешения оспариваемого знака и противопоставляемых товарных знаков;

- учитывая высокую степень сходства товарного знака и знаков обслуживания, «коллегия считает возможным признать однородными товары 30 класса МКТУ и связанные с этими товарами услуги 35 класса МКТУ»;

- в материалах дела отсутствуют доказательства, необходимые для констатации однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, с областью деятельности подателя возражения, осуществляемой под сходным фирменным наименованием. Указанное исключает возможность применения основания по пункту 8 статьи 1483 (сходство до степени смешения с фирменным наименованием иного лица);

- «представленные материалы свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака на российском рынке присутствовала информация о товарах (шоколадных конфетах), маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, в силу чего у потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака могла сформироваться устойчивая ассоциативная связь между этим обозначением и лицом, подавшим возражение» Решение Роспатента № 2010702294 от 7 ноября 2012 г. [Электронный ресурс] // URL: http://www.fips.ru/cdfi/pps.dll?File=_new/2012/2012%C201292/2012%C201292-2012.11.07.htm . На основании этого ведомство сделало вывод о способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Как отмечает Э.П. Гаврилов, «двойные (или даже тройные) ссылки на нормы материального права как на основание принимаемого решения по товарным знакам стали признаком "хорошего тона", признаком солидности и обоснованности принимаемых решений. К сожалению, при этом не учитывается то обстоятельство, что данные нормы материального права являются альтернативными: применение одной нормы исключает возможность применения другой нормы. Действительно, если определенное обозначение вводит в заблуждение относительно товара или его производителя, сравнивать его с другими обозначениями не надо.». Гаврилов, Э.П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам правовой охраны товарных знаков. Там же.

Приведенное утверждение Э.П. Гаврилова представляется справедливым. Исходя из буквального толкования пункта 14.4. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, в ходе проверки заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства, оно в первую очередь проверяется на отсутствие абсолютных оснований для отказа в регистрации, а потом - «также иных» (относительных) мотивов в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона и пунктами 2.8 - 2.9 Правил. Вероятно, такая последовательность проверки введена в целях процедурной экономии: так, если обозначение подпадает под абсолютные запреты в регистрации, которые, как отмечалось в первой главе, направлены на защиту публичного интереса и являются труднопреодолимыми, дополнительное исследование на предмет столкновения исключительных прав проводить нецелесообразно. На наш взгляд, концепция проведения экспертизы, закрепленная в пункте 14.4. Правил, не противоречит нормам главы 76 ГК РФ и подлежит применению в настоящее время.

Также видится неоднозначным подход патентного ведомства к оценке рубрик 30 и 35 классов МКТУ в качестве однородных. Закрепленный в пункте 3.6. Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания». и ретранслированный в ряде судебных актов Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2012 года № 09АП-4678/2012; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2012 года № 09АП-8258/2012; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2011 года № 09АП-30495/2011, и т.д. тезис: «чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше однородность рубрик по таким регистрациям» вызывает ряд критических соображений. Представляется, что однородность товаров и услуг является вопросом факта, и в силу этого не должна пересматриваться под влиянием внешних обстоятельств. Иными словами, смеси для бутербродов на растительных маслах не могут признаваться однородными сметане, даже если для их маркировки используются тождественные знаки. Обратный подход приводит к более привилегированному положению владельцев «старших» знаков и «размывает» правовую категорию «однородность»: так, существенно сэкономив на пошлинах, можно подать заявку в 35 классе для рубрики «реализация одежды, пива и косметики» и впоследствии пресекать регистрацию сходных обозначений в 25, 32 и 3 классах соответственно. Подобная практика, на наш взгляд, не соответствует принципу равенства субъектов гражданского права.

Если магазин, занимающийся в числе прочего производством конфет, по какой-то причине не подал заявку на обозначение «French kiss» в 30 классе, в результате чего был зарегистрирован чужой («корректный») товарный знак, то, вероятно, владелец поздней регистрации не должен нести убытки в связи с аннулированием собственного знака по мотиву введения в заблуждение, поскольку предпринимательская деятельность, в рамках которой реализуется право на регистрацию средств индивидуализации, осуществляется на началах риска. Бремя неблагоприятных последствий, наступивших в связи с не регистрацией знака в искомом классе, должен в полном объеме нести недальновидный заявитель - владелец «старшего» знака.

Полагаем, что ставить однородность в зависимость от степени сходства знаков или детерминировать ее уровнем известности объекта «старших» прав не вполне корректно. Правовая сущность категории «однородность» объективно определяется фактом принадлежности двух товаров к продуктам одного рода, имеющим, как правило, единое или близкое функциональное назначение. Иная трактовка размывает и без того довольно абстрактную категорию «однородность», которая, к сожалению, даже не имеет легальной дефиниции.

Имеются и противоположные точки зрения на институт однородности товарных знаков. Так, В.В. Старженецкий полагает, что сходство до степени смешения, различительная способность знака и однородность могут дополнять друг друга при квалификации столкновения прав на товарные знаки или заявленные обозначения: "слабость одного критерия может быть компенсирована силой другого" Старженецкий В.В. Там же, С. 30.. На наш взгляд, такой подход в некотором смысле «развязывает руки» юрисдикционному органу, давая возможность в отдельных случаях не применять нормы об однородности, подлежащие применению в силу закона.

В анализируемом практическом примере, полагаем, особое значение приобретает описанная ранее проблема объективной оценки вероятности возникновения заблуждения у рядового потребителя, а также установление существенности такого заблуждения, его юридической значимости. Как правило, на дату приоритета знака заявленное обозначение еще не вводится в гражданский оборот, поскольку хозяйствующие субъекты стараются максимально обезопасить себя до даты получения исключительного права. Представляется, что введение потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товара или самого продукта - это вопрос факта, констатация которого в отсутствие репрезентативного опроса потребителей чрезвычайно затруднительна. Утверждать, что оспариваемый знак не соответствует условию подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ только на основании того, что по сведениям из глянцевых журналов «на российском рынке присутствовала информация о товарах (шоколадных конфетах), маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком», представляется не вполне корректным. Без бухгалтерской документации, социологических опросов и других надлежащих доказательств, которые, с одной стороны, подтвердили бы известность продукции заинтересованного лица, а с другой - реальность введения потребителей в заблуждение, выносить подобные решения, на наш взгляд, преждевременно.

В качестве истинного мотива для подачи возражения по основанию «введение в заблуждение» зачастую выступает не порочность знака, а желание хозяйствующего субъекта иметь собственные исключительные права на оспариваемое обозначение. Действительно, до рассмотрения дела в Палате по патентным спорам ООО «ФРЕНЧКИС» подало заявку № 2012724308 на обозначение «FRENCHKISS» в простом шрифтовом исполнении для широкого перечня товаров 30 класса. Делая своеобразную «работу над ошибками», с юридической точки зрения податель возражения оспаривает действительность обозначения, на которое сам претендует. Вероятно, заявитель полагает, что товарный знак «FRENCHKISS» является вводящим в заблуждение для товаров одних лиц и одновременно подлежит регистрации в отношении его собственных кондитерских изделий. Э.П. Гаврилов комментирует сложившуюся практику таким образом: «Порочность практики аннулирования товарного знака, принадлежащего одному правообладателю, по причине введения в заблуждение, с одновременной регистрацией этого же товарного знака на имя другого лица с допущением, что его принадлежность этому другому лицу не будет вводить в заблуждение, представляет собой извращение принципа введения в заблуждение - абсолютного основания для отказа в регистрации товарного знака. Такая практика приводит к тому, что используемые обозначения товаров, не зарегистрированные в качестве товарных знаков и не ставшие общеизвестными, получают в противоречие с законом преимущества при их последующей регистрации в качестве товарных знаков» Гаврилов, Э. П. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ и интеллектуальные права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - № 4. - С. 19..

Возвращаясь к оспариванию товарного знака «Frenchkiss», смоделируем следующую ситуацию: допустим, податель возражения действительно использовал спорный словесный элемент до даты приоритета аннулированного знака, а не просто решил спустя несколько лет деятельности магазина начать собственное производство конфет, когда другое лицо уже получило исключительные права в 30 классе. Предположим, что рядовой потребитель пребывает в недоумении и в самом деле путает между собой конфеты двух конкурентов. Однако, в данном случае опасность дезинформации покупателя не содержится в самом обозначения «Frenckiss», которое не вызывает обманчивых ассоциаций само по себе, в отрыве от анализа истории его использования. Очевидно, что в нашем примере способность обозначения вводить в заблуждение не является свойством самого знака, а возникает в результате его одновременного использования двумя конкурентами для маркировки одного вида товара. Соответственно, эта способность является приобретенной и легко может исчезнуть (например, при прекращении одним из обществ ведения деятельности по производству кондитерских изделий). Справедливо ли в такой ситуации прекращать правовую охрану товарного знака по основанию пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ? Вряд ли, поскольку речь в данном случае идет не о сущностном дефекте самого средства индивидуализации, и, как следствие, защите публичного интереса посредством удовлетворения соответствующего возражения, а о пресечении конкурентных действий, вводящих потребителя в заблуждение и затрагивающих интересы частного лица - конкретной сети кондитерских магазинов.

Добросовестному производителю конфет под чужим знаком (в смоделированном примере - абстрактному ООО «ФРЕНЧКИС»), который несет убытки в связи с путаницей среди потребителей, хотя до даты приоритета оспариваемой регистрации его товар стал широко известен на рынке, следует обращаться за защитой своих интересов в Федеральную антимонопольную службу. Органы ФАС в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» компетентны пресекать акты недобросовестной конкуренции, включая введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей. В рамках производства по делу антимонопольная служба вправе запросить любые документы у сторон, проверить их подлинность, а главное - в отличие от Роспатента - запретить виновной стороне использование вводящего в заблуждение обозначения, даже если оно зарегистрировано в качестве товарного знака. Точку в таком споре поставит арбитражный суд.

Помимо Федеральной антимонопольной службы, существуют и другие государственные органы, на которые возложена обязанность по защите прав потребителей. Так, в соответствии с нормами пп. 2 п. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 структурные подразделения Роспотребнадзора обязаны осуществлять «предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение». При этом в силу отдельных положений статьи 40 упомянутого закона Роспотребнадзор вправе не только проводить соответствующие систематические наблюдения и контроль, но и применять меры пресечения, выдавать предписания о прекращении нарушения прав потребителей, рассматривать дела об административных правонарушениях, обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей и т. д. Представляется, что деятельность патентного ведомства по защите потребителей от введения в заблуждение должна носить узкоспециальный характер, не подменяя собой обязанности иных, профильных, органов и ведомств, имеющих возможность бороться как с регистрацией противоречащих публичным интересам обозначений, так и с их использованием.

Случай с оспариванием товарного знака «Frenchkiss» по основанию его способности вводить потребителя в заблуждение представляет собой пример использования нормы по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве относительного основания для оценки охраноспособности знака. Продолжая критику описываемой тенденции правоприменения, остановимся подробнее на ином прецеденте, окончательное решение по которому было принято Высшим арбитражным судом в порядке надзорного производства.

2) Спор о товарных знаках «Vacheron Constantin».

Двадцать четвертого апреля 2012 года Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ принял Постановление № 16912/11 Постановление Президиума ВАС РФ № 16912/11 от 24 апреля 2012 года об отмене решения Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2011 по делу № А40-73286/10-143-625, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.05.2011 г. и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.09.2011 г. и признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.02.2010 г. об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN» по свидетельству № 278829., которое может сыграть принципиальное значение в понимании правовой природы основания «способность знака вводить потребителя в заблуждение». В силу специальной оговорки по тексту Постановления, вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые в истолковании, расходящемся с указанным актом, могли быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Придание обратной силы правовой позиции Президиума ВАС РФ ограничено во времени правилами статьи 312 АПК РФ. Подход высшей инстанции, примененный в упомянутом споре и изложенный в Постановлении, в настоящее время утратил статус вновь открывшегося обстоятельства для целей пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по конкретным делам, однако весьма вероятно, что приведенное Высшим Арбитражным Судом толкование правовых норм будет применяться арбитражными судами и впредь. Обратимся к существу прецедента.

Знаменитая швейцарская фирма-изготовитель часов класса люкс «Вашерон энд Константин С.А.» ведет свою историю с 1755 года, когда часовой мастер Жан-Марк Вашерон заключил договор о найме на работу своего первого подмастерья. С этого времени мануфактура начала активное продвижение своих эксклюзивных часов и хронометров на европейский рынок и быстро завоевала признание местной аристократии. В 1819 году к фирме присоединился бизнесмен Франсуа Константен, что привело к появлению известной марки «Vacheron et Constantin». В 1880 году к логотипу мануфактуры добавлен мальтийский крест, а спустя семь лет компания «Вашерон энд Константин С.А.» была внесена в швейцарский реестр юридических лиц с местонахождением в Женеве. В графе «цель» указанного реестра в качестве основных видов деятельности данной компании значатся: «изготовление и продажа различных часов, украшений и ювелирных изделий, а также любая деятельность, связанная с часовым производством, производством украшений и ювелирных изделий». В 1970 году из названия мануфактуры Vacheron & Constantin был изъят разделительный знак «&» (амперсанд). URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Vacheron_Constantin , http://www.vacheron-constantin.com/ru/story/

Компания «Вашерон энд Константин С.А.», получила правовую охрану на комбинированный товарный знак «VACHERON CONSTANTIN», включающий стилизованное изображение мальтийского креста, на территории СССР в 1978 году по т.н. «мадридской системе» регистрации знаков. Указанная международная регистрация (№ 436637) действует в настоящее время в Российской Федерации для всех заявленных рубрик 14 класса МКТУ, а именно: часы; часовые механизмы; корпуса часов; хронометры, в частности хронометры морские; настольные, каминные часы; инструменты, предназначенные для индикации и регистрации времени; ювелирные товары: циферблаты с полудрагоценными камнями. Исходя из информации с официального сайта компании, изделия Vacheron Constantin продаются исключительно в эксклюзивных бутиках или через международную сеть официальных дистрибьюторов, находящихся в нескольких крупных российских городах.

Производителю часов стало известно, что в ноябре 2004 года на имя российской компании была осуществлена регистрация словесного товарного знака «VACHERON CONSTANTIN» по свидетельству № 278829 для широкого перечня товаров 25 класса МКТУ, включающего одежду, обувь, головные уборы. В 2007 году исключительное право на указанный товарный знак отчуждено оффшорной фирме.

Компании «Вашерон энд Константин С.А.» и аффилированная с ней фирма «Ричмонт Интернешнл С.А.» обратились в Палату по патентным спорам с возражением против регистрации словесного знака «VACHERON CONSTANTIN» в связи с несоответствием оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 6, пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действовавшего на дату приоритета заявленного обозначения. Исходя из текста Решения Роспатента, принятого по результатам заседания коллегии Палаты по патентным спорам Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) «VAСHERON CONSTANTIN» / Решение Палаты по патентным спорам № 2003705829/50 от 18 февраля 2010 года [Электронный ресурс] // http://www.fips.ru/sitedocs/pps_search.htm , податель возражения, в частности, основывал свою правовую позицию на следующих тезисах:

1. Товарный знак по свидетельству № 278829, зарегистрированный в 25 классе, сходен до степени смешения с международной регистрацией фирмы «Вашерон энд Константин С.А.», полученной в отношении товаров 14 класса МКТУ, которые по мнению подателя возражения являются однородными одежде и головным уборам.

2. Оспариваемый знак тождественен фирменному наименованию швейцарской компании, права на которое возникли ранее.

3. Словесный знак «VACHERON CONSTANTIN» способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров, т.к. комбинированное обозначение правообладателя из Швейцарии, права на которое возникли ранее, приобрело широкую известность в России и за рубежом на дату приоритета оспариваемой регистрации.

Отказывая в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, Федеральная служба по интеллектуальной собственности установила, с одной стороны, сходство двух товарных знаков до степени смешения, а с другой - неоднородность часов и одежды как товаров разного вида, имеющих различное назначение, условия сбыта и состав материалов. Довод швейцарской компании о принадлежности часов и одежды к единому роду товаров в связи с их частой «встречаемостью» в обиходе был отвергнут Роспатентом как неубедительный, поскольку случаи, когда производители одежды выпускают еще и часы, относятся к исключениям и характерны скорее для крупных Домов мод. Патентное ведомство в своем решении также отметило, что в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие реальное намерение подателя возражения применять свой знак для одежды и прочих товаров 25 класса МКТУ на дату подачи заявки российской фирмой.

По мнению коллегии Палаты по патентным спорам, деятельность «Вашерон энд Константин С.А.» по изготовлению элитных часов высокой ценовой категории не аналогична производству одежды, что исключает применение к данному случаю основания по п. 8 ст. 1483 ГК РФ о запрете на регистрацию знаков, сходных до степени смешения с чужим фирменным наименованием. Ведомство также указало, что представленные правообладателем оспариваемого знака материалы свидетельствуют о некоторой известности его обозначения как средства индивидуализации одежды, в то время как отнесение швейцарской марки «к разряду дорогих часов приводит к выводу о малой ее известности среднему российскому потребителю». Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) «VAСHERON CONSTANTIN» / Решение Палаты по патентным спорам № 2003705829/50 от 18 февраля 2010 года [Электронный ресурс] // http://www.fips.ru/sitedocs/pps_search.htm

Не согласившись с принятым Роспатентом решением, владелец «старшего» знака предпринял попытку оспаривания указанного ненормативного акта в арбитражном суде. Последовательно отказывая в удовлетворении заявления, суды первых трех инстанций, по существу, приводили те же доводы, что и Роспатент Здесь и далее по перечню - цитаты из Решения суда первой инстанции.:

- «товарный знак 1-го заявителя VACHERON CONSTANTIN не зарегистрирован в России как общеизвестный»;

- рубрики, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, «не являются однородными, поскольку часы и хронометры представляют собой сложные технические изделия, к которым не относятся перечисленные товары 25 класса МКТУ; эти товары имеют разное назначение, изготовлены из разных материалов, продаются в магазинах разной специализации. Суд не находит оснований расценивать часы и одежду как сопутствующие товары, поскольку ношение одежды не предполагает обязательное ношение вместе с ней часов. Это тем более относится к головным уборам и обуви»;

- «часы, маркированные товарным знаком VACHERON CONSTANTIN, являются элитарными и дорогими. По сообщению в судебном заседании представителя одного из заявителей, стоимость таких часов в России составляет несколько тысяч евро. Эти часы вследствие их высокой стоимости доступны узкому кругу потребителей, а поэтому они мало известны в России»;

- «в соответствии с имеющимся в деле социологическим исследованием, проведённым Аналитическим Центром Ю. Левады, словосочетание VACHERON CONSTANTIN встречали только 6% опрошенных потребителей, при этом с часами это обозначение ассоциируют только 4% опрошенных, и при этом никто из опрошенных не смог указать наименование компании, производящей эти часы».

Решения Арбитражного суда города Москвы и постановления судов вышестоящих инстанций были отменены в порядке надзора. Президиум Высшего Арбитражного Суда, в частности, указал, что при принятии судебных актов не были учтены следующие фактические обстоятельства и значимые правовые аспекты.

Учитывая деловую репутацию и известность продукции производства швейцарской мануфактуры, владелец оспариваемой регистрации не мог не знать о регистрации знака, включающего тождественный элемент. Так, компания «Вашерон энд Константин С.А.», широко известная во всем мире с 19 века как символ часовой промышленности Швейцарии, с 1993 года осуществляет на территории РФ деятельность по рекламе и предложению к продаже часов класса люкс под спорным обозначением. В данной связи действия российской компании «не соответствуют принципам надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продолжительного использования компаниями «Ричмонт Интернешнл С.А.» и «Вашерон энд Константин С.А.» товарного знака с международной регистрацией № 436637» Постановление Президиума ВАС РФ № 16912/11 от 24 апреля 2012 [Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/70193144/.

Как установил суд надзорной инстанции, одновременная реализация часов и одежды под сходным словесным обозначением разными производителями на территории России для одного и того же круга потребителей с высоким уровнем доходов может привести к ошибочному отнесению таких товаров к единому источнику происхождения (а именно: месту производства и изготовителю). В данной связи регистрация известного обозначения в отношении товаров иного класса МКТУ «может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования деловой репутации известного мирового бренда и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя». Там же.

Руководствуясь нормами статьи 10^bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и статьи 10 ГК РФ, суд установил, что регистрация оспариваемого знака представляет собой акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах. Президиум ВАС РФ отменил решения нижестоящих судов, признал незаконным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278829, а также обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать указанную регистрацию. Немаловажно, что суд признал существование угрозы возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя в сложившихся обстоятельствах.

Обратимся к существу приводимых Президиумом ВАС РФ правовых мотивов.

Пункт 2 статьи 10^bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности указывает, что «актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах». Пункт третий данной статьи детализирует случаи, которые могут быть отнесены к недобросовестной конкуренции: подлежат запрету конкурентные действия, способные вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной, торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения, дискредитирующие конкурента и указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Как отмечает Г.Х. Боденхаузен в своем комментарии к статье 10^bis, «в различных странах Союза существуют разные концепции понятия «недобросовестной конкуренции». Многие действия рассматриваются как акты недобросовестной конкуренции в одной или нескольких странах, тогда как в других странах они вообще не считаются таковыми или признаются недобросовестной конкуренцией лишь при определенных условиях. Обеспечивая эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, каждая страна может сама определить, какие действия попадают в эту категорию, с соблюдением, однако, пунктов (2) и (3) данной статьи». Боденхаузен Г.Х. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий / Под ред. Проф. Богуславского М.М. - М.: Прогресс, 1977. - С. 197.

В Российской Федерации нормативное регулирование отношений в области реализации права на защиту от недобросовестной конкуренции осуществляется, в том числе, Федеральным законом «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года. Пункт 7 статьи 4 Закона дает четкое определение термину «конкуренция», под которым понимается «соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке». На основании пункта 4 той же статьи товарный рынок представляет собой сферу обращения либо уникального товара, либо же взаимозаменяемых товаров, за пределами которой потребитель не может приобрести такой товар или товары.

Итак, конкуренцией в самом общем понимании является соперничество субъектов на рынке тех же самых (если их невозможно заменить) или взаимозаменяемых товаров. Взаимозаменяемые товары в силу пункта 3 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции» - это «товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях)». Оговоримся также, что ФЗ «О защите конкуренции», в отличие от пункта 1 статьи 455 ГК РФ, посвященный условию о товаре в договорах купли-продажи, понимает под «товаром» любые объекты гражданских прав, включая вещи, работы и услуги (п. 1 статьи 4 Закона).

Несмотря на то, что Гражданский кодекс не дает определения понятию «однородные товары», оно содержится в абзаце 7 раздела 2 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания: «под однородными товарами следует понимать товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о принадлежности их одному и тому же изготовителю.» Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания».. В силу абз. 2 пункта 14.4.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, «для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки». Представляется в данной связи, что взаимозаменяемые товары - это такие однородные товары или услуги, которые покупатель готов заменить друг другом при нормальном потреблении.

Легальное определение понятия «недобросовестная конкуренция» закреплено в пункте 9 статьи 4 ФЗ «О защите конкуренции»: «недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам, либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации». Из этой подробной дефиниции можно выделить необходимые элементы состава правонарушения, посягающего на свободу конкуренции:

1) действия конкурента, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности,

2) противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, которые притом

3) причинили (могут причинить) убытки конкурентам либо нанесли (могут нанести) вред их деловой репутации.

Каждый из приведенных признаков является необходимым для констатации наличия недобросовестной конкуренции, поскольку не всякая недобросовестная деятельность подпадает под составы правонарушений, предусмотренных антимонопольным законодательством. Базовым критерием, позволяющим отграничить недобросовестную конкуренцию от «недобросовестной хозяйственной деятельности», служит конкурентный характер правоотношения между хозяйствующими субъектами Белов, В. В., Виталиев, В. Г., Денисов, Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. - М. : Юристъ, 1999. - С. 113.. К похожему выводу приходит и Э. Маркварт, указывающий, что «законодательство о недобросовестной конкуренции регулирует правоотношения между хозяйствующими субъектами (контрагентами) в части их конкурентного (состязательного) поведения на рынке» Маркварт Эмиль. Сравнительный анализ регулирования недобросовестной конкуренции в ФРГ, Европейском Союзе и Российской Федерации : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 : Москва, 1998. - 187с. . Н.Е. Фонарева отмечает, что в случае, если два производителя работают на различных рынках, и их товары не являются взаимозаменяемыми, то нормы о запрете недобросовестной конкуренции не подлежат применению. Фонарева, Н. Е. Защита прав интеллектуальной собственности в системе конкурентного законодательства Российской Федерации // Вестник Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. - 2002.- № 2. - С. 23-24.